Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte II
B-3056/2012
Sentenza del 4 giugno 2014
Giudici Francesco Brentani (presidente del collegio),
Composizione Pietro Angeli-Busi, David Aschmann,
cancelliere Corrado Bergomi.
X._______ S.p.A.,
Parti patrocinata dall'avv. Stefano Codoni,
ricorrente,
contro
Y._______ AG,
patrocinata dagli avvocati
Dr. iur. Adriano Viganò e/o lic. iur. Daniela Grahovac,
controparte,
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale IPI, Stauffacherstrasse 65, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Oggetto Procedura di opposizione no. 11380, marchio internazionale IR 542604 "ARTIC" (fig.) / marchio svizzero no. 602722 "ARCTIC VELVET".
Fatti:
A.
Y._______ AG è titolare del marchio verbale svizzero n. 602'722 "ARCTIC VELVET", pubblicato la prima volta su swissreg il 7 luglio 2010. Esso è stato registrato per i seguenti beni e servizi:
Classe 32: Biere; alkoholfreie Getränke; Essenzen für die Zubereitung von Getränken; Sorbets [Getränke]; Wässer [Getränke]; Fruchtgetränke und Fruchtsäfte; Sirupe und andere Präparate für die Zubereitung von Getränken; Brausepulver für Getränke; alkoholfreie Fruchtgetränke; Gemüsesäfte [Getränke]; Brausetabletten für Getränke; Mineralwässer [Getränke]; Kwass [alkoholfreie Getränke]; Isotonische Getränke; Sodawasser; Tafelwässer; Mineralwässer; Mineralwässer und kohlensäurehaltige Wässer und andere alkoholfreie Getränke.
Classe 33: Alkoholische Fruchtgetränke; destillierte Getränke; alkoholische Getränke (ausgenommen Biere).
Classe 43: Betrieb einer Bar; Verpflegung von Gästen in Schnellimbissrestaurants [Snackbars]; Verpflegung von Gästen in Snackbars; Catering; Dienstleistungen zur Verpflegung und Beherbergung von Gästen.
B.
Il 7 ottobre 2010 X._______ S.p.A. si è opposta, per quanto attiene alle classi 32 e 33, alla registrazione del marchio appena indicato, poggiando la sua opposizione sul seguente marchio (figurativo) internazionale n. 542'604 di cui è titolare:
iscritto nel registro internazionale il 6 ottobre 1989 per i seguenti prodotti:
Classe 32: Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, sirops et autres préparations pour faire des boissons;
Classe 33: Vins, alcools, liqueurs, boissons alcooliques;
come pure sulla seguente registrazione internazionale n° 736 122 (fig.)
In data 28 aprile 2000 detto marchio è stato iscritto nel registro internazionale per i prodotti seguenti:
Classe 33: Alcoholic beverages, wines, alcohol and liqueurs.
Per la procedura d'opposizione che poggia sulla registrazione internazionale n° 542'604 l'autorità inferiore ha aperto l'incarto n° 11380, mentre per quella che poggia sulla registrazione internazionale n° 736 122 l'incarto n° 11381.
C.
Con risposta del 30 marzo 2011 Y._______ AG ha postulato la radiazione dei marchi internazionali n° 542 604 "ARTIC" (fig.) e n° 736 122 "ARTIC" (fig.) per la Svizzera, nonché la reiezione dell'opposizione presentata da X._______ S.p.A. e la rinuncia di radiare il marchio svizzero n° 602722 "ARCTIC VELVET" dal registro dei marchi. Allo stesso modo Y._______ AG ha presentato un'istanza procedurale volta a limitare la procedura provvisoriamente alla questione dell'uso dei marchi dell'opponente in Svizzera, una condizione a suo avviso non adempiuta. Oltre a contestare il mancato uso dei marchi opponenti, Y._______ AG ha rilevato che secondo lei non sussiste rischio di confusione tra i marchi in conflitto.
D.
Con replica del 5 ottobre 2011, X._______ S.p.A. ha proposto di accogliere la sua opposizione, producendo, a comprova dell'uso del marchio opponente in Svizzera, "alcune fatture vendita emesse dalla X._______ Holding S.p.A., consociata della X._______ S.p.A., alla X._______ Sa dal 2007 al 2011 nonché fatture vendita dalla X._______ SA a clienti svizzeri".
E.
Con decisione del 6 ottobre 2011 l'autorità inferiore ha dichiarato irricevibile l'opposizione n° 11381 per mancato pagamento della tasse di opposizione. La predetta decisione non è stata impugnata.
F.
Con duplica del 7 dicembre 2011, Y._______ AG ha in sostanza ripreso le conclusioni e motivazioni formulate in sede di risposta.
G.
Con decisione dell'8 maggio 2012, l'Istituto federale della proprietà intellettuale (di seguito: IPI) ha respinto l'opposizione senza procedere all'esame dei motivi relativi d'esclusione. L'IPI ritiene che l'opposizione non è fondata su un diritto al marchio valido. In primo luogo l'uso del marchio non sarebbe stato reso verosimile, in quanto "i documenti inoltrati dall'opponente mostrano l'elemento verbale ARTIC senza la rappresentazione stilizzata dell'orso polare", una componente del marchio che a suo dire non può essere considerata come mera decorazione e "se omessa conduce ad una forma del marchio che diverge in maniera essenziale dal marchio registrato". Pertanto, i giustificativi inoltrati non sarebbero idonei "a perpetuare la tutela del marchio opponente". In secondo luogo, non sussisterebbero motivi gravi per il mancato uso.
H.
Contro suddetta decisione X._______ S.p.A. (di seguito: ricorrente) è insorta al Tribunale amministrativo federale con ricorso del 6 giugno 2012, chiedendo l'accoglimento integrale del medesimo, l'annullamento della decisione impugnata, nonché il rinvio dell'incarto all'IPI, affinché - con particolare riferimento al rischio di confusione del marchio oggetto di contestazione con il marchio di cui essa è titolare - statuisca sull'opposizione nel merito. Protestate tasse, spese e ripetibili.
La ricorrente reputa che l'autorità inferiore abbia violato il diritto federale, in particolare interpretando in modo non corretto l'art. 11 cpv. 2
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 11 Uso del marchio - 1 Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato. |
|
1 | Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato. |
2 | L'uso di una forma del marchio che non diverga in maniera essenziale dal marchio registrato nonché l'uso per l'esportazione sono assimilati all'uso del marchio. |
3 | L'uso del marchio con il consenso del titolare è assimilato all'uso da parte del titolare. |
ella avrebbe reso verosimile l'uso del marchio ARTIC nel periodo di 5 anni precedenti l'eccezione di decadenza per mancato uso sollevata dalla resistente.
I.
Con osservazioni del 4 settembre 2012 Y._______ AG (di seguito: controparte) ha proposto di respingere integralmente il ricorso e di confermare la decisione impugnata. Protestate tasse, spese e ripetibili. La controparte ritiene che la ricorrente non sia riuscita a rendere verosimile l'uso del marchio nemmeno con i giustificativi prodotti in sede di ricorso. Con particolare riferimento ai Doc. 8-11 la controparte reputa come, a suo avviso, il marchio riportato sulle bottiglie prodotte diverga notevolmente dal marchio effettivamente registrato e come in esso sia riconoscibile piuttosto una somiglianza con il marchio della ricorrente "ARTIC (fig.)" IR 736122, irrilevante per il presente procedimento dopo che l'autorità inferiore non era entrata nel merito della relativa opposizione della ricorrente.
J.
Con risposta del 10 settembre 2012 l'autorità inferiore postula la reiezione del gravame, con protesta di spese a carico della ricorrente. Essa rimanda alla prassi dello scrivente Tribunale concernente l'esame di nuovi mezzi di prova inoltrati nella procedura di ricorso. Per il resto l'autorità inferiore insiste sull'uso in forma divergente del marchio della ricorrente e rinvia alla motivazione contenuta nella decisione impugnata.
K.
In seguito a un danneggiamento delle bottiglie allegate al ricorso (Doc. 8 11) durante il trasporto postale e alla loro susseguente sostituzione da parte della ricorrente in data 24 settembre 2012 (Doc. 12-14), l'autorità inferiore ha avuto occasione di prenderne visione solo in un secondo tempo. Invitata quindi a completare la sua risposta al ricorso, l'autorità inferiore, con scritto del 10 ottobre 2012, ha rinunciato a esprimersi al riguardo.
L.
Con ordinanza del 19 ottobre 2012, questo Tribunale ha informato le parti che un ulteriore scambio di scritti non era previsto, riservati ulteriori provvedimenti istruttori e domande delle parti. Esso si è inoltre riservato di esaminare la congiunzione di altre due procedure di ricorso pendenti, aventi le medesime parti e riguardanti due opposizioni fondate sullo stesso marchio opponente e dirette contro i marchi "ARCTIC VELVET TRÖPFLI" (B 4297/2012) e "ARCTIC VELVET NOTHING COCKTAIL" (B 4637/2012) di cui la controparte è detentrice.
Con scritto spontaneo del 26 ottobre 2012 la ricorrente ha indicato di non opporsi a una simile congiunzione, chiedendo tuttavia, in tale eventualità, che venga accertato che i marchi "ARCTIC VELVET" e "ARTIC" (fig.) sono confondibili e che il marchio oggetto di contestazione venga definitivamente revocato per i prodotti appartenenti alla classe 33, mantenendo, per il resto, il petitum formulato in via subordinata in sede di ricorso. Suddetta comparsa è stata portata a conoscenza della controparte con ordinanza del 2 novembre 2012.
Con scritto del 15 novembre 2012 Y._______ AG si è per contro opposta a un'eventuale congiunzione dei diversi procedimenti pendenti dinanzi al Tribunale amministrativo federale, ritenendo in sostanza che si tratta di oggetti litigiosi differenti. Tale scritto è stato trasmesso per conoscenza all'autorità inferiore e alla ricorrente con ordinanza del 19 novembre 2012.
M.
Le parti non hanno presentato alcuna istanza volta ad ordinare un dibattimento pubblico (art. 40 cpv. 1 lett. a
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 40 Dibattimento - 1 Laddove si debbano giudicare diritti di carattere civile o accuse penali a tenore dell'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione del 4 novembre 195058 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il giudice dell'istruzione ordina un dibattimento pubblico: |
|
1 | Laddove si debbano giudicare diritti di carattere civile o accuse penali a tenore dell'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione del 4 novembre 195058 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il giudice dell'istruzione ordina un dibattimento pubblico: |
a | ad istanza di parte; o |
b | qualora importanti interessi pubblici lo giustifichino.59 |
2 | Il presidente della corte o il giudice unico può ordinare un dibattimento pubblico anche in altri casi. |
3 | Qualora vi sia da temere un pericolo per la sicurezza, l'ordine pubblico o i buoni costumi o qualora l'interesse di una persona in causa lo giustifichi, il dibattimento può svolgersi in tutto o in parte a porte chiuse. |
N.
Con scritto del 26 febbraio 2014 il rappresentante legale della ricorrente ha comunicato di essere entrato a far parte dal 1° ottobre 2013 dello studio legale Walder Wyss SA e di mantenere il mandato di patrocinio.
O.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della presente vertenza.
Diritto:
1.
Contro le decisioni dell'Istituto federale della proprietà intellettuale è ammesso il ricorso al Tribunale amministrativo federale (art. 31 e
SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 40 Dibattimento - 1 Laddove si debbano giudicare diritti di carattere civile o accuse penali a tenore dell'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione del 4 novembre 195058 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il giudice dell'istruzione ordina un dibattimento pubblico: |
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1 | Laddove si debbano giudicare diritti di carattere civile o accuse penali a tenore dell'articolo 6 paragrafo 1 della Convenzione del 4 novembre 195058 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il giudice dell'istruzione ordina un dibattimento pubblico: |
a | ad istanza di parte; o |
b | qualora importanti interessi pubblici lo giustifichino.59 |
2 | Il presidente della corte o il giudice unico può ordinare un dibattimento pubblico anche in altri casi. |
3 | Qualora vi sia da temere un pericolo per la sicurezza, l'ordine pubblico o i buoni costumi o qualora l'interesse di una persona in causa lo giustifichi, il dibattimento può svolgersi in tutto o in parte a porte chiuse. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
|
1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
|
1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 11 - 1 In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29 |
|
1 | In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29 |
2 | L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. |
3 | Fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
2.
Giusta l'art. 24
SR 273 Legge del 4 dicembre 1947 di procedura civile federale PC Art. 24 - 1 L'attore che intende esercitare più azioni contro lo stesso convenuto può farle valere in un'unica petizione, se il Tribunale federale è competente per giudicare ogni singola pretesa. Questa condizione non è richiesta per pretese accessorie. |
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1 | L'attore che intende esercitare più azioni contro lo stesso convenuto può farle valere in un'unica petizione, se il Tribunale federale è competente per giudicare ogni singola pretesa. Questa condizione non è richiesta per pretese accessorie. |
2 | Più persone possono agire o essere convenute con la stessa petizione: |
a | se esiste tra loro una comunione giuridica in relazione con l'oggetto litigioso o se i loro diritti o le loro obbligazioni derivano da una stessa causa materiale e giuridica. Il giudice può chiamare in causa un terzo che faccia parte della comunione giuridica. Il chiamato in causa diventa parte in lite; |
b | se pretese di eguale natura, che si fondano su di una causa materiale e giuridica essenzialmente dello stesso genere, formano l'oggetto di una lite, semprechè la competenza del Tribunale federale esista per ognuna di esse. |
3 | Quando lo reputa necessario, il giudice può ordinare d'ufficio, in ogni stadio della procedura, la disgiunzione delle cause. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 4 - Le disposizioni del diritto federale che regolano più compiutamente un procedimento sono applicabili in quanto non siano contrarie alle presente legge. |
Tra le medesime parti sono attualmente pendenti, oltre alla presente procedura di ricorso, anche i procedimenti B 4297/2012 e B 4637/2012, concernenti altrettante opposizioni formulate dalla ricorrente dinanzi all'autorità inferiore sulla base del marchio internazionale n. 542'604 contro i marchi della controparte "ARCTIC VELVET TRÖPFLI" e "ARCTIC VELVET NOTHING COCKTAIL".
Oggetto del presente procedimento B 3056/2012 è la questione a sapere se la ricorrente sia riuscita a rendere verosimile l'uso a titolo di marchio del segno opponente senza che debba essere statuito sul rischio di confusione tra i due marchi. La delimitazione dell'oggetto di lite si evince dalla decisione impugnata in cui l'autorità inferiore ha espressamente rinunciato a procedere ad un esame dei motivi relativi d'esclusione dopo aver concluso che il marchio opponente non era stato verosimilmente utilizzato nel periodo determinante. Non esprimendosi sul rischio di confusione tra i marchi contrapposti nelle comparse inoltrate nel presente procedimento, anche le parti si mostrano concordi con detta delimitazione dell'oggetto di lite. I procedimenti B-4297/2012 e B-4637/2012 non hanno per oggetto l'esigenza dell'uso del segno a titolo di marchio, bensì il rischio di confusione tra il marchio opponente e altri due differenti marchi di cui la controparte è detentrice, ossia "ARCTIC VELVET TRÖPFLI" e "ARCTIC VELVET NOTHING COCKTAIL". Si giustifica pertanto di evadere preliminarmente il relativo ricorso, peraltro anteriore in ordine di tempo, senza procedere ad una congiunzione con gli altri procedimenti poc'anzi menzionati.
3.
L'autorità inferiore ha respinto l'opposizione presentata da X._______ S.p.A. con la motivazione che il marchio opponente, in relazione ai beni per i quali esso è rivendicato, sarebbe stato utilizzato in una forma divergente dalla forma registrata e quindi non in modo da perpetuarne la tutela. L'autorità inferiore ha di conseguenza rinunciato a verificare il rischio di confusione addotto dalla ricorrente a fondamento dell'opposizione da costei presentata. In simili casi, per costante prassi, il Tribunale amministrativo federale suole rinviare - in caso di accoglimento del ricorso - la causa all'autorità inferiore affinché quest'ultima verifichi se sussiste un rischio di confusione tra i marchi contrapposti (sentenze del Tribunale amministrativo federale B-5543/2012 del 12 giugno 2013 consid. 2 six [fig.] / SIXX e six [fig.] / sixx [fig.] e B-3416/2011 del 17 febbraio 2012 consid. 2 - LIFE / mylife [fig.] / mylife [fig.], con riferimenti). Per questi motivi ci si occuperà di seguito solo delle censure relative all'uso del marchio in maniera da perpetuarne la tutela.
4.
4.1 Il marchio è un segno atto a distinguere i prodotti o i servizi di un'azienda da quelli di un'altra azienda (art. 1 cpv. 1
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 1 Definizione - 1 Il marchio è un segno atto a distinguere i prodotti o i servizi di un'azienda da quelli di un'altra azienda. |
|
1 | Il marchio è un segno atto a distinguere i prodotti o i servizi di un'azienda da quelli di un'altra azienda. |
2 | Parole, lettere, cifre, rappresentazioni grafiche, forme tridimensionali, sole o combinate tra loro oppure con colori, possono in particolare costituire marchi. |
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 3 Motivi relativi d'esclusione - 1 Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio: |
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1 | Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio: |
a | i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici; |
b | i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi simili, se ne risulta un rischio di confusione; |
c | i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione. |
2 | Sono considerati marchi anteriori: |
a | i marchi depositati o registrati che godono di una priorità secondo la presente legge (art. 6 a 8); |
b | i marchi che, al momento del deposito del segno considerato dal capoverso 1, sono notoriamente conosciuti in Svizzera ai sensi dell'articolo 6bis della Convenzione di Parigi del 20 marzo 18834 per la protezione della proprietà industriale (Convenzione di Parigi). |
3 | Soltanto il titolare del marchio anteriore può invocare i motivi di esclusione giusta il presente articolo. |
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 31 Opposizione - 1 Il titolare di un marchio anteriore può opporsi ad una nuova registrazione in virtù dell'articolo 3 capoverso 1. |
|
1 | Il titolare di un marchio anteriore può opporsi ad una nuova registrazione in virtù dell'articolo 3 capoverso 1. |
1bis | Non può opporsi alla registrazione di un marchio geografico.26 |
2 | L'opposizione deve essere motivata e inviata per scritto all'IPI entro tre mesi dalla pubblicazione della registrazione. La tassa di opposizione deve essere pagata durante questo medesimo termine. |
4.2 Il diritto al marchio insorge con la registrazione (art. 5
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 5 Insorgenza del diritto al marchio - Il diritto al marchio insorge con la registrazione. |
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 13 Diritto esclusivo - 1 Il diritto al marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di farne uso per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali il marchio è rivendicato e di disporne. |
|
1 | Il diritto al marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di farne uso per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali il marchio è rivendicato e di disporne. |
2 | Il titolare del marchio può vietare a terzi l'uso di un segno escluso dalla protezione come marchio giusta l'articolo 3 capoverso 1; può in particolare vietare che il segno: |
a | sia apposto su prodotti o sul loro imballaggio; |
b | sia usato per offrire prodotti, metterli in commercio o detenerli a tale scopo; |
c | sia usato per offrire o fornire servizi; |
d | sia usato per importare, esportare o far transitare prodotti; |
e | sia apposto su documenti commerciali, usato a scopi pubblicitari o in qualsiasi altra maniera negli affari. |
2bis | Il titolare del marchio gode dei diritti secondo il capoverso 2 lettera d anche quando l'importazione, l'esportazione o il transito di prodotti fabbricati a titolo commerciale avviene per scopi privati.14 |
3 | Il titolare del marchio gode dei diritti secondo il presente articolo anche nei confronti degli utenti autorizzati ai sensi dell'articolo 4.15 |
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 11 Uso del marchio - 1 Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato. |
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1 | Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato. |
2 | L'uso di una forma del marchio che non diverga in maniera essenziale dal marchio registrato nonché l'uso per l'esportazione sono assimilati all'uso del marchio. |
3 | L'uso del marchio con il consenso del titolare è assimilato all'uso da parte del titolare. |
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 11 Uso del marchio - 1 Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato. |
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1 | Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato. |
2 | L'uso di una forma del marchio che non diverga in maniera essenziale dal marchio registrato nonché l'uso per l'esportazione sono assimilati all'uso del marchio. |
3 | L'uso del marchio con il consenso del titolare è assimilato all'uso da parte del titolare. |
Se, in caso di opposizione, il resistente invoca il mancato uso del marchio conformemente all'art. 12 cpv. 1
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 12 Conseguenze del mancato uso - 1 Il titolare che, per un periodo ininterrotto di cinque anni dalla scadenza inutilizzata del termine di opposizione o dalla fine della procedura di opposizione, non ha usato il marchio in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali esso è rivendicato non può più far valere il diritto al marchio, salvo che gravi motivi giustifichino il mancato uso. |
|
1 | Il titolare che, per un periodo ininterrotto di cinque anni dalla scadenza inutilizzata del termine di opposizione o dalla fine della procedura di opposizione, non ha usato il marchio in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali esso è rivendicato non può più far valere il diritto al marchio, salvo che gravi motivi giustifichino il mancato uso. |
2 | Se l'uso o la ripresa dell'uso del marchio avviene dopo oltre cinque anni, il diritto al marchio è ripristinato con l'effetto della priorità originaria, a condizione che nessuno abbia invocato il mancato uso ai sensi del capoverso 1 prima di tale data. |
3 | Chi invoca il mancato uso del marchio lo deve rendere verosimile; la prova dell'uso incombe allora al titolare del marchio. |
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 32 Plausibilità dell'uso - Se il resistente invoca il mancato uso del marchio anteriore conformemente all'articolo 12 capoverso 1, l'opponente deve rendere verosimile l'uso del marchio o il mancato uso per gravi motivi. |
SR 232.111 Ordinanza del 23 dicembre 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (OPM) OPM Art. 22 Scambio di allegati - 1 Se un'opposizione non è palesemente irricevibile, l'IPI informa il resistente fissandogli un termine per la risposta. |
|
1 | Se un'opposizione non è palesemente irricevibile, l'IPI informa il resistente fissandogli un termine per la risposta. |
2 | Il resistente deve inoltrare la propria risposta in due esemplari. |
3 | Nella sua prima risposta, purché sia trascorso un periodo ininterrotto di cinque anni dal termine di opposizione, o in caso di opposizione, dalla fine della procedura di opposizione, il resistente deve eventualmente far valere il mancato uso del marchio da parte dell'opponente secondo l'articolo 12 capoverso 1 LPM.50 |
4 | L'IPI può effettuare ulteriori scambi di allegati. |
Nel caso che ci riguarda, la controparte ha sollevato l'eccezione del mancato uso del marchio della ricorrente nella sua prima risposta del 30 marzo 2011. L'art. 12 cpv. 1
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 12 Conseguenze del mancato uso - 1 Il titolare che, per un periodo ininterrotto di cinque anni dalla scadenza inutilizzata del termine di opposizione o dalla fine della procedura di opposizione, non ha usato il marchio in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali esso è rivendicato non può più far valere il diritto al marchio, salvo che gravi motivi giustifichino il mancato uso. |
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1 | Il titolare che, per un periodo ininterrotto di cinque anni dalla scadenza inutilizzata del termine di opposizione o dalla fine della procedura di opposizione, non ha usato il marchio in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali esso è rivendicato non può più far valere il diritto al marchio, salvo che gravi motivi giustifichino il mancato uso. |
2 | Se l'uso o la ripresa dell'uso del marchio avviene dopo oltre cinque anni, il diritto al marchio è ripristinato con l'effetto della priorità originaria, a condizione che nessuno abbia invocato il mancato uso ai sensi del capoverso 1 prima di tale data. |
3 | Chi invoca il mancato uso del marchio lo deve rendere verosimile; la prova dell'uso incombe allora al titolare del marchio. |
Poiché l'eccezione del mancato uso non è considerata d'ufficio, l'obbligo di cooperare delle parti giusta l'art. 13
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
|
1 | Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
a | in un procedimento da esse proposto; |
b | in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti; |
c | in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione. |
1bis | L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34 |
2 | L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile. |
4.3 L'uso del marchio con il consenso del titolare è assimilato all'uso da parte del titolare (art. 11 cpv. 3
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 11 Uso del marchio - 1 Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato. |
|
1 | Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato. |
2 | L'uso di una forma del marchio che non diverga in maniera essenziale dal marchio registrato nonché l'uso per l'esportazione sono assimilati all'uso del marchio. |
3 | L'uso del marchio con il consenso del titolare è assimilato all'uso da parte del titolare. |
Nel caso che ci riguarda, l'autorità inferiore ha rilevato a giusto titolo che con il contratto di distribuzione del 29 marzo 2004, rinnovato in data 22 dicembre 2010, la ricorrente ha reso verosimile il suo consenso all'uso del marchio da parte della X._______ SA (...), durante i cinque anni precedenti l'eccezione del mancato uso sollevata dalla controparte, concludendo che l'uso del marchio da parte della X._______ SA (...) è assimilato all'uso da parte della ricorrente ai sensi dell'art. 11 cpv. 3
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 11 Uso del marchio - 1 Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato. |
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1 | Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato. |
2 | L'uso di una forma del marchio che non diverga in maniera essenziale dal marchio registrato nonché l'uso per l'esportazione sono assimilati all'uso del marchio. |
3 | L'uso del marchio con il consenso del titolare è assimilato all'uso da parte del titolare. |
4.4 L'uso del marchio deve avvenire in modo conforme al marchio (cfr. Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [editori], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2a edizione, Basilea 2009, n. 1303). Un uso conforme al marchio è dato se il marchio può essere riconosciuto dagli acquirenti quale mezzo per contraddistinguere diversi prodotti nel senso di un'indicazione della provenienza di una determinata azienda (Wang, op. cit., n. 7 ad art. 11
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 11 Uso del marchio - 1 Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato. |
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1 | Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato. |
2 | L'uso di una forma del marchio che non diverga in maniera essenziale dal marchio registrato nonché l'uso per l'esportazione sono assimilati all'uso del marchio. |
3 | L'uso del marchio con il consenso del titolare è assimilato all'uso da parte del titolare. |
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 11 Uso del marchio - 1 Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato. |
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1 | Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato. |
2 | L'uso di una forma del marchio che non diverga in maniera essenziale dal marchio registrato nonché l'uso per l'esportazione sono assimilati all'uso del marchio. |
3 | L'uso del marchio con il consenso del titolare è assimilato all'uso da parte del titolare. |
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 11 Uso del marchio - 1 Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato. |
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1 | Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato. |
2 | L'uso di una forma del marchio che non diverga in maniera essenziale dal marchio registrato nonché l'uso per l'esportazione sono assimilati all'uso del marchio. |
3 | L'uso del marchio con il consenso del titolare è assimilato all'uso da parte del titolare. |
4.5 Se il resistente invoca il mancato uso del marchio anteriore conformemente all'articolo 12
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 12 Conseguenze del mancato uso - 1 Il titolare che, per un periodo ininterrotto di cinque anni dalla scadenza inutilizzata del termine di opposizione o dalla fine della procedura di opposizione, non ha usato il marchio in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali esso è rivendicato non può più far valere il diritto al marchio, salvo che gravi motivi giustifichino il mancato uso. |
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1 | Il titolare che, per un periodo ininterrotto di cinque anni dalla scadenza inutilizzata del termine di opposizione o dalla fine della procedura di opposizione, non ha usato il marchio in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali esso è rivendicato non può più far valere il diritto al marchio, salvo che gravi motivi giustifichino il mancato uso. |
2 | Se l'uso o la ripresa dell'uso del marchio avviene dopo oltre cinque anni, il diritto al marchio è ripristinato con l'effetto della priorità originaria, a condizione che nessuno abbia invocato il mancato uso ai sensi del capoverso 1 prima di tale data. |
3 | Chi invoca il mancato uso del marchio lo deve rendere verosimile; la prova dell'uso incombe allora al titolare del marchio. |
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 32 Plausibilità dell'uso - Se il resistente invoca il mancato uso del marchio anteriore conformemente all'articolo 12 capoverso 1, l'opponente deve rendere verosimile l'uso del marchio o il mancato uso per gravi motivi. |
5.
Di principio l'utilizzo del marchio deve essere avvenuto in Svizzera. Sono tuttavia ammissibili due eccezioni dal principio di territorialità (cfr. Willi, op. cit., n. 33 ad art. 11
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 11 Uso del marchio - 1 Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato. |
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1 | Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato. |
2 | L'uso di una forma del marchio che non diverga in maniera essenziale dal marchio registrato nonché l'uso per l'esportazione sono assimilati all'uso del marchio. |
3 | L'uso del marchio con il consenso del titolare è assimilato all'uso da parte del titolare. |
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 11 Uso del marchio - 1 Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato. |
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1 | Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato. |
2 | L'uso di una forma del marchio che non diverga in maniera essenziale dal marchio registrato nonché l'uso per l'esportazione sono assimilati all'uso del marchio. |
3 | L'uso del marchio con il consenso del titolare è assimilato all'uso da parte del titolare. |
6.
Quali possibili mezzi di prova per rendere verosimile l'uso del marchio possono servire documenti (fatture, bollettini di consegna) e oggetti (prodotti, confezioni, etichette, imballaggi, cataloghi, prospetti). A differenza della procedura di ricorso, nella procedura di opposizione l'autorità inferiore non è autorizzata ad ordinare l'audizione di testimoni (art. 14 cpv. 1 lett. c
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 14 - 1 Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l'audizione di testimoni: |
|
1 | Ove i fatti non possono essere sufficientemente chiariti in altro modo, le autorità seguenti possono ordinare l'audizione di testimoni: |
a | il Consiglio federale e i suoi dipartimenti; |
b | l'Ufficio federale di giustizia35 del Dipartimento federale di giustizia e polizia; |
c | il Tribunale amministrativo federale; |
d | le autorità in materia di concorrenza ai sensi della legge sui cartelli; |
e | l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari; |
f | l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori; |
g | l'Amministrazione federale delle contribuzioni; |
h | la Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini. |
2 | Le autorità indicate al capoverso 1 lettere a, b, d-f e h affidano l'audizione dei testimoni a un impiegato idoneo.42 |
3 | Le autorità indicate al capoverso 1 lettera a possono autorizzare all'audizione di testimoni anche persone estranee a un'autorità, incaricate d'un'inchiesta ufficiale. |
7.
7.1 Nella procedura dinnanzi all'autorità inferiore, conformemente all'annesso 7 alla risposta dell'autorità inferiore, la ricorrente ha prodotto i seguenti documenti:
¾ Contratto di distribuzione del 29.03.2004 tra la X._______ SPA (...) e la X._______ SA (...) incl. in allegato il listino prezzi e il rinnovo del contratto in data 22.12.2010;
¾ Fattura vendita data 31.10.2007 della X._______ SA alla (...), concernente ARTIC VODKA e ARTIC RED;
¾ Fattura vendita data 31.10.2007 della X._______ SA alla (...), concernente ARTIC MELONE e ARTIC PESCA;
¾ Fattura vendita data 07.02.2007 della X._______ SPA alla X._______ SA concernente ARTIC VODKA e ARTIC FRUTTA;
¾ Fattura vendita data 09.05.2008 della X._______ SA a (...), concernente ARTIC PESCA e ARTIC HOT;
¾ Fattura vendita data 10.07.2008 della X._______ SA a (...) concernente ARTIC MELONE, ARTIC PESCA, ARTIC LIMONE e ARTIC FRAGOLA;
¾ Fattura vendita data 24.04.2008 della X._______ SPA alla X._______ SA concernente ARTIC HOT;
¾ Fattura vendita data 06.02.2009 della X._______ SA a (...), Svizzera, concernente ARTIC LIMONE, ARTIC PESCA e ARTIC FRAGOLA;
¾ Fattura vendita data 26.01.2009 della X._______ SPA alla X._______ SA concernente ARTIC FRUTTA;
¾ Fattura vendita data 06.02.2009 della X._______ SPA alla X._______ SA concernente ARTIC FRUTTA;
¾ Fattura vendita data 16.07.2010 della X._______ SA a (...), concernente ARTIC FRAGOLA, ARTIC TROPICAL, ARTIC THAI FRUITS e ARTIC MELONE;
¾ Fattura vendita data 26.01.2010 della X._______ SPA alla X._______ SA concernente ARTIC FRUTTA e ARTIC VODKA;
¾ Fattura vendita data 10.05.2011 della X._______ SA a (...), concernente ARTIC VODKA;
¾ Fattura vendita data 04.03.2011 della X._______ SPA alla X._______ SA concernente ARTIC FRUTTA.
Ad eccezione della fattura di data 10 maggio 2011, tutti gli allegati summenzionati cadono nel periodo di controllo per rendere verosimile l'uso del marchio opponente (cfr. consid. 4.2).
7.2 Nella presente procedura di ricorso la ricorrente ha allegato le seguenti pezze giustificative:
¾ Fattura vendita data 27.04.2006 della X._______ SA a (...) concernente ARTIC PESCA, ARTIC MELONE, ARTIC FRAGOLA e ARTIC LIMONE;
¾ Fattura vendita data 27.04.2006 della X._______ SA e (...) concernente ARTIC COCCO, ARTIC LIMONE, ARTIC THAI FRUITS;
¾ Fattura vendita data 26.10.2007 della X._______ SA e (...) concernente ARTIC THAI FRUITS, ARTIC TROPICAL, ARTIC FRAGOLA;
¾ Fattura vendita data 22.12.2008 della X._______ SA e (...) concernente ARTIC THAI FRUITS, ARTIC FRAGOLA, ARTIC MELONE, ARTIC PESCA;
¾ Fattura vendita data 06.03.2009 della X._______ SA e (...) concernente ARTIC THAI FRUITS, ARTIC PESCA E ARTIC LIMONE;
¾ Fattura vendita data 31.05.2010 della X._______ SA e (...) concernente ARTIC THAI FRUITS;
¾ Fattura vendita data 16.07.2010 della X._______ SA e (...) concernente ARTIC THAI FRUITS;
¾ Fattura vendita data 17.02.2011 della X._______ SA e (...) concernente ARTIC COCCO;
¾ Fattura vendita data 25.07.2011 della X._______ SA e (...) concernente ARTIC LIMONE, ARTIC COCCO, ARTIC THAI FRUITS;
¾ Fattura vendita data 23.03.2012 della X._______ SA e (...) concernente ARTIC LIMONE, ARTIC COCCO e ARTIC THAIFRUITS;
¾ Fattura vendita data 29.05.2012 della X._______ SA e (...) concernente ARTIC LIMONE;
¾ Fattura vendita data 11.05.2006 della X._______ SA e (...) concernente ARTIC VOKDA;
¾ Fattura vendita data 12.02.2007 della X._______ SA e (...) concernente ARTIC VODKA;
¾ Fattura vendita data 23.10.2008 della X._______ SA e (...) concernente ARTIC VODKA;
¾ Fattura vendita data 28.10.2009 della X._______ SA e (...) concernente ARTIC VODKA;
¾ Fattura vendita data 21.04.10 della X._______ SA e (...) concernente ARTIC VODKA;
¾ Fattura vendita data 28.04.2011 della X._______ SA e (...) concernente ARTIC VODKA;
¾ Fattura vendita data 31.05.2012 della X._______ SA e (...) concernente ARTIC VODKA;
¾ Tre bottiglie di Vodka Artic Frutta (Lemon, Thai Fruits e Coconuts) e una bottiglia Artic Vodka Pure (Doc. 8-11);
¾ Una bottiglia Artic Vodka & Lemon (Doc. 12), una bottiglia Artic Vodka & Thai Fruits (Doc. 13) e una bottiglia Artic Vodka Coconuts (Doc. 14);
¾ Dichiarazione del Dott. Gianfranco Caci, vicepresidente della X._______ SA, distributrice esclusiva di X._______ SPA, del 5 giugno 2012 (Doc. 5).
Gli allegati recanti una data antecedente il 30 marzo 2006 o successiva al 30 marzo 2011 non possono essere considerati in quanto non cadono nel periodo determinante (cfr. consid. 4.2 ed intero consid. 7.4.3).
Per prassi costante dello scrivente Tribunale, nuovi giustificativi per rendere verosimile l'uso del marchio possono di principio essere inoltrati ed esaminati anche nell'ambito della procedura di ricorso (sentenze del Tribunale amministrativo federale B-2227/2011 del 3 gennaio 2011 consid.3.2 ebm [fig.] / EBM Ecotec, B-7449/2006 del 2 luglio 2007 consid. 4 - Exit [fig.]/Exit One B-7505/2006 consid. 4 - max MAXIMUM+VALUE [fig.]; B-648/2008 del 27 gennaio 2009 consid. 7 - Hirsch [fig.]/Hirsch [fig.]; cfr.anche l'art. 32 cpv. 2
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 32 - 1 Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
|
1 | Prima di decidere, l'autorità apprezza tutte le allegazioni rilevanti prodotte dalla parte in tempo utile. |
2 | Essa può tener conto delle allegazioni tardive che sembrino decisive. |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 13 - 1 Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
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1 | Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti: |
a | in un procedimento da esse proposto; |
b | in un altro procedimento, se propongono domande indipendenti; |
c | in quanto un'altra legge federale imponga loro obblighi più estesi d'informazione o di rivelazione. |
1bis | L'obbligo di cooperazione non comprende la consegna di oggetti e documenti inerenti ai contatti tra una parte e il suo avvocato autorizzato a esercitare la rappresentanza in giudizio in Svizzera secondo la legge del 23 giugno 200033 sugli avvocati.34 |
2 | L'autorità può dichiarare inammissibili le domande formulate nei procedimenti menzionati alle lettere a e b, qualora le parti neghino la cooperazione necessaria e ragionevolmente esigibile. |
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 32 Plausibilità dell'uso - Se il resistente invoca il mancato uso del marchio anteriore conformemente all'articolo 12 capoverso 1, l'opponente deve rendere verosimile l'uso del marchio o il mancato uso per gravi motivi. |
7.3 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha in sostanza ritenuto che i documenti inoltrati mostrassero l'elemento verbale ARTIC senza la rappresentazione stilizzata dell'orso polare contenuta nel marchio opponente che a suo avviso appartiene anch'essa al nucleo del marchio dal carattere distintivo. Di conseguenza, i giustificativi non sarebbero quindi idonei a perpetuare la tutela del marchio opponente.
Sulla scorta della nuova documentazione, la ricorrente sostiene che l'elemento verbale del marchio opponente sia "chiaramente la parte dominante" e che l'uso della componente verbale debba essere ritenuto sufficiente, tanto più che il "piccolo orso" verrebbe percepito dal pubblico come un elemento puramente decorativo "che può o non può essere apposto all'interno del marchio in determinate occasioni". L'unico effetto dell'orso nella lettera "A" sarebbe quello di "svuotare" tale lettera. Proprio questo tratto, ovverosia la "A" vuota, sarebbe anche una componente del marchio effettivamente usato, i cui caratteri della scritta ARTIC sarebbero sostanzialmente molto simili a quelli oggetto della registrazione (ricorso del 6 giugno 2012, pag. 7 e segg.). In secondo luogo, la ricorrente adduce che sulle bottiglie inoltrate il marchio ARTIC è stato utilizzato in una forma verbale e figurativa non identica, ma comunque non essenzialmente divergente rispetto a quella registrata.
Nella sua risposta del 4 settembre 2012, la controparte osserva che l'omissione dell'orso quale particolare segno distintivo e l'utilizzo di una scritta totalmente diversa sulle bottiglie trasmettono un'impressione d'insieme completamente differente cosicché il carattere distintivo del segno opposto non può essere mantenuto sulla base dei giustificativi da 8-11. Ella conclude che la divergenza tra il marchio raffigurato sulle bottiglie prodotte in sede di ricorso e quello registrato non possa essere considerata esigua (risposta del 4 settembre 2012, pag. 10).
L'autorità inferiore ha rinunciato a esprimersi sui nuovi giustificativi e riconfermato le proprie conclusioni e motivazioni (osservazioni del 10 settembre 2012, pag. 2).
Occorre pertanto chinarsi a titolo preliminare sulla questione di sapere se - in applicazione dell'art. 11 cpv. 2
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 11 Uso del marchio - 1 Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato. |
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1 | Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato. |
2 | L'uso di una forma del marchio che non diverga in maniera essenziale dal marchio registrato nonché l'uso per l'esportazione sono assimilati all'uso del marchio. |
3 | L'uso del marchio con il consenso del titolare è assimilato all'uso da parte del titolare. |
7.4
7.4.1 Il marchio deve essere inoltre usato nel modo in cui è stato registrato o non divergere in maniera essenziale dal marchio registrato (art. 11 cpv. 2 MSchG). Determinare se il marchio è stato utilizzato in una forma essenzialmente divergente dal marchio registrato è una questione di diritto che viene esaminata basandosi sulla presumibile percezione del pubblico interessato e sull'impressione generale prodotta dal marchio (Eric Meier, in: de Werra/Guilléron (ed.), Commentaire Romand, Propriété intellectuelle, Basilea, 2013, n. 35 seg. ad art. 11
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 11 Uso del marchio - 1 Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato. |
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1 | Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato. |
2 | L'uso di una forma del marchio che non diverga in maniera essenziale dal marchio registrato nonché l'uso per l'esportazione sono assimilati all'uso del marchio. |
3 | L'uso del marchio con il consenso del titolare è assimilato all'uso da parte del titolare. |
L'omissione di elementi accessori o un adeguamento del marchio alle tendenze correnti sono ammessi, mentre l'omissione di un elemento dal carattere distintivo è sovente atta a suscitare un'impressione d'insieme diversa e pertanto equivale ad un uso divergente del marchio registrato (sentenza del Tribunale amministrativo federale B-2227/2011 consid. 4.8 - ebm [fig.]/EBM Ecotec). È determinante che il nucleo del marchio dalla forza distintiva che ne determina profondamente l'impressione d'insieme specifica non sia privato della sua identità e che il carattere distintivo del marchio sia mantenuto malgrado l'uso divergente (DTF 130 III 267 consid. 4 p. 272 Tripp Trapp). In altre parole, a causa dell'uso modificato rispetto al marchio registrato non deve andare perso il carattere del marchio (David, op. cit., n. 14 ad art. 11
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 11 Uso del marchio - 1 Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato. |
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1 | Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato. |
2 | L'uso di una forma del marchio che non diverga in maniera essenziale dal marchio registrato nonché l'uso per l'esportazione sono assimilati all'uso del marchio. |
3 | L'uso del marchio con il consenso del titolare è assimilato all'uso da parte del titolare. |
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 11 Uso del marchio - 1 Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato. |
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1 | Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato. |
2 | L'uso di una forma del marchio che non diverga in maniera essenziale dal marchio registrato nonché l'uso per l'esportazione sono assimilati all'uso del marchio. |
3 | L'uso del marchio con il consenso del titolare è assimilato all'uso da parte del titolare. |
Per i marchi combinati (verbali/figurativi) prassi e dottrina hanno sviluppato i seguenti criteri: Se la componente verbale costituisce l'elemento essenziale del marchio, la soppressione o la modifica di un elemento grafico non pregiudica il carattere distintivo dell'elemento verbale; se invece domina la componente grafica, la soppressione o la modifica di un elemento verbale secondario non compromette la forza distintiva dell'elemento figurativo, mentre se entrambe le componenti sono essenziali per produrre l'impressione d'insieme, allora il marchio deve essere utilizzato nella sua combinazione verbale-figurativa (sentenza del Tribunale amministrativo federale B-1755/2007 del 14 febbraio 2007 consid. 7 No Name [fig.]/No Name [fig.]; Wang, op. cit., n. 90 ad art 11
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 11 Uso del marchio - 1 Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato. |
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1 | Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato. |
2 | L'uso di una forma del marchio che non diverga in maniera essenziale dal marchio registrato nonché l'uso per l'esportazione sono assimilati all'uso del marchio. |
3 | L'uso del marchio con il consenso del titolare è assimilato all'uso da parte del titolare. |
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 11 Uso del marchio - 1 Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato. |
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1 | Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato. |
2 | L'uso di una forma del marchio che non diverga in maniera essenziale dal marchio registrato nonché l'uso per l'esportazione sono assimilati all'uso del marchio. |
3 | L'uso del marchio con il consenso del titolare è assimilato all'uso da parte del titolare. |
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 1 Definizione - 1 Il marchio è un segno atto a distinguere i prodotti o i servizi di un'azienda da quelli di un'altra azienda. |
|
1 | Il marchio è un segno atto a distinguere i prodotti o i servizi di un'azienda da quelli di un'altra azienda. |
2 | Parole, lettere, cifre, rappresentazioni grafiche, forme tridimensionali, sole o combinate tra loro oppure con colori, possono in particolare costituire marchi. |
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 11 Uso del marchio - 1 Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato. |
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1 | Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato. |
2 | L'uso di una forma del marchio che non diverga in maniera essenziale dal marchio registrato nonché l'uso per l'esportazione sono assimilati all'uso del marchio. |
3 | L'uso del marchio con il consenso del titolare è assimilato all'uso da parte del titolare. |
In una recente sentenza, il Tribunale federale ha ritenuto come ogni omissione di un elemento dalla forza distintiva porti ad un'altra impressione d'insieme; a mente dell'Alta Corte, é consentito tralasciare solo quegli elementi a cui è attribuito un ruolo secondario nel giudicare la possibilità di tutela del marchio; questo può esserne certamente il caso nell'omissione di elementi figurativi che nel commercio vengono percepiti soltanto come un addobbo ornamentale della sostanza del marchio dal carattere distintivo e a cui non viene quindi attribuita una forza distintiva (DTF 139 III 424 consid. 2.3.1 M-WATCH MONDAINE M0Watch). Tuttavia, l'elemento figurativo di un marchio combinato contribuisce ad influenzarne profondamente la sostanza soprattutto quando agli elementi verbali, ognuno per proprio conto, può difficilmente essere conferito un carattere distintivo proprio poiché appartenenti al dominio pubblico, trattandosi, da una parte, di una singola lettera dell'alfabeto che non si è imposta sul mercato come marchio ("M"), dall'altra di una semplice descrizione dei prodotti rivendicati ("Watch", DTF 139 III 424 consid. 2.3.1). In tal caso, l'esclusione di un elemento grafico che si imprime facilmente nella memoria è atta a modificare in maniera sostanziale l'impressione d'insieme del marchio, cosicché l'utilizzo dei soli elementi verbali di un marchio combinato non è sufficiente a perpetuarne la tutela (DTF 139 III 424 consid. 2.3.1 in fine).
7.4.2 Nel caso di specie, la ricorrente ritiene che il consumatore riconosca nel termine ARTIC il vero e proprio marchio attribuendo alla figura dell'orso polare solo una connotazione decorativa. Da ciò deduce che i caratteri di scrittura in nero anziché bianco e l'omissione dell'orso polare del marchio nella forma utilizzata non conferiscono un'impressione d'insieme diversa.
In concreto, il marchio registrato è costituito da una componente verbale (la parola ARTIC) e da una componente figurativa, ossia la scritta ARTIC a caratteri maiuscoli bianchi con margine nero e la rappresentazione stilizzata di un orso polare all'interno della lettera A.
Per quanto attiene agli elementi grafici, la scritta a caratteri maiuscoli bianchi contornata di nero è orientata in senso orizzontale. All'interno della lettera iniziale "A" è raffigurato, in forma stilizzata, un orso polare che occupa praticamente l'intero spazio interno della "A", sostituendo il trattino orizzontale che di solito collega nel centro le due aste oblique, cosicché la lettera "A" non si lascia leggere in modo chiaro, ma solo con l'intuito. Secondo un principio generale sviluppato nella prassi, il pubblico presta di regola un'attenzione più accresciuta all'inizio ed alla fine di una parola (DTF 122 III 388 - Kamillosan; DTF 127 III 168 Securitas [fig.]). È quindi, in sostanza, del tutto comprensibile che chi posa lo sguardo sul marchio opponente resti particolarmente colpito dalla raffigurazione dell'orso polare nella lettera "A". In relazione ai prodotti rivendicati dal marchio opponente, la rappresentazione e la posizione dell'orso polare all'interno della lettera iniziale "A" sono, di principio, tali da catturare l'attenzione degli acquirenti e da conferire al marchio opponente il carattere distintivo, malgrado l'orso rappresenti solo un quinto del marchio. La figura dell'orso polare è atta quindi ad essere ascritta al nucleo del marchio dalla forza distintiva.
Conformemente alla severa prassi del Tribunale federale (DTF 139 III 424) a cui si richiama nuovamente, è tollerabile rinunciare a quegli elementi del marchio che hanno un'importanza secondaria, e nel caso di elementi figurativi è consentita l'omissione di componenti che nel commercio possono essere intese come meri addobbi decorativi. Come si è visto, alla figura dell'orso polare non può essere attribuita una funzione unicamente decorativa ed ornamentale in virtù della propria forza distintiva. Per l'esame dell'uso necessario di un marchio combinato in una forma che non diverge in modo essenziale dal marchio registrato devono quindi valere esigenze più elevate. Nell'ipotesi che la rappresentazione dell'orso polare possa eventualmente essere vista come un semplice addobbo decorativo, tale elemento potrebbe al massimo essere tralasciato soltanto se si giungesse alla conclusione che la parola "ARTIC" disponga di un alto carattere distintivo in relazione ai prodotti rivendicati delle classi 32 e 33, segnatamente birre, bevande analcoliche, vini e liquori, e non contenga dunque elementi atti a sminuire tale carattere. Come dimostrano le allegazioni seguenti, ciò non è il caso.
Invero, il termine "ARTIC" altro non è che l'aggettivo di lingua italiana "artico" mutilato della lettera finale. "Artico" significa situato nelle regioni del nord e anche attinente al Polo Nord (cfr. definizione ne "il Sabatini Coletti, Dizionario della Lingua Italiana" richiamabile all'indirizzo web http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/A/artico.shtml, consultato l'ultima volta il 27 maggio 2014). In combinazione con i prodotti rivendicati dal marchio nelle classi 32 e 33, il termine "artic" non descrive forse alla lettera le qualità e le caratteristiche di tali prodotti, ma il consumatore di lingua madre italiana potrebbe, in tale evenienza, essere indotto a pensare ad un drink o una bevanda serviti freddi o ghiacciati e percepire il rimando simbolico al Polo Nord, senza per questo dover ricorrere ad un notevole sforzo di immaginazione. Benché per prassi costante sia sufficiente il modo di comprensione di un segno in una delle regioni linguistiche della Svizzera (sentenza del Tribunale federale 4A_330/2009 del 3 settembre 2009, consid. 2.3.2 - MAGNUM [fig.]; DTF 131 III 495, consid. 5 - FELSENKELLER; TF, sic! 2005, 649, consid. 2 - GLOBALEPOST; sentenza del Tribunale amministrativo federale B-3052/2009 del 16 febbraio 2010 consid. 2.3 - DIAMONDS OF THE TSARS), è concepibile che, se confrontati con la parola "ARTIC" messa in relazione con i prodotti in questione, anche i consumatori svizzero-tedeschi e romandi possano fare un'allusione simile ai colleghi di lingua italiana, atteso che solo difficilmente si possa presumere che il pubblico interessato pensi all'aggettivo tedesco "artig" o al verbo "articuler" in francese. Alla luce dell'associazione mentale con il Polo Nord che almeno l'acquirente di lingua madre italiana potrebbe facilmente derivare dal termine "ARTIC" in relazione ai prodotti da esso rivendicati è possibile arguire che le modifiche apportate al marchio nella forma utilizzata (cambio dei caratteri di scrittura ed omissione dell'orso polare) rispetto alla versione registrata possano andare oltre i limiti posti dal Tribunale federale all'uso necessario dei marchi combinati giusta l'art. 11 cpv. 2
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 11 Uso del marchio - 1 Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato. |
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1 | Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato. |
2 | L'uso di una forma del marchio che non diverga in maniera essenziale dal marchio registrato nonché l'uso per l'esportazione sono assimilati all'uso del marchio. |
3 | L'uso del marchio con il consenso del titolare è assimilato all'uso da parte del titolare. |
concettuale con il Polo Nord. In qualità di elemento grafico accessorio, la figura dell'orso polare si presta dunque a rinforzare le eventuali debolezze riscontrabili nel carattere distintivo dell'elemento verbale, completando, sostenendo ed affiancando quest'ultimo e dando in questo modo un contributo considerevole, se non preponderante, alla sostanza del marchio nel suo complesso.
Si può dunque affermare che il termine "ARTIC" e l'elemento figurativo dell'orso polare formano, complessivamente, gli elementi determinanti del marchio opponente, possedendo, nella loro somma, un carattere distintivo proprio e conferendo al marchio la propria identità.
Ne va da sé che l'omissione della rappresentazione stilizzata dell'orso polare potrebbe condurre ad un'altra impressione generale ed equivarrebbe a riprodurre il marchio in una forma che diverge essenzialmente dal marchio registrato. In considerazione di tali circostanze un uso perpetuante la tutela del presente marchio combinato non potrebbe essere ammesso nel caso in cui il detentore del marchio utilizzi il segno unicamente nella sua componente verbale (in questo senso anche DTF 139 III 424 consid. 2.3.1 M-WATCH MONDAINE M0Watch, DTF 130 III 267 consid. 2.4 Tripp Trapp, sentenze del Tribunale amministrativo federale B-1755/2007 del 14 febbraio 2008 consid. 7 No Name[fig.]/ No Name [fig.], B 4540/2007 del 15 settembre 2008 consid. 7.5 Exit [fig.]/Exit One).
Di conseguenza non può essere condiviso il ragionamento della ricorrente secondo cui il marchio opponente è caratterizzato soltanto dalla componente verbale "ARTIC". Il solo utilizzo dell'elemento verbale "ARTIC" separato dalla componente figurativa con l'orso significherebbe privare il marchio opponente della propria identità.
7.4.3 Di seguito viene esaminato se il marchio opponente è stato utilizzato in modo da perpetuarne la tutela sulle fatture di vendita, nonché sulle bottiglie.
7.4.3.1 Tutte le quattordici fatture inoltrate nel corso della procedura di opposizione, tranne una datata 10 maggio 2011, cadono nel periodo determinante per rendere verosimile l'uso del marchio, mentre delle diciotto fatture inoltrate nell'ambito della presente procedura di ricorso cinque recanti le date 28 aprile 2011, 25 luglio 2011, 23 marzo 2013, nonché 29 e 31 maggio 2012 sono state emesse al di fuori di detto periodo (cfr. consid. 7.1 seg.). Riferendosi alla vendita e fornitura di prodotti "ARTIC", in particolare "ARTIC COCCO", "ARTIC LIMONE" e "ARTIC THAI FRUITS", le fatture presentano una relazione con i prodotti rivendicati dal marchio della classe 33.
Sulle fatture di vendita che possono entrare in linea di conto è raffigurato solo l'elemento verbale ARTIC in lettere nere invece delle lettere bianche dal contorno nero conformemente al marchio nella versione registrata. Manca inoltre la rappresentazione stilizzata dell'orso polare. Ciò significa che il marchio opponente è utilizzato solo nella sua forma verbale e non in combinazione con la componente figurativa distintiva. Come si è già avuto modo di vedere, l'omissione dell'orso polare, in qualità di elemento dal carattere distintivo che appartiene al cuore del marchio assieme all'elemento verbale, conduce ad un'impressione d'insieme diversa (DTF 130 III 267 consid. 2.4 - Tripp Trapp). Ne segue che il marchio opponente, nella forma utilizzata sulle fatture, si scosta in maniera essenziale da quella registrata. Detti mezzi di prova non possono perciò essere considerati idonei a perpetuare la tutela del marchio opponente.
7.4.3.2 In riferimento alle bottiglie (allegati 8-11, sostituiti dagli allegati 12 14 in seguito al danneggiamento durante la spedizione) la controparte contesta innanzitutto che esse siano state distribuite in Svizzera, come pure che il marchio apportato sulle medesime sia stato utilizzato in Svizzera, poiché da esse non risulta il numero di serie del prodotto come elencato nelle fatture. In relazione agli allegati 8-11 la ricorrente ha tuttavia prodotto una dichiarazione del Vicepresidente di X._______ SA in cui si legge come i prodotti con numero di codice 3930K, 3945K e 3933 come pure "Vodka Pure" menzionati nelle fatture corrispondano alle bottiglie inoltrate. Un'ulteriore conferma in riferimento alle bottiglie di cui agli allegati 12-14 non è pervenuta.
A prescindere dalla questione a sapere se le bottiglie in questione siano state effettivamente distribuite sul mercato svizzero e possano essere ammesse quali mezzi di prova per rendere verosimile l'uso del marchio opponente, va rilevato che il segno utilizzato sulle medesime non corrisponde al marchio nella forma registrata. Il marchio riportato sulle bottiglie presenta caratteri corsivi maiuscoli in nero (allegati 8-11), rispettivamente dal contorno argenteo e dall'interno di colore blu (allegati 12-14). La lettera A è priva della linea trasversale ed è pertanto aperta verso il basso. Accanto alla scritta ARTIC e non all'interno della lettera "A" è raffigurata la testa di un orso, iscritta in un cerchio e con un iceberg stilizzato sullo sfondo. Sia il cerchio sia la testa d'orso sono di colore argenteo (o blu, sulla controetichetta). Come ritenuto dalla ricorrente e dalla controparte, la bottiglia che corrispondeva al Doc. 11 recava il marchio verbale "ARTIC" con il logo dell'orso in rilievo sul vetro.
In sintesi, non solo la forma grafica del marchio come appare sulle bottiglie è differente da quello registrato, ma anche la raffigurazione dell'orso ai sensi di un elemento distintivo e di primo piano nella variante registrata del marchio è diventato un elemento di secondo piano e difficilmente distinguibile nel marchio riprodotto sulle bottiglie. Nel senso della giurisprudenza precitata non si può quindi ammettere che il marchio sia stato utilizzato a norma dell'art. 11 cpv. 2 LMP in una forma che non diverge essenzialmente da quella registrata.
7.4.3.3 Come del resto fatto notare dalla controparte, vi sono indizi che inducono a credere che nel marchio nella forma riprodotta sulle bottiglie si possa riconoscere una certa somiglianza con il marchio IR 736122 (cfr. fatti, lettera B). I caratteri della componente verbale sono pressoché identici malgrado la disposizione in verticale sulle bottiglie. Rispetto al marchio registrato, il busto dell'orso sullo sfondo di un iceberg stilizzato come appare sulle bottiglie non risulta appoggiato sulle lettere "R" e "T", ma separato dalla parola "ARTIC" ed è inoltre racchiuso in un cerchio di color argento. Le differenze grafiche tra il segno IR 736122 e la forma utilizzata sulle bottiglie appaiono di lieve entità e non sembrano creare un'impressione d'insieme diversa. Il marchio IR 736122 diverge però in maniera essenziale dal marchio IR 542604. Già la sola circostanza che la ricorrente abbia fatto registrare entrambi può dimostrare che ella sia stata consapevole delle differenze sostanziali tra i due. Ne consegue che la ricorrente non può che appellarsi invano ad un segno simile al marchio IR 736122 per rendere verosimile l'uso del marchio IR 542604.
7.4.4 Visto quanto precede, risulta che né sulle fatture di vendita, né sulle bottiglie - se queste ultime dovessero essere ammesse come mezzi di prova - il marchio opponente è stato utilizzato in modo da perpetuarne la tutela. In altre parole, la ricorrente non ha reso verosimile l'uso del marchio su cui ha fondato l'opposizione in parola, né ha indicato eventuali motivi gravi per il mancato uso. Non vi sono indizi che l'autorità inferiore abbia violato il diritto federale, in particolare interpretando in modo non corretto l'art. 11 cpv. 2
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 11 Uso del marchio - 1 Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato. |
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1 | Il marchio è protetto sempre che sia usato in relazione ai prodotti o servizi per i quali esso è rivendicato. |
2 | L'uso di una forma del marchio che non diverga in maniera essenziale dal marchio registrato nonché l'uso per l'esportazione sono assimilati all'uso del marchio. |
3 | L'uso del marchio con il consenso del titolare è assimilato all'uso da parte del titolare. |
8.
8.1 Le spese del procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale comprendono la tassa di giustizia e i disborsi e seguono la soccombenza (art. 63 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia - 1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
|
1 | La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
2 | Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2 |
3 | In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato. |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: |
8.2 La ricorrente, integralmente soccombente, deve rifondere un'indennità per ripetibili alla controparte (art. 64 cpv. 1
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
|
1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili - 1 Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
|
1 | Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
2 | Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa. |
9.
La presente sentenza è definitiva e non può essere impugnata al Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto civile (art. 73
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 73 Eccezione - Il ricorso è inammissibile contro le decisioni pronunciate nell'ambito della procedura di opposizione alla registrazione di un marchio. |
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Le spese processuali, di fr. 3'500.-, sono poste a carico della ricorrente e per il loro pagamento è utilizzato l'anticipo, già versato, di pari importo.
3.
Alla controparte è assegnata un'indennità a titolo di spese ripetibili per un importo di fr. 2'000. (IVA compresa) a carico della ricorrente.
4.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata; allegati al ricorso di ritorno);
- controparte (raccomandata;
allegati alla risposta del 4 settembre 2012 di ritorno);
- autorità inferiore (n. di rif. 11380; raccomandata;
atti preliminari di ritorno).
Il presidente del collegio: Il cancelliere:
Francesco Brentani Corrado Bergomi
Data di spedizione: 11 giugno 2014