BGE-74-II-183 - 1948-01-01 - DTF - Diritto civile - Markenhinterlegung. Überprüfung der Hinterlegungsberechtigung durch den Richter, Art. 7, 13, 14...

S. 183 / Nr. 31 Markenschutz (d)

BGE 74 II 183

31. Auszug ans dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 16. November 1948 i.S.
Interelektro A.-G. gegen A. Ritschard-Jampen.

Regeste:
Markenhinterlegung. Überprüfung der Hinterlegungsberechtigung durch den
Richter, Art. 7 , 13 , 14 MSchG (Änderung der Rechtsprechung).
Enregistrement des marques. Le juge est compétent pour revoir la question de
savoir si le titulaire d'une marque avait qualité pour la faire enregistrer;
art. 7, 13, 14 LMF (modification de la jurisprudence).

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Registrazione delle marche. IL giudice può esaminare se il richiedente aveva
il diritto di far inscrivere la marca, art. 7, 13, 14 LMF cambiamento di
giurisprudenza).

(1.) Die Klägerin beharrt darauf, dass die auf ihren Namen eingetragene
Marke zu Recht bestehe. Sie macht geltend, die Vorinstanz habe mit der Prüfung
der Hinterlegungsbefugnis ihres Rechtsvorgängers unter dem Gesichtspunkt von
Art. 7 MSchG den Rahmen ihrer Kompetenzen überschritten. Denn über das
Vorliegen der in dieser Bestimmung aufgestellten persönlichen Voraussetzungen
der Hinterlegungsberechtigung habe ausschliesslich die Verwaltungsbehörde zu
entscheiden.
Diesen Standpunkt hat das Bundesgericht in seiner bisherigen Rechtsprechung in
der Tat eingenommen mit der Begründung, die Sorge für die formell richtige,
gesetzmässige Eintragung und die Wahrung der Bestimmungen über die
Eintragungsfähigkeit sei ausschliesslich Sache der Verwaltungsbehörden (BGE 27
I 525, 31 II 321, 39 II 648, 52 I 199). Diese Auffassung, die im Schrifttum
wiederholt angegriffen worden ist (vgl. J. VALLOTTON im Journal des Tribunaux
1906 S. 454; MATTER, Kommentar zum MSchG S. 125, 174; DAVID, Kommentar zum
MSchG S. 153), hält einer erneuten Überprüfung nicht im vollen Umfange stand.
In erster Linie ist zu unterscheiden zwischen den formellen und den
materiellen Voraussetzungen der Markenhinterlegung. Der Entscheid darüber, ob
die formellen Erfordernisse für die Hinterlegung, insbesondere die durch Art.
12 MSchG vorgeschriebenen Formalitäten, erfüllt seien, fällt unter Vorbehalt
der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht gemäss Art. 99 I lit. a
OG
unzweifelhaft in die ausschliessliche Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden.
Der Richter kann daher einer eingetragenen Marke die Gültigkeit nicht deshalb
absprechen, weil sie wegen Fehlens der vorgeschriebenen Anmeldungsbelege,
Nichtbezahlung der Eintragungsgebühr und dergleichen nicht hätte eingetragen
werden dürfen. Blosse

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Formmängel dieser Art werden vielmehr durch den Eintrag geheilt.
Die gemäss Art. 7 MSchG notwendigen persönlichen Voraussetzungen der
Hinterlegungsberechtigung sind aber nicht formeller, sondern materieller
Natur, da sie die subjektive Rechtsfähigkeit betreffen, von deren
Vorhandensein das Bestehen eines Markenrechtes abhängt. Wie aus Art. 14 Ziff.
1 MSchG erhellt, hat das Amt allerdings auch das Vorliegen der
Hinterlegungsberechtigung in gewissem Umfange zu prüfen; denn die genannte
Bestimmung weist es an, die Eintragung zu verweigern, wenn unter anderm den in
Art. 7 MSchG vorgesehenen Bedingungen nicht genügt ist. Die Prüfungsbefugnis
des Amtes ist mithin die gleiche wie in Bezug auf die materiellen
Voraussetzungen der Zulässigkeit einer Marke gemäss Art. 13bis MSchG, wonach
Wappen und Hoheitszeichen sowie mit solchen verwechselbare Zeichen nicht als
Marken von Privatpersonen eingetragen werden können, und gemäss Art. 14 Ziff.
2 und 4 MSchG, wonach die Eintragung gemeinfreier, gesetz- oder sittenwidriger
Zeichen, sowie falscher Herkunftsbezeichnungen, Firmen und Auszeichnungen zu
verweigern ist. Lehnt das Amt aus einem dieser materiellrechtlichen Gründe die
Markeneintragung ab, so ist auch dieser Entscheid immer vorbehältlich der
Verwaltungsgerichtsbeschwerde für den Richter verbindlich. Dieser kann ein
solches Zeichen nicht als gültig behandeln oder gar das Amt zu dessen
Eintragung verhalten. Insoweit ist den Ausführungen in BGE 27 I 525, wo es
sich gerade um einen Fall dieser Art handelte, beizupflichten. Unzutreffend
sind dann jedoch die im genannten Urteil und namentlich im Entscheid BGE 31 II
321 hieraus gezogenen weiteren Folgerungen, auch im Falle der Eintragung einer
angemeldeten Marke sei der damit vom Amt getroffene Entscheid über deren
Zulässigkeit unter dem Gesichtspunkte des Art. 14 und infolgedessen auch des
von diesem mitumfassten Art. 7 MSchG endgültig. Diese Betrachtungsweise steht
in unvereinbarem Widerspruch mit dem ganzen System

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des MSchG, das in Art. 13 die Verantwortung für die Gültigkeit einer Marke
grundsätzlich dem Anmelder zuschiebt und demzufolge auch kein eigentliches,
nach jeder Richtung erschöpfendes Vorprüfungsverfahren vorsieht, sondern
lediglich eine summarische Prüfung daraufhin, ob die Eintragung nicht aus
einem der in Art. 13bis und 14 MSchG genannten Gründe offensichtlich abgelehnt
werden müsse. In Bezug auf die Hinterlegungsberechtigung insbesondere verlangt
die VVO zum MSchG in Art. 6 Ziff. 5 von einem nicht im Handelsregister
eingetragenen Anmelder keinen Nachweis für die Eigenschaft als Produzent,
Industrieller oder Handeltreibender, sondern lediglich eine
Wohnsitzbescheinigung. Bei dieser Ordnung kann daher die Zulassung einer Marke
durch das Amt keine endgültige sein. Sie schafft lediglich eine Vermutung für
das Bestehen des Markenrechtes, die jedoch im Streitfalle vom Richter auf ihre
materielle Stichhaltigkeit nachgeprüft und gegebenenfalls zerstört werden
kann. So hat das Bundesgericht denn auch entgegen der in BGE 31 II 321
geäusserten Auffassung von jeher nicht nur die Frage der Nachahmung oder
Nachmachung von Marken untersucht, sondern auch geprüft, ob eine Marke
Gemeingut sei, sowie ob sie gegen das Gesetz oder die guten Sitten verstosse
usw. (vgl. statt vieler z.B. BGE 22 II 467, 69 II 208, 70 II 252). Ist aber
der Richter trotz erfolgter Eintragung zur Überprüfung der Marke unter dem
Gesichtspunkte von Art. 13bis und 14 Ziff. 2 MSchG befugt, so ist nicht
einzusehen, weshalb hinsichtlich der gleichfalls materiellen Frage der
Hinterlegungsberechtigung gemäss Art. 7 MSchG etwas anderes gelten sollte. Der
von der Klägerin erhobene Einwand ist deshalb als unbegründet zurückzuweisen.

SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 7 Priorità in virtù della Convenzione di Parigi
¹	Se un marchio, conformemente alle prescrizioni, è stato oggetto di un primo deposito che ha avuto luogo o ha effetto in un altro Stato membro della Convenzione di Parigi5 , il depositario o il suo avente causa può rivendicare la data del primo deposito per depositare lo stesso marchio in Svizzera, a condizione che il deposito in Svizzera abbia luogo entro sei mesi dal primo deposito.
²	Il primo deposito in uno Stato che accorda alla Svizzera la reciprocità ha gli stessi effetti del primo deposito in uno Stato membro della Convenzione di Parigi.

SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 13 Diritto esclusivo
¹	Il diritto al marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di farne uso per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali il marchio è rivendicato e di disporne.
²	Il titolare del marchio può vietare a terzi l'uso di un segno escluso dalla protezione come marchio giusta l'articolo 3 capoverso 1; può in particolare vietare che il segno:
^a	sia apposto su prodotti o sul loro imballaggio;
^b	sia usato per offrire prodotti, metterli in commercio o detenerli a tale scopo;
^c	sia usato per offrire o fornire servizi;
^d	sia usato per importare, esportare o far transitare prodotti;
^e	sia apposto su documenti commerciali, usato a scopi pubblicitari o in qualsiasi altra maniera negli affari.
^2bis	Il titolare del marchio gode dei diritti secondo il capoverso 2 lettera d anche quando l'importazione, l'esportazione o il transito di prodotti fabbricati a titolo commerciale avviene per scopi privati.14
³	Il titolare del marchio gode dei diritti secondo il presente articolo anche nei confronti degli utenti autorizzati ai sensi dell'articolo 4.15

SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 14 Restrizione concernente i segni utilizzati anteriormente
¹	Il titolare del marchio non può vietare a un terzo di continuare a usare, nella stessa misura, un segno che questi aveva già usato prima del deposito.
²	Tale diritto di proseguire l'uso può essere trasmesso soltanto con l'azienda.

SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 7 Priorità in virtù della Convenzione di Parigi
¹	Se un marchio, conformemente alle prescrizioni, è stato oggetto di un primo deposito che ha avuto luogo o ha effetto in un altro Stato membro della Convenzione di Parigi5 , il depositario o il suo avente causa può rivendicare la data del primo deposito per depositare lo stesso marchio in Svizzera, a condizione che il deposito in Svizzera abbia luogo entro sei mesi dal primo deposito.
²	Il primo deposito in uno Stato che accorda alla Svizzera la reciprocità ha gli stessi effetti del primo deposito in uno Stato membro della Convenzione di Parigi.

SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 12 Conseguenze del mancato uso
¹	Il titolare che, per un periodo ininterrotto di cinque anni dalla scadenza inutilizzata del termine di opposizione o dalla fine della procedura di opposizione, non ha usato il marchio in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali esso è rivendicato non può più far valere il diritto al marchio, salvo che gravi motivi giustifichino il mancato uso.
²	Se l'uso o la ripresa dell'uso del marchio avviene dopo oltre cinque anni, il diritto al marchio è ripristinato con l'effetto della priorità originaria, a condizione che nessuno abbia invocato il mancato uso ai sensi del capoverso 1 prima di tale data.
³	Chi invoca il mancato uso del marchio lo deve rendere verosimile; la prova dell'uso incombe allora al titolare del marchio.