Urteilskopf

116 II 463

87. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 5. Juli 1990 i.S. Modum AG gegen The Coca-Cola Company (Berufung)
Regeste (de):

Regeste (fr):

Regesto (it):


Sachverhalt ab Seite 464

BGE 116 II 463 S. 464

A.- The Coca-Cola Company (Klägerin) ist Inhaberin der am 20. Dezember 1984 hinterlegten und unter der Nr. 338906 im schweizerischen Markenregister für die Bezeichnung von Zusammensetzspielen, Tragbehältern aus Holz, Schuhen, Strumpfwaren, Reise- und Sporttaschen, Textilwaren fürs Schlafzimmer, nämlich Bettwäsche, Bettdecken, Bettüberwürfe und Vorhänge, Radios, Schmucksachen, Bilderrahmen, Schlafsäcken, Abzeichen, Knöpfen, Teppichen, Matten sowie Raucherartikeln eingetragenen Wort-Bildmarke "Coca-Cola".
Die Modum AG (Beklagte) vertreibt Textilwaren, namentlich Bettwäsche, mit einem dieser Marke entsprechenden "Coca-Cola"-Signet.
B.- Am 5. Oktober 1987 belangte die Klägerin die Beklagte vor dem Obergericht des Kantons Basel-Landschaft auf Unterlassung weiterer Bezeichnung der von ihr hergestellten oder vertriebenen Ware mit "Coca-Cola", auf Auskunftserteilung, Gewinnherausgabe und Urteilspublikation. Sie berief sich vorerst auf Marken-, Persönlichkeits- und Namensrecht, später auch auf das Verbot unlauteren Wettbewerbs. Das Begehren auf Gewinnherausgabe wurde mit prozessleitender Verfügung vom 23. Juni 1989 ad separatum verwiesen. Mit Teilurteil vom 24. Oktober 1989 hiess das Obergericht die Unterlassungs- und Auskunftsbegehren gut, verbot der Beklagten die Bezeichnung "Coca-Cola" auf den von ihr hergestellten oder vertriebenen Waren oder Verpackungen und verpflichtete sie, Herkunft und Menge der mit dieser Bezeichnung vertriebenen Waren und Verpackungen anzugeben, beides unter Strafandrohung gemäss Art. 292
SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937
StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft.
StGB. Gleichzeitig setzte es der Beklagten Frist zur Auskunftserteilung.
Das Bundesgericht weist die Berufung der Beklagten ab, soweit es darauf eintritt.
BGE 116 II 463 S. 465

Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Das Obergericht bejaht einen markenrechtlichen Unterlassungsanspruch der Klägerin gestützt auf Art. 24 lit. a
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 24 Genehmigung des Reglements - Das Reglement muss vom IGE genehmigt werden. Die Genehmigung wird erteilt, wenn die Voraussetzungen nach Artikel 23 erfüllt sind.
MSchG und geht von der Schutzfähigkeit deren Marke "Coca-Cola" auch für die hier interessierende Warenkategorie aus. Sie wirft der Beklagten vor, durch die Übernahme des klägerischen Markenzeichens eine Verwechslungsgefahr geschaffen und damit eine markenrechtswidrige Nachmachung im Sinne von Art. 24 lit. a
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 24 Genehmigung des Reglements - Das Reglement muss vom IGE genehmigt werden. Die Genehmigung wird erteilt, wenn die Voraussetzungen nach Artikel 23 erfüllt sind.
MSchG begangen zu haben.
a) Die Beklagte stellt die Hinterlegungsberechtigung der Klägerin vor Bundesgericht nicht mehr in Abrede. Damit kann die Frage offenbleiben, ob ihr für diesen Einwand überhaupt ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse zur Seite stände, zumal keine Popularklage offensteht und die Löschungsklage nach Sinn und Zweck der einschlägigen Vorschriften darauf ausgerichtet ist, ungerechtfertigte Eintragungen zu vermeiden und damit die Benutzung zu Unrecht unter formellen Schutz gestellter Zeichen durch andere Marktteilnehmer zu ermöglichen, diese Benutzung der Beklagten aber - wie nachstehend aufzuzeigen sein wird - ohnehin aus persönlichkeits- und wettbewerbsrechtlichen Gründen verschlossen ist (BGE 92 II 305; MARBACH, GRUR Int. 1984 S. 543; LUCAS DAVID, SMI 1984 S. 316 Ziff. 3). b) Die Beklagte beruft sich auf den Untergang des Markenrechts, da die Klägerin während der Karenzfrist nach Art. 9
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 9 Prioritätserklärung - 1 Wer die Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft8 oder die Ausstellungspriorität beansprucht, hat beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) eine Prioritätserklärung abzugeben. Das IGE kann die Einreichung eines Prioritätsbelegs verlangen.9
1    Wer die Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft8 oder die Ausstellungspriorität beansprucht, hat beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) eine Prioritätserklärung abzugeben. Das IGE kann die Einreichung eines Prioritätsbelegs verlangen.9
2    Der Anspruch ist verwirkt, wenn die in der Verordnung festgelegten Fristen und Formerfordernisse nicht beachtet werden.
3    Die Eintragung einer Priorität begründet lediglich eine Vermutung zugunsten des Markeninhabers.
MSchG die Marke nicht benützt habe. aa) Die Vorinstanz bejaht einen schutzwahrenden stellvertretenden Gebrauch des Zeichens innert der Karenzfrist von Art. 9
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 9 Prioritätserklärung - 1 Wer die Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft8 oder die Ausstellungspriorität beansprucht, hat beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) eine Prioritätserklärung abzugeben. Das IGE kann die Einreichung eines Prioritätsbelegs verlangen.9
1    Wer die Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft8 oder die Ausstellungspriorität beansprucht, hat beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) eine Prioritätserklärung abzugeben. Das IGE kann die Einreichung eines Prioritätsbelegs verlangen.9
2    Der Anspruch ist verwirkt, wenn die in der Verordnung festgelegten Fristen und Formerfordernisse nicht beachtet werden.
3    Die Eintragung einer Priorität begründet lediglich eine Vermutung zugunsten des Markeninhabers.
MSchG durch eine Lizenznehmerin. Nach ihren verbindlichen tatsächlichen Feststellungen bringt die Lizenznehmerin die Marke der Klägerin auf eigenen Produkten an, hat jedoch die Zustimmung der Markeninhaberin zu Warenqualität und Vertrieb einzuholen, Prototypen zu unterbreiten und auf Wunsch Labortests durchzuführen. Es stehe der Klägerin jederzeit frei, ihre Zustimmung zum Warenhandel zu verweigern. Nach Lehre und Rechtsprechung gilt der Markengebrauch durch den Lizenznehmer als Gebrauch durch den Lizenzgeber, wenn die Vertragsparteien wirtschaftlich eng verbunden sind und die Benützung der Marke durch den Lizenznehmer weder das Publikum täuschen kann, noch sonstwie das öffentliche Interesse verletzt (BGE 107 II 360 E. c mit Hinweisen; TROLLER,
BGE 116 II 463 S. 466

Immaterialgüterrecht, 3. Aufl. 1983, Band I, S. 275 bei Fn. 194; HEINRICH DAVID, N 7 zu Art. 5
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 5 Entstehung des Markenrechts - Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung im Register.
und N 2 zu Art. 9
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 9 Prioritätserklärung - 1 Wer die Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft8 oder die Ausstellungspriorität beansprucht, hat beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) eine Prioritätserklärung abzugeben. Das IGE kann die Einreichung eines Prioritätsbelegs verlangen.9
1    Wer die Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft8 oder die Ausstellungspriorität beansprucht, hat beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) eine Prioritätserklärung abzugeben. Das IGE kann die Einreichung eines Prioritätsbelegs verlangen.9
2    Der Anspruch ist verwirkt, wenn die in der Verordnung festgelegten Fristen und Formerfordernisse nicht beachtet werden.
3    Die Eintragung einer Priorität begründet lediglich eine Vermutung zugunsten des Markeninhabers.
MSchG; LUCAS DAVID, Supplement, S. 60 unten, N 2 zu Art. 9
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 9 Prioritätserklärung - 1 Wer die Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft8 oder die Ausstellungspriorität beansprucht, hat beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) eine Prioritätserklärung abzugeben. Das IGE kann die Einreichung eines Prioritätsbelegs verlangen.9
1    Wer die Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft8 oder die Ausstellungspriorität beansprucht, hat beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) eine Prioritätserklärung abzugeben. Das IGE kann die Einreichung eines Prioritätsbelegs verlangen.9
2    Der Anspruch ist verwirkt, wenn die in der Verordnung festgelegten Fristen und Formerfordernisse nicht beachtet werden.
3    Die Eintragung einer Priorität begründet lediglich eine Vermutung zugunsten des Markeninhabers.
MSchG; aus der kantonalen Rechtsprechung etwa OG AR in SJZ 59/1963, S. 311 f. oder HG Zürich in SMI 1981 S. 57). Dabei ist die wirtschaftliche Beziehung nicht primär im Sinne einer Konzernbindung, sondern warentechnisch als Rezeptanweisung zu verstehen (TROLLER, a.a.O., mit Hinweisen). Da der Zweck der Marke im Schutz des Publikums vor Täuschungen im Interesse eines lauteren Wettbewerbs liegt (BGE 114 II 172 E. 2), ist daher die Identität des Produkts, die Gewährleistung gleicher Qualität und nicht die unternehmerische Abhängigkeit von Lizenzgeber und Lizenznehmer entscheidend (SCHLUEP, Das Markenrecht als subjektives Recht, S. 189). Diesen Anforderungen aber wird der Lizenzvertrag der Klägerin gerecht. Einen stellvertretenden Markengebrauch durch deren Lizenznehmerin stellt die Beklagte dem Grundsatze nach nicht in Abrede. bb) Dagegen macht die Beklagte geltend, ein markenmässiger Gebrauch sei vor Ablauf der Karenzfrist (Art. 9
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 9 Prioritätserklärung - 1 Wer die Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft8 oder die Ausstellungspriorität beansprucht, hat beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) eine Prioritätserklärung abzugeben. Das IGE kann die Einreichung eines Prioritätsbelegs verlangen.9
1    Wer die Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft8 oder die Ausstellungspriorität beansprucht, hat beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) eine Prioritätserklärung abzugeben. Das IGE kann die Einreichung eines Prioritätsbelegs verlangen.9
2    Der Anspruch ist verwirkt, wenn die in der Verordnung festgelegten Fristen und Formerfordernisse nicht beachtet werden.
3    Die Eintragung einer Priorität begründet lediglich eine Vermutung zugunsten des Markeninhabers.
MSchG) nicht nachgewiesen. Dazu hält die Vorinstanz fest, die Einhaltung der zeitlichen Voraussetzung sei von der Beklagten an sich nicht bestritten und zudem von der Klägerin bewiesen worden. Die erste Begründung stellt eine Feststellung zu den Prozessvorbringen der Parteien dar, welche das Bundesgericht im Berufungsverfahren nicht überprüfen kann (BGE 104 II 114). Das Vorbringen der Beklagten, der stellvertretende Gebrauch sei nicht innert Karenzfrist aufgenommen worden, hat daher als neu und unzulässig zu gelten (Art. 55 Abs. 1 lit. c
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 9 Prioritätserklärung - 1 Wer die Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft8 oder die Ausstellungspriorität beansprucht, hat beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) eine Prioritätserklärung abzugeben. Das IGE kann die Einreichung eines Prioritätsbelegs verlangen.9
1    Wer die Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft8 oder die Ausstellungspriorität beansprucht, hat beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) eine Prioritätserklärung abzugeben. Das IGE kann die Einreichung eines Prioritätsbelegs verlangen.9
2    Der Anspruch ist verwirkt, wenn die in der Verordnung festgelegten Fristen und Formerfordernisse nicht beachtet werden.
3    Die Eintragung einer Priorität begründet lediglich eine Vermutung zugunsten des Markeninhabers.
OG). Ob die zusätzliche Begründung der Vorinstanz, die Klägerin habe die Einhaltung der Karenzfrist bewiesen, auf einem offensichtlichen Versehen (Art. 63 Abs. 2
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 9 Prioritätserklärung - 1 Wer die Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft8 oder die Ausstellungspriorität beansprucht, hat beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) eine Prioritätserklärung abzugeben. Das IGE kann die Einreichung eines Prioritätsbelegs verlangen.9
1    Wer die Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft8 oder die Ausstellungspriorität beansprucht, hat beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) eine Prioritätserklärung abzugeben. Das IGE kann die Einreichung eines Prioritätsbelegs verlangen.9
2    Der Anspruch ist verwirkt, wenn die in der Verordnung festgelegten Fristen und Formerfordernisse nicht beachtet werden.
3    Die Eintragung einer Priorität begründet lediglich eine Vermutung zugunsten des Markeninhabers.
OG) beruht, wie die Beklagte geltend macht, kann offenbleiben, da die Alternativbegründung im Berufungsverfahren nicht zu überprüfen ist und damit vor einer Anfechtung standhält. cc) Das Obergericht geht somit bundesrechtskonform von einem markenmässigen Gebrauch innert der Karenzfrist von Art. 9
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 9 Prioritätserklärung - 1 Wer die Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft8 oder die Ausstellungspriorität beansprucht, hat beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) eine Prioritätserklärung abzugeben. Das IGE kann die Einreichung eines Prioritätsbelegs verlangen.9
1    Wer die Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft8 oder die Ausstellungspriorität beansprucht, hat beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) eine Prioritätserklärung abzugeben. Das IGE kann die Einreichung eines Prioritätsbelegs verlangen.9
2    Der Anspruch ist verwirkt, wenn die in der Verordnung festgelegten Fristen und Formerfordernisse nicht beachtet werden.
3    Die Eintragung einer Priorität begründet lediglich eine Vermutung zugunsten des Markeninhabers.
MSchG aus. Damit kann die von der Klägerin aufgeworfene Frage offenbleiben, ob bereits die Einleitung eines Prozessverfahrens gegen die Beklagte innert dreier Jahre seit Hinterlegung der Marke die Karenzfrist (Art. 9
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 9 Prioritätserklärung - 1 Wer die Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft8 oder die Ausstellungspriorität beansprucht, hat beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) eine Prioritätserklärung abzugeben. Das IGE kann die Einreichung eines Prioritätsbelegs verlangen.9
1    Wer die Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft8 oder die Ausstellungspriorität beansprucht, hat beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) eine Prioritätserklärung abzugeben. Das IGE kann die Einreichung eines Prioritätsbelegs verlangen.9
2    Der Anspruch ist verwirkt, wenn die in der Verordnung festgelegten Fristen und Formerfordernisse nicht beachtet werden.
3    Die Eintragung einer Priorität begründet lediglich eine Vermutung zugunsten des Markeninhabers.
MSchG) wahrte bzw. eine Nichtwahrung hinreichend rechtfertigte (Art. 9 Abs. 1
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 9 Prioritätserklärung - 1 Wer die Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft8 oder die Ausstellungspriorität beansprucht, hat beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) eine Prioritätserklärung abzugeben. Das IGE kann die Einreichung eines Prioritätsbelegs verlangen.9
1    Wer die Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft8 oder die Ausstellungspriorität beansprucht, hat beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) eine Prioritätserklärung abzugeben. Das IGE kann die Einreichung eines Prioritätsbelegs verlangen.9
2    Der Anspruch ist verwirkt, wenn die in der Verordnung festgelegten Fristen und Formerfordernisse nicht beachtet werden.
3    Die Eintragung einer Priorität begründet lediglich eine Vermutung zugunsten des Markeninhabers.
MSchG) oder für den Untergang der Marke nicht vielmehr der Urteilszeitpunkt massgebend

BGE 116 II 463 S. 467

sei und die Klägerin als Rechtfertigungsgrund für den Nichtgebrauch zusätzlich ernst zu nehmende Einwände seitens der Beklagten geltend zu machen hätte (LUCAS DAVID, Supplement, S. 62, N 8 zu Art. 9
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 9 Prioritätserklärung - 1 Wer die Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft8 oder die Ausstellungspriorität beansprucht, hat beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) eine Prioritätserklärung abzugeben. Das IGE kann die Einreichung eines Prioritätsbelegs verlangen.9
1    Wer die Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft8 oder die Ausstellungspriorität beansprucht, hat beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) eine Prioritätserklärung abzugeben. Das IGE kann die Einreichung eines Prioritätsbelegs verlangen.9
2    Der Anspruch ist verwirkt, wenn die in der Verordnung festgelegten Fristen und Formerfordernisse nicht beachtet werden.
3    Die Eintragung einer Priorität begründet lediglich eine Vermutung zugunsten des Markeninhabers.
MSchG). c) Die Beklagte wendet weiter ein, die u.a. für Textilien des Schlafzimmerbereichs eingetragene Marke "Coca-Cola" sei nichtig, weil sie bloss der Reklame für ein identisch gekennzeichnetes, weltbekanntes Getränk diene. Keine Hinterlegungsberechtigung besteht für Waren, die vom Konsumenten ausschliesslich als Werbeträger empfunden werden (MARBACH, Die eintragungsfähige Marke, S. 26 mit Hinweis). Das Bundesgericht hat die Hinterlegung einer Marke verweigert, die der Inhaber bloss Dritten zum Gebrauch auf Bekleidungsstücken überlassen wollte, um für eine von ihm vertriebene Zigarette zu werben (BGE 100 Ib 43 E. 2), oder eine Marke als nichtig erklärt, weil mit den zusätzlich beanspruchten Waren lediglich Reklame für das Hauptsortiment des Inhabers betrieben werden sollte und keine eigentliche Erweiterung der Geschäftstätigkeit beabsichtigt war (SMI 1984 310 f., GRUR Int. 1984 S. 542). Mit der Vorinstanz ist indessen festzuhalten, dass diese Rechtsprechung nicht dazu führen kann, den Inhaber einer berühmten Marke von einer Diversifikation in andere Branchen mit identischer Kennzeichnung auszuschliessen und damit zu benachteiligen. Dem Markeninhaber muss grundsätzlich unbenommen sein, das Zeichen für weitere Waren zu verwenden und dafür markenrechtlichen Schutz zu beanspruchen, sofern echter markenmässiger Gebrauch nachgewiesen oder ernsthaft beabsichtigt ist, woran es in den zitierten Entscheidungen fehlte. Dass ein Markenprodukt auch für andere Waren Werbeeffekte erzielt, ist rechtlich nicht verpönt (SCHLUEP, a.a.O., S. 76 mit zahlreichen Hinweisen in Fn. 31) und schliesst dessen Schutz nicht aus (BGE 99 II 108 E. 2). Dies muss ebenfalls bei identischer Kennzeichnung gelten. Markenrechtlich irrelevante Hilfswaren liegen daher bloss dann vor, wenn sie ausschliesslich zu Reklamezwecken, unentgeltlich oder gegen bloss symbolisches Entgelt abgegeben werden. Anders verhält es sich aber, wenn ihr Umsatz die Voraussetzungen einer ernsthaften und selbständigen Fabrikations- oder Handelstätigkeit erfüllt (LUCAS DAVID, SMI 1984 S. 315 Ziff. 2). Dies trifft für die vorliegend zu beurteilenden Waren unter der Marke "Coca-Cola" zu.
BGE 116 II 463 S. 468

d) Die Beklagte stellt schliesslich eine Markenrechtsverletzung mit der Begründung in Abrede, sie gebrauche das Zeichen der Klägerin nicht markenmässig und beabsichtige oder bewirke mit ihrem Warenvertrieb keine Irreführung des Publikums. aa) Zu den Tatbeständen der Markenrechtsverletzung gemäss Art. 24
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 24 Genehmigung des Reglements - Das Reglement muss vom IGE genehmigt werden. Die Genehmigung wird erteilt, wenn die Voraussetzungen nach Artikel 23 erfüllt sind.
MSchG gehören insbesondere das Nachmachen oder Nachahmen einer Marke (lit. a), die unbefugte Verwendung einer Marke (lit. b) und der Handel mit widerrechtlich gekennzeichneten Waren (lit. c). Das MSchG bietet dabei nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nur Schutz gegen markenmässigen Gebrauch eines Zeichens. Nur wer ein Zeichen markenmässig gebraucht, kann das Markenrecht eines andern verletzen. Unter einem solchen Gebrauch ist die Verwendung der Marke auf der Ware selbst oder auf deren Verpackung zu verstehen (BGE 113 II 75 E. 2a). bb) Die Beklagte hat das Zeichen der Klägerin sklavisch übernommen und damit nachgemacht (Art. 24 lit. a
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 24 Genehmigung des Reglements - Das Reglement muss vom IGE genehmigt werden. Die Genehmigung wird erteilt, wenn die Voraussetzungen nach Artikel 23 erfüllt sind.
MSchG). Sie verwendet es zur Ausstattung der eigenen Handelsware und hält es damit markenmässig in Gebrauch. Erfüllt ist sodann das Tatbestandsmerkmal der Irreführung des Publikums, welches sich mit dem Begriff der Täuschungsgefahr deckt (BGE 105 II 53 E. b mit Hinweisen). Entscheidend ist dabei, ob das Publikum Gefahr läuft, die mit der nachgemachten Marke versehenen Waren mit jenen des Berechtigten zu verwechseln oder diesem zuzurechnen (TROLLER, a.a.O., Band II, S. 658). Die Verwechselbarkeit muss sich dabei nicht auf die Ware selbst beziehen, die Unternehmensverwechselbarkeit reicht aus (BGE 87 II 38 mit Hinweisen). Tatbestandsmässig ist nicht bloss die Gefahr einer direkten oder unmittelbaren, sondern ebenso einer indirekten oder mittelbaren Verwechslung, da sie beim Publikum den Eindruck erwecken kann, die identisch oder verwechselbar gekennzeichneten Waren stammten aus Betrieben, welche wirtschaftlich eng verbunden sind (BGE 102 II 126; PATRICK TROLLER, Kollisionen zwischen Firmen, Handelsnamen und Marken, Diss. Bern 1979, S. 185 ff.). Diese Voraussetzungen sind vorliegend erfüllt. Daran ändert nichts, das die nachgemachte Marke eine Weltmarke ist, und das Publikum die Kennzeichnung "Coca-Cola" unwillkürlich mit einem Getränk in Verbindung bringt, gleich gekennzeichnete Bettwäsche aber nicht ohne weiteres einem Unternehmen der Getränkebranche zuordnet. Zwar kann auch eine berühmte Marke nicht Schutz über alle Warenkategorien gewähren, doch beruft
BGE 116 II 463 S. 469

sich die Klägerin hier auf ihre geschützte Marke für Textilwaren des Schlafzimmerbereichs, zu welchen die Produkte der Beklagten keinen markenrechtlich relevanten Abstand einhalten. Der Tatbestand der Markenverletzung durch die Beklagte ist objektiv erfüllt und das Unterlassungsgebot der Vorinstanz somit gerechtfertigt.
3. Die Beklagte macht weiter geltend, ihre Warenkennzeichnung mit dem Hauptbestandteil der klägerischen Firma stelle keine Namensanmassung dar. a) Streitig ist der Umfang des Namensschutzes der Klägerin. Dabei genügt es, die hier zu beurteilende Rechtsfrage unter dem Blickwinkel von Art. 29
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 29 - 1 Wird jemandem die Führung seines Namens bestritten, so kann er auf Feststellung seines Rechtes klagen.
1    Wird jemandem die Führung seines Namens bestritten, so kann er auf Feststellung seines Rechtes klagen.
2    Wird jemand dadurch beeinträchtigt, dass ein anderer sich seinen Namen anmasst, so kann er auf Unterlassung dieser Anmassung sowie bei Verschulden auf Schadenersatz und, wo die Art der Beeinträchtigung es rechtfertigt, auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung klagen.
ZGB zu prüfen, da der Namensschutz des Art. 29
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 29 - 1 Wird jemandem die Führung seines Namens bestritten, so kann er auf Feststellung seines Rechtes klagen.
1    Wird jemandem die Führung seines Namens bestritten, so kann er auf Feststellung seines Rechtes klagen.
2    Wird jemand dadurch beeinträchtigt, dass ein anderer sich seinen Namen anmasst, so kann er auf Unterlassung dieser Anmassung sowie bei Verschulden auf Schadenersatz und, wo die Art der Beeinträchtigung es rechtfertigt, auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung klagen.
ZGB einen Sonderfall des durch Art. 28 ff
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 28 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
2    Eine Verletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist.
. ZGB gewährleisteten allgemeinen Persönlichkeitsschutzes bildet (BGE 112 II 370 mit Hinweisen). Dieser steht auch einer juristischen Person wie der Klägerin zu (BGE 108 II 244). b) Nach Art. 29 Abs. 2
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 29 - 1 Wird jemandem die Führung seines Namens bestritten, so kann er auf Feststellung seines Rechtes klagen.
1    Wird jemandem die Führung seines Namens bestritten, so kann er auf Feststellung seines Rechtes klagen.
2    Wird jemand dadurch beeinträchtigt, dass ein anderer sich seinen Namen anmasst, so kann er auf Unterlassung dieser Anmassung sowie bei Verschulden auf Schadenersatz und, wo die Art der Beeinträchtigung es rechtfertigt, auf Leistung einer Geldsumme als Genugtuung klagen.
ZGB kann, wer dadurch beeinträchtigt wird, dass ein anderer sich seinen Namen anmasst, auf Unterlassung dieser Anmassung klagen. Diese Bestimmung setzt dabei voraus, dass die Namensanmassung unbefugt, das heisst durch Beeinträchtigung rechtlich schützenswerter Interessen des Namensträgers, erfolgt (BGE 112 II 371 E. b mit Hinweisen). Als Namensanmassung wird nicht nur die unberechtigte Verwendung des vollen Namens eines andern betrachtet, sondern schon die Übernahme des Hauptbestandteils eines solchen (BGE 102 II 166). Entscheidend ist dabei die Verwechslungsgefahr; dass Verwechslungen tatsächlich stattgefunden haben, ist nicht erforderlich (BGE 102 II 167 E. a). Ebensowenig setzt die Durchsetzung des Namensrechts die Beeinträchtigung vermögenswerter Interessen voraus; auch bloss ideelle Interessen sind geschützt (BGE 102 II 168). c) "Coca-Cola" stellt unstreitig den Hauptbestandteil des Namens der Klägerin dar. Sie kann sich dessen Anmassung widersetzen, sofern sie ein schutzwürdiges Interesse daran nachzuweisen vermag. Dies ist mit der Vorinstanz klarerweise zu bejahen. Mit der Übernahme der auch als Marke geschützten Kennzeichnung zur Ausstattung eigener Waren missbraucht die Beklagte deren Wirkung für eigene Zwecke (BGE 108 II 243 E. 5) und stellt die Klägerin in mögliche wirtschaftliche Beziehungen, die diese ablehnt und vernünftigerweise auch ablehnen darf. Dabei ist rechtlich ohne Bedeutung, dass gegebenenfalls mit den Waren der Beklagten auch eine Werbewirkung für die Produkte der Klägerin
BGE 116 II 463 S. 470

erzielt wird, namentlich für das ursprünglich hinter der Marke stehende Getränk. Die Klägerin ist frei zu entscheiden, wie und wo sie mit ihrem Namen und den daraus abgeleiteten Warenkennzeichen Werbung betreiben will, und ist jedenfalls nicht gehalten, unerwünschte Fremdwerbung zu dulden, wenn diese Werbung gleichzeitig zu wirtschaftlichen Zwecken eines Dritten eingesetzt wird. Auch das Ansehen einer Firma geniesst den Persönlichkeitsschutz gemäss Art. 28 ff
SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907
ZGB Art. 28 - 1 Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
1    Wer in seiner Persönlichkeit widerrechtlich verletzt wird, kann zu seinem Schutz gegen jeden, der an der Verletzung mitwirkt, das Gericht anrufen.
2    Eine Verletzung ist widerrechtlich, wenn sie nicht durch Einwilligung des Verletzten, durch ein überwiegendes privates oder öffentliches Interesse oder durch Gesetz gerechtfertigt ist.
. ZGB und wird durch seinen notorischen Bekanntheitsgrad nicht zum Gemeingut (BGE 95 II 489; HG Zürich vom 26. Juni 1980 i.S. "Coca-Line", SMI 1981 S. 67). Fehl geht sodann der Einwand der Beklagten, der Begriff "Coca-Cola" habe sich im Lauf der Jahre zur freien Sachbezeichnung entwickelt. Wie das Bundesgericht bereits in BGE 112 II 76 E. b festhielt, hat diese Marke sich im Verkehr als Individualzeichen durchgesetzt und vermag daher weiterhin als durchgesetzte Marke Geltung zu beanspruchen. Nichts anderes aber gilt für den entsprechenden Namensbestandteil. Gerade dieser Verkehrsdurchsetzung wegen besteht auch weiterhin ein hinreichendes Rechtsschutzinteresse der Klägerin, sich einer Anmassung ihres Namens zu widersetzen.
4. Das Obergericht stützt das angefochtene Unterlassungsgebot schliesslich auch auf die Bestimmungen des UWG ab. a) Die Beklagte stellt zu Recht nicht mehr in Abrede, dass die wettbewerbsrechtliche Beurteilung der untersagten Handlungen nach den Bestimmungen des am 1. März 1988 in Kraft getretenen UWG zu erfolgen hat. Damit stellt sich namentlich die Frage, ob zwischen den Parteien ein Wettbewerbsverhältnis bestehe, nicht mehr. b) Neu und damit unzulässig (Art. 55 Abs. 1 lit. c
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 9 Prioritätserklärung - 1 Wer die Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft8 oder die Ausstellungspriorität beansprucht, hat beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) eine Prioritätserklärung abzugeben. Das IGE kann die Einreichung eines Prioritätsbelegs verlangen.9
1    Wer die Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft8 oder die Ausstellungspriorität beansprucht, hat beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) eine Prioritätserklärung abzugeben. Das IGE kann die Einreichung eines Prioritätsbelegs verlangen.9
2    Der Anspruch ist verwirkt, wenn die in der Verordnung festgelegten Fristen und Formerfordernisse nicht beachtet werden.
3    Die Eintragung einer Priorität begründet lediglich eine Vermutung zugunsten des Markeninhabers.
OG) ist das Vorbringen der Beklagten, der Lizenzvertrag der Klägerin sei bereits Ende 1987 ausgelaufen, so dass von vornherein keine Warenverwechslungen mehr zu befürchten und damit ein Rechtsschutzinteresse der Klägerin zu verneinen sei. Insoweit ist auf die Berufung nicht einzutreten. c) Art. 3 lit. d
SR 241 Bundesgesetz vom 19. Dezember 1986 gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG)
UWG Art. 3 - 1 Unlauter handelt insbesondere, wer:
1    Unlauter handelt insbesondere, wer:
a  andere, ihre Waren, Werke, Leistungen, deren Preise oder ihre Geschäftsverhältnisse durch unrichtige, irreführende oder unnötig verletzende Äusserungen herabsetzt;
b  über sich, seine Firma, seine Geschäftsbezeichnung, seine Waren, Werke oder Leistungen, deren Preise, die vorrätige Menge, die Art der Verkaufsveranstaltung oder über seine Geschäftsverhältnisse unrichtige oder irreführende Angaben macht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt;
c  unzutreffende Titel oder Berufsbezeichnungen verwendet, die geeignet sind, den Anschein besonderer Auszeichnungen oder Fähigkeiten zu erwecken;
d  Massnahmen trifft, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen;
e  sich, seine Waren, Werke, Leistungen oder deren Preise in unrichtiger, irreführender, unnötig herabsetzender oder anlehnender Weise mit anderen, ihren Waren, Werken, Leistungen oder deren Preisen vergleicht oder in entsprechender Weise Dritte im Wettbewerb begünstigt;
f  ausgewählte Waren, Werke oder Leistungen wiederholt unter Einstandspreisen anbietet, diese Angebote in der Werbung besonders hervorhebt und damit den Kunden über die eigene oder die Leistungsfähigkeit von Mitbewerbern täuscht; Täuschung wird vermutet, wenn der Verkaufspreis unter dem Einstandspreis vergleichbarer Bezüge gleichartiger Waren, Werke oder Leistungen liegt; weist der Beklagte den tatsächlichen Einstandspreis nach, so ist dieser für die Beurteilung massgebend;
g  den Kunden durch Zugaben über den tatsächlichen Wert des Angebots täuscht;
h  den Kunden durch besonders aggressive Verkaufsmethoden in seiner Entscheidungsfreiheit beeinträchtigt;
i  die Beschaffenheit, die Menge, den Verwendungszweck, den Nutzen oder die Gefährlichkeit von Waren, Werken oder Leistungen verschleiert und dadurch den Kunden täuscht;
k  es bei öffentlichen Auskündigungen über einen Konsumkredit unterlässt, seine Firma eindeutig zu bezeichnen oder den Nettobetrag des Kredits, die Gesamtkosten des Kredits und den effektiven Jahreszins deutlich anzugeben;
l  es bei öffentlichen Auskündigungen über einen Konsumkredit zur Finanzierung von Waren oder Dienstleistungen unterlässt, seine Firma eindeutig zu bezeichnen oder den Barzahlungspreis, den Preis, der im Rahmen des Kreditvertrags zu bezahlen ist, und den effektiven Jahreszins deutlich anzugeben;
m  im Rahmen einer geschäftlichen Tätigkeit einen Konsumkreditvertrag anbietet oder abschliesst und dabei Vertragsformulare verwendet, die unvollständige oder unrichtige Angaben über den Gegenstand des Vertrags, den Preis, die Zahlungsbedingungen, die Vertragsdauer, das Widerrufs- oder Kündigungsrecht des Kunden oder über sein Recht zu vorzeitiger Bezahlung der Restschuld enthalten;
n  es bei öffentlichen Auskündigungen über einen Konsumkredit (Bst. k) oder über einen Konsumkredit zur Finanzierung von Waren oder Dienstleistungen (Bst. l) unterlässt, darauf hinzuweisen, dass die Kreditvergabe verboten ist, falls sie zur Überschuldung der Konsumentin oder des Konsumenten führt;
o  Massenwerbung ohne direkten Zusammenhang mit einem angeforderten Inhalt fernmeldetechnisch sendet oder solche Sendungen veranlasst und es dabei unterlässt, vorher die Einwilligung der Kunden einzuholen, den korrekten Absender anzugeben oder auf eine problemlose und kostenlose Ablehnungsmöglichkeit hinzuweisen; wer beim Verkauf von Waren, Werken oder Leistungen Kontaktinformationen von Kunden erhält und dabei auf die Ablehnungsmöglichkeit hinweist, handelt nicht unlauter, wenn er diesen Kunden ohne deren Einwilligung Massenwerbung für eigene ähnliche Waren, Werke oder Leistungen sendet;
p  mittels Offertformularen, Korrekturangeboten oder Ähnlichem für Eintragungen in Verzeichnisse jeglicher Art oder für Anzeigenaufträge wirbt oder solche Eintragungen oder Anzeigenaufträge unmittelbar anbietet, ohne in grosser Schrift, an gut sichtbarer Stelle und in verständlicher Sprache auf Folgendes hinzuweisen:
p1  die Entgeltlichkeit und den privaten Charakter des Angebots,
p2  die Laufzeit des Vertrags,
p3  den Gesamtpreis entsprechend der Laufzeit, und
p4  die geografische Verbreitung, die Form, die Mindestauflage und den spätesten Zeitpunkt der Publikation;
q  für Eintragungen in Verzeichnisse jeglicher Art oder für Anzeigenaufträge Rechnungen verschickt, ohne vorgängig einen entsprechenden Auftrag erhalten zu haben;
r  jemandem die Lieferung von Waren, die Ausrichtung von Prämien oder andere Leistungen zu Bedingungen in Aussicht stellt, die für diesen hauptsächlich durch die Anwerbung weiterer Personen einen Vorteil bedeuten und weniger durch den Verkauf oder Verbrauch von Waren oder Leistungen (Schneeball-, Lawinen- oder Pyramidensystem);
s  Waren, Werke oder Leistungen im elektronischen Geschäftsverkehr anbietet und es dabei unterlässt:
s1  klare und vollständige Angaben über seine Identität und seine Kontaktadresse einschliesslich derjenigen der elektronischen Post zu machen,
s2  auf die einzelnen technischen Schritte, die zu einem Vertragsabschluss führen, hinzuweisen,
s3  angemessene technische Mittel zur Verfügung zu stellen, mit denen Eingabefehler vor Abgabe der Bestellung erkannt und korrigiert werden können,
s4  die Bestellung des Kunden unverzüglich auf elektronischem Wege zu bestätigen;
t  im Rahmen eines Wettbewerbs oder einer Verlosung einen Gewinn verspricht, dessen Einlösung an die Inanspruchnahme einer kostenpflichtigen Mehrwertdienstnummer, die Leistung einer Aufwandsentschädigung, den Kauf einer Ware oder Dienstleistung oder an die Teilnahme an einer Verkaufsveranstaltung, Werbefahrt oder einer weiteren Verlosung gebunden ist;
u  den Vermerk im Telefonverzeichnis nicht beachtet, dass ein Kunde keine Werbemitteilungen von Personen erhalten möchte, mit denen er in keiner Geschäftsbeziehung steht, und dass seine Daten zu Zwecken der Direktwerbung nicht weitergegeben werden dürfen; Kunden ohne Verzeichniseintrag sind den Kunden mit Verzeichniseintrag und Vermerk gleichgestellt;
v  Werbeanrufe tätigt, ohne dass eine Rufnummer angezeigt wird, die im Telefonverzeichnis eingetragen ist und zu deren Nutzung er berechtigt ist;
w  sich auf Informationen stützt, von denen sie oder er aufgrund eines Verstosses gegen die Buchstaben u oder v Kenntnis erhalten hat.
2    Absatz 1 Buchstabe s findet keine Anwendung auf die Sprachtelefonie und auf Verträge, die ausschliesslich durch den Austausch von elektronischer Post oder durch vergleichbare individuelle Kommunikation geschlossen werden.18
UWG untersagt Massnahmen, die geeignet sind, Verwechslungen mit den Waren, Werken, Leistungen oder dem Geschäftsbetrieb eines anderen herbeizuführen. Der Begriff der Verwechslungsgefahr ist dabei im Wettbewerbsrecht kein anderer als im Kennzeichnungs- oder Namensrecht. Auch hier reicht insbesondere die Gefahr einer bloss mittelbaren oder indirekten Verwechslung, insbesondere der irreführende Eindruck einer engen
BGE 116 II 463 S. 471

Verbindung zwischen den beiden Gesellschaften, aus (BGE 114 II 111). Es kann daher diesbezüglich auf die vorstehenden Erörterungen verwiesen werden.
Decision information   •   DEFRITEN
Document : 116 II 463
Date : 05. Juli 1990
Published : 31. Dezember 1991
Source : Bundesgericht
Status : 116 II 463
Subject area : BGE - Zivilrecht
Subject : Markenrecht (Art. 9, Art. 24 MSchG); Persönlichkeits- und Namensschutz (Art. 29 ZGB); unlauterer Wettbewerb (Art. 3 lit.


Legislation register
MSchG: 5  9  24
OG: 55  63
StGB: 292
UWG: 3
ZGB: 28  29
BGE-register
100-IB-41 • 102-II-122 • 102-II-161 • 104-II-108 • 105-II-49 • 107-II-356 • 108-II-241 • 112-II-369 • 112-II-73 • 113-II-73 • 114-II-106 • 114-II-171 • 116-II-463 • 87-II-35 • 92-II-305 • 95-II-481 • 99-II-104
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59/1963 S.311