S. 222 / Nr. 37 Markenschutz (d)

BGE 56 II 222

37. Urteil der I. Zivilabteilung vom 18 Juni 1930 i. S. J. P. Bemberg
Aktiengesellschaft gegen Novaseta Aktiengesellschaft.


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Regeste:
Markenschutz: Unterscheidbarkeit der Wortmarke für Kunstseide «Cuprofil» von
«Cuprofino» durch wesentliche Merkmale? Entscheidend sind nicht Silbenzahl und
Endungslaut, sondern Wortlaut und Wortbild und die Vorstellungen der
Einzelverbraucher über die Bedeutung, nicht die der Zwischenhändler.
Unerheblichkeit des Umstandes, dass die Waren häufiger unter andern
Bezeichnungen bekannt sind, als unter den Marken.
Art. 6 Abs. 1 und 3 MSchG.
Der Ausdruck «Novaseta» ist eine Sachbezeichnung für Kunstseide. Die Beifügung
einer Sachbezeichnung zu einer für sich ungültigen Wortmarke macht diese nicht
schutzfähig.
Art. 3 Abs. 2 MSchG.
Ungültigkeit der Marke «Novaseta soie cupro-artificielle».

A. - Die J. P. Bemberg A.-G. in Barmen-Rittershausen liess am 7. Juli 1924-29.
November 1924 in Deutschland die für Kunstseide und Kunstseidefabrikate
bestimmten Wortmarken «Cuprofino», unter Nr. 324774 und «Cupro», unter Nr.
324775 eintragen. Diese Marken wurden am 30. Dezember 1924 beim
internationalen Bureau für geistiges Eigentum in Bern hinterlegt, «Cuprofino»
unter Nr. 39738, «Cupro» unter Nr. 39739.
Die Novaseta A.-G. in Arbon liess beim eidgenössischen Amt für geistiges
Eigentum in Bern drei Wortmarken ebenfalls für Kunstseide und ihre Erzeugnisse
eintragen, nämlich am 22. Oktober 1928 «Cuprofil» unter Nr. 69005, am 15.
Dezember 1928 «Novaseta Cuprofil» unter Nr. 69004 und am 8. Januar 1929
«Novaseta, Soie Cupro-Artificielle» unter Nr. 69021.

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Nach Veröffentlichung dieser drei schweizerischen Marken im Handelsamtsblatt
vom 24. und 31. Januar 1929 verlangte die J. P. Bemberg A.-G. am 17. Mai 1929
von der Novaseta A.-G., dass sie im eidgenössischen Register wieder gelöscht
werden, da das Wort «Cuprofil» sich nicht hinreichend von der Marke
«Cuprofino» unterscheide, um gesetzlich geschützt zu sein, und da das Wort
«Novaseta» eine Sachbezeichnung darstelle und weder für sich, noch in
Verbindung mit den andern Bezeichnungen der Novaseta A.-G. als Marie zulässig
sei. Die Novaseta A.-G. wies das Löschungsbegehren, die J. P. Bemberg A.-G.
einen Vermittlungsvorschlag der Novaseta A.-G. ab.
B. - Am 27. Dezember 1929 hat die J. P. Bemberg A.-G. gegen die Novaseta A.-G.
Klage auf Ungültigerklärung und Löschung der drei im Register des
Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum eingetragenen Marken «Novaseta
Cuprofil» Nr. 69004, «Cuprofil» Nr. 69005 und «Novaseta, Soie
Cupro-Artificielle», Nr. 69021 erhoben.
In der Beantwortung der Klage hat die Beklagte auf die Marke «Cuprofil» Nr.
69005 ausdrücklich verzichtet, jedoch mit dem Vorbehalt, damit nicht
anzuerkennen, dass sich «Cuprofil» von «Cuprofino» nicht genügend
unterscheide, um geschützt zu sein.
C. - Das Obergericht des Kantons Thurgau als einzige kantonale Instanz in
Markenschutzsachen hat die Klage am 8. April 1930 abgewiesen, soweit sie durch
die Beklagte nicht anerkannt worden war.
D. - Gegen das Urteil des Obergerichtes hat die Klägerin rechtzeitig und in
der gesetzlichen Form die Berufung an das Bundesgericht erklärt und den Antrag
gestellt, die Klage auf Ungültigkeit und Löschung der verbliebenen Marken Nr.
69004 und Nr. 69021 sei zu schützen.
E. - ...
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Die Klage auf Ungültigerklärung und Löschung der Marke «Cuprofil» Nr.
69005 ist durch Verfügung

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der Beklagten anerkannt worden und somit noch vor der Fällung des
angefochtenen Entscheides aus dem Streite gefallen. Deshalb hat die Vorinstanz
nicht mehr untersucht, ob sich diese Marke «Cuprofil» der Beklagten durch
wesentliche Merkmale von der früher eingetragenen «Cuprofino» der Klägerin
abhebe, wie Art. 6 Abs. 1 des Bundesgesetzes betreffend den Schutz der Fabrik-
und Handelsmarken, der Herkunftsbezeichnungen von Waren und der gewerblichen
Auszeichnungen vom 26. September 1890 es verlangt. Da das Wort «Cuprofil»
jedoch auch einen Bestandteil der noch im Streite liegenden Marke «Novaseta
Cuprofil» bildet, und da der andere Bestandteil dieser Marke, das Wort
«Novaseta», wie noch auszuführen sein wird, als Sachbezeichnung nicht
schutzfähig ist, empfiehlt es sich, die Frage der Zulässigkeit von «Cuprofil»
neben «Cuprofino», dennoch zuerst zu prüfen.
Die Wortmarken «Cuprofino» der Klägerin und «Cuprofil» der Beklagten sind
nicht für Erzeugnisse gewählt worden, die nach ihrer Natur völlig verschieden
sind; sie beziehen sich im Gegenteil nach der übereinstimmenden Auffassung der
Parteien auf dieselben Waren, auf Kunstseide und Kunstseidefabrikate. Art. 6
Abs. 3 MSchG, der ausnahmsweise gleiche oder ähnliche Marken zulässt, wenn es
sich um gänzlich verschiedene Waren handelt, ist daher nicht anwendbar; ja es
ist sogar nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes bei Marken, die für
Erzeugnisse genau gleicher Art bestimmt sind, die Unterscheidbarkeit streng zu
beurteilen. (Vgl. das Urteil der I. Zivilabteilung vom 8. März 1926 i. S.
Konservenfabrik Rorschach gegen Konservenfabrik Lenzburg, BGE 52 II S. 166
ff.)
Nach der Darstellung der Beklagten soll sich «Cuprofil» deshalb genügend von
«Cuprofino» unterscheiden, weil die Wörter nicht dieselbe Silbenzahl haben und
weil das erstere auf einen Mitlaut, das zweite auf einen Selbstlaut endet.
Allein das sind für sich keine wesentlichen Merkmale im Sinne des Art. 6 Abs.
1 MSchG. Wenn nur darauf abgestellt werden dürfte, wäre es möglich, eine
beliebige

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Anzahl neuer, schutzfähiger Marken dadurch zu prägen, dass man bereits
eingetragenen, auf einen Konsonanten endenden Marken einen Vokal anhängt,
wodurch auch die Zahl der Silben vermehrt würde. Das Bundesgericht hat aber
schon durch sein Urteil i. S. Christian gegen Quartier Fils vom 19. Februar
1924 erkannt, dass Endungslaut und Silbenzahl nicht als entscheidende Merkmale
angesehen werden können; denn es hat die Gültigkeit der Marke «Gênes» neben
«Génie» trotz Abweichung in jenen Eigenschaften verneint. (Vgl. BGE 50 II S.
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.) Entscheidend sind Klang und Bild einer Wortmarke (BGE 50 II S. 76), und
zwar ist auf den Klang mehr Gewicht zu legen, als auf das Wortbild. (Vgl. BGE
50 II S. 78; 52 II S. 167.) Ein Wort kann anders klingen, als ein anderes und
sich von ihm doch durch Silbenzahl und Endung unterscheiden, und es kann
umgekehrt der Ton sehr ähnlich, die Silbenzahl und der Endungslaut aber
verschieden sein. Das Bundesgericht hat allerdings unter andern Merkmalen auch
schon auf die Silbenzahl abgestellt (vgl. BGE 36 II S. 261); daraus darf
jedoch nicht geschlossen werden, dass die darin fehlende Übereinstimmung
zwischen zwei Wortmarken schon eine genügende Unterscheidbarkeit im Sinne des
Art. 6 Abs. 1 MSchG begründe.
Die Beklagte kann sich freilich darauf berufen, dass auch der zweitletzte Laut
verschieden ist; wenn man vom Schlussvokal von «Cuprofino absieht,
unterscheiden sich die Marken noch dadurch, dass die eine auf ein l, die
andere auf ein n endet. Dieser Unterschied ist jedoch unwesentlich; denn die
ersten sieben Buchstaben «Cuprofi..» machen den hauptsächlichen Teil des
Wortlautes und des Wortbildes aus, und es ist nicht möglich, sie bei der
Aussprache zu unterdrücken. Das Bundesgericht hat die Verwechlungsgefahr bei
Wortmarken stets streng beurteilt; so hat es keine genügende Verschiedenheit
zwischen den Wortmarken «Citrogen» und «Citrovin» (BGE 36 II S. 250),
«Honneur» und «Bonheur» (BGE 36 II

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S. 428), «Hygis», und «Glygis» (BGE 47 II S. 363), «Gênes» und «Génie»
(a.a.O.) und «Hero» und «Goro» (BGE 52 II S. 166) angenommen. Wenn anderseits
auf eine genügende Abweichung von «Dido» gegenüber «Lilo» erkannt wurde (BGE
31 II S. 738), lag der Grund darin, dass man bei einzelnen Warengattungen -
damals handelte es sich um Taschenuhren - vom Käufer billigerweise eine
grössere Aufmerksamkeit verlangen darf. Die Gültigkeit der Marke «Bursolin»
neben «Basolin» (BGE 42 II S. 672) wurde damit begründet, dass die Endsilbe
«lin» bei Marken für chemische und pharmazeutische Erzeugnisse wiederkehrt und
gebräuchlich geworden ist, ohne eine bestimmte Sache zu bezeichnen und dass
die ersten Silben deutlich von einander abweichen.
Die Beklagte hat eingewendet, «Cuprofil» und «Cuprofino» hätten eine
verschiedene Bedeutung und erwecken verschiedene Vorstellungen; «Cuprofil»,
heisse Kupferfaden, «Cuprofino» feines Kupfer. Auf diese Einwendung ist des
Nähern einzutreten, denn damit wird geltend gemacht, dass es sich nicht um
reine Phantasiemarken handle, bei denen Wortbild und Klang massgebend sind,
sondern um Marken, bei denen es auch auf die Vorstellung ankomme.
Cuprum ist das lateinische Wort für Kupfer. Im Italienischen heisst Kupfer
«rame»; cupro für Kupfer kommt zwar vor, ist aber ein Latinismus und nicht
gebräuchlich. (Petrocchi, Novo dizionario universale della lingua italiana.)
In der deutschen und französischen Sprache kommen cupro, cupra oder Kupro,
Kupra als Vorsilben von Bezeichnungen für Kupferverbindungen vor. Der Gebrauch
von «cupro» in Wortmarken für Kunstseide beruht nicht auf Phantasie, sondern
hängt damit zusammen, dass bei einem der verschiedenen Verfahren die
spinnfähige Lösung für die Herstellung von Kunstseide aus mit Natronlauge
behandelter Zellulose und Kupramminhydroxyd beschaffen wird. Die Marken
«Cuprofino» und «Cuprofil» weisen daher auf das besondere
Herstellungsverfahren.

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Abgesehen von der Frage, ob der Ausdruck «Cupro» in dieser Verwendung nicht
die Sachbezeichnung für die auf diese Weise hergestellte Kunstseide sei, kann
sich die Beklagte jedenfalls nicht darauf berufen, dass nur der Bestandteil
«fino» in der Marke «Cuprofino» schutzfähig sei und dass damit die Silbe «fil»
in «Cuprofil» nichts gemeinsam habe. Wie das Bundesgericht am 22. April 1910
i. S. Klingler gegen Dr. H. Bleier & Cie (BGE 36 II S. 256 ff.) gefunden hat,
dürfen Wortmarken bei der Beurteilung ihrer Unterscheidbarkeit nicht in zwei
gleiche Stämme und zwei im Klang verschiedene Endungen zerlegt werden, auch
wenn die Stämme Freizeichen sind. Es ist im Gegenteil davon auszugehen, dass
in solchen Fällen durch die Wortverbindung ein neues Wort mit einer im Klang,
in der Länge, in der Betonung und im Bild eigenen Vorstellung geprägt wird.
Darauf kommt es an. Was in dem erwähnten Entscheid über «Citrogen» und
«Citrovin» ausgeführt wurde, trifft auch für die heutige Beklagte zu; sie
hätte - die Freizeichennatur des Stammes «Cupro» vorausgesetzt - mit den
verfügbaren sprachlichen Mitteln leicht eine ein- oder mehrsilbige Endung
erfinden können, um ein völlig verschiedenes Phantasiewort zustande zu
bringen. «Cuprofil» entspricht dieser Anforderung nicht; denn es gleicht als
Ganzes sehr der Marke «Cuprofino», zumal der Ton bei beiden Wörtern auf dem i
liegt.
Bei der Beurteilung der Einwendung der Beklagten, «Cuprofil» und «Cuprofino»
erwecken verschiedene Vorstellungen, jenes bedeute Kupferfaden, dieses feines
Kupfer, ist zuerst zu untersuchen, auf wessen Vorstellungen es überhaupt
ankommt. Die Vorinstanz hat unter Berufung auf die Rechtsprechung des
Bundesgerichtes ausgeführt, dass der Eindruck entscheidend sei, der bei der
Käuferschaft der Ware anlässlich des Einzeleinkaufes erweckt werde. (Vgl. BGE
43 II S. 682; 52 II S. 167.) Darauf hat das Obergericht festgestellt, dass,
aus den von der Klägerin eingereichten Rechnungen zu schliessen, die
Erzeugnisse der Parteien lediglich an Weber und Zwirner

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verkauft würden, die als Fachleute ein feineres Unterscheidungsvermögen
hätten. Allein die Rechnungen sind durch die Klägerin eingereicht worden, um
zu beweisen, dass sie die Marke ausnütze, nicht um darzutun, wer als Käufer in
Betracht falle. Nach der durch die Akten ausgewiesenen Hinterlegungsurkunde
des internationalen Bureau's für geistiges Eigentum ist die Marke «Cuprofino»
u. a. für Faden, Schnüre, Fasern, Filets, Bonneteriewaren, Strickwaren,
Verpackungsmaterial, Matratzenmaterial bestimmt, also für eine ganze Reihe von
Erzeugnissen, die nicht an Weber und Zwirner abgesetzt werden. Die Beklagte
hat nicht dargetan, dass die Klägerin die Marke «Cuprofino» nur für einen Teil
der Waren ausbeute, für die sie sie habe eintragen lassen. Die Marke
«Cuprofil» der Klägerin ist ebenfalls für Kunstseide und Kunstseidewaren
eingetragen worden, also teilweise auch für Erzeugnisse, die nicht an Weber
und Zwirner abgesetzt werden. Auch wenn diese Waren nicht unmittelbar an den
Verbraucher abgegeben würden, wäre nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung
deren Unterscheidungsvermögen massgebend, nicht das der Grossisten und
Zwischenhändler. (BGE 50 II S. 76 ff.) Die Vorinstanz hat übrigens selbst in
zweiter Linie die Verbraucher in Betracht gezogen, aber beigefügt, dass diese
weder «Cuprofil», noch «Cuprofino» kennen, sondern die Namen der Fabriken
«Bemberg» und «Novaseta», und dass nur diese in ihrem Gedächtnis haften. Diese
Erwägung ist nicht entscheidend; denn selbst wenn der grösste Teil des
Publikums die beiden Marken nicht kennen sollte, was nicht feststeht, hätte
die Klägerin doch Anspruch auf den gesetzlichen Schutz ihrer rechtsförmlich
eingetragenen Marken bei dem kleinern Teil der Verbraucher, der sie kennt, und
überdies ist nicht ausgeschlossen, dass sich die Marken die Klägerin einmal
derart einbürgern, dass der Name der Fabrik in der Vorstellung in den
Hintergrund tritt. Das Bundesgericht hat denn auch schon i. S. Konservenfabrik
Rorschach gegen Konservenfabrik Lenzburg (BGE 52 II S. 167) erkannt, es komme
nicht darauf an, dass die

Seite: 229
Erzeugnisse häufiger unter den Herkunftsbezeichnungen «Lenzburger Konserven»,
und «Rorschacher Konserven» bekannt seien, als unter den streitigen Marken
«Hero» und «Coro».
Die Einzelkäuferschaft, unter der sich viele Frauen befinden, weiss entweder,
dass sich Kunstseide in einem Verfahren unter Anwendung einer Kupferverbindung
herstellen lässt, oder sie weiss es nicht. Ist es ihr bekannt, so erwecken die
beiden Wortmarken in ihr denselben oder einen auffallend ähnlichen Eindruck,
nämlich den von Kunstseide, die in einem solchen Kupferverfahren fabriziert
worden ist. Da Seide und Seidengewebe nur aus Faden, Fasern hergestellt werden
können, und da jeder Faden, fein, fino ist, vermag die Abweichung zwischen
«fil» und «fino» nichts daran zu ändern. Weiss die Abnehmerschaft nichts von
den verschiedenen Herstellungsarten, so sagen ihr die Marken nichts darüber
und bleiben für sie reine Phantasiebezeichnungen. Bei Phantasiemarken ist aber
mehr auf Wortbild und Wortklang abzustellen, als auf eine Bedeutung, die sich
allenfalls noch daraus lesen liesse (BGE 50 II S. 76); Wortbild und Wortklang
unterscheiden sich im vorliegenden Fall, wie schon ausgeführt wurde, nicht in
wesentlichen Merkmalen voneinander. Die Beklagte hat darum mit gutem Grund
ihre Marke «Cuprofil», durch Anerkennung aus dem Streite zurückgezogen.
2.- Es frägt sich weiter, ob die durch Beifügung des Ausdruckes «Novaseta»,
geprägte Marke «Novaseta Cuprofil» sich wesentlich von der Marke «Cuprofino»
unterscheide, sodass keine Verwechslungsgefahr besteht. «Novaseta» ist zwar
nichts anderes als ein Teil der Firma der Beklagten. Wie die Vorinstanz jedoch
zutreffend betont hat, ist dieser Umstand ohne Belang, weil auch die Firma
geschützt werden kann, wenn sie den Anforderungen an eine Marke entspricht
(BGE 43 II S. 95).
Das Obergericht ist davon ausgegangen, dass der Ausdruck «Novaseta» aus dem
lateinischen Eigenschaftswort novos, weiblich nova, zu deutsch neu, und dem
italienischen

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Hauptwort seta, auf deutsch Seide, gebildet sei, und dass neue Seide auf
italienisch nicht Novaseta, sondern seta nuova heisse. Das ist aus zwei
Gründen nicht richtig. Einmal kann im Italienischen das Eigenschaftswort dem
Dingwort vorangestellt werden oder folgen, nuova seta ist so gut richtig wie
seta nuova. Sodann heisst neu auf italienisch nuovo oder auch novo (weiblich
nova); nova ist sogar die volkstümlichere Form, nuova die literarische. (Vgl.
Petrocchi's Wörterbuch S. X und unter «novo», das sich selbst Novo dizionario,
nicht dizionario nuovo nennt.) Novaseta ist also ein italienisches Wort und
heisst auf deutsch nichts anderes als neue Seide, oder in einem Wort,
Neuseide, auf französisch soie nouvelle oder nouvelle soie.
Als neu kann eine Seide nur im Vergleich zu einer alten Seidengattung
bezeichnet werden. Als alte Seide ist die aus dem Seidenraupengespinst
hergestellte Seide anzusehen, die während Jahrhunderten allein bekannt war.
Die Kunstseide ist erst 1883 erfunden worden. Neuseide ist demnach die Seide,
die erst seit Kurzem bekannt ist, also eben die Kunstseide. Novaseta ist
freilich nicht der technische Ausdruck der italienischen Sprache für
Kunstseide. Aber er erweckt nach der Auffassung des aus dem italienischen
Sprachgebiet stammenden Mitgliedes des Bundesgerichtes, die durch dieses
geteilt wird, den gleichen Eindruck, ohne dass der durchschnittliche Käufer
eine für sich irgendwie schwierige Überlegung anzustellen hätte. Das genügt,
um ihn nicht als Phantasiebezeichnung zu behandeln, sondern als
Sachbezeichnung, die des gesetzlichen Markenschutzes nicht teilhaftig sein
kann. Es ist auf den Entscheid des Bundesgerichtes i. S. Roth gegen Klameth &
Cie vom 3. Oktober 1928 (BGE 54 II S. 406 ff.) zu verweisen, wo die
Zulässigkeit der Marke «Rachenputzer» verneint und folgendes ausgeführt wurde:
«Nach feststehender Praxis des Bundesgerichtes sind gemäss Art. 3 Abs. 2 MSchG
vom Markenschutz nicht nur die eigentlichen Warennamen ausgeschlossen, sondern
auch

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solche Wortzeichen, welche auf die Beschaffenheit, Eigenschaften, Herstellung
oder Bestimmung der Ware hinweisen, für die sie verwendet werden. (Vgl. BGE 41
I 545
; 49 II 315 ff.; 52 II 306 .) Nun entspricht es freilich den Bedürfnissen
und Gepflogenheiten des Verkehrs, dass der Gewerbetreibende an vorhandene
Begriffe anlehnende Wortmarken wählt, da solche, weil sie sich den in Betracht
kommenden Abnehmerkreisen besser einprägen, als völlig willkürliche
Neubildungen, meist schlagwortähnliche Bedeutung als Kennzeichen für die Ware
erlangen und so besonders geeignet sind, dieselbe zu individualisieren und für
sie im Verkehr zu werben. Es kann daher nicht schon jede Anspielung auf die
Natur oder Bestimmung der Ware genügen, um ein Wortzeichen als Marke unfähig
zu machen, so jedenfalls dann nicht, wenn es sich nur um eine entfernte, erst
unter Zuhilfenahme der Phantasie im Wege besonderer Ideenverbindungen
erkennbare sachliche Bezeichnung handelt. Erforderlich ist vielmehr, dass die
Bezeichnung in einem so engen Zusammenhange mit der Ware stehe, dass sie
unmittelbar auf eine Beziehung in einer der gedachten Richtungen schliessen
lässt und infolgedessen der Eignung und Kraft, als Sonderzeichen für die
Erzeugnisse eines bestimmten Produzenten zu dienen, ermangelt.», Was das
Bundesgericht in Anwendung dieser Grundsätze über die Marke «Rachenputzer» für
Hustenbonbons gesagt hat, trifft für die Marke «Novaseta» für Kunstseide erst
recht zu. Die Verwendung von Seta und nova hat zwar ein neues Wort geschaffen.
Aber die Ursprünglichkeit dieses Wortes ist gering und sein
Phantasiecharakter, den die Vorinstanz aus der Zusammensetzung von zwei
Sprachen hergeleitet hat, ist in Wirklichkeit, wie gezeigt wurde, nicht
vorhanden. Dagegen ist die beschreibende Natur der Bestandteile und des Ganzen
in keiner Weise verborgen. «Novaseta» enthält nicht nur eine Anspielung auf
Kunstseide, sondern ist für jedermann die unmittelbare, wenn auch nicht
technische Bezeichnung dafür. Das Bundesgericht hat auch

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die Marke «Vanillette» für vanillierten Zucker nicht zugelassen, weil sie eine
Sachbezeichnung enthalte, obwohl «Vanillette» nicht etwa der technische
Ausdruck der französischen Sprache für vanillierten Zucker ist. (BGE 28 II S.
128
.)
Dass der Teil «Novaseta» der Marke «Novaseta Cuprofil» der italienischen
Sprache angehört, und nicht der Sprache, die am Sitz der Beklagten gesprochen
wird, verschlägt nichts; denn das Italienische ist in der Schweiz neben dem
Deutschen und Französischen rechtlich gleichgestellte Landessprache, und eine
Marke kann in der ganzen Eidgenossenschaft nicht geschützt werden, wenn sie
sprachlich auch nur in einem Sprachgebiet und zudem kleinen Teil des Landes
den gesetzlichen Voraussetzungen nicht genügt. (BGE 56 X S. 55 ff.)
Nach der Darstellung der Beklagten soll die Eintragung der Marke «Novaseta»
für sich allein durch das eidgenössische Amt für geistiges Eigentum verweigert
worden sein, da eine solche Marke beim Käufer den Eindruck erwecken könne, es
handle sich um Naturseide. Da die erwähnte Verfügung des eidgenössischen Amtes
für geistiges Eigentum jedoch nicht bei den Akten liegt, kann die Vermutung
nicht zum vornherein abgelehnt werden, das Amt habe die Marke wegen ihres
Charakters als Sachbezeichnung nicht zugelassen. Wie dem auch sei, die
Anordnungen der Verwaltungsbehörden und ihre Begründungen, die einer
Vorprüfung gleichkommen, sind für den Richter nicht verbindlich. In der
Verwaltungsbeschwerdesache der Ersten Österreichischen Glanzstoffabrik gegen
das eidgenössische Amt für geistiges Eigentum hat das Bundesgericht in seinem
Beschwerdeentscheid ausgeführt (BGE 56 I S. 46 ff.) dass die Marke «Tragiseta»
nicht eingetragen werden könne, weil das Wort Seta einfach Seide bedeute und
als Marke nur in einer Zusammensetzung geschützt werden könne, die jede
Verwechslungsgefahr mit Naturseide ausschliesse. Dieser Anforderung entspricht
zwar die Bezeichnung «Novaseta»; denn es

Seite: 233
fällt kaum jemandem ein, dabei an Naturseide zu denken. Dagegen ist «Novaseta»
zu deutlich nach der andern Richtung; es lässt ohne weiteres an Kunstseide
denken.
Aus der Unzulässigkeit des Markenschutzes für «Novaseta» und «Cuprofil» ergibt
sich sofort die Unzulässigkeit der zusammengesetzten Wortmarke «Novaseta
Cuprofil». Allerdings muss eine solche Zusammensetzung als Ganzes beurteilt
werden, wie die Vorinstanz und das Bundesgericht i. S. Société Rosskopf & Cie
gegen Comptoir de vente des montres Rosskopf (BGE 38 II S. 306) erkannt haben.
Dort wurde jedoch folgende Einschränkung gemacht: «Il va sans dire d'ailleurs
que si l'un de ces éléments a dans la marque une influence prépondérante et en
constitue la caractéristique, et si cet élément, pour l'une des raisons
prévues par la loi, ne peut valablement être employé comme marque, cette
dernière devra être déclarée nulle dans son ensemble.» Im vorliegenden Falle
ist das Wort «Cuprofil» der hauptsächliche und auffallende Bestandteil der
Marke. Die beschreibende Voranstellung von «Novaseta» ist nebensächlich und
genügt auch nicht, um korrigierend den Eindruck zu verschaffen, die
beanstandete Marke sei anderer Herkunft als die Marke «Cuprofino» ja sie kann
den Käufer im Gegenteil zu der Annahme verführen, auch die mit «Cuprofino»
bezeichnete Kunstseide werde bei der Beklagten hergestellt. (Vgl. auch BGE 36
II S. 608
.)
Die Ungültigkeits- und Löschungsklage ist daher hinsichtlich der Marke
«Novaseta Cuprofil» Nr. 69004 zu schützen.
3.- Die Klägerin macht geltend, der an sich allein schutzfähige (Feil der
verbleibenden Marke «Novaseta, Soie Cupro-artificielle», sei zu ihren Gunsten
geschützt» nämlich das Wort «Cupro», alle andern Teile seien deskriptiv. Die
Beklagte wendet ein, der Ausdruck «Cupro» sei als Sachbezeichnung nicht
schutzfähig; sie hat es jedoch unterlassen, Widerklage auf Ungültigerklärung
und Löschung der sogenannten Marke der Klägerin zu erheben.

Seite: 234
Die Frage, ob die Bezeichnung «Cupro» die Sache oder das Verfahren der
Herstellung wiedergebe, kann aber offen gelassen werden; denn wenn es eine
Sachbezeichnung wäre, wäre es auch die im Streite liegende Marke der Beklagten
Nr. 69021, die ausser dem bereits als beschreibender Natur gekennzeichneten
Wort «Novaseta» nur die Ausdrücke «Soie cupro artificielle» enthält, also
einen Namen für Kunstseide, die in dem sogenannten Kupferverfahren hergestellt
worden ist. Nimmt man dagegen an, die Wortmarke «Cupro» der Klägerin sei
geschützt, so unterscheidet sich die Marke «Novaseta soie cupro artificielle»
durch. keine wesentlichen Merkmale von ihr; denn das hauptsächliche Element
ist «Cupro», die genaue Wiedergabe der Marke der Klägerin. Der Gebrauch einer
Wortmarke eines andern wird nicht dadurch erlaubt, dass Freizeichen als
Bestandteile beigefügt werden; denn die Freizeichen sind durch das Gesetz
nicht für die Bezeichnung der Waren bestimmter Fabriken zugelassen worden.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
1. Die Berufung wird gutgeheissen, das Urteil des Obergerichtes des Kantons
Thurgau vom 8. April 1930 aufgehoben und die Klage, soweit sie nicht schon
anerkannt worden ist, geschützt.
2. Demgemäss werden die von der Beklagten am 15. Oktober 1928 und 8. Januar
1929 beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum hinterlegten Marken Nr.
69004 Novaseta Cuprofil und Nr. 69021 Novaseta Soie Cupro-Artificielle als
ungültig erklärt, und es wird ihre Löschung im Markenregister des
eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum angeordnet.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Entscheid : 56 II 222
Datum : 31. Dezember 1930
Publiziert : 18. Juni 1930
Gericht : Bundesgericht
Status : 56 II 222
Sachgebiet : BGE - Zivilrecht
Regeste : Markenschutz: Unterscheidbarkeit der Wortmarke für Kunstseide «Cuprofil» von «Cuprofino» durch...


Stichwortregister
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beklagter • bundesgericht • wortmarke • sachbezeichnung • seide • bestandteil • vorinstanz • weiler • sprache • kupfer • nova • fabrik • freizeichen • frage • silber • herkunftsbezeichnung • zahl • zucker • aktiengesellschaft • einwendung
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BGE Register
28-II-121 • 36-II-242 • 36-II-255 • 36-II-604 • 38-II-306 • 41-I-543 • 42-II-666 • 43-II-93 • 47-II-360 • 49-II-312 • 50-II-73 • 52-II-159 • 52-II-300 • 54-II-404 • 56-I-46 • 56-II-222
Gesetzesregister
MSchG: 3, 6