BGE-70-II-232 - 1944-01-01 - BGE - Zivilrecht - Teilnichtigkeit eines Patentes wegen Teilidentität (Art. 16 Ziff. 5 PatG).Art. 5 Abs. 3 PatG; die...

SR 232.14 PatG Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz

Art. 5

Der Patentbewerber hat dem IGE den Erfinder schriftlich zu nennen. [1]

Die vom Patentbewerber genannte Person wird im Patentregister, in der Veröffentlichung des Patentgesuchs und der Patenterteilung sowie in der Patentschrift als Erfinder aufgeführt. [2]

Absatz 2 ist entsprechend anwendbar, wenn ein Dritter ein vollstreckbares Urteil vorlegt, aus welchem hervorgeht, dass nicht die vom Patentbewerber genannte Person, sondern der Dritte der Erfinder ist.

[1] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 17. Dez. 1976, in Kraft seit 1. Jan. 1978 (AS 1977 1997; BBl 1976 II 1).
[2] Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Juli 2008 (AS 2008 2551; BBl 2006 1).

S. 232 / Nr. 42 Erfindungsschutz (d)

BGE 70 II 232

42. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 31. Oktober 1944 i. S.
Krupp gegen Albiswerk Zürich A.-G.

Regeste:
Teilnichtigkeit eines Patentes wegen Teilidentität (Art. 16 Ziff. 5 PatG).
Art. 5 Abs. 3 PatG; die Patentbeschreibung darf nur zur Auslegung, nicht zur
Ergänzung des Patentanspruches herangezogen werden (Erw. 3; Bestätigung der
Rechtsprechung).
Nullité partielle du brevet d'une invention formant en partie l'objet d'un
brevet antérieur (art. 16, ch. 5 LBI).
Art. 5 al. 3 LBI: La description jointe à la demande de brevet peut servir
pour interpréter, non pour compléter la revendication (consid. 3, confirmation
de la jurisprudence).

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Nullità parziale del brevetto d'une invenzione che è in parte oggetto d'un
brevetto anteriore (art. 16, cifra 5 LBI).
Art. 5 cp. 3 LBI: La descrizione annessa alla domanda di brevetto può servire
per interpretare o per completare la rivendicazione (consid. 3, conferma della
giurisprudenza).

A. - Die Friedrich Krupp A.-G. in Essen (Deutschland) war Inhaberin des am 6.
Mai 1932 auf Grund deutscher Prioritäten vom 18., 20. Juli und 28. August 1931
angemeldeten Schweizer Hauptpatentes Nr. 161100, das eine «Gesinterte
Hartmetallegierung» betrifft und dessen Hauptanspruch lautet:
«Gesinterte Hartmetallegierung für Arbeitsgeräte und Werkzeuge, die ein Karbid
schwer schmelzbarer Metalle und ein niedriger schmelzendes Hilfsmetall
enthält, dadurch gekennzeichnet dass sie als höher schmelzenden Bestandteil
Titankarbid enthält.»
B. - Am 28. April 1943 reichte die Albiswerk Zürich A.-G. gegen die Fried.
Krupp A.-G. Klage ein mit dem Rechtsbegehren, es sei das Patent Nr. 161100
teilweise nichtig zu erklären in dem Sinne, dass
1. der Patentanspruch eingeschränkt wird auf Hartmetallegierungen mit einem
Titankarbidgehalt bis zu 50 %;
2. insofern als Teile der Beschreibung mit der Neuordnung des Patentanspruchs
nicht vereinbar sind, sie als nicht vorhanden gelten sollen.
Die Klage stützte sich auf Art. 16 Ziff. 5 PatG. Die Klägerin verwies auf das
am 1. August 1931 auf Grund der deutschen Priorität vom 21. August 1930
angemeldete und am 1. November 1932 veröffentlichte Schweizer Hauptpatent Nr.
156813, das den Titel «Hartmetall» trägt und dessen Hauptanspruch I lautet:
«Hartmetall aus mindestens einem Karbid und einem Hilfsmetall, dadurch
gekennzeichnet, dass es über 60 % Titankarbid enthält.»
Inhaberin dieses Patentes ist die «Fides, Gesellschaft für die Verwaltung und
Verwertung von gewerblichen Schutzrechten m.b.H.» in Berlin. Sie wird in der
Schweiz durch die Klägerin vertreten.

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Die Beklagte beantragte, die Klage sei abzuweisen.
Am 4. Januar 1944 wurde das Patent Nr. 161100 auf die Einzelfirma Friedrich
Krupp in Essen übertragen.:Diese trat für die Beklagte in den Prozess ein.
C. - Mit Urteil vom 30. Juni 1944 erkannte das Handelsgericht des Kantons
Zürich:
Das Patent Nr. 161100 wird teilweise nichtig erklärt in dem Sinne,
1. dass der Patentanspruch wie folgt eingeschränkt und neu formuliert wird:
gesinterte Hartmetallegierung für Arbeitsgeräte und Werkzeuge, die ein Karbid
schwer schmelzbarer Metalle und ein niedriger schmelzendes Hilfsmetall
enthält, dadurch gekennzeichnet, dass sie als höher schmelzenden Bestandteil
bis zu 50 % Titankarbid enthält.
2. dass insofern als Teile der Beschreibung mit der Neuordnung des
Patentanspruchs nicht vereinbar sind, sie als nicht vorhanden gelten sollen.
D. - Hiegegen hat die Beklagte die Berufung an das Bundesgericht erklärt mit
dem Antrag, das angefochtene Urteil sei aufzuheben und die Klage in vollem
Umfang abzuweisen.
Die Klägerin schliesst auf Abweisung der Berufung.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Die Klägerin steht mit der Beklagten auf dem Gebiet des Patentgegenstandes
in Wettbewerb. Ihre Aktivlegitimation ist nicht bestritten.
2.- Die Klägerin bringt vor, die Erfindung gemäss dem Hauptanspruch des
Streitpatentes Nr. 161100 stimme insofern mit der Erfindung gemäss dem
Hauptanspruch I des Patentes Fr. 156813 überein, als sie ebenfalls
Hartmetallegierungen mit über 50 % Titankarbid umfasse. Wenn diese Ansicht
zutrifft, so muss das Streitpatent, da das Patent Nr. 156813 auf Grund der
Priorität älter ist,

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gestützt auf Art. 16 Ziff. 5 PatG teilweise nichtig erklärt und im Sinne von
Art. 16 Abs. 2 PatG entsprechend beschränkt werden.
Worin der Gegenstand der beiden Erfindungen besteht, ist den Patentansprüchen
zu entnehmen. Darin waren die Erfindungen durch jene Begriffe zu umschreiben,
welche die Patentbewerber zur Bestimmung des Gegenstandes ihres Patentes als
erforderlich und ausreichend erachteten (Art. 5 Abs. 1 PatG). Zur Auslegung
der Patentansprüche können die Beschreibungen der Erfindungen herangezogen
werden (Art. 5 Abs. 3 PatG). Durch Vergleichung der so festgestellten
Gegenstände der beiden Patente ist sodann zu prüfen, ob und inwiefern diese
miteinander übereinstimmen.
Beide Patentansprüche handeln von einer Hartmetallegierung, die mindestens aus
Titankarbid und aus einem Hilfsmetall besteht. Im Patent Nr. 156813 ist
allerdings nur von «Hartmetall», nicht von «Hartmetallegierung», die Rede. Wie
jedoch die Vorinstanz unwidersprochen ausgeführt hat, kann unter «Hartmetall»
schon wegen der im Anspruch selbst erwähnten Zusammensetzung nur eine
Legierung gemeint sein.
Das Streitpatent umschreibt die Hartmetallegierung ausführlicher als das
Patent Nr. 156813. Zunächst spricht es von «gesinterter» Legierung und
kennzeichnet sie damit nicht nur nach ihrer Zusammensetzung, sondern auch nach
der Art ihrer Herstellung. Das Sinterverfahren ist jedoch jedem Fachmann der
Hartmetalltechnik bekannt. Wie die Vorinstanz anhand der Beschreibung und des
Hauptanspruches II festgestellt hat, steht es auch beim Patent Nr. 156813 im
Vordergrund. Die von diesem Patent umschriebene Legierung kann somit ebenfalls
eine gesinterte sein, sodass sich das Streitpatent durch den Zusatz
«gesintert» vom ältern Patent in keiner Weise abhebt.
Nach dem Anspruch des Streitpatentes hat das Hilfsmetall einen tiefern
Schmelzpunkt als das Titankarbid. Auch darin liegt nichts Eigentümliches. Denn
bei der

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Herstellung von Hartmetallegierungen besteht die Bedeutung des Hilfsmetalles
allgemein gerade darin, dass sein Schmelzpunkt tiefer liegt als jener des
Schwermetallkarbides, das den Hauptbestandteil des Hartmetalles bildet.
Das Streitpatent spricht von einer Hartmetallegierung «für Arbeitsgeräte und
Werkzeuge». Der Verwendungszweck vermag indessen eine Erfindung in der Regel
nicht zu kennzeichnen, es sei denn, die Erfindung bestehe gerade in der
Verwendung eines bekannten Mittels zu einem neuen Zweck (BGE 65 II 93). Eine
solche Ausnahme ist im vorliegenden Fall nicht gegeben. Wie die Vorinstanz
festgestellt hat, war es den Fachleuten von jeher geläufig,
Hartmetallegierungen vor allem für Werkzeuge und Arbeitsgeräte zu verwenden.
Auch die Beschreibung des Patentes Nr. 156813 erwähnt diese Verwendungsart.
Sie wird übrigens von der Beklagten ebenfalls als bekannt vorausgesetzt, was
daraus zu schliessen ist, dass dieser Zweck im Patentanspruch vor den Worten
«dadurch gekennzeichnet» erwähnt wird.
Der einzige wesentliche Unterschied zwischen den beiden Patentansprüchen
besteht demnach darin, dass das Patent Nr. 156813 einen Gehalt von über 50 %
Titankarbid verlangt, während das Streitpatent über die Mischung nichts
vorschreibt. Dieser Unterschied ist aber kein durchgreifender, da das
Streitpatent beim Stillschweigen über das Mischungsverhältnis auch Mischungen
von über 50 % Titankarbid umfasst. Insofern stimmt daher das Streitpatent mit
dem Patent Nr. 156813 völlig überein, sodass es - wenn nur auf die
Patentansprüche abgestellt wird - entsprechend dem Rechtsbegehren der Klägerin
als teilweise nichtig zu erklären ist. Ob eine Legierung mit einem Gehalt von
weniger als 50 % Titankarbid eine Erfindung darstellt, ist nicht zu prüfen, da
die Klage nur auf Teilnichtigkeit geht.
3.- Demgegenüber bringt die Beklagte vor, beim Streitpatent handle es sich gar
nicht um ein Stoffpatent, wie die Vorinstanz annehme, sondern um ein

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Verwendungspatent. Wenn man nämlich zur Auslegung des Patentanspruches die
Beschreibung heranziehe (Art. 5 Abs. 3 PatG), so ergebe sich folgendes: Für
Arbeitsgeräte und Werkzeuge zur Bearbeitung von Werkstoffen seien früher
Hartmetallegierungen bekannt geworden, die gestattet hätten, die härtesten und
zähesten Werkstoffe mit hoher Schnittgeschwindigkeit und geringer Abnutzung zu
bearbeiten; bei der Bearbeitung weniger harter Werkstoffe seien dagegen an den
aus diesen Legierungen bestehenden Werkzeugschneiden kraterförmige
Aushöhlungen, sogenannte Auskolkungen aufgetreten, durch die ein Werkzeug oft
schon nach verhältnismässig kurzer Zeit unbrauchbar geworden sei. Dieser
Übelstand werde nun durch die Hartmetallegierung gemäss dem Streitpatent
weitgehend vermieden. Die Beklagte, so wird weiter ausgeführt, habe erstmals
diese wertvolle Eigenschaft der Titankarbidlegierung erkannt. In der
Patentschrift des Patentes Nr. 156813 sei davon nicht die Rede. Das Wesen der
durch das Streitpatent umschriebenen Erfindung liege somit darin, dass die
Titankarbidlegierung dazu verwendet werde, die an Arbeitsgeräten und
Werkzeugen bei erhöhter Temperatur auftretende Abnutzung, insbesondere die
Auskolkung, zu vermeiden. Für den Fachmann sei dieser Erfindungsgedanke klar.
Denn aus der Fassung des Patentanspruches - «gesinterte Hartmetallegierung für
Arbeitsgeräte und Werkzeuge» - ergebe sich für ihn, dass sich mit der
beschriebenen Legierung an Arbeitsgeräten und Werkzeugen eine vorteilhafte
Wirkung erzielen lasse. Welche Werkzeuge und Arbeitsgeräte und was für eine
Wirkung damit gemeint seien, gehe aus der Beschreibung zweifelsfrei hervor. Zu
Unrecht habe sich die Vorinstanz ausschliesslich an den Patentanspruch
gehalten. Die Entstehungsgeschichte des Art. 5 PatG verbiete es, den Erfinder
am Wortlaut des Patentanspruches zu fassen, wenn seine Erfindung offen zu Tage
liege. Wer sich Klarheit über eine Erfindung verschaffen wolle, müsse die
gesamte Patentschrift, nicht nur den Patentanspruch würdigen.

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Jeder Patentanspruch bedürfe der Verdeutlichung und Klarstellung durch die
Beschreibung. Namentlich seien der Zweck und die Vorteile einer Erfindung
regelmässig in der Beschreibung dargestellt. Erst dieser Hinweis erlaube es
gewöhnlich, den Patentanspruch klar zu erfassen.
Diese Darlegungen lassen den rechtlichen Unterschied zwischen Patentanspruch
und Beschreibung ausser Acht. Im alten Patentgesetz von 1888 war das
Verhältnis von Patentanspruch und Beschreibung unklar geregelt. Das Gesetz
selbst erwähnte einzig die Beschreibung, und nur in der Vollziehungsverordnung
war verlangt, dass die wesentlichen Merkmale der Erfindung in einem
Patentanspruch zusammenzufassen seien. In der Rechtsprechung wurde dann
allmählich dem Patentanspruch eine erhöhte Bedeutung beigemessen. Dieser
Entwicklung trug der Gesetzgeber beim Erlass des geltenden Gesetzes Rechnung.
Nach der Botschaft des Bundesrates vom 17. Juli 1906 soll der Patentanspruch
den «Angelpunkt des Patentes» bilden. «Es ist vom Patentbewerber nicht zu viel
verlangt, wenn gefordert wird, dass er klar und bestimmt heraussage, worin er
den Kern der Erfindung erblickt, derart, dass er dabei behaftet werden kann».
Nach dem geltenden Gesetz darf daher die Erfindung (wie MATTER, Zeitschrift f.
schweiz. Recht 1944 S. 61 a zutreffend ausführt) nicht mehr einer beliebigen
Stelle der Patentschrift entnommen werden, sondern ist im Anspruch zu
umschreiben. Ist sie darin nicht dargelegt, so ist sie nicht geschützt. In
dieser besondern Bedeutung, mit welcher der Patentanspruch ausgestattet wurde,
lag das grundsätzlich Neue von Art. 5 PatG, worauf auch in der
parlamentarischen Beratung aufmerksam gemacht wurde (Sten. Bull. Ständerat
1906 S. 1490, vgl. auch BGE 37 II 283). Die Beschreibung wurde damit, was die
Definition der Erfindung anbetrifft, zwangsläufig in eine dem Anspruch
untergeordnete Stellung verwiesen. Durch die Fassung von Art. 5 Abs. 3 ist
dies ausgedrückt, anderseits aber festgehalten, dass die

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Beschreibung nicht nur für die «Verständlichkeit des Anspruches in technischer
Beziehung» in Betracht fällt, wie dies in einem Departementalentwurf
vorgeschlagen worden war (Sten. Bull. Ständerat 1906 S. 1491). Den in Art. 5
Abs. 3 verwendeten Ausdruck «Auslegung» hat das Bundesgericht seit 1918 in
ständiger Rechtsprechung in der Weise verdeutlicht, dass es ihn dem Ausdruck
«Ergänzung», gegenüberstellte und sich dahin ausdrückte, die Beschreibung
dürfe nur herangezogen werden um die Erfindung auszulegen, nicht um sie zu
ergänzen (BGE 44 II 200; 47 II 495; 57 II 233). An dieser Unterscheidung ist
trotz der im Schrifttum erhobenen, von der Beklagten angerufenen Kritik
festzuhalten (MATTER a.a.O. S. 70 a; SCHNYDER, Patentanspruch und
Patentbeschreibung, Diss. Bern 1943, S. 104 ff.). Denn sie lässt am besten
erkennen, wie weit die Beschreibung für die Feststellung herangezogen werden
darf. Zwar handelt es sich auch bei der Auslegung in einem gewissen Sinne um
eine «Ergänzung», aber doch immer um eine solche in dem durch die
auszulegenden Ausdrücke und Wendungen vorgezeichneten Rahmen; die Klarstellung
von etwas Unklarem ist ihr wesentlich. Bei der Ergänzung im eigentlichen Sinne
wird dagegen dem Anspruch etwas Neues hinzugefügt, das weder als darin
andeutungsweise enthalten noch als selbstverständlich vorausgesetzt gelten
kann. Die Auslegung ist also nur möglich, wenn ein Gegenstand der Auslegung,
eine Unklarheit, vorhanden ist. Sie ist besonders bei komplizierten
Erfindungen nötig, bei denen es schwierig ist, «einen ohne weitere
Erläuterungen klaren Patentanspruch aufzustellen» (Botschaft des Bundesrates
S. 248 f.). In diesem Sinne hat das Bundesgericht die Beschreibung auch stets
herangezogen (BGE 49 II 515, 67 II 234, 69 II 190). Wo aber im Patentanspruch
ein Gegenstand der Auslegung überhaupt fehlt, ist für eine Auslegung und damit
für eine Heranziehung der Beschreibung auf Grund von Art. 5 Abs. 3 PatG kein
Platz. Was ausschliesslich in der Beschreibung dargelegt ist, kann für die
Umschreibung der

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Erfindung nicht berücksichtigt werden, da sonst die vom Gesetz dem
Patentanspruch beigelegte Bedeutung aufgehoben wäre (so auch MATTER, a.a.O. S.
73 a f.).
Im Einzelfall kann die Unterscheidung zwischen Auslegung und Ergänzung
schwierig sein (BGE 57 II 234). Massgebend ist, wie der Fachmann den
Patentanspruch auffasst (BGE 64 II 394). Im vorliegenden Falle besteht in
dieser Hinsicht eine klare Sachlage. Wie die Vorinstanz ausgeführt hat, wird
im Anspruch des Streitpatentes mit aller Deutlichkeit die Legierung als solche
umschrieben und es fehlt der «leiseste Hinweis» dafür, dass die Erfindung in
der Verwendung der Legierung zur Vermeidung der Auskolkungsgefahr bei
bestimmten Arbeitsgeräten und Werkzeugen bestehen soll. Auch in der ganz
allgemeinen und vor die Worte «dadurch gekennzeichnet» gesetzten Wendung «für
Arbeitsgeräte und Werkzeuge» kann ein solcher Hinweis nicht erblickt werden.
An diese Feststellung der Vorinstanz hat sich das Bundesgericht zu halten.
Denn im angefochtenen Urteil wird auf die Mitwirkung eines sachkundigen
Richters verwiesen, sodass die Feststellung - die übrigens auch dem Laien ohne
weiteres einleuchtet - entgegen der Behauptung der Beklagten auf einem
fachmännischen Urteil beruht. Aus ihr ergibt sich, dass der Anspruch des
Streitpatentes für sich allein seinen guten Sinn hat und gar keiner
Erläuterung bedarf. Der Anspruch ist als Stoffpatent gefasst und muss als
solches verstanden werden. Denn im Gegensatz zu BGE 65 II 91 wird nicht etwa
durch Hervorhebung einer wertvollen Eigenschaft darauf hingewiesen, dass die
Erfindung in einer besondern Verwendungsart des Stoffes bestehen könne. Der
Anspruch ist somit in keiner Weise unklar, sodass kein Anlass besteht, die
Beschreibung heranzuziehen. Würde man dies trotzdem tun, so wäre die
Beschreibung nicht mehr blosses Hilfsmittel zur Auslegung des Anspruches,
sondern würde gesetzwidrig den Patentanspruch ersetzen.
Die Beklagte bringt noch vor, sie habe sich bei der

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Fassung des Patentanspruches in einem Notstand befunden, weil das Amt für
geistiges Eigentum es nicht gestatte, ein Patent als Anwendungs- oder
Verwendungspatent zu fassen; dem Anmelder bleibe daher nichts anderes übrig
als das Anwendungsgebiet in der Patentbeschreibung näher zu erläutern. Dieser
Einwand ist nicht stichhaltig. Es wäre der Beklagten freigestanden, die
behauptete Erfindung als Verfahrenspatent zu fassen. Und selbst bei der
Fassung als Stoffpatent hätte sie die Verwendungsart, die sie angeblich allein
schützen wollte, in einer für den Nichtigkeitsrichter genügenden Form erwähnen
können. Sie hätte bloss die für diese Verwendung in Betracht fallende
Eigenschaft des Stoffes im Patentanspruch mitteilen müssen (BGE 65 II 95).
4.- Das Streitpatent ist demnach als Stoffpatent mit dem Patent Nr. 156813 im
dargestellten Umfang identisch und nicht, wie die Beklagte behauptet, als
Verwendungspatent von diesem Patent in unechtem Sinn abhängig. Selbst wenn man
übrigens das Streitpatent unter Beiziehung der Beschreibung als
Verwendungspatent ansehen würde, wäre die Identität mit dem Patent Nr. 156813
gleichwohl gegeben. Denn eine Erfindung, die einen Stoff zum Gegenstand hat,
umschliesst auch alle Verwendungsmöglichkeiten, die nach dem Stand der Technik
zur Zeit der Anmeldung für diesen Stoff naheliegen. Zur Erfindung des Patentes
Nr. 156813 gehört daher auch die Verwendung der Titankarbidlegierung für
Arbeitsgeräte und Werkzeuge zur Metallbearbeitung, da diese Verwendungsart
schon bei der Anmeldung der Erfindung das Hauptanwendungsgebiet der
Hartmetalle darstellte. Neben diesem Stoffpatent lässt sich nur ein solches
Verwendungspatent denken, das eine neuartige Verwendungsart des Stoffes
erschliesst. In der Beschreibung des Streitpatentes wird aber bloss die
Erkenntnis vermittelt, dass der neue Stoff bei gleicher, für Hartmetalle
üblicher Verwendungsart eine besonders gute Wirkung zeigt.
Aus den gleichen Erwägungen ist es ausgeschlossen,

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nachträglich das Streitpatent im Sinne von Art. 16 Abs. 2 PatG auf den
angeführten Verwendungszweck zu beschränken.
Ein Teilverzicht im Sinne von Art. 19 PatG kommt schon deshalb nicht in Frage,
weil der Verwendungszweck in keinem Unteranspruch erwähnt ist.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird im Sinne der Erwägungen abgewiesen und das Urteil des
Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 30. Juni 1944 im gleichen Sinne
bestätigt.