95 II 354
48. Urteil der I. Zivilabteilung vom 17. Juni 1969 i.S. Stabilimenti Chimici Arlem di Levi Gino gegen Elisabeth Arden GmbH.
Regeste (de):
- Markenrecht.
- Unterscheidbarkeit der Marken der Parteien (Elisabeth Arden, Arden und Ardena einerseits und Arlem anderseits). Art. 6 Abs. 1
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 6 Hinterlegungspriorität - Das Markenrecht steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt.
- Art. 6 bis
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 6 Hinterlegungspriorität - Das Markenrecht steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt.
SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 6 Hinterlegungspriorität - Das Markenrecht steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt.
- Keine Verwirkung des Klagerechts, wenn der Inhaber der verletzten Marke vom Gebrauch eines verwechselbaren Zeichens keine Kenntnis gehabt hat (Erw. 3).
Regeste (fr):
- Droit des marques.
- Les marques des parties se distinguent-elles suffisamment l'une de l'autre (Elisabeth Arden, Arden, Ardena d'une part et Arlem d'autre part)? Art. 6 al. 1 LMF (consid. 1).
- Art. 6 bis LMF. Cette disposition autorise le dépôt de marques de fabrique identiques ou semblables lorsque leur usage par des titulaires juridiquement autonomes, mais étroitement liés du point de vue économique (cartels), ne peut ni induire le public en erreur sur la provenance ou les qualités de la marchandise, ni léser d'autremanière l'intérêt public. C'est pourquoi, du fait qu'elles appartiennent au cartel Arden, les marques de la demanderesse sont valables, bien qu'elles ne se distinguent pas suffisamment, au sens de l'art. 6 al. 1 LMF, de la marque originelle "Elisabeth Arden". Par conséquent, la défenderesse ne saurait exciper du fait que la demanderesse n'aurait point d'action, ses marques étant nulles (consid. 2).
- L'action ne se prescrit pas lorsque le titulaire de la marque violée n'a pas eu connaissance de l'utilisation d'une marque qui prêtait à confusion (consid. 3).
Regesto (it):
- Diritto delle marche.
- Le marche delle parti si distinguono sufficientemente l'una dall'altra (Elisabeth Arden, Arden, Ardena da un canto, e Arlem dall'altro)? Art. 6 cpv. 1 LMF (consid. 1).
- Art. 6 bis LMF. Questa disposizione permette il deposito di marche di fabbrica identiche o simili quando il loro uso da parte di titolari giuridicamente indipendenti ma strettamente vincolati dal punto di vista economico (cartelli) non è tale da trarre in errore il pubblico sulla provenienza o la natura della merce, nè da ledere in altro modo il pubblico interesse. Le marche dell'attrice, data la loro appartenenza al cartello Arden, sono pertanto valide, quantunque non si differenzino sufficientemente, ai sensi dell'art. 6 cpv. 1 LMF, dalla marca originale "Elisabeth Arden". La convenuta non può di conseguenza sollevare l'eccezione che l'attrice non sarebbe legittimata a proporre l'azione, data la nullità delle sue marche (consid. 2).
- L'azione non si prescrive quando il titolare della marca violata non ha avuto conoscenza dell'uso di una marca che si prestava a confusione (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 355
BGE 95 II 354 S. 355
A.- Florence N. Graham, geschiedene Lewis, New York, war die Leiterin und das Haupt des internationalen Elizabeth Arden-Konzerns, dessen Muttergesellschaft, die "Elizabeth Arden Sales Corporation", in New York ihren Sitz hat. Sie hinterlegte am 6. Januar 1926 in der Schweiz die Marke "Elizabeth Arden" Nr. 60'864 für "lotions et crèmes pour la peau, lotion amaigrissante, crème pour blanchir la peau et dépilatoirs". Am 9. Januar 1946 erneuerte sie die Marke unter Nr. 113'737. Am 8. Juli 1939 gründete Florence N. Graham die "Cosmetic Produkte G.m.b.H.", in Zürich, welche in der Folge in "Elizabeth Arden GmbH" umbenannt wurde. Diese Gesellschaft befasst sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von kosmetischen Produkten unter der Marke "Elizabeth Arden". Ihr Stammkapital beträgt Fr. 1'300,000.--. Die "Elizabeth Arden Sales Corporation", in New York, ist mit einer Stammeinlage
BGE 95 II 354 S. 356
von Fr. 1'276,000.-- und der amerikanische Staatsangehörige Thaddeus Gordon Yates, in London, mit einer solchen von Fr. 24'000.-- beteiligt. Florence N. Graham ist Geschäftsführerin und allein einzelnzeichnungsberechtigt. Die Gesellschaft hinterlegte am 1. Oktober 1953 die Marke "Ardena Invisible Veil" (Nr. 148'423), am 9. Januar 1957 und 8. Februar 1961 die Marken "Arden for men" (Nr. 164'555, 164'556 und 184'874). Sie ist auch Inhaberin der Marke "Ardena" (Nr. 134'540), die ursprünglich, d.h. am 2. August 1950, von der Firma "Elizabeth Arden Ltd., London" eingetragen worden ist. Am 4. Februar 1946 liess Florence N. Graham im Handelsregister des Kantons Zürich die Einzelfirma "Produits Elizabeth Arden, Mrs F. N. Graham" eintragen. Zweck der Firma war die Herstellung und der Vertrieb kosmetischer, pharmazeutischer und verwandter Erzeugnisse der Marke "Elizabeth Arden". Am 8. März 1947 hinterlegte Mrs F. N. Graham auf den Namen dieser Einzelfirma die Marken "Ardena, Perfection Cream" (Nr. 122'486), "Elizabeth Arden Pat-a-Creme" (Nr. 124'133) und am 14. Juli 1948 die Marke "Elizabeth Arden Sleek" (Nr. 125'920), alle für kosmetische Erzeugnisse. Mit Vertrag vom 15. Juni 1948 übernahm die "Elizabeth Arden GmbH" die Einzelfirma "Produits Elizabeth Arden, Mrs F. N. Graham" mit Aktiven und Passiven. Am 21. Januar 1949 wurden die auf den Namen der Einzelfirma von Mrs F. N. Graham eingetragenen Marken "Ardena, Perfection Cream", "Elizabeth Arden Pat-a-Creme" und "Elizabeth Arden Sleek" auf die "Elizabeth Arden GmbH" übertragen. Dagegen übertrug Florence N. Graham die Stammarke "Elizabeth Arden" nicht auf die "Elizabeth Arden GmbH", sondern trat sie am 12. Mai 1966 der "Elizabeth Arden Sales Corporation", in New York ab.
Die "Stabilimenti Chimici Arlem die Levi Gino" ist ein italienisches Unternehmen, das neben andern Erzeugnissen auch kosmetische Präparate herstellt und vertreibt und für diese den Namen "Arlem" verwendet. Am 27. September 1962 liess sie beim Internationalen Bureau zum Schutz des gewerblichen Eigentums unter Nr. 260'318 die internationale Wort-Marke "Arlem" eintragen. In der Zeitschrift "Annabelle" vom 24. November 1965 veröffentlichte sie ein zweiseitiges Grossinserat, in welchem sie ein "Kosmetik-Kästchen von Arlem"
BGE 95 II 354 S. 357
anbot. Das Inserat weist darauf hin, dass die angepriesenen Erzeugnisse zu den besten der Welt gehörten und innert kurzer Zeit in den besten Parfumerien der Schweiz verkauft würden. Am 20. April 1966 teilte die "Elizabeth Arden GmbH" der "Stabilimenti Chimici Arlem di Levi Gino" mit, dass sie sich durch dieses Inserat in ihren Rechten verletzt fühle und deshalb beim Friedensrichter Zürich Klage eingeleitet habe; sie ersuche um Stellungnahme, ob die Klage aussergerichtlich anerkannt werde oder nicht. Die "Stabilimenti Chimici Arlem di Levi Gino" anerkannte die Klage nicht.
B.- Am 6. Juli 1967 reichte die "Elizabeth Arden GmbH" beim Handelsgericht des Kantons Zürich Klage ein mit folgenden Rechtsbegehren: "1. Es sei festzustellen, dass die Beklagte durch die Verwendung der Bezeichnung 'Arlem' für kosmetische Produkte im Geschäftsverkehr, auf ihren Waren und Verpackungen, Drucksachen, Reklamen oder sonstwie, die Rechte der Klägerin an ihrem Namen und ihren Marken 'Arden' und deren Abwandlungen verletzt und unlauteren Wettbewerb begeht. 2. Es sei der Beklagten die Fortsetzung der unerlaubten Handlungen gemäss Klagebegehren 1 zu untersagen, unter der Androhung der Überweisung an den Strafrichter wegen Ungehorsams, bei Busse und Haft gemäss Art. 292
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SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. |
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SR 311.0 Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 StGB Art. 292 - Wer der von einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet, wird mit Busse bestraft. |
BGE 95 II 354 S. 358
C.- Die Beklagte beantragt mit der Berufung, das Urteil des Handelsgerichts aufzuheben und die Klage abzuweisen; eventuell die Sache zur Ergänzung der Akten und zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Klägerin beantragt, die Berufung abzuweisen.
Erwägungen
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Die Beklagte hält in der Berufung daran fest, dass sich die Marke "Arlem" von der Marke "Elizabeth Arden" und den davon abgeleiteten Zeichen durch wesentliche Merkmale im Sinne von Art. 6 Abs. 1
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SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 6 Hinterlegungspriorität - Das Markenrecht steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt. |
BGE 95 II 354 S. 359
Wirkung zuerkannte). Bezeichnend dafür ist, dass die Klägerin in den von der Stammarke "Elizabeth Arden" abgewandelten Marken den Eigennamen "Elizabeth" fallen liess. Zudem stellt das Handelsgericht fest, dass ein grosser Teil des Publikums nur die Kurzbezeichnung "Arden" verwende und nach "Arden-Produkten" frage. Der Gesamteindruck der Marke wird somit eindeutig durch den längst eingebürgerten Kosmetikbegriff "Arden" geprägt, der als fremdartiger Familienname im Gedächtnis viel leichter haften bleibt als der Vorname "Elizabeth". Daran würde sich auch dann nichts ändern, wenn das Wort "Arden" bloss eine Phantasiebezeichnung wäre wie die Beklagte behauptet. Massgebend ist nur, dass sich diese Kurzbezeichnung in Abnehmerkreisen eingelebt hat. c) Zu vergleichen sind somit unter dem Gesichtspunkt der Verwechslungsgefahr die Bezeichnungen "Arden" und "Arlem". Sie unterscheiden sich nach Silbenzahl, Vokalfolge und Wortkadenz nicht. Die beiden Konsonanten "m" und "n" haben wegen ihrer Stellung am Wortende, namentlich im mündlichen Verkehr, wie etwa am Telephon, praktisch keine kennzeichnende Bedeutung. Auch die Konsonanten "d" und "l" drücken den Unterschied nicht so scharf aus, als dass er in der Erinnerung haften bliebe. Zudem sieht oder hört das kaufende Publikum die beiden Zeichen gewöhnlich nicht am gleichen Ort und zur gleichen Zeit, sondern hat entweder nur das eine oder das andere vor sich, was die Verwechslungsgefahr erhöht (vgl. BGE 92 II 97 und die dort erwähnten Entscheide). Mit dem Handelsgericht ist auch die Verwechslungsgefahr zwischen "Ardena" einerseits und "Arlem" anderseits zu bejahen. "Ardena" ist dreisilbig und auf der zweiten Silbe betont, "Arlem" dagegen zweisilbig und auf der ersten Silbe betont. Trotzdem besteht zwischen den beiden Zeichen noch eine auffallende Ähnlichkeit; denn die zwei ersten Silben der beiden Zeichen stimmen weitgehend überein und die dritte Silbe besteht aus einem klanglich unbedeutenden Endlaut. Die Verwechslungsgefahr wird auch nicht durch die den beiden Hauptbestandteilen "Arden" oder "Ardena" beigefügten Zusätze, wie z.B. "Arden for men" oder "Ardena Pat-a-Creme" behoben; denn diese Zusätze haben keine hinweisende Kraft, sondern dienen bloss der näheren sachlichen Umschreibung der Erzeugnisse.
BGE 95 II 354 S. 360
2. a) Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichts geniesst eine Marke keinen Schutz, die sich nicht im Sinne von Art. 6
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SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 6 Hinterlegungspriorität - Das Markenrecht steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt. |
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SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 6 Hinterlegungspriorität - Das Markenrecht steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt. |
c) Die Klägerin ist rechtlich ein selbständiges Unternehmen, das mit dem Elizabeth Arden-Konzern eng verflochten ist. Das kommt insbesondere darin zum Ausdruck, dass die amerikanische
BGE 95 II 354 S. 361
Muttergesellschaft die Hauptbeteiligte wurde und die Firma völlig beherrscht. Die Marken der Klägerin sind wegen ihrer wirtschaftlichen Zugehörigkeit zum Konzern gültig, obwohl sie sich von der Stammarke "Elizabeth Arden" nicht genügend unterscheiden (Art. 6 bis
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SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 6 Hinterlegungspriorität - Das Markenrecht steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt. |
Das Handelsgericht stellt fest, dass die Marke "Elizabeth Arden" im Gebrauch war, bevor die Beklagte im Jahre 1945 ihre Erzeugnisse unter der Marke "Arlem" auf den schweizerischen Markt gebracht haben will. Die Klägerin ist daher als Mitglied des Arden-Konzerns nach Art. 6
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SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 6 Hinterlegungspriorität - Das Markenrecht steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt. |
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3. Die Beklagte behauptet, die Klägerin habe das Klagerecht
BGE 95 II 354 S. 362
verwirkt, weil sie seit 1945 den Gebrauch der Marke "Arlem" für kosmetische Erzeugnisse in der Schweiz jahrelang geduldet habe. Nach der Rechtsprechung kann der Inhaber einer Marke das Recht, auf Löschung einer verwechselbaren Marke zu klagen, verwirken, wenn er ihren Gebrauch längere Zeit geduldet und sich die Marke in Abnehmerkreisen durchgesetzt hat. Die Verwirkung leitet sich aus Art. 2
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SR 210 Schweizerisches Zivilgesetzbuch vom 10. Dezember 1907 ZGB Art. 2 - 1 Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. |
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1 | Jedermann hat in der Ausübung seiner Rechte und in der Erfüllung seiner Pflichten nach Treu und Glauben zu handeln. |
2 | Der offenbare Missbrauch eines Rechtes findet keinen Rechtsschutz. |
BGE 95 II 354 S. 363
ist das Ergebnis, welches ein Beweisverfahren über gelegentliche Warenlieferungen der Beklagten nach der Schweiz zutage fördern könnte, unerheblich.
Dispositiv
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich von 6. Februar 1969 bestätigt.