ur . MW . ss :.ssamfieumhuim Entscheidungen.

8. Fabriksi und Handelsmarken, etc. Marques de fabrique et de commerce,
etc.

21. Zweit der I. Divitabtetlnug vom 24. Januar 1913 in Sachen Ten Hope,
Bekl., Widerkl. u. Ber.-Kl., gegen A. G. National Starck Gy, KL, WiderbekL
u. Ver.-Veil.

Markenrecht. Gültigkeit eine? Wortmarke.

1. Mai,-zena ist nicht Sackòezeichnmeg für Maisprodeekte.

2. Die Freizeiehenqualitdt einer schweiz. Mae-Ice entscheidet sich
nach der Auffassung eier sch weizer. Verkekv'skreise ; ein Zeichen,
das im Ausland Freizeiciwn ist, ist es nicht deswegen ohne weiteres in
der Schweiz. Das Nationalitcîisprinzip verde-ent unte-r den Iwutigeez
Rechtsverheîltnissen gegenüber dem Universalitätsprinzip den Voz-zag.

3. Prüfung der schweizerischen Verhaî'ètnisse.

4. Kei-n Verzicht der Klägerin auf ihr Markenrecht.

Das Bundesgericht hat auf Grund folgender Prozesslagex

A. Durch Urteil vom 14. Juni 1912 hat die II. Zwilkammer des
Appellationshofes des Kantons Beru über die Rechtsbegehren:

a) Der Hauptklage:.

1. Es sei zu erkennen, die internationale Markeneintragung Nr. 8017 des
Beklagten vom 12. Juni 1909 sei ohne Rechtsgültigkeit für das Gebiet
der Schweiz.

2. Die Verwendung des Wortes Maizena auf der Packung von Mehlprodukten
sei dem Beklagten gerichtlich zu untersagen. b) Der Widerklage:

Es sei zu erkennen, die im Register der Fabrikund Handelsmarken
aus dem eidg. Amt für geistiges Eigentum in Bem von der Klägeriu
Und Widerbeklagten hinterlegte Marke Nr. 14,526 Maizena sei wichtig,
ungültig und schutzunfähig sit-erklären und das genannte eidgenössische
Amt anzuweisen, diese Marke zu löschen; --

erkannt:

1. Der Klägerschaft werden ihre Rechtsbegehren zugesprochen

2. Der Beklagte wird mit seinem Widerklagsbegehren abgewiesen.

6. Padkiki und Handeismarken.'N° 21. 113

B. Gegen dieses den Parteien am 13. August 1912 zugestellte Urteil hat der
Beklagte und Widerkläger rechtzeitig und formrichtig die Berufung an das
Bundesgericht erklärt, mit den Anträgen: die Hauptklage sei abzuweisen,
das Widerklagsbegehren sei zuzusprechen, eventuell sei die Sache zu
neuer Verhandlung und Beurteilung an das kantonale Gericht zurückzuweisen.

(J. In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter des Beklagten und
Widerklägers diese Anträge erneuert und begründet. Der Vertreter der
Klägerin und Widerbeklagten hat Abweisung der Berufung und Bestätigung
des angefochtenenUrteils beantragt; -

in Erwägung:

1. Am 25. Mai 1888 liess die Glen Cove Manufacturing Cy in New-York
die Wortmarke Maizena für Getreidemehl in das schweiz. Markenregister
eintragen. Diese Marke, die im Register unter Nr. 8 der amerikan. Marken
figuriert, wurde am 12. Februar 1892 unter der neuen Nummer 5663 auf
die National Starch Manufacturing Gy mit Sitz in Covington und New-York
übertragen. Die Übertragung erfolgte aus Grund der gesetzlichen Ausweise
über die Berechtigung der · neuen Gesellschaft und über die Umschreibung
der Marke im Register der Vereinigten Staaten Amerikas. Am 12. April 1902
sodann wurde die Marke Nr. 5663, gestützt auf die nötigen Ausweise,
unter der neuen Nui-1,526 auf die Klägerin übertragen Dabei wurde
die frühere Warenangabe Getreidemehl (farine (le blé)" abgeändert in
die spezieller-e Angabe Maismehl. Die ursprüngliche Eintragung und die
Übertragungen auf die Rechtsnachfolgerinnen der Glen ('ove Manufacturing
Cy wurden jeweilen im schweig. Handelsamtsblatt veröffentlicht

Der Beklagte liess seinerseits am 12. Juni 1909 in das Markenregister des
internationalen Amtes für gewerbliches Eigentum in Bern unter Nr. 8017
eine kombinierte Bildund Wortmarke eintragen, die inder Mitte eine Szene
aus der Maisernte darstellt, darüber in stark hervortretender Schrift
das Wort Maizena und darunter die Angaben Victorias Puddingmeel, Farine
pour Pudding Victoria, Victorias Puddingflour enthältDie Marke ist laut
Eintragung bestimmt für Une sorte de farine (Maizena) .

AS 39 n ma 8

314 Oberste Zivilgerichtsinslanz ]. Materiellrechtliche Entscheidungen.

'2. Die Klägerin erblickte in der Aufnahme des Wortes Maizena" in die
Marke des Beklagten eine nnerlaubte Wiedergabe ihrer eigenen Wortmarke
Nr.14,526 und strengte gegen ihn die vorliegende Klage an. Das zweite
Rechtsbegehren wurde von der Klägerin mündlich dahin pezzisicrr, dass es,
wie das erste Begehren, nur ans das Gebiet der Schweiz Bezug habe-, Der
Beklagte trug auf Abweisung der Klage an und verlangte widerklagsweise
Löschnng der klägerischen Marke, mit der Begründung, dass das Wort
Maizena kein Phantasiename, sondern ein Freigeh hen sei, dass es schon
lange vor der erstmaligen Eintragung der Marke der Klägerin im Jahr 1888
Beschaffenheitsbezeichnnng für eine Sorte Maismehl gewesen sei-und dass
die Klägerin durch das Dulden anderer Maizenancarken in Deutschland und
in der Schweiz aus ihr Martenrecht verzichtet habe. ss

Die von der Vorinstanz über den letzten Punkt angeordnete Beweisführung
ergal), dass die Corn Products Cy ©. Inz b. S;. in Hamburg tatsächlich am
16. März 1909 unter Nr. 25,195 m Eintragnng der Wortmarke Maizena für die
Verschiedenartigsten Produkte im schtveizer. Markenregister erwirktshatte
aber jin Austrag und für Rechnung der Klägerin, und dass siesich stets
daraus beschränkt hat, die ihr von der Klägerin gelieferte Ware unter der
Marke ,Maizena zum EzVerkaus zu hriugen. Ferner stellte die Vorinstanz
fest, dass die Firma Witschi A.HG. jin Zürich an19...;-eiwuar190s
unter Nr. 23,357 eine Wortmarke WitschiMaizcna sitr e1ttfenchtetes
sJJiaiskIj hatte eintragen Eslassem dass ihre ritechtenachfolgerin Viel
BUG! von der Klägerin aufgefordert wurde, jene Marke zu löschetn womit
sie sicheinderskanden erklärte, und dass die Marke schliesslichinsolge
Richtgebranches und durchgeführter Liquidazioni der Täsitschi A.-G. imJahr
1912 erlosch. ' si sisi-

Darüber, ob und seit wann diefi'ssssBenennum Ma"izena im
ichweizer. Handels-verliebt als Bezeichnung für das von der ,Klägerin
und ihren Rechtsvvrgängerinnen hergestellte und in jden Handel gebrachte
Maismehl bekannt sei, ordnete die Vorinstaiiz eine Erpertise an. Zwei
Experten, Alph. Hörning, Drogist,sztund Alex. Bachhofer, Inhaber einer
Hochschule in Bern, sagten übereinstimmene ans, day}, soweit ihre
Erinnerung zuriickreiche ,(Bei Enduring6. Fabrikund Handeismarken. N°
21. 115

bis in die zweite Hälfte der 60er Jahre), sie nie eine andere Maizenamarke
geführt oder verwendet hätten als diejenige der Klägerin und dass die Ware
stets in der Originalpacknng an die Konsumenten abgegeben worden fei.Der
dritte Experte, Hans Kindler, Grosshändler in Bern, glaubte, sich daran zu
erinnern, dass in früheren Jahren auch etwa andere Marken als diejenige
der Klägerin in den Handel gebracht worden seien, er schwächte aber
in der Folge seine Aussage ab und erklärte, die Grosskaufleute hätten
immer gewirkt dass das achte Maizena nur dasjenige der Klägerin seit
Hieran hat die Vorinsianz die Hauptklage geschützt und die Widerkkage
abgewiesen. ss ,

3. Zn rechtlicher Hinsicht ist zunächst die Widerklage aus ihre
Begründetheit zu untersuchen. Da sie auf Nichtigerklärung und Löschung der
klägerischen Marke geht, während die Hauptklage sich aus eine Verletzung
dieser Marke stützt, würde die Hauptklage bei Gutheissung der Widerklage
gegenstandslos

Zur Begründung der Widerklage nimmt der Beklagte in erster
Linie den-Standpunkt ein, Maizssena sei schon an sich kein
markenfähigersPhantasiename sondern eine aus Eigenschaften der
Ware hinweisende Sachbezeichnnngp Er macht geltend, dass das Wort
,Maizena? durch blosse Umstellnng des botanischen Namens für Mais,
der-nach Linné Zessa Mais lante, entstanden sei. Mit der

. Vorinstanz ist dieser Einwand abzuweisen Selbst wenn die Marke

ans die angegebene Weise geschaffen wurde, wobei die der Phantasie
zugemutete Tätigkeit-freilich keine erhebliche war, so liegt doch der
Anklang an Mais durchans nicht derart auf der Hand, dass nottoendig Und
ohne weiteres auf eine besondere Art List-ais oder auf em Maisdrodukt
geschlossen werden muss. Dies genügt, da das Gesetz den Fabrikund
Handelsmarken nicht um ihrer selbst, sondern nm ihrer Beziehung zu
einem bestimmten Geschäft willen Rechtsschutz gewährt: die Marke soll
lediglich die Beziehung der Ware zum Geschäftsinhaber markieren. Da,
wie so oft in der Fslanzenkunda auch hier der Gattungsname vor dem
individualisierenden Zunamen zurücktritt, ist im Publikum der lateinische
Name Zen als Oberbegrisf für Mais nicht bekannt. Trotzdem die drei ersten
Buchstaben von Maizena auf Mais hindeuten, erscheint daher Maizena an
sich als eine willkürliche Wortbildung,

116 Oberste Zivügerichlsinstanz. ; l. Materiellrechtliche Entscheidungen.

als ein Phantasiename, als eine vom Fabrikanten zum eigenen Gebrauche
geschaffene, subjektive Ursprungsbezeichnung und nicht als eine vom
Produzenten losgelöste, generelle und objektive Sachbezeichnung (BGE 27
II 618
ff., 31 II 516 f.).

4. Der Beklagte wendet aber weiter ein, dass das Wort Maizena schon
lange vor Eintragung der Maizenamarke durch die Glen Cove Manufacturing
Cy in den Konversationsleriken und in vielen Nachschlagewerken als
Gattungsbezeichnung für feines Maismehl oder Maisstärke aufgeführt
gewesen sei, ohne irgend welchen Hinweis auf die Fabrikantin. Zu
entscheiden ist also, ob nicht zur Zeit der erstmaligen Eintragung
der Marke im Jahr 1888, nach der Auffassung der massgebenden Kreise,
das Bewusstsein des Zusammenhanges zwischen Herstellerin und Ware sich
dermassen verflüchtigt hatte, dass schon damals Maizena als Freizeichen
anzusehen war, als Gemeingut im Sinn von Art. 3 Abs. 2
SR 232.11 Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 3 Relative Ausschlussgründe
1    Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:
a  mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese;
b  mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
c  einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
2    Als ältere Marken gelten:
a  hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen;
b  Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6 bisder Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 1 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind.
3    Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen.
SR 232.11 Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 3 Relative Ausschlussgründe
1    Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:
a  mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese;
b  mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
c  einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
2    Als ältere Marken gelten:
a  hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen;
b  Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6 bisder Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 1 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind.
3    Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen.
MSchG '

Es fragt sich zunächst, welche Kreise massgebend sind zum Entscheid
darüber, ob eine Marke dem Gemeingut verfallen sei. Unstreitig sind es die
Verkehrskreisez ist aber einzig aus die Auffassung der schweizerischen
Verkehrskreise abzustellen oder ist einem Zeichen die Eigenschaft als
eintragsfähige Marke schon deshalb abzusprechen, weil es in irgend einem
andern Lande, überhaupt im Ausland, zum Gemeingut geworden isf? Wird
diese Frage im Sinne der zweiten Alternative entschieden, so wäre die
Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen zur Beweisaufnahme darüber, ob,
wie der Beklagte behauptet, Maizena im Heimatstaat des Beklagten oder
eventuefl in andern Ländern tatsächlich als Freizeichen galt. '

Die Auffassung, dass ein Freizeichen des ausländischen Verkehrs
im Inland nicht zum Markenzeichen werden könne, wird namentlich
vertreten von Kohler, Recht des Markenschutzes Seite 190 f.,
mit der Begründung, das Markenrecht sei ein Bezeichnungsrecht für
den Universalverkehr. Vergl. ferner Kent, Reichsges. z· Schutz der
Warenbezeichnungen S. 71 und die dortigen girate. Und es hat sich ihr
auch das Bundesgericht im Urteil vom 17. November 1899 in Sachen Hadesi
angeschlossen (BGE 25 II 777), indem es aussührte: Wenn ein Zeichen in
einem Lande Freizeichen6. Fabrikund Handeismarken. N° Qi. Il?

isf, so haben alle Interessenten das Recht, sich desselben zu bedienen,
und sie können es infolge der Handelsfreiheit auch in Lànder einführen,
wo es noch nicht zum Gemeingut geworden ist: . . . . Die Tatsache,
dass ein Zeichen im Auslande zum GeMmeingut geworden ist, reicht hin,
um die Aneignung desselben gut Herkunftsbezeichnung auch im Julande
auszuschliessen.

An dieser Auffassung, die im Urteil betreffend die Marke (Sssssrémanti'
(27 Il 618) beiläufig bestätigt wurde, kann indessen nach erneuter
Prüfung in jener Allgemeinheit nicht festgehalten werden. Freilich ist
für die Beantwortung der Frage, ob ein Zeichen als Jndividualname oder
als Gemeingut anzusehen sei, die ausländische Auffassung infolge ihrer
Reflexwirkungen auf die Anschauung im Inland von Bedeutung; sie ist
aber nicht entscheidend. Jst die Uberzeugung von der Freizeichennatur
im Ausland nicht in so starkem Masse zum Ausdruck gekommen, dass sie auf
die herrschende Meinung im Inlande einzuwirken und hier eine Wandlung zu
veranlassen vermochte, so ist die Aufnahme des Zeichens als Sondermarke
im Inland zulässig. Das ergibt sich schon aus dem Wortlaut von Art. 3
Abs. 2
SR 232.11 Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 3 Relative Ausschlussgründe
1    Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:
a  mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese;
b  mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
c  einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
2    Als ältere Marken gelten:
a  hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen;
b  Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6 bisder Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 1 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind.
3    Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen.
SR 232.11 Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 3 Relative Ausschlussgründe
1    Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:
a  mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese;
b  mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
c  einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
2    Als ältere Marken gelten:
a  hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen;
b  Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6 bisder Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 1 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind.
3    Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen.
MSchG: unter einem als Gemeingut anzusehenden Zeichen- kann
in einem schweizerischen Gesetze mangels anderweitiger Angaben nicht
ein solches verstanden werden, das gerade in der Schweiz nicht als
Gemeingut angesehen wird. Anderseits geht es bei der Verschiedenheit des
Markenrechts in den einzelnen Staaten und beim Mangel an internationalen
Normen zur Zeit nicht an, für eine nationale Marke uber die bestehenden
Ubereinkünfte hinaus universalrechtlirhe Bedeutung zu vindizieren, wenn
dies auch im Interesse des Handels und namentlich des internationalen
Verkehrs läge. Ferner wäre ein Rechtszustand wonach die Freizeichennatur
in irgend einem Rechtsgebiet den Schutz einer Marke in sämtlichen
Kulturstaaten in Frage stellen würde, bei der Schwierigkeit, von
allen einschlägigen Verhältnissen zuverlässige Kenntnis zu erlangen,
geeignet. den Markenschutz wesentlich einzuschränken und unsicher zu
gestalten. Und es wäre selbst bei Annahme der Weltrechtstheorie erst noch
fraglich, wann einer Marke das Freizeichenmerkmal ausgedrückt werden
sollte, ob dabei nicht logischerweise die ganze zivilisievte Welt als
Rechtsgebiet anzusehen wäre usw. Die Vertreter des Universalitätsprins

118 Oberste Zivilgerichtsinstanz. i. Materielirechtlîche Entscheidungen.

zips haben sich hierüber nicht ausgesprochen, wie denn auch die
herrschende Meinung in der Doktrin heute noch auf dem Boden des
Nationalitätsprinzips steht und die inländische Verkehrsauss fassung
als massgebend erkkärt: Seligsohn, Gesz .Schutz der Warenbezeichmmgen,
2 Auflage S. 70; Allfeld, Komm. z. dReichsges. üb. d. gew. Urheberrecht
S. 456; Osterrieth, Lehrld. gew. Rechtsschutzes S. 305; Adler, System
d. österreich. Markenrechts, S. 124; Ponthieu Marques de ishr- 6. Ausl.
Nr. 86; DUNANT, Traité des marques, S. 537 u. 541. Endlich hat das
Bundesgericht in einer Reihe von Entscheidungen betr. die Wortmarken
Antipyrin (22 S. 469/70), Chartreuse" (22 S. 1107), Photophore (23 1 298)
und Vaseline" (36 II 2523/58) ausgesprochen, dass ein Rame, der im Inland
zu einer allgemeinen Sachbezeichnung geworden ist, vom Mai-ken-

schutz auch dann ausgeschlossen sei, wenn er im Ausland die Ei-·

genschaft einer Jndividualbezeichnung besitze. Das Bundesgericht
ging dabei von der Erwägung aus, dass die Anschauung der inländischen
Verkehrskreise entscheidend sei. Diese Erwägung muss nach dem Gesagten
auch im umgekehrten Fall, um den es sich hier handelt, wo nämlich
die Freizeichennatur im Ausland vorhanden ist, dazu führen, dem
Nationalitätsprinzip den Vorzug zu geben. M. a. W.: ein Zeichen, das im
inländischen Verkehr den Charakter als Jndividualbezeichnuug bewahrt
hat, ist in der Schweiz auch dann markenfähig, wenn es im Ausland zum
Freizeichen geworden ist.

5. Jst somit die Frage, ob das Wort Maizena im Zeitpunkt der Eintragung im
schweizerischen Markenregister als gemein- gebräuchliches Qualitätszeichen
anzusehen war, nach der inline: dis ch en Verkehrsaufsassung zu
entscheiden, so ist sie mit der Vorinstanz zu verneinen. Die Experten
haben erklärt, dass im schweizerischen Handelsverkehr unter Maizena von
jeher nur das von der Klägerin und ihren Rechtsvorgängerinnen hergestellte
und in den Handel gebrachte Maisprodukt bekannt gewesen sei, das stets
in Originalpackung mit dem Namen der Fabrikantin und der Warnung vor
Nachahmungen an die Konsumenten abgegeben worden sei. Freilich gehören
alle drei Experten den stadtbernischen Handelskreisen an; doch ist nach
der Sachlage nicht anzunehmen,

D'. Fabrikund Handeismarken. N° "Zi. 119

dass in andern Teilen der Schweiz die Verhältnisse wesentlich anders
lagen, wie denn auch der Beklagte eine Oberexpertise nicht verlangt
hat Und wenn auch in früheren Jahren einmal, gemäss der Andeutung des
Erperten Kindler, eine Nachahmung in den Handel gelangt sein sollte, so
ist dadurch die Überzeugung vom Alleingebrauch der Marke Maizena durch die
Klägerin jedenfalls nicht derart erschüttert worden, dass Maizena vor der
Eintragung im Jahr 1888 zur generellen Sachbezeichnung wurde. Entgegen
der Auffassung des Beklagten lässt sich ein solcher Schluss auch aus
den eingelegten zahlreichen Auszügen aus Konversationslexiken und Werken
der Fachliteratur nicht ziehen. Wenn Maizena darin als Name für feines
Matsmehl oder Maisstärke angegeben wird, ohne Hinweis aus die Beziehung
zur Klägerin oder ihren Rechtsvergängerinnen, so ist dieser Umstand nach
feststehender Praxis nicht geeignet, die durch die direkten Aussagen
der Experten aus den massgebenden Verkehrskreisen gewonnene Kenntnis
vom wahren Charakter der Bezeichnung Maizena zu modifizieren (BGE 28 II
559
/60. 31 II 520). Zudem ergibt sich aus den Zitaten selber, dass nicht
eine allgemeine Sachbezeichnung gemeint ist, sondern ein bestimmtes, wenn
auch sehr verbreitetes und beliebtes Handelsprodukt, dessen Jdentität
ohne Nennung des Fabrikanten dem Verständnis beigebracht wird.

6. Es fragt sich nur noch, ob das Wort Maizena nicht im Laufe der Zeit
in der Auffassung der schweizerischen Verkehrskreise seine Beziehung
zur Produzentin verloren habe und zur Gattungsbezeichnung geworden
sei für eine besondere Art Mais oder für ein allgemein gebräuchliches
Maispräparat, das keine Beziehung mehr zu einem bestimmten Geschäft
aufwies. Ein solcher Vorgang konnte sich rein automatisch vollziehen
infolge der Beliebtheit der Ware beim Publikum; er konnte auch durch
das Verhalten der massgebenden Kreise oder der Markeninhaber selber
beeinflusst werden. Zu Unrecht erblickt der Beklagte in der Duldung der
Maizena-Marke der Corn Products'Cy und der Witschi-Maizeua-Marke der
Witschi It.-©. durch die Klägerin einen Umstand, der auf den Wegfall der
persönlichen Beziehung zwischen dem Namen Maizena'.' und der Klägerin
schliessen lasse und den Untergang ihres Judividnalrechts zur Folge
habe. Weder

120 Oberste Zivilgerichtsinstanz. l. Materienrechtliche Entscheidungen.

die Corn Products Cy, noch dies Witschi Li.-G.," noch deren
Rechtsnachfolgerin Vici A.-G. haben die Maizena-Marke für eigene, den
Fabrikanten der Klägerin ähnliche Produkte marktmässig verwendet: die Com
Products Cy hat sich daran beschränkt, die ihr von der Klägerin gelieferte
Ware unter der Marke "Mais zena zum Verkauf zu bringen; Witschi-Maizena
wurde nie ernstlich fabriziert noch vertrieben, geschweige denn mit dem
Einverständnis der Klägerin. Ein Verzicht der Klagerin aus ihr Marfem-echt
kann schon aus diesem Grunde nicht angenommen werden (vgl. BGE 28 Il 561
f., 31 II 519 ff., Praxis l 125 f.). Hieraus folgt, dass das Begehren
des Beklagten und Widerklägers um Streichung der klägerischen Marke als
in jeder Hinsicht unbegründet abzuweisen ist.

7. Die Abweisnng der Widerklageführt ohne weiteres zur Gutbeissnng der
meptklage Steht der Klägerin ander Wortmacke image/ua ein Jndividualrecht
zu, so hat sie Anspruch auf Feststellung der Nichtberechtigung des
Bellagten zur Führung des Wortes Maizena in seiner tombini-arte::
Bildund Wortmarke, Nr. 8017 des internationalen Markenregisters, die
infolgedessen für das Gebiet der Schweiz ohne Rechtsgültigkeit isf. Zur
Untersuchung der übrigen Bestandteile dieser Marke besteht kein Anlass,
da die Klägerin nur die Wiedergabe des Wortes Maizena anfichi und der
Gesamteindruck der Marke infolge jener Nebenbesiandteile nicht ein ganz
anderer wird. Dass gemäss Rechtsbegehren 2 der Klage die Verwendung des
Wortes Maizena auch aus der Packnng der Mehlprodickte des Beklagten im
Gebiet der Schweiz künstighin unterbleiben muss, ergibt sich aus dem
Zuspruch des Begehren-s um Ungültigerklärung der Marke des Beklagten
von selbst; --

erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil der H. Zwilkammer des
Appellationshoses des Kantons Bern vom 14. Juni 1912 in allen Teilen
bestätigt-6. Fabrikund Bandelsmarken. N° 22. 121

22. Arrét de la I" section civile du 31 janvier 1913 dans la
cause. _F. E. Roskopf & Cie, def. et rec., contre Comptoir général de
vente da la, montre Roskopf S. A. veuve Ch. Léon Schmid. & 0, dem. et im.

Marques de fabrlque. Imitation. Principes directeurs notamment en
matière horlogère. Nullità ? Marque tomhée dans le domaine public? Marque
déceptive.

A. La Société demanderesse & fait enregistrer le 28 juillet 1905 un bureau
de la propriété intellectuelle les deux marques n°5 19 186 et 19 187.

La. marque qui actuellement parte le n° 19 186 avait été primitivement
déposée le 10 aoüt 1868 par G. F. Roskopf, l'inventeur de 18. mentre
comme sous le nom de montre Roskopf. Par contrat du 15 décembre 1873 il
l'a. cédée à Charles et Eugène Wille età Charles-Léon Schmid. Per suite
du décès de quelques-uns de leurs membres, les maisons Wille fréres
et Ch.-Léon Schmid sont devenues respectivement les meisons Wille &
Cio et veuve Ch.-Léon Schmid & 05°; elles ont enfin fusionné sous la
reisen sociale actuelle: Comptoir général de vente de la montre Roskopf
S. A. veuve Ch.Léon Schmid & C. La marque cédée par G. F. Roskopf a. été
successivement enregistrée au nom des diverses maisons indiquées ci-dessus
et l'a été enfin, sous n° 19 186, au nom. de la Société demanderesse.

Quant. à la marque 19 187 elle a été enregistrée le 14 juin 1894 par
Wille frères et e passe par transmissions successives à Wille & Cie et
5. la société demanderesse-

La max-que 19186 est composée de deux cercles concentriques entre lesquels
figure, dans la partie supérieure, le nom de Rnskopf , precede et suiei
d'une petite étoile; au centre, une étoile plus grande 5. 5 pointes avec
un trou au milieu. Primitivement le mot Roskopf était suivi du mot Patent
qui, al la suite de l'entrée en vigueur de la loi sur les marques du 29
juin 1894, a été supprimé.

La. marque 19 187 est identiqueä la marque 19 186 avec
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Entscheid : 39 II 112
Datum : 24. Januar 1913
Publiziert : 31. Dezember 1913
Gericht : Bundesgericht
Status : 39 II 112
Sachgebiet : BGE - Zivilrecht
Regeste :


Gesetzesregister
MSchG: 3
SR 232.11 Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben - Markenschutzgesetz
MSchG Art. 3 Relative Ausschlussgründe
1    Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:
a  mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese;
b  mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
c  einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
2    Als ältere Marken gelten:
a  hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen;
b  Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6 bisder Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 1 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind.
3    Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen.
BGE Register
25-II-772 • 27-II-613 • 28-II-554 • 31-II-512
Stichwortregister
Sortiert nach Häufigkeit oder Alphabet
beklagter • wortmarke • mais • wille • vorinstanz • bundesgericht • markenregister • sachbezeichnung • rechtsbegehren • frage • widerklage • freizeichen • kreis • nichtigkeit • markenschutz • eigenschaft • kenntnis • sorte • charakter • unternehmung
... Alle anzeigen