512 ' Givilrechtspflege.

que la, Compagnie .I.-S. en liquidation reconnait lui devoir une somme
au moins égale à la partproportionnelle lui revenant= à raison du nombre
(le ses Bons, au Fonds d'amortissement des Bons de jouissanee; il n'est
pas entré en matière sur la première conciusion devenue ainsi sans objet.

III. Les conclusions de Ia demande, dirigées tant contre la Compagnie
J . S. en iiquiiiation que contre laConfédération suisse, sont rejetées
pour le surplus.

Vergl. auch Nr. 67 u. 70.

IV. Fabrikund Handelsmarken.

Marques de fabrique.

66. Zweit vom 22. Heutemder 1905 in Sachen Judi) & Cie., Bekl
W.-Kl. u. Ber-Kl., gegen Zchthyolgesellschust gordes, Her-munter & Cie.,
RL, W.-Bekt. u. Ber.-Bekl.

Wortmarke. Gültigkeit: Pimntassséebezuichnung? (Ichthyol für ein chemisch
phee3'maeeutisciws Produkt). Verwendung als Such-bezeichnem-g ? Untergang
in cia-s Gemeéngut ? Bedeutungder Aeefnaàme en Pharma-Itapöm. Wiriszmg
des Erlöschens eines Patentes für die W are auf die Marke. Publikation
des Urteils im Prozesse wege-n Markennrzclzaimmng. Art.. se iétt. a,:
32 Abs. 1 MSCILG.

A. Durch Urteil vom LAm-il 1905 hat der Appellationsund Kassationshof
des Kantons Beru (III. Abteilung) über die Rechtsbegehreut

a. Der Vorklage:

1. Es sei zu erkennen, die Beklagte sei nicht berechtigt für ihre Produkte
die Bezeichnung Jchthyopon zu gebrauchen und es sei die Marke Jchthyopon
der"Beklagten im schweizerischeu Markenregisier zu streichen.IV. Fahrikund
Handelsmarken. N° 66. 513

2. Es sei zu erkennen, die Beklagte sei ni tbere t' " ihre
Produkte die Bezeichnung Jchthyosulfosaur:k)s Amncihoiigtkafnlik
mon. suiioichthyolic.) zu gebrauchen.

. 3. Es sei zu erkennen, die Beklagte sei nicht berechtigt, für
Ihre Produkte die Bezeichnung Jchthyosulfofaures Ammon (ammomum
ichthyolsuifonat) zu gebrauchen.

4. Die Beklagte sei der Klägerin gegenüber wegen Verletzung ihrer
Markenrechte zur Entschädigung zu ver-urteilen und das Mass des zu
leistenden Schadeuerfatzes sei gerichtlich festzustellen.

5. Das Gericht solle die Veröffentlichung des Erkenntniffes durch welches
die hierseitige Klage zugesprochen wird, in mehre: ren, km Urteil zu
bezeichnenden Zeitungen auf Kosten der Beklagten anordnen;

b. Der Verteidigung und Widerklagez Abweisungsschluss:

Die Klägerschaft sei mit sämtlichen Rechts-begehren ihrer Klage
abzuweisen;

Widerklage:

î. Die (Eintragung der Marke siir. 9950 (Jchthyol) der klägerischen
Firma sei gerichtlich als ungültig zu erklären und es sei die Streichung
dieser Marke aus den Registern des eidgenösfischen Amtes für geistige-s
Eigentum zu verfügen.

2. Die Eintragung der MarteNr. 9950 (Sulfoichthyolicum) der klägerischen
Firma sei gerichtlich als ungültig zu erklären und es sei die Streichung
dieser Marke aus den Registeru des cid: genössischen Amtes für geistiges
Eigentum zu verfügen; --

erkannt:

i. Die Klägerin ist mit ihrem ersten Klagebegehreu abgewiesen.

2. Derselben sind das zweite und dritte Klagsbegehren zugesprochen,
ebenso das vierte, letzteres im Betrage von 200 Fr.

3. Der Klägerin wird ihr fiinftes Klagsbegehren zugesprochen in dem Sinne,
dass sie ermächtigt wird, einen Ausng dieses Urteils-, enthaltend die
Rechtsbegehren und die Dispositive, in zwei schweizerischeu Zeitungen
nach ihrer Wahl je einmal auf Kosten der Bektagteu zu publizieren.

514 Civilrechtspflege.

4. Die Beklagte ist mit ihrem Widerklagsbegehren abgewiesen.

B. Gegen dieses Urteil hat die Beklagte und Wider-klägerin rechtzeitig
und in richtiger Form die Berufung an das Bundesgericht eingelegt mit
den Anträgen:

Klagebegehren 2-5 seien abzuweisen; die beiden Rechtsbegehren der
Widerklage seien zuzusprechen

C. In der heutigen Verhandlung hat der Vertreter der Beklagten und
Widerklägerin diese Berufttngsanträge erneuert.

Der Vertreter der Klägerin und Widerbeklagten hat auf Bestätigung des
angefochtenen Urteils angetragen.

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Folgendes ist die Grundlage des Prozesses: Im Jahre 1882 begann Rudolf
Schröter in Hamburg aus einein bituminösen Schiesergestein, welches bei
Seefeld im Tyrol vorkommt und bergmännisch gewonnen wird, und das ein
Rohöl enthält, ein schwefelhaltiges, chemisches und pharmazeutisches
Präparat zu erstellen. Schröter erwarb das Gebiet, aus welchem das
bituminöse Gestein allein vorzukommen schien, und begann es bergmännisch
auszudeuten. Da sich im Gestein grosse Massen von Fischsossilien
fanden, wählte Schröter für das von ihm daraus gewonnene Präparat
den Namen ,,Jchthyoi". Zur Fortsetzung dieser Versuche und zur weitern
Herstellung und Verwertung des fraglichen Präparates wurde im Jahre 1884
eine Kommanditgesellschaft unter der Firma Jchthyol-Gesellschaft Cordes,
Hermanni & Cie. mit Sitz in Hamburg gegründet, die heutige Klägerin. Jtn
August 1884 liess die Klägerin im Deutschen Reiche eine kombinierte Marke
eintragen, die in einem Ooal eine von Strahlen umgebene, schwebende
Taube mit ausgebreiteten Flügeln, unter der das Wort Jchthyol steht,
sowie in der das Oval umfassenden Kreislinie die von Fischen begrenzten
Jnschriften Jchthyol Cie. itn obern und Hamburg im untern Felde enthält
Diese für chemische und pharmazeutische Präparate und deren Verpackung
bestimmte Marke wurde am 16, September 1884 auch beim eidgen. Amt für
geistiges Eigentum eingetragen. Am 23. März 1887 liess die Klägerin sodann
für aus schwefeihaltigen Kohlenwasserstoffen hergestellte chemische und
pharmazeutische Präparate die französische Marke Nr.767, bestehend aus
dem Worte Jchthyol,IV. Fahrlkund Handelsmarken. N° 66. 515

aus den Namen Georges Oelker in Paris ihres Depositärs für Frankreich
beim eidgen. Amt fürn geistiges Eigentum eintragen; am 6. April 1897
erfolgte die Ubertragnng dieser Wortmarte, die schon am 16. März 1895
beim kaiserl. deutschen Patentamt von der Klägerin angemeldet worden
war, aus die Klàgerin, unter Nr. 9156. Die Eintragung einer weiteren
Wortmarke der Klägerin, Sulfo:Jchthyolieum, für pharmazeutische
Produkte und Yràparate, organische Säuren, Basen und Salze beim
eidgen. Amt für geistiges Eigentum erfolgte am 18. März 1898, unter
Nr. 9950. In Oesterreich und Italien wurde die Marke der Klägerin, sei
es als Wortmarke, sei es als kombinierte Bildund Wortmarke, bereits
im Jahre 1884 registrieren Schon im Mai 1885 hatte Rud. Schröter
ein Versahren zur Abscheidung von Jchthyolsulfosäure beim deutschen
kaiserl. Patentamt patentieren lassen, wobei der Patentanspruch wie
folgt gekennzeichnet war: Die Abscheidung der Jchthyolsulsosäure aus
dem Bei der Sulfurierung des Seefelder Stinköles und von Mineralölen
ähnlicher Zusammensetzung (die also etwa 10 % Schwefel in natürlicher
chemischer Verbindung enthalten) erhaltenen Gemisch durch Vermischen
desselben mit-Wasser, Auflösen der abgeschiedenen Jchthyoisulfosäure
in Wasser und Niederschlagen mit Kochsalz dieser Lösung; dieses Patent
ist im Jahre 1900 durch Zeitablauf erloschen. Die beklagte Gesellschaft
ihrerseits, die in Burgdorf (Kt. Bern) eine Fabrik chemisch-Warmzeutischer
und -technischer Produkte betreibt, liess am 8. Februar 1901 unter
Nr. 13,.029 beim eidgen. Amt für geistiges Eigentum die Wortmarke
Jchthyopon eintragen, bestimmt für chemischpharmazeutische Produkte Schon
vorher und seither hat die Beklagte chemisch-pharmazeutische Produkte
unter der Etikette Ichthyolsulsosaures Ammon (amm011.suifoichthyolic.)
und Ichthyolsulfosaures Amazon (ammoninm-ichthyolsuîshnat oerfauft.

2. Da das Schicksal der Widerklage die auf Ntchatigem klärung und
Löschung der klägerischen Marken gehtn pt.-ambi: zierend ist für die auf
Verletzung dieser Matten gegrundete Hauptklage, so ist vor-ab über jene
zu entscheiden, Auch heute, tole vor den kantonalen Jnstanzeu, nimmt die
Beklagte zur Begrundung ihrer Widerklage den doppelten Standpunkt ein,
die Wortmarke

516 Civilrechtspflege.

Jchthyol der Klägerin sei von Anfang an als Eigenschaft-INzeichiiung
einer Gattung von Produkten gebraucht worden und steile sich überhaupt
ais auf Eigenschaften der Ware hinweisende Bezeichnung, nicht als
markeiifähige Phantasiebezeichnung dar; sodann sei sie jedenfalls im
Laufe der Zeit zuin Gemeingut, Freizeichen, geworden, durch Aufnahme
in verschiedene Pharmakopöen, so auch namentlich in die Pharinncopæa
helvetica, durch den eigenen Gebrauch, den die Ktägerin von der Wortinarke
mache, durch die Verwendung in der fachwissenschaftlichen Literatur,
endlich durch Dahinfalleii des deutschen Patentes für das Verfahren
Z. Nach feststehender bundesgerichtlicher Praxis ist eine Wortmarke
nach dem schtveiz. Markenschutzgesetze dann zulässig, wenn sie eine
Phantasiebezeichnung oder eine Bezeichnung, weiche die Beziehung der
damit bezeichneten Produkte zum Produzenten enthält, darstellt; dagegen
eine Bezeichnung unzulässig, die auf die Beschaffenheit, Eigenschaften,
Ursprung oder Herstellung der bezeichneten Ware hindeutet, oder
eine generelle Bezeichnung der Ware im Verkehre und in diesem Sinne
Sachbezeichnung ist. Vorerst nun kann einein begründeten Zweifel
nicht unterliegen, dass das Wort Jchthyol an sich für das Produkt,
auf das es von der Klägerin angewendet wird, Phantasiebezeichnung
ist. Die Betiagte bestreitet das mit der Begründung, der Name weise
auf den Ursprung und die Zusammensetzung des Produktes hin; speziell
in den Kreisen, die die Abnehmer des Produktes seien Pharmazeuten und
Ärzte sei die Bedeutung des Wortes Jchthyol als Zusammensetzung mit
der Stainnisilbe des griechischen ixüösz Fisch und dem iateinischen
oleum ohne weiteres zu erkennen; das Wort weise auf das fossile Fische
enthaltende Gestein hin, aus dem das Produkt gewonnen werde. Nun ist
zwar richtig, dass Schröter, der Erfinder und erste Hersteller des von
ihm Jchthyol genannten Produktes, diesen Namen wegen der im betreffenden
Gestein vorkommenden Fischfossilien gewählt hat; es handelt sich also
nicht um ein absolut freies Phantasiewort, etwa wie bei seem: nal;* auch
nicht um eine Beziehung des Produktes zum Ent-* A. S. XXV...) 2, Nr 66,
S. 554 ff. (Ama. d. Red. f. Peebl.)IV. Fahrikund Handelsmarken. N° 66. 517

decker oder Erfinder, sondern allerdings um eine gewisse Beziehung
des Produktes zu der Beschaffenheit des Materials, aus dem es
gewonnen wird. Allein auch wenn das Rohprodukts das Rohol, aus dem
Fette der fossileii Fische herstammt, wie in der geologischen und
paiäontologischen Wissenschaft angenommen wird (ver-gs. u. a. Heer,
Urwelt der Schweiz, S. 114 r.), so ist doch die Beziehung des
Kunsiproduktes Jchthyol zu diesen Fischfossilien zu entfernt, als dass
hieraus auf eine Eigentchastsoder Ursprungsbezeichnung geschlossen werden
könnte. Das Vorkommen von Fischfossilien hat der Phantasie des Erfinders
Schrotervielmehr nur die Anregung gegeben, die Bezeichnung gewann; zu
wahlen, ohne dass damit auf die Art, Herkunft oder BeschaffenheLt des
Produktes hingewiesen wäre; und die Ubersetzung Fischol , die sich etwa
denken liesse, würde eine durchaus falsche Vorstellung von der Natur des
Produktes erwecken, das, nach der richtigen Definition der Vorinstanz,
ein aus einem bestimmten Gestein auf besondere Art gewonnenes, durch
chemischeVrozesse speziell verarbeitetes Produkt niineralischen Ursprungs-
ist. '

4. Trotzdem so das Wort (chthyol an sich Phantasiebezeichnung und
also für das Produkt, für das es. verwendeîroird, markenfähig ist,
würde ihm doch die Eigenschaft einer schutzfahtgen Mai-te abgehen,
wenn dessen Erfinder selbst von Anfang an es als Sachbezeichnung,
nicht als Phantasiebezeichnung angewendet und in Verkehr gebracht
hätte. Damit das der Fall ware, ware notwendig, dass jede Beziehung des
Prodlukteszum ersten Erfinder Schröter und dann auch zur Kkagerm von
Anfang an ausgeschlossen worden ware. Dagegen genugt es nicht, einzig aus
dem Grande, dass das Wort den Namen eines bestimmten Produktes bildet,
anzunehmen, es sei ais Sachs'zezeic[mung'.i gebraucht und nicht als
Marke. In dieser Hinsicht ist darauf hinzuweiser dass die Wortmarke ja
gerade bezweckt, bestimmten Produkten einen Namen zu geben, unter dem sie
leicht in den Verkehr gelangen können, so dass die Marke zum Namen-des
Produktes wird; dieser Umstand allein, dass ein Produkt mit einer
Mark-je benannt wird, genügt nicht, die Benennung zur Sachbezeichnung zu
machen; unter Sachbezeichnung ist vielmehr zuweistehendie vom Urheber,
Produzenten, losgelöste, generelle Bezeichnung einer

518 Civilrechtspflege.

Art von Produkten. Andernfalls, d. h. wenn man in jeder Nameinnarke, also
Benennung eines Produktes mit einer Wortmarke eine nicht schutzfähige
Markenbezeichnnng erblicken wollte, würde der Zweck der vom Gesetze ja
erlaubten Wortmarien nicht erreicht. (Vergl. Amit. Samml Bd. XXVHI,
2, S. 561 Crw. 4.) Im vorliegenden Falle nun kann nicht angenommen
werden, dass die Bezeichnung Jchthyol als generelle Sachbezeichnung
im angedeuteten Sinne gewählt worden sei. Dagegen spricht schon das
Interesse des Erfinders, Schröter, selbst: ihm musste daran liegen, für
das von ihin erfundeiie Produkt eine Individualbezeichnung, nicht eine
Sachbezeichnung, zu wählen und es unter dieser in den Verkehr einzuführen,
sodann sprechen dagegen die von der Vorinstanz hervorgehobenen Tatsachen:
dass Schröter sofort das Gebiet, auf dem ihm das betr. bituminöse Gestein
allein vorzukommen schien, erwarb; dass die Klägerin das Wort Jchthyol"
bei ihrer Gründung in ihre Firma aufnahm wodurch sie dessen Verwendung als
Judividualbezeichnung auf das schärfste kundgab ; die Aufnahme des Wortes
Jchthyol vor Zulässigkeit der reinen Wortmarken in die kombinierte Marke
in Deutschland und in der Schweiz; die Registriernng der französischen
Wortmarke Jchihyol in der Schweiz; endlich die Registrierung der Marke,
sei es als reine Wortmarke, sei es als gemischte Marke, in andern
Ländern. Zu diesen von der Vorinstanz mit Recht hervorgehobenen Judizien,
die es ais ausgeschlossen erscheinen lassen, dass die Bezeichnung als
generelle Sachbezeichnung, Gattungsname, gewählt wurde, gesellt sich die
weitere Tatsache der Patentierung des Verfahrens zur Herstellung des
Jchthyol durch Schröter in Deutschland Das mit Jchthyol bezeichnete
Produkt konnte nur durch ein bestimmtes Verfahren hergestellt werden,
und dieses Verfahren war dem Erfinder des Namens geschützt Wenn nun der
Erfinder des Verfahrens dem Produkt einen Namen gab, der, wie in Erwägung
3 ausgeführt, an sich nicht anders denn als Phantasiebezeichnung gedeutet
werden kann, so ist gewiss anzunehmen, dass er diesen Namen nicht als
generelle Sachbezeichnung, sondern als Jndividualbezeichnung für das von
ihm hergestellte Produkt gewählt und verwendet hat und verwendet missen
wollte. Auch die Einführung des Namens Jchthyol, W ,... , _

'Wwsi ig,-IV. Fabrikund Handelsmarken. N° 86. 519

in die fachwissenschaftliche Literatur, aus die die Beklagte ein grosses
Gewicht legt, spricht nicht dagegen. In dieser Hinsicht ist vorab zu
beachten, dass ein Vorschlag von Prof. Unna dem Schroter im Sommer 1882
ein teerartig aussehendes Produkt der Destillation bituininöser Gesteine-
unter dem Namen Jchthyol rittergeben hatte, um es auf seine etwaigen
dein1ato-therapeutische Eigenschaften zu prüfen (vergl. Monatshkfte
furlpraktische Dermatologie, Bd. I [1882], S. 828 ff., flag. Beil:61)
, den Namen Jchthyol für das Rohöl zu verwenden-, sur das Kunstproduit
dagegen die Bezeichnung ichthyolsulfosaures Natrtnm, keinen Anklang fand,
und von Liana selbst bald wieder ausgegeben wurde. Sodann haben nach
der nicht aktenwidrigen Feststellung der Vorinstanz in den ersten Jahren
(c1rea 1882 18843 nur Unna und ferner Baumann und Schotten das 3,Jchthyol
eingehend untersucht und in die Fachliteratur etngefuhrtz und wenn nun die
Vorinstanz gestützt auf diese Tatsache-un? in Würdigung der Erpertisen
zu dem Aussprache gelangt: die samtlichen Bearbeitungen in der Zeit vor
der Grundung der Lagerischen Gesellschaft und der Eintragung der Marke
un mFahre 1884 beziehen sich ..... auf das Präparat von Schroter resp,
der Klägerin und erfolgten im Einverständnis und im Auftrag desselben, so
liegt hierin eine tatsächliche Feststellung, an welche das Bundesgericht
gebunden ist; daraus solgtaber auch der von der Vorinftanz gezogene
Schluss: dass aus diesenoArbeiten unmöglich der Nachweis geleistet
werden sfiume, dass Wzehthyol on damals Sa" bezeichnung gewesen ei. . _
i? Danach bleibtchzu untersuchen, ob Jchthyol" tm Laufe der Zeit zur
Sachbezeichnung und somit zum Gemeingut, Freizeichen, geworden sei. Was
zunächst die von der Beklagteici nach dfiefer Richtung geltend gemachten
Jndizienx der Name Hchthyol sei in die Fachliteratnr vollständig als
generelle@ad)5ege1cl)nuxtg, die los-gelöst sei von allen Beziehungen
zur Klagerin, ubergegangen, ein anderer wissenschaftlicher Name für die
betr. Praparate eristiere überhaupt nicht; von entscheidende-roBedeutung
sei sodann die Aufnahme des Namens Jchti)ol m die·Pharma-copæa helvetica
editio tertia, (1893), die ohne Widerspruch seitens der Klägerin erfolgt
sei, und in verschiedene andere Pharmakopoenz

520 Civilrechtspfiege.

endlich die Verwendung des Wortes :'chthyol als Sachbezeich-

nung in den gebräuchlichen Kondersationslexiken, betrifft, so ist zu:

bemerken: Hinsichtlich der Fachliteratur ist die Vorinstanz gestützt
auf die bei den Akten liegenden schriftlichen Zeugnifse erster Au-

toritäten auf dem Gebiete des Arzneiwesens und der Therapeutik in
Verbindung mit den Expertisen zu dem Resuktate gelangt, dass-

in den fachwifsenschaftlichen Kreisen ganz allgemein und überall unter
Jchthyol das Präparat der Klägerin verstanden wird., Die Frage des
Beweiswertes der erwähnten schriftlichen Zeugnisses ist augenscheinlich
eine Frage des kantonalen Prozessrechtes und daher vom Bundesgerichte
nicht zu überprüfen. Daraus ergibt sich dann aber, an Hand der Akten,
der von der Borinstanz gezogeneSchluss von selbst. Der Umstand,
dass in der Fachliteratur im weitesten Sinne nicht stets und überall
auf die Beziehung des Produktes zur Klägerin hingewiesen, es nicht
überall als von der Klägerin hergestellt bezeichnet wird, schliesst
die Tatsache dieser Beziehung und das Bewusstsein der Beziehung in
den Kreisen derFachleute keineswegs aus und ist an sich keineswegs
geeignet,. aus der Phantasieund Judioidualbezeichnung eine generelle
Sachbezeichuung zu machen. (Vergl. Urteil d. Bd.-Ger. vom 29. Dez1902
i. S. Dr. Buss & Cie. gegen A.-G. für Antlinfabrikation,. betr. die
Wortmarke Rodinal: Amtl. Samml. XXVIII, 2, S. 569 ff., (fern). 4.) Und
gegenüber der Ausführung der Beklagten, es eristiere überhaupt kein
anderer wissenschaftlicher Rainefür die betr. Produkte als die Bezeichnung
Jchthyol, ist hinzuweisen-aus die Feststellungen der Erperten, die von
der Vorinstanz ohne weiteres zu den ihrigen gemacht werden und die daher
auch für das Bundesgericht bindend sind: dass man in den Fachtreisen
ohne weiteres voraussetze, dass alle Produkte, die Jchthr)ol ge:nannt,
oder in deren Bezeichnung in irgend einer Form dasWort Jchthyol sich
finde, von der Klagen-in fabriziert werden ;. ferner dass durchaus
nicht jeder auswendig wisse, wie Jchihyol dargestellt werde; wohl
aber, dass es von der Hamburger JchthyolGesellschaft fabriziert und
in den Handel gebracht werde. Was sodann speziell die Lehrbücher der
Arzneintittellehre anbetrifft, so ist auch hier die von der Vorinstanz
zu der ihrigen gemachte Feststellung der Experten entscheidend: es wäre
falsch, aus der-1VJ Fabrikund Handelsmarken. N° 86. 521

Tatsache, dass in denselben nur allgemein von Jchthyol ohne nähere
Bezeichnung der Herstellerin gesprochen werdezden Schluss zu ziehen,
dass die Verfasser nicht das Fabrikat der Klägertn im Auge gehabt
hätten; es sei nicht üblich. in Werken dieser Art die herstelleude
Fabrik namhaft zu machen. Endlich erachtet die Borinstanz bezüglich
der Konversationsleriten, auf Grund der schriftlichen Zeugnisse
der Leiter derselben, den Beweis als erbracht, dass die Verfasser
oder Herausgeber bei der Bezeichnung Jchthyol nur das Fabrikat der
Klägeriu gemeint haben. Auch das ist eine das Bundesgericht bindende
tatsächliche Feststellung Das einzige Jndiz, das dafür spricht, dass
die Bezeichnung Ichthyolii in das Gemeingut gefallen sei, bleibt die
widerspruchslose (ein Widerspruch ist erst 1902 erfolgt) Aufnahme
des Wortes in einigen Pharmatopöen, so speziell in die Pharmacopoea
helvetica editio tertia 18.93. In tatsächlicher Beziehung ist richtig,
dass diese Pharmakopöe unter der Bezeichnung eAmmoniunr sulfoichthyoiicum
(Ammonîum-sulfoichtyolat. d'ammonmm; sulfoittiolato cl'ammoni0) folgende
Angaben enthält:lBraunrote, strupariige Flüssigkeit von Teeigeruch·,
löslich in Wasser-, Weingeist und Äther. Beim Erwärmeu mit Alialten
entwickelt es Ammoniak. Aus 10)0 erwärmt, verliert es ungeiahr 49 o/0
Wasser. Bei höherer Temperatur verbrenut esmitbrenztichem Geruche; die
zurückbleibende Kohle hinterlasse beim Suchen keine Asche. Die wässerige
Lösung gebe beim Yiischenspanit Palzsaure eine dicke, dunkle Mafie, die
sich klar in Wasser, Ather und Penin IW. Eine etwas andere Beschreibung
und Charakterisierung findet sich in der offiziellen italienischen
Pharmakopoe pom Jahre 1892. Fragt es sich nun, welche rechtliche Bedeutung
dieser Aufnahme zukomme, so ist allerdings zuzugeben, del; die Aufnahme
eines cheinisch-pharmaze11tischen Präparates In die thatmakopöe ein
gewichiiges Jndiz dafür ist, dass die dafur gethahlte Bezeichnung zum
Freizeichen geworden ist (oergl.BGE,Bd.xI-xll, S. 469 Cruz. 6, i. S
Antipyrin ; Bd. XXIIL S.16L:')P:u. 1635, Erw. 2, i. S. Saecharin), und
dass sie unter limitanden das Versallen einer Judioidualbezeichnung
in das Gemeingut bewirken farm. Denn die Pharmakopöe hat zum Zweck,
die pharmazeutisch gebrauchten Mittel, Präparate zu beschreiben und
ihre Darstellung

522 Civilrechtspflege.

anzugeben; durch diese Beschreibung und Charakterisierung der
Darstellung wird aber dann, wenn es sich um ein genau bestimmtes,
charakterisierte-Z chemisches Individuum handelt und Herstellungsweise
wie genaue Zusammensetzung bekannt und angegeben sind, die Darstellung
jedem Fachmann ermöglicht, und die vorherige Jndividualbezeichnung
wird dadurch zur generellen Sach-, Warenbezeichnung. Gerade an diesen
Erfordernissen aber fehlt es nach dem Ergebnis der Erpertise, das
auch hier wieder entscheidend ist. Hienach genügen die in einzelnen
Pharmakopöen enthaltenen Beschreibungen und Prüfungsmethoden des
Jchlhyol nicht, um dieses Präparat zu charakterisierenz das ist besonders
deswegen der Fall, weil über den Gehalt an organisch gebundenem Schwefel,
dem aller Wahrscheinlichkeit nach der therapeuniche Wert des Jchthyols
zuzuschreiben ist, jede, sowohl qualitatide wie quantitative Angabe fehlt;
..... da die chemische Beschaffenheit des Jchthyols bisher noch nicht
sicher bekannt ist, so ist eine genaue Jdentisizierung des Präparates
und eine Prüsung auf Reinheit vorläufig unmöglich Es ist denn auch
festgestellt, dass das Präparat der Beklagteu, das zum heutigen Prozesse
geführt hat, in seiner Zusammensetzung vom Jchtbyol der Klägerin nicht
unwesentlich abweicht; die Vekiagte darf also ihrem vom Produkte der
Klägerin abweichenden Präparat den Namen Jchthyol" nicht geben. Unter
diesen Umständen aber kann auch der Ausnahme in einzelne Pharmakopöen,
speziell in die Pharmacopæa helvetica, nicht die Bedeutung einer die
Individualbezeichnung zerstörenden Tatsache beigemessen werden. Gegenteils
sprechen für die Fortdauer des Wortes Jchthyol als Individualbezeichnung
noch die Tatsachen, dass sogar die Beklagte in ihrem neuesten Prospekt
bei Jchthyol ausdrücklich die klägerische Gesellschaft als Herstellerin
angibt, und dass alle übrigen Konkurrenten der Klägerin, soweit aus
den Akten ersichtlich, JchthyolErsatzmittel unter bestimmten andern
Bezeichnungen eingeführt haben; endlich die Tatsache, dass ;'5chthyol
in einer ganzen Anzahl von Pharmakopöen, so insbesondere der deutschen
dein Ursprungslande der klägerischen Marke nicht enthalten ist.

6. In letzter Linie leitet die Beklagte das Verfalle-n der
Judividualbezeichnung Jchthyol in das Gemeingut her aus der
-.x-.-.p,.i..ssiz. s-7î_ . ,: ef. ..., ... Q...... M _ "sa w i
.-IV. Fabrikund Handelsmarken. N° 66. 523

Tatsache des Erlöschens des deutschen Patentes aus das Verfahren
zur Herstellung des damit bezeichneten Produktes Hierüber hat die
Vorinstanz ausgeführt: Bei Ablan des Patentes liege allerdings die
Gefahr der Generalisierung der zur Bezeichnung des bestimmten Produktes
verwendeten Wortmarke regelmässig sehr nahe, wenn und soweit das nun
zu Freigut gewordene Patent einem jeden Sachkundigen die Herstellung
des bestimmten Präparates ermögliche. Jun vorliegenden Falle aber sei
die Behauptung der Klägerin erwiesen: Dass der Patentanspruch, den sie
sich schützen liess, keineswegs das ganze Verfahren zur Herstellung
des Jchthyols in sich begreift, dass gewisse erhebliche Teile des
Fabrikationsprozesses nicht im Patentanspruch enthalten seien, so dass
die im Patent gegebenen Herstellungsangaben zur Ichthyol-Fabrikation
nicht genügen.it An Hand der Beweisführung, zumal der Expertisen,
gelangt der Vorderrichter zum Schlusse: Das Jchthyol, d. h. das von der
Klägerschaft so benannte und in den Handel gebrachte Präparat ist zur
Zeit chemisch nicht charakterisiert und identifizierbar. So lange dies
aber der Fall ist, kann es auch nicht sicher von andern hergestellt
werden und es bleibt infolgedessen der Name Jchthyol die Bezeichnung
für das spezifische Präparat der Kiägerin. Speziell sei bezüglich des
Präparates der Beklagten der Beweis der Nichtidentität mit dem Jchthyol
der Klägerin erbracht. Soweit in diesen Ausführungen Schlussfolgerungen
tatsächlicher Natur liegen, widersprechen sie den Akten keineswegs und
sind sie somit für das Bundesgericht verbindlich. Unter diesen Umständen
kann aber auch nicht davon die Rede sein, dass das Erlöschen des Patentes
auch das Erlöschen des Jndividualrechts auf die Bezeichnung Jchthyol
nach sich gezogen habe. Jedenfalls kann auch nicht allgemein der Satz
aufgestellt werden, das Erlöschen des Patentes für ein bestimmtes
Verfahren ziehe ohne weiteres und notwendig auch das Erlöschen des
Jndividualrechts an der Bezeichnung des betr. Produktes nach sich:
einem derartigen Rechtssatze würde schon das Bedenken entgegenstehen,
dass alsdann der Markenberechtigte, der zugleich sein Erfinder-recht an
dem mit der Marke bezeichneten Produkte hat schützen lassen, mindern
Rechtes wäre als derjenige, der das nicht getan hat, eine Konsequenz,
die von Aufstellung xxx], 2. 1905 35

524 Civilrechtspflege.

jenes Satzes abhalten mug. Eine das Produkt eines patentierten Verfahrens
bezeichnende Wortmarke kann durch das Erlöschen des Patentes höchstens
dann zum Freizeichen werden, wenn die Wortmuffe schon zur Sachbezeichnung
geworden ist. Das ist aber hier ausgeschlossen, was ans dem in Erwägung
5 gesagten folgt. Von Erheblichkeit ist im vorliegenden Falle, dass
das Markenrecht wenn auch nicht das Recht auf die Wortmarke vor dein
Erfinderrecht geschaffen worden ist. Dazu kommt, dass dass Verfahren für
die Herstellung des Jchthyols in der Schweiz nie geschätzt war und dass
daher das Dahinsallen des Erfindungsschutzes für die schweizerische
Marke wohl ohne Bedeutung ist, zumal die deutsche Marke trotz
Aufhören-Z des Erfindungsschutzes nicht aufgehört hat, schutzfähig zu
fein. (Vergl. Klagebeilage 9 11. Siehe hier: Dnnant, Traité des marques
de fabriques. n° 73, p.137 et suiv.; Kohler, Markenschutz, S. 182;
Po uillet, Traité des marques de hieriun 4ms éd., n° 54, p. 82 et suiv.)

7. Aus dein gesagten folgt, dass die Widerklage unbegründet ist, soweit
sie gegen Marke Nr· 9156 der Klägerin, Jchthyol", gerichtet ist. Aber auch
was Marke Nr. 9950 betrifft, ist der Vorinstanz in ihrem die Widerklage
abweisenden Erkenntnis beizutreten: Hauptbeftandleil dieses Wortes
ist das Wort Jchthyol"; icum ist ein adjektioischer Zusatz, suifo ein
Präfir, das auf die Beschaffenheit der Ware hinweist. Übrigens stellt
die Vorinstanz für das Bundesgericht verbindlich fest, dass Jchthyol
und snlfoichthyelicum im Verkehr vollkommen gleichbedeutend find, und
daraus folgt die Unbegründetheit der Widerklage in ihrem zweiten Teile
ohne weiteres.

8. Wird nunmehr zur Hanptklage übergegangen, so ist das erste
Rechtsbegehren heute ausser Streit, da die Klägerin gegen den es
abweisenden Entscheid der Vorinstanz die Berufung nicht ergriffen
hat. Hinsichtlich Rechtsbegehren 2 und 3 folgt deren Begründetbeit
ohne weiteres aus der Tatsache, dass der Klägerin an den genannten
Bezeichnungen Jndividnalrechte zustehen, die ihr den Anspruch auf
Feststetlung der Nichtberechtigung der Beklagten zur Führung der
Bezeichnungen gem-übten. Auch das Entschädigungsbegehren ist grundsätzlich
begründetz und wenn die Vorinstanz das Mass der Entschädigung auf 200
Fr. festgesetzt hat,

"'-411-IV. Fabrikund Handelsmarken. N° 66. 525

so bieten die Akten dem Bundesgerichte keine Anhaltspunkte unter diesen
Betrag zu gehen, was einzig in Frage kommen könnte. Dagegen ist im
Gegensatz zur Vorinstanz das ans Publikatton des Urteils gerichtete
fünfte Klagebegehren abzuweisen, die Berufung der Beklagten also 'in
diesem Punkte für begründet zu erklären. Die Vorinstanz hält dieses
Begehren für gerechtfertigt aus dem (Stunde, dass es sich um ein weit
verbreitetes und viel verwendetes Fabrikat handle und die Beklagte
sich auch zur Empfehlung ihres Produktes an weitere Kreise gewandthabe.
Dem ist jedoch entgegenzuhalten, dass die Verbreitung doch nur in engem
FachKreisen stattgefunden hat und dass es der Klägerin ein leichtes
sein wird, ihr Obsiegen in diesem Prozess diesen Kreisen die ja zum
Teil auch den Ausgang des Prozesses verfolgt haben mögen zur Kenntnis
zu bringen. Auch steht die Anordnung der Publikation des Urteils im
Widerspruch mit der eigenen Annahme der Vorinstanz, dass die Beklagte
kein schweres Verschulden treffe.Letztere1n ist beizustimmen aus den
von der Vorinstanz zutreffend ausgeführten Gründen: der Aufnahme in
die Pharmacopæa hetveticaz dem Erlöschen des Patentes; der Verspätung
des Proteftes der Ktägeriu gegen die Aufnahme in die Pharmacopoen
helvetica. Jst dem aber fo, so würde eine Publikation des Urteils als
Unbilligkeit erscheinen; eine Warnung des Publikums vor Machinationen
der Beklagten ist nicht nötig-

Demnach hat das Bundesgericht erkannt:

1. Die Berufung der Beklagten wird dahin als begründet erklärt und
das Urteil des Appellationsund Kassationshofes dahin in Dispositiv 3
-abgeändert, dass das Klagebegehren 5 abgewiesen wird.

2. Im übrigen Dispositiv 2 und 4 wird die Berufung der Betlagten
abgewiesen und wird das Urteil der Vortnsianz bestätigt. Hinsichtlich
Dispositiv 1 hat es bei demselben sein Bewenden.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Entscheid : 31 II 512
Datum : 31. Dezember 1905
Publiziert : 22. Januar 1905
Gericht : Bundesgericht
Status : 31 II 512
Sachgebiet : BGE - Zivilrecht
Regeste :


Stichwortregister
Sortiert nach Häufigkeit oder Alphabet
beklagter • vorinstanz • wortmarke • bundesgericht • sachbezeichnung • erfinder • widerklage • phantasiebezeichnung • eigenschaft • kreis • wasser • rechtsbegehren • richtigkeit • freizeichen • patentanspruch • frage • mass • deutschland • zeitung • eintragung
... Alle anzeigen