147 III 85
9. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. FRACTAL-SWISS AG gegen A. Sàrl (vormals: FRACTAL-SWISS pma Sàrl) (Beschwerde in Zivilsachen) 4A_297/2020 vom 7. September 2020
Regeste (de):
- Art. 53
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 53 Action en cession du droit à la marque - 1 Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée.
1 Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée. 2 L'action se périme par deux ans à compter de la publication de l'enregistrement ou, dans les cas visés à l'art. 4, à compter du moment où le titulaire a révoqué son consentement. 3 Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils ont déjà, de bonne foi, utilisé la marque professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.79 4 Les demandes en dommages-intérêts sont réservées.80 - Mit der Klage nach Art. 53
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 53 Action en cession du droit à la marque - 1 Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée.
1 Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée. 2 L'action se périme par deux ans à compter de la publication de l'enregistrement ou, dans les cas visés à l'art. 4, à compter du moment où le titulaire a révoqué son consentement. 3 Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils ont déjà, de bonne foi, utilisé la marque professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.79 4 Les demandes en dommages-intérêts sont réservées.80
Regeste (fr):
- Art. 53 LPM; action en cession du droit à une marque.
- L'action prévue à l'art. 53 LPM permet de demander la cession du droit à une marque également au stade du dépôt de cette dernière; cette action n'est pas limitée aux marques déjà enregistrées (consid. 3.2.1). L'action présuppose que la marque dont la cession du droit est requise eût effectivement appartenu au demandeur s'il en avait lui-même procédé au dépôt. Il n'est pas nécessaire que le défendeur utilise la marque litigieuse (consid. 3.2.2).
Regesto (it):
- Art. 53 LPM; azione di cessione del diritto a un marchio.
- L'azione prevista dall'art. 53 LPM permette di chiedere la cessione del diritto a un marchio anche allo stadio del deposito di quest'ultimo; essa non è limitata ai marchi già registrati (consid. 3.2.1). L'azione presuppone che il diritto al marchio di cui viene domandata la cessione sarebbe effettivamente spettato all'attore se questi avesse proceduto al deposito. Non è necessario che il convenuto utilizzi il marchio conteso (consid. 3.2.2).
Sachverhalt ab Seite 86
BGE 147 III 85 S. 86
A. Die FRACTAL-SWISS AG (Lizenzgeberin, Klägerin, Beschwerdeführerin) mit Sitz in Hergiswil ist Inhaberin der Wortmarke Nr. 604913 "Fractal", hinterlegt am 31. August 2010, sowie der Wort-Bild-Marke Nr. 681948 "Fractal-Swiss", hinterlegt am 11. Dezember 2015. Beide Marken beanspruchen Schutz für Waren und Dienstleistungen der Klasse 9. Am 26. Januar 2017 wurde die FRACTAL-SWISS (pma) Sàrl (heute: A. Sàrl; Lizenznehmerin, Beklagte, Beschwerdegegnerin) mit Sitz in V. ins Handelsregister eingetragen. Zwischen diesen beiden Gesellschaften bestand ein Lizenzvertrag, den die FRACTAL-SWISS AG mit Schreiben vom 11. Mai 2018 gekündigt hat. Am 20. März 2019 ersuchte die FRACTAL-SWISS (pma) Sàrl das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) um Zulassung des Zeichens "Fractal-Swiss" zum Markenschutz für Waren und Dienstleistungen der Klassen 35 und 45 (Markeneintragungsgesuch Nr. 3872/2019).
B. Am 1. Juli 2019 reichte die FRACTAL-SWISS AG beim Obergericht des Kantons Nidwalden Klage gegen die FRACTAL-SWISS (pma) Sàrl ein. Sie stellte unter anderem ein Übertragungsbegehren. Mit Urteil vom 27. April 2020 trat das Obergericht - soweit vorliegend von Interesse - auf die Klage nicht ein. Das Bundesgericht heisst die von der FRACTAL-SWISS AG erhobene Beschwerde in Zivilsachen gut. (Zusammenfassung)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. In Rechtsbegehren-Ziffer 3.1 verlangte die Beschwerdeführerin die Übertragung des Markeneintragungsgesuchs Nr. 3872/2019 "Fractal-Swiss" beziehungsweise die Übertragung der daraus resultierenden Marke.
3.1 Nach Art. 53
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 53 Action en cession du droit à la marque - 1 Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée. |
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1 | Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée. |
2 | L'action se périme par deux ans à compter de la publication de l'enregistrement ou, dans les cas visés à l'art. 4, à compter du moment où le titulaire a révoqué son consentement. |
3 | Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils ont déjà, de bonne foi, utilisé la marque professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.79 |
4 | Les demandes en dommages-intérêts sont réservées.80 |
BGE 147 III 85 S. 87
der Marke klagen, wenn der Beklagte sich diese angemasst hat. Diese Klage dient dem Schutz vor Usurpatoren. Indem der besser Berechtigte nicht nur auf Nichtigkeit der Marke klagen, sondern ihre Übertragung verlangen kann, vermag er sich insbesondere die Priorität der Markeneintragung des Usurpators zu sichern. Voraussetzungen des Übertragungsanspruchs sind zum einen die bessere Berechtigung des Klägers an der Marke und zum anderen, dass sich der Beklagte die Marke angemasst hat. Beides ist vom Kläger nachzuweisen (Urteil 4A_39/2011 / 4A_47/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1 mit Hinweisen).
3.2 Die Vorinstanz trat auch auf das Übertragungsbegehren der Beschwerdeführerin nicht ein. Sie nannte hierfür zwei Argumente:
3.2.1 Zum einen könnten nach dem "klaren Wortlaut" von Art. 53
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 53 Action en cession du droit à la marque - 1 Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée. |
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1 | Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée. |
2 | L'action se périme par deux ans à compter de la publication de l'enregistrement ou, dans les cas visés à l'art. 4, à compter du moment où le titulaire a révoqué son consentement. |
3 | Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils ont déjà, de bonne foi, utilisé la marque professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.79 |
4 | Les demandes en dommages-intérêts sont réservées.80 |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 5 Naissance du droit à la marque - Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 53 Action en cession du droit à la marque - 1 Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée. |
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1 | Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée. |
2 | L'action se périme par deux ans à compter de la publication de l'enregistrement ou, dans les cas visés à l'art. 4, à compter du moment où le titulaire a révoqué son consentement. |
3 | Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils ont déjà, de bonne foi, utilisé la marque professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.79 |
4 | Les demandes en dommages-intérêts sont réservées.80 |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 5 Naissance du droit à la marque - Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 5 Naissance du droit à la marque - Le droit à la marque prend naissance par l'enregistrement. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 53 Action en cession du droit à la marque - 1 Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée. |
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1 | Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée. |
2 | L'action se périme par deux ans à compter de la publication de l'enregistrement ou, dans les cas visés à l'art. 4, à compter du moment où le titulaire a révoqué son consentement. |
3 | Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils ont déjà, de bonne foi, utilisé la marque professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.79 |
4 | Les demandes en dommages-intérêts sont réservées.80 |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 53 Action en cession du droit à la marque - 1 Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée. |
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1 | Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée. |
2 | L'action se périme par deux ans à compter de la publication de l'enregistrement ou, dans les cas visés à l'art. 4, à compter du moment où le titulaire a révoqué son consentement. |
3 | Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils ont déjà, de bonne foi, utilisé la marque professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.79 |
4 | Les demandes en dommages-intérêts sont réservées.80 |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 53 Action en cession du droit à la marque - 1 Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée. |
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1 | Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée. |
2 | L'action se périme par deux ans à compter de la publication de l'enregistrement ou, dans les cas visés à l'art. 4, à compter du moment où le titulaire a révoqué son consentement. |
3 | Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils ont déjà, de bonne foi, utilisé la marque professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.79 |
4 | Les demandes en dommages-intérêts sont réservées.80 |
BGE 147 III 85 S. 88
Anhaltspunkte zu entnehmen, wonach die Klage auf Übertragung der Marke bewusst auf bereits im Register eingetragene Zeichen hätte beschränkt, (blosse) Markenanmeldungen dagegen vom Anwendungsbereich des Art. 53
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 53 Action en cession du droit à la marque - 1 Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée. |
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1 | Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée. |
2 | L'action se périme par deux ans à compter de la publication de l'enregistrement ou, dans les cas visés à l'art. 4, à compter du moment où le titulaire a révoqué son consentement. |
3 | Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils ont déjà, de bonne foi, utilisé la marque professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.79 |
4 | Les demandes en dommages-intérêts sont réservées.80 |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 50 Dispositions particulières - 1 Dans l'intérêt des consommateurs, de l'économie en général ou de secteurs particuliers, le Conseil fédéral peut préciser les exigences prévues aux art. 48, al. 2, et 48a à 49. |
|
1 | Dans l'intérêt des consommateurs, de l'économie en général ou de secteurs particuliers, le Conseil fédéral peut préciser les exigences prévues aux art. 48, al. 2, et 48a à 49. |
2 | Il peut, notamment lorsqu'une branche économique en fait la demande sur la base d'un avant-projet, préciser les conditions auxquelles une indication de provenance suisse peut être utilisée pour des produits ou des services déterminés. |
3 | Il entend au préalable les cantons, les associations professionnelles ou économiques et les organisations de consommateurs intéressés. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 53 Action en cession du droit à la marque - 1 Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée. |
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1 | Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée. |
2 | L'action se périme par deux ans à compter de la publication de l'enregistrement ou, dans les cas visés à l'art. 4, à compter du moment où le titulaire a révoqué son consentement. |
3 | Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils ont déjà, de bonne foi, utilisé la marque professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.79 |
4 | Les demandes en dommages-intérêts sont réservées.80 |
3.2.2 Zum andern sei - so das Obergericht weiter - "nicht rechtsgenügend dargetan", dass die Beschwerdegegnerin das streitgegenständliche Zeichen "effektiv in Gebrauch" habe. Mit dieser Erwägung ist die Beschwerdeführerin zu Recht nicht einverstanden: Anmassung im Sinne von Art. 53
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 53 Action en cession du droit à la marque - 1 Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée. |
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1 | Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée. |
2 | L'action se périme par deux ans à compter de la publication de l'enregistrement ou, dans les cas visés à l'art. 4, à compter du moment où le titulaire a révoqué son consentement. |
3 | Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils ont déjà, de bonne foi, utilisé la marque professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.79 |
4 | Les demandes en dommages-intérêts sont réservées.80 |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 53 Action en cession du droit à la marque - 1 Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée. |
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1 | Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée. |
2 | L'action se périme par deux ans à compter de la publication de l'enregistrement ou, dans les cas visés à l'art. 4, à compter du moment où le titulaire a révoqué son consentement. |
3 | Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils ont déjà, de bonne foi, utilisé la marque professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.79 |
4 | Les demandes en dommages-intérêts sont réservées.80 |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 53 Action en cession du droit à la marque - 1 Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée. |
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1 | Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée. |
2 | L'action se périme par deux ans à compter de la publication de l'enregistrement ou, dans les cas visés à l'art. 4, à compter du moment où le titulaire a révoqué son consentement. |
3 | Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils ont déjà, de bonne foi, utilisé la marque professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.79 |
4 | Les demandes en dommages-intérêts sont réservées.80 |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 50 Dispositions particulières - 1 Dans l'intérêt des consommateurs, de l'économie en général ou de secteurs particuliers, le Conseil fédéral peut préciser les exigences prévues aux art. 48, al. 2, et 48a à 49. |
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1 | Dans l'intérêt des consommateurs, de l'économie en général ou de secteurs particuliers, le Conseil fédéral peut préciser les exigences prévues aux art. 48, al. 2, et 48a à 49. |
2 | Il peut, notamment lorsqu'une branche économique en fait la demande sur la base d'un avant-projet, préciser les conditions auxquelles une indication de provenance suisse peut être utilisée pour des produits ou des services déterminés. |
3 | Il entend au préalable les cantons, les associations professionnelles ou économiques et les organisations de consommateurs intéressés. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 53 Action en cession du droit à la marque - 1 Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée. |
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1 | Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée. |
2 | L'action se périme par deux ans à compter de la publication de l'enregistrement ou, dans les cas visés à l'art. 4, à compter du moment où le titulaire a révoqué son consentement. |
3 | Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils ont déjà, de bonne foi, utilisé la marque professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.79 |
4 | Les demandes en dommages-intérêts sont réservées.80 |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 53 Action en cession du droit à la marque - 1 Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée. |
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1 | Au lieu de faire constater la nullité de l'enregistrement, le demandeur peut intenter une action en cession du droit à la marque que le défendeur a usurpée. |
2 | L'action se périme par deux ans à compter de la publication de l'enregistrement ou, dans les cas visés à l'art. 4, à compter du moment où le titulaire a révoqué son consentement. |
3 | Si le juge ordonne la cession, les licences ou autres droits accordés dans l'intervalle à des tiers tombent; ceux-ci ont toutefois droit à l'octroi d'une licence non exclusive lorsqu'ils ont déjà, de bonne foi, utilisé la marque professionnellement en Suisse ou s'ils ont fait des préparatifs particuliers à cette fin.79 |
4 | Les demandes en dommages-intérêts sont réservées.80 |