B-1995/2011 - 2011-08-16 - protection des marques, du design et des variétés végétales

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II

B-1995/2011

Urteil vom 16. August 2011

Richter Hans Urech (Vorsitz),

Besetzung Richter David Aschmann, Richter Claude Morvant,

Gerichtsschreiber Marc Hunziker.

The Coca-Cola Company,

310 North Avenue, GA-30301 Atlanta / USA,

Parteien vertreten durch E. Blum & Co. AG Patentanwälte und

Markenanwälte VSP, Vorderberg 11, 8044 Zürich,

Beschwerdeführerin,

gegen

Giuseppe Rosso,

c/o Fidegottardo SA, Casella postale 5616, 6901 Lugano,

Beschwerdegegner,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Widerspruchsverfahren Nr. 11149.

Sachverhalt:

A.
Der Beschwerdegegner ist Inhaber der am 10. März 2010 eingetragenen Schweizer Marke Nr. 597 786 Caffé così (fig.), welche Schutz für die folgenden Waren beansprucht:

Klasse 7: Apparecchi elettromeccanici per la preparazione di bevande.

Klasse 30: Caffè, tè, cacao, zucchero, riso, tapioca, sagu; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria, gelati; miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale, senape; aceto, salse (per condimenti); spezie; ghiaccio per rinfrescare.

Das Zeichen präsentiert sich wie folgt:

B.
Gegen die oben genannte, am 10. März 2010 publizierte Marke reichte die Beschwerdeführerin am 10. Juni 2010 bei der Vorinstanz Widerspruch ein. Sie stützt sich dabei auf ihre am 26. August 1983 eingetragene Schweizer Marke Nr. 325 111 Coca-Cola (fig.), welche Schutz für die folgenden Waren geniesst:

Klasse 32: Breuvages toniques et sirops pour la fabrication de ces breuvages, contenant des extraits de feuilles de coca (sans cocaïne) et de noix de kola.

Das Zeichen sieht wie folgt aus:

C.
Mit Stellungnahme vom 20. Juli 2010 beantragte der Beschwerdegegner, den Widerspruch abzuweisen. Zur Begründung machte er im Wesentlichen geltend, dass sich die Vergleichsmarken in bildlicher und klanglicher Hinsicht sowie vom Sinngehalt her wesentlich unterscheiden würden, weshalb eine Verwechslung ausgeschlossen werden könne.

D.
Mit Verfügung vom 28. Februar 2011 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. Zur Begründung führte sie im Wesentlichen aus, dass zwar die vom angefochtenen Zeichen beanspruchten Waren apparecchi elettromeccanici per la preparazione di bevande in Klasse 7 sowie Caffè, tè, cacao, gelati in Klasse 30 in den Gleichartigkeitsbereich der Waren der Widerspruchsmarke fielen, eine Zeichenähnlichkeit - und somit auch eine Verwechslungsgefahr - infolge der sich dem Leser geradezu aufdrängenden unterschiedlichen Sinngehalte, welche eine allfällige Ähnlichkeit im Schrift- oder Klangbild zu kompensieren vermöchten, zu verneinen sei.

E.
Mit Eingabe vom 1. April 2011 reichte die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein. Sie beantragt, den Entscheid der Vorinstanz vom 28. Februar 2011 unter Kostenfolge aufzuheben und die Eintragung der angefochtenen Marke hinsichtlich apparecchi elettromeccanici per la preparazione di bevande in Klasse 7 sowie Caffè, tè, cacao, gelati in Klasse 30 zu widerrufen. Zur Begründung macht sie geltend, dass die Vorinstanz es fälschlicherweise unterlassen habe, die Markenähnlichkeit unter dem Aspekt des phonetischen bzw. visuellen Eindrucks zu beurteilen sowie die erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke zu berücksichtigen. Zur Begründung einer relevanten Markenähnlichkeit genüge es bereits, wenn die Vergleichsmarken in visueller oder phonetischer Hinsicht vergleichbar seien, wobei im vorliegenden Fall beides gegeben sei. Als berühmte Marke komme der Widerspruchsmarke zudem eine erhöhte Kennzeichnungskraft sowie ein erweiterter Schutzumfang zu. Des Weiteren könne die ausgeprägte visuelle Ähnlichkeit der Vergleichsmarken im vorliegenden Fall schon deshalb nicht durch einen unterschiedlichen Sinngehalt kompensiert werden, weil die Marken bereits aufgrund ihrer bildlichen Wahrnehmung verwechselt werden könnten. Zudem würden die Sinngehalte nicht sofort und unwillkürlich erkannt, werde die Widerspruchsmarke doch nicht mehr als Hinweis auf Kokapflanzen bzw. Kolanüsse wahrgenommen und der italienischsprachige Bestandteil "così" des angefochtenen Zeichens nicht in allen Landesteilen der Schweiz verstanden. Im Übrigen hätte selbst die Wahrnehmung eines unterschiedlichen Sinngehaltes nicht den Wegfall der mittelbaren Verwechslungsgefahr zur Folge.

F.
Mit Beschwerdeantwort vom 26. April 2011 beantragt der Beschwerdegegner unter Hinweis auf das angefochtene Urteil die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.

G.
Mit Vernehmlassung vom 14. Juni 2011 beantragt die Vorinstanz die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen. Zur Begründung führt sie aus, dass der Sinngehalt nur ausnahmsweise geeignet sei, visuelle und phonetische Ähnlichkeiten zu kompensieren, solche in casu jedoch äussert gering seien. So bestünden aufgrund der anderslautenden Vokalfolge und der differenzierten Konsonantenfolge grosse Unterschiede in der klanglichen Gesamtwirkung sowie in der Aussprachekadenz. Hinsichtlich des Schriftbildes fänden sich lediglich übereinstimmende Anfangsbuchstaben sowie eine entfernte visuelle Ähnlichkeit in der gewählten Schriftart, wobei letztere nicht sehr unüblich sei. Vor diesem Hintergrund vermöge selbst die gleiche farbliche Ausgestaltung nichts zu ändern. Mangels klanglicher und visueller Ähnlichkeit bestehe selbst bei flüchtigem Hören bzw. Lesen keine Gefahr des Verhörens bzw. des Verlesens, weshalb der unterschiedliche Sinngehalt bewusst wahrgenommen werde und entsprechend relevant sei. Ob die Widerspruchsmarke Assoziationen zur Kokapflanze und Kolanuss wecke, könne dahingestellt bleiben, löse sie doch anders als das angefochtene Zeichen keine Gedankenverbindung zu Kaffee aus. Im Übrigen vermöge die erhöhte Kennzeichnungskraft einer berühmten Marke zwar deren Schutzumfang zu erweitern, nicht jedoch eine fehlende Markenähnlichkeit zu kompensieren.

H.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.

Auf die Argumente der Parteien wird, soweit sie für den Entscheid erheblich erscheinen, in den nachfolgenden Erwägungen eingegangen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31 , 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG; SR 173.32]). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) am 1. April 2011 eingereicht. Der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig bezahlt. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Somit ist sie zur Beschwerde legitimiert. Aus diesen Gründen ist auf die Beschwerde einzutreten.

2.
Nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a Boss) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind, und umgekehrt (Lucas David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, Art. 3, N. 8). Damit eine Verwechslungsgefahr droht, müssen aber noch weitere Faktoren hinzukommen. Ausschlaggebend ist, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 166 E. 2a Securitas). Zu berücksichtigen sind im Einzelfall der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft, da diese massgeblich den Schutzumfang einer Marke bestimmt (Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 17 ff.). Massenprodukte des alltäglichen Gebrauchs werden mit einem geringen Aufmerksamkeitsgrad nachgefragt, sodass bei entsprechenden Waren im Hinblick auf eine allfällige Verwechslungsgefahr ein strengerer Massstab anzulegen ist (BGE 117 II 326 E. 4 Valser).

Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen ("mittelbare Verwechslungsgefahr", vgl. BGE 127 III 166 E. 2a Securitas, 128 III 97 f. E. 2a Orfina/Orfina, Entscheid 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 des Schweizerischen Bundesgerichts, veröffentlicht in sic! 2002 S. 99 E. 1b Stoxx/StockX [fig.]). Weiter geht der Schutz berühmter Marken, der unabhängig vom Bestehen einer Verwechslungsgefahr alle Zeichen umfasst, deren Gebrauch die Unterscheidungskraft der berühmten Marke gefährdet, deren Ruf ausnützt oder ihn beeinträchtigt (Art. 15 MSchG). Im Widerspruchsverfahren kann dieser Schutz der berühmten Marke allerdings nicht angerufen oder gewährt werden, da Art. 31 MSchG die Anwendung von Art. 15 MSchG als Prüfungsgegenstand des Widerspruchsverfahrens nicht vorsieht (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1085/2008 vom 13. November 2008 E. 2 Red Bull/Stierbräu, B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 Adwista/ad-vista [fig.] mit weiteren Hinweisen). Hingegen ist eine durch den Gebrauch der Widerspruchsmarke im Verkehr erworbene Bekanntheit zu beachten (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-7452/2006 vom 17. April 2007 E. 2 Martini/martini [fig.], B-7447/2006 vom 17. April 2007 Martini baby/martini [fig.] je mit weiteren Hinweisen). Sie führt zu einem erweiterten Schutz der Marke, da starke Marken einen grösseren Schutzumfang verdienen (BGE 122 III 382 Kamillosan).

3.
Als erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise der im Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen. Die Widerspruchsmarke geniesst im Wesentlichen Schutz für tonische Getränke bzw. für Konzentrat zur Herstellung derselben. Das angefochtene Zeichen beansprucht dagegen Schutz für eine Reihe von Nahrungsmitteln sowie für Getränkeautomaten. Anders als das Getränkekonzentrat, welches die Beschwerdeführerin ausschliesslich an lizenznehmende Abfüllbetriebe verkauft, richten sich die übrigen Lebensmittel sowie die Getränkeautomaten - worunter auch Kaffemaschinen für den Privatgebrauch fallen - zu weiten Teilen an den Endverbraucher und somit an den Durchschnittskonsumenten. Von dessen Verständnis hat das Bundesverwaltungsgericht bei der Prüfung, ob eine Zeichenähnlichkeit, eine Warengleichartigkeit sowie eine daraus resultierende Verwechslungsgefahr gegeben sind, auszugehen, gilt es doch die Beurteilung grundsätzlich nach der Wahrnehmung der schwächsten und irreführungsanfälligsten repräsentativen Gruppe von Verkehrsteilnehmern zu richten (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6222/2009 vom 30. November 2010 E. 3 LOUIS BOSTON mit Hinweisen).

4.
In einem weiteren Schritt gilt es das Vorliegen einer Zeichenähnlichkeit zu prüfen.

4.1. Ob sich Zeichen ähnlich sind, wird aufgrund ihres Gesamteindrucks beurteilt (Entscheid der RKGE vom 11. Mai 2006 E. 4 Hero (fig.), veröffentlicht in sic! 2006, S. 478). Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (BGE 119 II 475 E. 2b Radion), doch gilt es zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, das die Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren (Entscheid der RKGE vom 27. April 2006 E. 6 O [fig.], veröffentlicht in sic! 2006, S. 673 f.). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit an (Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 867 f.), weshalb es wesentlich durch das Erscheinungsbild der kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a Kamillosan). Schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile dürfen jedoch bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach weggestrichen werden (Willi, a.a.O., Art. 3, N. 65; Entscheid der RKGE vom 20. Oktober 2005 E. 6 f. Mictonorm, veröffentlicht in sic! 2006, S. 91).

Für Kollisionsfälle zwischen komplexen Marken, beispielsweise kombinierten Wort-/Bildmarken, können keine absoluten Regeln darüber aufgestellt werden, welchem Zeichenelement auf der einen oder anderen Seite die für den Gesamteindruck prägende Bedeutung zukommt. Enthält eine Marke sowohl kennzeichnungskräftige Wort- als auch Bildelemente, können diese das Erinnerungsbild gleichermassen prägen. Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren (Marbach, a.a.O., N. 930 f.). Sind die Bildelemente einer kombinierten Wort-/Bildmarke nur wenig kennzeichnungskräftig, treten sie beim Zeichenvergleich in den Hintergrund (Entscheid der RKGE vom 10. Februar 2004 E. 10 SPEEDO/Speed Company [fig.], veröffentlicht in sic! 2004 S. 578 f.).

Die Wortelemente von Marken sind nach folgenden Kriterien miteinander zu vergleichen. Zu beachten sind ihr Klang und ihr Schriftbild, gegebenenfalls auch ihr Sinngehalt. Das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale prägen insbesondere den Klang, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben bestimmt wird (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 4 Aromata mit Hinweisen). Bei reinen Wortmarken genügt grundsätzlich schon eine Übereinstimmung unter einem der drei genannten Gesichtspunkten, um die Zeichenähnlichkeit zu bejahen. Ein klar erkennbarer, unterschiedlicher Sinngehalt im Widerspruch stehender Marken kann eine festgestellte visuelle oder akustische Ähnlichkeit jedoch wettmachen. Dazu reicht es aber nicht aus, dass der Sinngehalt der einen Marke demjenigen der anderen nicht entspricht, sondern es ist ein Sinngehalt erforderlich, der sich den Wahrnehmenden sofort und unwillkürlich aufdrängt (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7460/2006 vom 6. Juli 2007 E. 6 ADIA, Entscheid der RKGE vom 10. März 2006 E. 7 Minergie/Sinnergie mit weiteren Hinweisen, veröffentlicht in sic! 2006, S. 413).

4.2. Im vorliegenden Fall stehen sich zwei Wort-/Bildmarken, die Widerspruchsmarke Coca-Cola (fig.) sowie das angefochtene Zeichen Caffé così (fig.), gegenüber. Das Erscheinungsbild beider Marken wird durch einen sich jeweils aus zwei Wortelementen zusammensetzenden, geschwungenen Schriftzug geprägt. Beim älteren Zeichen unterscheiden sich die beiden, durch einen kurzen Bindestrich verbundenen Wortbestandteile neben dem abweichenden dritten Buchstaben im Wesentlichen dadurch, dass der untere Auslauf des Grossbuchstabens "C" beim ersten Element die nachfolgenden Kleinbuchstaben unterstreicht, was bei diesen zu einer erhöhten Grundlinie führt, wohingegen dessen oberer Auslauf im zweiten Bestandteil die nachkommenden Buchstaben überstreicht. Beim jüngeren Zeichen unterstreicht demgegenüber der untere Auslauf des Anfangsbuchstabens "C" die nachfolgenden Buchstaben beider Wortelemente. Folglich ist er denn auch länger als derjenige des Anfangsbuchstabens der Widerspruchsmarke. Der obere Auslauf ist dagegen kurz gehalten und endet wie beim älteren Zeichen in einem Tropfen. Dieser ist beim jüngeren Zeichen jedoch der Länge nach gespalten und vermittelt so den Anschein einer Kaffeebohne. Bei den nachfolgenden Schriftzeichen der angefochtenen Marke handelt es sich ausschliesslich um Kleinbuchstaben, welche von den beiden zu einer Ligatur verbunden Buchstaben "ff" abgesehen, über eine deutlich geringere Kegelhöhe verfügen. Der Endbuchstabe der beiden Wortelemente ist zudem jeweils mit einen Akzent versehen. Ferner verfügt das angefochtene Zeichen, im Gegensatz zur Widerspruchsmarke, neben der speziellen Schriftgestaltung über weitere figurative Elemente. So ist auf der rechten Seite des Schriftzugs eine stilisierte Tasse abgebildet und werden ersterer und letzere zusammen von einem Rahmen umfasst. Im Übrigen ist das angefochtene Zeichen mit dem Farbanspruch "rot" eingetragen. Die Widerspruchsmarke, welche demgegenüber in allen Farbkombinationen Schutz geniesst, wird unter anderem, was als gerichtsnotorisch angesehen werden kann, in der Farbkombination rot/weiss benutzt. Auch wenn sich bezüglich der gewählten Schriftart, der Wortlängen, der grafischen Ausgestaltung des Anfangsbuchstabens sowie in farblicher Hinsicht Übereinstimmungen finden, muss bei einer gesamthaften Betrachtung der gegenübergestellten Marken eine visuelle Ähnlichkeit verneint werden. Dies dürfte insbesondere daher rühren, dass im angefochtenen Zeichen die Dominanz des Anfangsbuchstabens durch die Überlänge der beiden zu einer Ligatur verbunden Buchstaben "ff" gemindert wird, vermitteln das Zusammenspiel des Grossbuchstabens und der Ligatur doch den Anschein zweier sich kreuzender Schleifen, und dass der in Kleinbuchstaben von geringer
Kegelhöhe geschriebene, unscheinbar wirkende zweite Wortbestandteil "così", anders als das auffällige Pendant "Cola" der Widerspruchsmarke, im angefochtenen Zeichen zu übersehen werden droht.

4.3. Bei der Gegenüberstellung der Klangbilder zeigen sich zwischen den im Streite stehenden Marken kaum Übereinstimmungen. Zwar verfügen beide Zeichen je über vier Silben, jedoch entsprechen sie sich einzig im Anfangsbuchstaben "c" sowie in der dritte Silbe "co". Ausserdem ist die Betonung unterschiedlich. Während die Gewichtung bei der Widerspruchsmarke auf der ersten und dritten Silbe liegen dürfte, werden beim angefochtenen Zeichen die zweite und die vierte Silbe akzentuiert. Eine klangliche Ähnlichkeit ist somit zu verneinen.

4.4. Im Weiteren gilt es die Sinngehalte der beiden Marken gegenüberzustellen. Die Widerspruchsmarke Coca-Cola (fig.) setzt sich aus den Namen zweier Inhaltsstoffe, Kokapflanze sowie Kolanuss, zusammen (vgl. Eintrag im Schweizer Markenregister, wonach das Zeichen für extraits de feuilles de coca [sans cocaïne] et de noix de kola enthaltende Tränke Schutz geniesst). Soweit beim Konsumenten keine Assoziationen zu den namensgebenden Inhaltsstoffen geweckt werden, versteht er unter einer Cola zumindest ein koffein- und kohlensäurehaltiges Erfrischungsgetränk, existieren doch zahlreiche ähnlich schmeckende Limonaden, wie etwa Pepsi-Cola, Virgin Cola oder Vita Cola etc. Das angefochtene Zeichen Caffé così (fig.) besteht aus den beiden italienischen Wörtern "caffè" und "così", wobei ersteres, wohl aus stilistischen Gründen, anstelle von einem accento grave mit einem accento acuto geschrieben wurde. Caffè lässt sich mit "Kaffee", was aufgrund der über denselben Wortstamm verfügenden deutsch-, französisch- sowie englischsprachigen Pendants eigentlich für jedermann verständlich sein sollte, und così insbesondere mit "auf diese Weise" übersetzen (Langenscheidts Handwörterbuch Italienisch, 8. Aufl., Berlin 2007, S. 117, 213 f.). Auch wenn letzteres in seinen exakten Bedeutungen nicht allen Marktteilnehmern geläufig sein mag, so dürfte es doch zumindest aufgrund des Klangs sowie des vorangehenden Markenbestandteils "Caffé" als ein italienisches Wort aufgefasst werden. Sowohl Cola als auch Kaffee sind koffeinhaltige und daher aufputschende Getränke. Dennoch lösen sie höchst unterschiedliche Assoziationen aus. Während Cola für einen erfrischenden Durstlöscher steht, wird Kaffee nicht selten mit italienischer Gemütlichkeit in Verbindung gebracht. Dementsprechend muss auch aus dem Blickwinkel des Sinngehalts eine Markenähnlichkeit verneint werden.

5.
Mangels Ähnlichkeit auf visueller, klanglicher sowie sinngehaltlicher Ebene besteht zwischen der Widerspruchsmarke Coca-Cola (fig.) und dem angefochtenen Zeichen Caffé così (fig.) kaum eine Verwechslungsgefahr. So dürfte aufgrund des unterschiedlichen Erscheinungsbildes selbst der beim Einkauf zuweilen eilig und unaufmerksam agierende Durchschnittsverbraucher von einem Fehlgriff gefeit sein. Ebenfalls ist infolge des stark abweichenden Klangbildes die Gefahr des Verhörens gering. Dies gilt umso mehr als die, den Marktteilnehmern im Wesentlichen bekannten, Sinngehalte der beiden Marken unterschiedlicher Natur sind. Ferner dürfte der Durchschnittsverbraucher zwischen den Zeichen keine falschen Zusammenhänge vermuten, ist doch weder die verwendete zusammenhängende, leicht kursive Schrift, die Grundfarbe Rot noch die Benützung des Anfangsbuchstabens zur Unterstreichung der nachfolgenden Schriftzeichen ungewöhnlich. Das Spezielle in der grafischen Ausgestaltung der Widerspruchsmarke liegt gerade darin, dass bei den beiden, von einem Buchstaben abgesehen, identischen Wortelementen "Coca" und "Cola" der erste Grossbuchstabe die nachfolgenden Kleinbuchstaben unterstreicht, wohingegen der zweite jene überstreicht, was dem Schriftzug eine besondere Dynamik verleiht.

6.
Die Beschwerdeführerin machte geltend, dass ihr Zeichen weltweit wie auch in der Schweiz den Status einer berühmten Marke geniesse. Dementsprechend sei ihm eine erhöhte Kennzeichnungskraft und ein erweiterter Schutzumfang zuzuordnen, welche sich auch auf die einzelnen Markenelemente erstreckten. Es bestehe folglich eine visuelle Ähnlichkeit zwischen dem angefochtenen Zeichen und den kennzeichnungskräftigen Elementen der Widerspruchsmarke, zumal sich erstere aufgrund der ausserordentlichen Bekanntheit letzterer besonders deutlich zu unterscheiden hätte. Das Bundesverwaltungsgericht folgt der Auffassung der Beschwerdeführerin insoweit, als es die weltweite Bekanntheit sowie die überwiegende Verkehrsgeltung der Widerspruchsmarke in der Schweiz als gerichtsnotorisch ansieht. Allerdings hat nicht jede Assoziation einer Marke an eine andere sofort das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zur Folge. Der Begriff der Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG wird vielmehr durch den Schutz der berühmten Marke nach Art. 15 MSchG insofern beschränkt, als jener nach ständiger Rechtsprechung über ihn hinausführt (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1085/2008 vom 13. November 2008 E. 7 Red Bull/Stierbräu mit Hinweisen auf BGE 130 III 753 f. E. 1.3 Nestlé, 124 III 279 E. 1 Nike). Sinn und Zweck von Art. 15 MSchG besteht darin, den Gebrauch berühmter Marken durch Dritte zu verhindern und diese gegen Rufausbeutung, Rufbeeinträchtigung und Gefährdung ihrer Unterscheidungskraft zu schützen. Im Widerspruchsverfahren kann sich der Inhaber einer berühmten Marke jedoch nicht auf den erweiterten Schutz von Art. 15 MSchG berufen. Dies ergibt sich bereits unmittelbar aus dem Wortlaut von Art. 31 Abs. 1 MSchG, wonach ein Widerspruch nur auf Art. 3 Abs. 1 MSchG gestützt werden kann. Grund für diese rein praktisch bedingte Einschränkung ist, dass die Berühmtheit einer Marke nicht im Markenregister eingetragen werden kann und der Rahmen des auf rasche und kostengünstige Erledigung ausgerichteten Widerspruchsverfahrens gesprengt würde, wenn die Registerbehörden Umstände prüfen müssten, die dem Register nicht entnommen werden können (Florent Thouvenin in: Noth/Bühler/Thouvenin, Stämpflis Handkommentar, Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 15, N 2 und 68). Demzufolge können namentlich die qualitative Wertschätzung der Marke "Coca-Cola" am Getränkemarkt, ihr Ruf als Modegetränk im Sinne von Art. 15 MSchG und eine allfällige Nachahmungsabsicht der Beschwerdegegnerin, im Unterschied zu einem auf Art. 15 MSchG gestützten Zivilverfahren, bei der vorliegenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr nicht berücksichtigt werden.

7.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Widerspruchsmarke Coca-Cola (fig.) und das angefochtene Zeichen Caffé così (fig.) mangels Ähnlichkeit auf visueller, klanglicher sowie sinngehaltlicher Ebene nicht verwechselbar sind. Auch wenn es sich bei ersterer zweifellos um eine berühmte Marke handelt und ihr folglich ein erweiterter Schutzumfang zukommt, so vermag dies das Fehlen einer Markenähnlichkeit und einer daraus folgenden Verwechslungsgefahr nicht zu kompensieren. Zudem muss mangels Vorhandenseins einer Markenähnlichkeit auf die Frage der Warengleichartigkeit nicht näher eingegangen werden. Die Beschwerde erweist sich demzufolge als unbegründet, womit sie abzuweisen und die Verfügung der Vorinstanz zu bestätigen ist. Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kostenpflichtig und es steht der obsiegenden Partei grundsätzlich einen Anspruch auf Parteientschädigung zu (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

8.
Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei bei eher unbedeutenden Zeichen ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (BGE 133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss [3D] mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist im vorliegenden Verfahren auszugehen, da vor allem der Bestand der angefochtenen Marke und nicht der Wert der Widerspruchsmarke zur Diskussion steht.

9.
Eine nicht anwaltlich vertretene Partei hat grundsätzlich keinen Anspruch auf Entschädigung der Vertretungskosten für das Beschwerdeverfahren (Marcel Maillard, in: Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [Hrsg.], Zürich 2009, Art. 64, N. 34). Vorliegend sind keine Gründe ersichtlich, die es rechtfertigen würden, von dieser Regel abzuweichen. Dem nicht anwaltlich vertretenen Beschwerdegegner ist daher keine Parteientschädigung zuzusprechen.

10.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- verrechnet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)

- den Beschwerdegegner (Einschreiben)

- die Vorinstanz (Widerspruchsverfahren Nr. 11149; Einschreiben; Vernehmlassungsbeilagen zurück)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Hans Urech Marc Hunziker

Versand: 19. August 2011

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions
¹	Le recours est irrecevable contre:
^a	les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
^b	les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
^c	les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
^d	...
^e	les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
^e1	l'autorisation générale des installations nucléaires;
^e2	l'approbation du programme de gestion des déchets;
^e3	la fermeture de dépôts en profondeur;
^e4	la preuve de l'évacuation des déchets.
^f	les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
^g	les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
^h	les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
ⁱ	les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
^j	les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
²	Le recours est également irrecevable contre:
^a	les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
^b	les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
^a	du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
^b	du Conseil fédéral concernant:
^b1	la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
^b10	la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
^b2	la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
^b3	le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
^b4	l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
^b4bis	l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
^b5	la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
^b6	la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
^b7	la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
^b8	la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
^b9	la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
^c	du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
^cbis	du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
^dquinquies	de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
^e	des établissements et des entreprises de la Confédération;
^f	des commissions fédérales;
^g	des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
^h	des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
ⁱ	d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
¹	Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
²	Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
¹	A qualité pour recourir quiconque:
^a	a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
^b	est spécialement atteint par la décision attaquée, et
^c	a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
²	A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion
¹	Sont en outre exclus de la protection:
^a	les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
^b	les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
^c	les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
²	Par marques antérieures, on entend:
^a	les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
^b	les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
³	Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 15 Marque de haute renommée
¹	Le titulaire d'une marque de haute renommée peut interdire à des tiers l'usage de cette marque pour tous les produits ou les services pour autant qu'un tel usage menace le caractère distinctif de la marque, exploite sa réputation ou lui porte atteinte.
²	Les droits acquis avant que la marque ne gagne sa haute renommée sont réservés.

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 31 Opposition
¹	Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1.
^1bis	Il ne peut former opposition contre l'enregistrement d'une marque géographique.28
²	L'opposition doit être motivée par écrit auprès de l'IPI dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai.

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
¹	En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
²	Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
³	Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
⁴	L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
^4bis	L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
^a	entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
^b	entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
⁵	Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
¹	L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
²	Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
³	Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
⁴	La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
⁵	Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
¹	L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
²	Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
³	S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.