B-3536/2011 - 2012-07-14 - protection des marques, du design et des variétés végétales - Verfügung vom 19. Mai 2011 betreffend Widerspruchsverfahren Nr. 9216 MediData (fig.) / medidata (fig.)

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II

B-3536/2011

Urteil vom 14. Juli 2012

Richter David Aschmann (Vorsitz),

Besetzung Richterin Vera Marantelli, Richter Francesco Brentani,

Gerichtsschreiber Beat Lenel.

Medidata AG, D4 Platz 6, 6039 Root Längenbold,

Parteien vertreten durch Rechtsanwalt Dr. German Grüniger und Rechtsanwältin MLaw Mirjam Schneider, Baur Hürlimann AG, Bahnhofplatz 9, Postfach 1867, 8021 Zürich,

Beschwerdeführerin,

gegen

Medidata Inc., 79 Fifth Avenue, 8th Floor, US-NEW YORK New York 10003,

vertreten durch Bovard AG, Optingenstrasse 16,
3000 Bern 25,

Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Verfügung vom 19. Mai 2011 betreffend Widerspruchsverfahren Nr. 9216 MediData (fig.) / medidata (fig.).

Sachverhalt:

A.
Die Beschwerdegegnerin meldete am 24. Juli 2007 die Marke CH 560'739 "medidata (fig.)" zur Eintragung ins Schweizerische Markenregister an, welche am 14. August 2007 im Schweizerischen Handelsamtsblatt veröffentlicht wurde. Die Eintragung umfasst folgende Waren und Dienstleistungen:

35 Zusammenstellen und Systematisierung von Daten in online Datenbanken, im Bereich von klinischen Forschungen.

38 Computerdienstleistungen, nämlich Zurverfügungstellen von elektronischen online Datenbanken in globalen Computernetzwerken, im Bereich von klinischen Forschungen.

Die Marke hat folgendes Aussehen:

B.
Gestützt auf die Schweizer Registrierung Nr. P-426961 "MediData (fig.)" erhob die Beschwerdeführerin am 17. Oktober 2007 Widerspruch gegen diese Eintragung und beantragte deren Widerruf. Die Registrierung der Beschwerdeführerin geniesst Schutz für folgende Warenklassen:

9 Datenverarbeitungsgeräte; Tarif- und Stammdatenträger.

16 Druckereierzeugnisse.

35 Erteilen von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten.

38 Nachrichten- und Bildübermittlung mittels Computer.

42 Dienstleistungen im Bereich medizinischen Datenaustausches.

Die Widerspruchsmarke hat folgendes Aussehen:

C.
Die Beschwerdeführerin begründete ihren Widerspruch damit, dass die Widerspruchsmarke "MediData (fig.)" mit der angefochtenen Marke "medidata (fig.)" verwechselbar sei. Der Wortlaut und -klang der beiden Marken seien identisch. Auch in ihrem Erscheinungsbild seien die beiden Marken zum Verwechseln ähnlich. Beide Marken seien für die gleichen Dienstleistungen bestimmt, nämlich zum Sammeln und Austauschen von Daten im Gesundheitswesen.

D.
Mit Schreiben vom 6. März 2008 beantragte die Beschwerdegegnerin die Abweisung des Widerspruchs. Bei schwachen Marken genügten schon kleine Abweichungen, um Unterscheidungskraft zu schaffen. Das Zeichen "medidata" sei eine Abkürzung für "medical data" und somit Gemeingut. Nachdem die Marke für die belegten Waren und Dienstleistungen zum Gemeingut gehöre, könne sich der Schutz der Widerspruchsmarke nicht darauf erstrecken. Die angefochtene Marke sei lediglich aufgrund ihrer grafischen Gestaltung, die sich von derjenigen der Widerspruchsmarke stark unterscheide, schutzfähig.

E.
Am 14. Juli 2008 teilte die Beschwerdeführerin mit ihrer Replik mit, sie beantrage, die Anträge der Beschwerdegegnerin vollumfänglich abzuweisen. Die beiden Marken seien im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. a Markenschutzgesetz (MSchG, SR 232.11) identisch und für die gleichen Dienstleistungen eingetragen. Es bestehe eine Verwechslungsgefahr nach Art. 3 Abs. 1 Bst. b und c MSchG. Die Widerspruchsmarke sei ein starkes Zeichen, insbesondere aufgrund ihrer Verkehrsdurchsetzung bei den relevanten Verkehrskreisen. Die Beschwerdegegnerin handle widersprüchlich, wenn sie versuche, "medidata" als Wortmarke einzutragen und gleichzeitig behaupte, dass sie Gemeingut darstelle.

F.
Nachdem das Verfahren vom 26. November 2008 bis zum 2. März 2010 auf Antrag der Parteien sistiert war, machte die Beschwerdegegnerin mit Duplik vom 3. Mai 2010 geltend, bei der Prüfung der eingereichten Durchsetzungsbelege der Beschwerdeführerin sei ihr aufgefallen, dass das Zeichen "medidata" mehrheitlich nicht in der eingetragenen Form verwendet werde und die Belege ungenügend seien. Das eingetragene Logo sei seit dem Jahr 2000 nicht mehr verwendet worden. Die Marken stimmten nur im gemeinfreien Element "medidata" überein. Da der Schutzbereich der Widerspruchsmarke gering sei, würden die Unterschiede in der grafischen Gestaltung ausreichen, um die Marken unterscheiden zu können.

G.
Mit Entscheid vom 19. Mai 2011 hiess die Vorinstanz den Widerspruch teilweise gut. Die Dienstleistungen der Klasse 35 der angefochtenen Marke seien gleichartig mit denjenigen der Klasse 42 der Widerspruchsmarke und die Dienstleistungen der Klasse 38 beider Marken seien gleich. Beide Zeichen enthielten als einziges und klar erkennbares Wortelement "medidata", weshalb schriftliche und klangbildliche Zeichenähnlichkeit bestehe. Das Wort "medidata" werde als "medizinische Daten" verstanden, was Inhalt und Zweck der in Klasse 35 belegten Dienstleistungen beschreibe. Die Marke sei in diesem Zusammenhang Gemeingut und der Widerspruch dafür abzuweisen. Daran ändere auch nichts, dass die Verkehrsdurchsetzung und erhöhte Bekanntheit der Marke geltend gemacht wurden, weil die eingereichten Belege zur Verkehrsdurchsetzung nur bis 2005 reichten, während der Widerspruch 2007 geltend gemacht worden sei, ein mehrheitlich firmenmässiger Gebrauch vorliege und die Produkte der Beschwerdeführerin unter anderen Marken kommerzialisiert würden. Bezüglich der Dienstleistungen der Klasse 38 sei die Marke nicht beschreibend, da es sich um technische Aspekte der Telekommunikation handle. Es bestehe hier eine mittelbare Verwechslungsgefahr. Der Widerspruch werde bezüglich Dienstleistungen der Klasse 38 gutgeheissen.

H.
Am 22. Juni 2011 erhob die Beschwerdeführerin Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, der Entscheid der Vorinstanz sei aufzuheben, eventualiter an die Vorinstanz zurückzuweisen und die Eintragung der angefochtenen Marke für Dienstleistungen der Klasse 35 zu widerrufen. Die Vorinstanz habe nicht geprüft, ob es sich um identische Marken für identische Dienstleistungen im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. a MSchG handle. Die beiden Marken seien phonetisch und grammatikalisch völlig identisch und wiesen nur geringfügige gestalterische Unterschiede auf. Die beanspruchten Dienstleistungen in Klasse 35 "Erteilen von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten" seien identisch zu "Zusammenstellung und Systematisierung in Onlinedatenbanken, im Bereich von klinischen Forschungen" der angefochtenen Marke. Das Wort "medidata" sei nicht beschreibend in Bezug auf Dienstleistungen der Klasse 35, weil diese sich nicht auf die Daten als solche, sondern auf Entwicklung und Betrieb von elektronischen Plattformen zu deren Verarbeitung beziehe und überwiegend nichtmedizinische Daten betreffe. Es bestehe darum eine Verwechslungsgefahr.

I.
Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 29. September 2011 auf eine Stellungnahme und beantragte, die Beschwerde abzuweisen.

J.
Mit Stellungnahme vom 24. November 2011 beantragte die Beschwerdegegnerin, die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen. Es bestehe ein Widerspruch zwischen der Rechtsauffassung der Markenabteilung der Vorinstanz, welche MEDIDATA bezüglich Dienstleistungen der Klasse 38 als beschreibend betrachte, und der Widerspruchsabteilung, welche dies verneine. In Klasse 35 schliesse das Verzeichnis der Dienstleistungen der Beschwerdeführerin die von der Beschwerdegegnerin belegten Dienstleistungen geradedazu aus. Die Beschwerdeführerin bezeichne Ärzte, Spitäler und Labors als massgebliche Verkehrskreise, im Unterschied zu dem von der Beschwerdegegnerin belegten Bereich der Forschung. Eine Gleichartigkeit der sich gegenüberstehenden Leistungen bestehe deshalb nicht. Der Schutzumfang der Widerspruchsmarke sei auf deren besondere grafische Ausgestaltung beschränkt.

K.
Mit Eingabe vom 26. Januar 2012 beantragte die Beschwerdeführerin neu zusätzlich, den angefochtenen Entscheid subeventualiter zur Begründung an die Vorinstanz zurückzuweisen und die Eintragung der angefochtenen Marke für Dienstleistungen der Klasse 35 zu widerrufen. Die Dienstleistungen bezüglich klinischer Forschung stellten einen Teil der von der Beschwerdeführerin beanspruchten Dienstleistungen dar, weshalb sie gleichartig seien. Die Abnehmerkreise würden sich überschneiden. Die von den Marken belegten Dienstleistungen seien deshalb gleichartig oder identisch und es bestehe eine Verwechslungsgefahr.

L.
Auf die Durchführung einer öffentlichen Verhandlung haben die Parteien stillschweigend verzichtet.

M.
Auf die einzelnen und weiteren Vorbringen der Parteien ist, soweit sie rechtserheblich sind, in den folgenden Erwägungen einzugehen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31 , 32 und 33 Bst. d des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerdeführerin hat am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt. Sie hat zudem ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung und Änderung, weshalb sie zur Beschwerde legitimiert ist (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Eingabefrist und -form sind gewahrt (Art. 50 und 52 Abs. 1 VwVG), der Vertreter hat sich rechtsgenüglich ausgewiesen (Art. 11 Abs. 2 VwVG) und der Kostenvorschuss wurde fristgemäss bezahlt (Art. 63 Abs. 4 VwVG). Auf die Beschwerde ist deshalb einzutreten.

2.1 Gegenstand des vorliegenden Verfahrens ist nur noch der Widerspruch bezüglich des beschwerdegegnerischen Eintrags für Dienstleistungen in Klasse 35.

2.2 Soweit die Beschwerdegegnerin rügt, dass in einem anderen Verfahren die Rechtsauffassung der Markenabteilung der Vorinstanz, welche MEDIDATA bezüglich Dienstleistungen der Klasse 38 als beschreibend betrachte, im Gegensatz zu derjenigen der Widerspruchsabteilung stehe, ist die fragliche Verfügung in Rechtskraft erwachsen. Auf die Rüge ist deshalb nicht einzutreten. Im Übrigen ist es der Vorinstanz unbenommen, die Kennzeichnungskraft einer Marke im Zeitpunkt der Kollision neu zu beurteilen, da sie durch eine frühere, abweichende Beurteilung im Rahmen eines Eintragungsverfahrens nicht gebunden ist.

2.3 Mit ihrer Duplik vom 3. Mai 2010, mehr als zwei Jahre nach der Stellungnahme zum Widerspruch vom 6. März 2008, erhob die Beschwerdegegnerin erstmals die Einrede des Nichtgebrauchs der Widerspruchsmarke. Diese Nichtgebrauchseinrede erfolgt verspätet, weshalb im Beschwerdeverfahren darauf nicht einzutreten ist. Entgegen dem Wortlaut von Art. 12 Abs. 1 MSchG muss der Nichtgebrauch einer Marke einredeweise behauptet werden, wenn eine entgegenstehende Marke während eines Zeitraums von fünf Jahren vor Erhebung des Einwands nicht gebraucht worden ist und keine wichtigen Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen. Die Einrede des Nichtgebrauchs muss mit der ersten Stellungnahme im erstinstanzlichen Verfahren erhoben werden. Danach gilt sie als verwirkt (Art. 22 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 [MSchV, SR 232.111]; Entscheide der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] MA-WI 05/98 vom 9. Februar 1999 in sic! 1999, 282 E. 5 Genesis, MA-WI 28/01 vom 9. Juli 2002 in sic! 2002, 610 f. E. 7 Aesculap; Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts B-7431/2006 vom 14. September 2005 E. 5 EA[fig.]/EA [fig.]; B-1641/2007 vom 3. Oktober 2007 E. 4 Summer Parade; Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, [hiernach: Marbach, Markenrecht], Rz. 1163; LucasDavid, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 32 Rz. 6). Im Widerspruchsverfahren hat der Widersprechende den Gebrauch der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen, sobald die Gegenseite deren Nichtgebrauch behauptet (Art. 32 MSchG).

2.4 Mit zusätzlicher Eingabe vom 26. Januar 2012 wiederholte die Beschwerdeführerin ihren Antrag, der Entscheid der Vorinstanz sei aufzuheben, eventualiter an die Vorinstanz zurückzuweisen. Allerdings hatte das Bundesverwaltungsgericht das Sistierungsgesuch der Beschwerdeführerin abgewiesen und keinen weiteren Schriftenwechsel angeordnet. Aus diesem Grund erweist sich die Eingabe vom 26. Januar 2012 als verspätet, wie das Bundesverwaltungsgericht in der Verfügung vom 27. Januar 2012 festgestellt hat. Nach Art. 32 Abs. 2 VwVG werden verspätete Parteivorbringen, die ausschlaggebend erscheinen, trotz der Verspätung berücksichtigt. Die Beschwerdeführerin macht in ihrer verspäteten Eingabe vom 26. Januar 2012 jedoch keine Vorbringen geltend, die im Sinne von Art. 32 Abs. 2 VwVG ausschlaggebend erscheinen. Vielmehr wiederholt sie im Wesentlichen ihre Vorbringen in der Beschwerdeschrift, weshalb im vorliegenden Verfahren nicht weiter auf die zusätzliche Eingabe einzugehen ist.

3.

3.1 Eine Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden (Art. 1 Abs. 1 MSchG). Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung im Register (Art. 5 MSchG). Es verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1 MSchG).

3.2 Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die Gemeingut sind (Art. 2 Bst. a MSchG). Jedoch können sie mittels Verkehrsdurchsetzung derivative Kennzeichnungskraft und markenrechtlichen Schutz erlangen, wenn kein absolutes Freihaltebedürfnis besteht (BGE 134 III 314 S. 319 E. 2.3.2 M/M-joy;Urteile des Bundesgerichts 4A_434/2009 vom 30. November 2009 E. 3 Radio Suisse Romande; 4A_370/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 5 Post; Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 2.5 Oktoberfestbier). Ein Zeichen hat sich im Verkehr durchgesetzt, wenn es von einem erheblichen Teil der Adressaten der betreffenden Waren oder Dienstleistungen im Wirtschaftsverkehr als individualisierender Hinweis auf ein bestimmtes Unternehmen verstanden wird (BGE 131 III 121 S. 131 E. 6 Smarties; BGE 130 III 328 S. 331 Swatch Uhrband; BGE 128 III 441 S. 444 E. 1.2 Appenzeller).
Eine solche Verkehrsdurchsetzung ist die Folge eines intensiven oder langen und im wesentlichen unbestritten gebliebenen Alleingebrauchs, der dazu führt, dass das Zeichen trotz seiner von Haus aus fehlenden Kennzeichnungskraft im Laufe der Zeit trotzdem als Merkmal eines ganz bestimmten Unternehmens gewertet wird. Je grösser das Freihaltebedürfnis am Zeichen ist, desto aufwendiger wird seine Verkehrsdurchsetzung; für wirklich unentbehrliche Wörter kann keine Verkehrsdurchsetzung geltend gemacht werden (David, a.a.O., Art. 2 Rz. 38). Die Verkehrsdurchsetzung kann sich nicht auf einen anderen Waren- und/oder Dienstleistungsbereich erstrecken als denjenigen, für welchen sie nachgewiesen wurde. Sie kann auch noch im Rechtsmittelverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht geltend gemacht werden (Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-5169/2011 vom 17. Februar 2012 E. 2.5 Oktoberfestbier; Willi, a.a.O., Art. 2 Rz. 187).

3.3 Die Durchsetzung eines Kennzeichens kann aus Tatsachen abgeleitet werden, die erfahrungsgemäss einen Rückschluss auf die Wahrnehmung des Zeichens durch das Publikum erlauben. Dazu gehören etwa langjährige bedeutsame Umsätze, die unter einem Zeichen getätigt worden sind, oder intensive Werbeanstrengungen. Sie kann aber auch durch eine repräsentative Befragung des massgebenden Publikums belegt werden (BGE 130 III 328 S. 332 E. 3.1 Swatch Uhrband, BGE 131 III 121 S. 131 E. 6 Smarties). Feste Beweissätze, wie zum Beispiel die Vorgabe, dass der Nachweis in jedem Fall nur mittels demoskopischem Gutachten erbracht werden könne, sind unzulässig. Grundsätzlich sind alle Beweismittel zulässig, die geeignet sind, die Verkehrsdurchsetzung nachzuweisen (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, Rz. 3.124; Christoph Auer, in: Auer/Müller/Schindler [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zürich 2008, Art. 12 Rz. 18; Marbach, Markenrecht, a.a.O., Rz. 466). In vielen Fällen mag das demoskopische Gutachten jedoch das einzige real verfügbare Beweismittel zum Nachweis der Verkehrsdurchsetzung bleiben.

3.4 Gemäss Art. 3 Abs. 1 MSchG sind diejenigen Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, die mit einer älteren Marke identisch und für gleiche Waren und Dienstleistungen bestimmt sind (Bst. a), die mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren und Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Bst. b) oder die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Bst. c). Gegen solche Markeneintragungen kann der Inhaber einer älteren Marke innert drei Monaten nach Veröffentlichung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG).

3.5 Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt werden. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs, wie beispielsweise Lebensmitteln, ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 122 III 382 S. 387 f. E. 3a Kamillosan; BGE 126 III 315 S. 320 E. 6b/bb Apiella; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 Yello; Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-2996/2011 vom 30. Januar 2012 E. 2.2 SKINCODE; Marbach, Markenrecht, a.a.O., Rz. 1000).

3.6 Gleichartigkeit von Waren und Dienstleistungen bedeutet, dass die massgeblichen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen können, die unter Verwendung ähnlicher Marken angebotenen Waren würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle eines gemeinsamen Markeninhabers hergestellt (Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.5 Lido Champs-Elysées Paris (fig.)/Lido Exclusive Escort (fig.), B-5830/2009 vom 15. Juli 2010 E. 5.1 fünf Streifen [fig.] / fünf Streifen [fig.] und B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 3.1 EFE [fig.] / EVE mit Hinweisen; David, a.a.O., Art. 3 Rz. 35). Für die Ähnlichkeit von Dienstleistungen gelten die gleichen Regeln wie für jene von Waren. Demzufolge sind Dienstleistungen markenrechtlich identisch, wenn die von der jüngeren Marke beanspruchten Dienstleistungen unter den von der älteren Marke geschützten Oberbegriff fallen. Ist für die ältere Marke lediglich der Unterbegriff geschützt, so ist zu prüfen, ob lediglich ein Teil oder alle unter den betreffenden Oberbegriff fallenden Dienstleistungen gleichartig sind. Je allgemeiner der Oberbegriff ist, desto weniger vermag eine begriffliche Zuordnung Gleichartigkeit zu begründen. Für das Vorliegen von Gleichartigkeit spricht zudem, wenn sich die Dienstleistungen unter den gleichen Oberbegriff der Nizza-Klassifikation einordnen lassen (Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-5073/2011 vom 2. Februar 2012 E. 2.6 Lido Champs-Elysées Paris (fig.)/Lido Exclusive Escort (fig.); Gallus Joller, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 Rz. 280 i.V.m. Rz. 241 ff.). Entscheidend für das Vorliegen von Gleichartigkeit ist, dass der Abnehmer sich vorstellt, dass die Dienstleistungen aus einer Hand als sinnvolles Leistungspaket erbracht werden (Entscheid der RKGE vom 11. Dezember 2002 E. 4 Visart/Visarte, veröffentlicht in sic! 2003 S. 343 ff.). Der Ort der Dienstleistung spielt in der Praxis selten eine eigenständige Rolle, genausowenig wie Übereinstimmungen in den Abnehmerkreisen Rückschlüsse auf die Gleichartigkeit von Dienstleistungen zulassen (Joller, a.a.O., Art. 3 Rz. 294 ff.).

3.7 Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 377 S. 378 E. 2a BOSS/BOKS, BGE 119 II 473 S. 476 E. 2d Radion/Radiomat; Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 2.1 Fructa/Fructaid, B-3578/2007 vom 31. Oktober 2007 E. 2 Focus/Pure Focus, B 7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 3 Aromata/Aromathera; siehe auch Marbach, Markenrecht, a.a.O., Rz. 867) und der Gleichartigkeit der geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Waren und/oder Dienstleistungen sind, und umgekehrt (Lucas David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 3 Rz. 8). Ausschlaggebend ist dabei, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 160 S. 165f. E. 2a Securitas). Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass beide gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen ("mittelbare Verwechslungsgefahr", vgl. BGE 122 III 382 S. 384 E. 1 Kamillosan; BGE 128 III 96 S. 97 f. E. 2aOrfina/Orfina, BGE 127 III 160 S. 165f. E. 2a Securitas, Urteil des Bundesgerichts 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b Stoxx/StockX [fig.], veröffentlicht in sic! 2002 S. 99). Weiter sind der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft zu berücksichtigen (Gallus Joller, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 Rz. 45; Christoph Willi, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3 Rz. 17 ff.). Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke, weshalb schon bescheidenere Abweichungen eine hinreichende Unterscheidbarkeit schaffen (BGE 122 III 382 S. 385 E. 2a Kamillosan; Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 3.3R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.], B-2653/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 3.3 monari c./ANNA MOLINARI). Als schwach gelten insbesondere Marken, deren
wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (BVGE 2010/32 E. 7.3 Pernaton/Pernadol, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 Aromata/Aromathera). Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a Kamillosan, mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 Yello; Marbach, Markenrecht, a.a.O., Rz. 979 mit Hinweisen). Die Verwechselbarkeit zweier Zeichen ist daher nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 3.2 R Rothmans [fig]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]).

4.

4.1 Als Erstes sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Dienstleistungen zu bestimmen (Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 2007, [hiernach: Marbach, Verkehrskreise], S. 1, 6 f. und 11). Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der älteren Marke (vgl. Joller, a.a.O., Art. 3 Rz. 49). Der Verkehrskreis bestimmt sich für die Frage der Verwechslungsgefahr nach den mutmasslichen Abnehmern der Dienstleistungen (Marbach, Verkehrskreise, S. 5 f.; Entscheid des Bundesverwaltungsgerichts B-2380/2010 vom 7. Dezember 2011 E. 5).

4.2 Die Beschwerdeführerin ist im Bereich der EDV-Dienstleistungen für Krankenkassen, Ärzte und Kliniken tätig, insbesondere den Austausch von Abrechnungsdaten. Mit der Widerspruchsmarke belegt sie im Bereich der Klasse 35 das Erteilen von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten und im Bereich der Klasse 42 Dienstleistungen im Bereich medizinischen Datenaustausches. Die Widerspruchsgegnerin belegt in Klasse 35 Online-Datenbanken für die medizinische Forschung. Die relevanten Verkehrskreise sind somit das Gesundheitswesen mit Einschluss der Forschung und der Kostenträger, jedoch unter Ausnahme der Patienten. Bei spezialisierten Verkehrskreisen in medizinischen Fachbereichen, die sich gewohnt sind, sorgfältig auf Details zu achten, kann eine erhöhte Aufmerksamkeit erwartet werden.

5.
Die Nizza-Klasse 35 enthält die Oberbegriffe Werbung, Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Büroarbeiten. Die Widerspruchsmarke belegt das "Erteilen von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten", während die angefochtene Marke "Zusammenstellen und Systematisierung von Daten in online Datenbanken, im Bereich von klinischen Forschungen" belegt. Die Widerspruchsmarke belegt überdies in Klasse 42 "Dienstleistungen im Bereich medizinischen Datenaustausches". Abzuklären bleibt, ob die von der angefochtenen Marke belegten Dienstleistungen unter die von der Widerspruchsmarke belegten Oberbegriffe fallen. Vorliegend erscheinen die Dienstleistungen der Beschwerdeführerin in Klasse 35 nicht zwingend als Oberbegriff für den Betrieb von Datenbanken, selbst wenn das Abfragen von Datenbanken im weitesten Sinne noch als Auskunft betrachtet werden kann. Werden jedoch die fast identischen Dienstleistungen der Widerspruchsmarke in Klasse 42 (die überdies als wesentlich passender für die in Frage stehenden Dienstleistungen erscheint) herangezogen, so besteht eine Ähnlichkeit der Dienstleistungen. Die Systematisierung und Zusammenstellung von Daten der klinischen Forschung muss zwar nicht zwingend mit dem medizinischen Datenaustausch übereinstimmen, der sich beispielsweise auf Abrechnungsdaten beschränken kann und in diesem Falle wenig Ähnlichkeit aufweise, jedoch bestehen Schnittmengen und es ist ohne Weiteres denkbar, dass ähnliche Dienstleistungen angeboten werden. Überdies ist die Vertriebsmethode über das Internet bei beiden Dienstleistungen identisch. Aus diesem Grund ist es nicht abwegig, anzunehmen, dass selbst mit grösserer Aufmerksamkeit handelnde Spezialisten vermuten, dass beide Dienstleistungen aus der gleichen Hand erbracht werden. Dabei spielt es auch keine Rolle, dass - wie von der Beschwerdegegnerin behauptet - tatsächlich unterschiedliche Dienstleistungen erbracht würden, denn vorliegend ist einzig und allein auf den Registereintrag abzustellen (Willi, a.a.O., Art. 3 Rz. 37). Es ist somit festzuhalten, dass Gleichartigkeit zwischen den Dienstleistungen der Widerspruchsmarke in Klasse 42 und denjenigen der angefochtenen Marke in Klasse 35 besteht.

6.

6.1 Vorliegend stehen sich zwei Wort-/Bildmarken gegenüber. Bei der Prüfung der Zeichenähnlichkeit hat die Vorinstanz festgestellt, dass die Marken in den gemeinfreien Wortteilen "medidata" übereinstimmten, weshalb kein Schutz vor Verwechslungsgefahr bestehe. Der Begriff "medidata" werde ohne Weiteres als "medical data" verstanden und sei ohne jede Unterscheidungskraft und gemeinfrei. Die Beschwerdeführerin hat sich in ihrer Beschwerde zum Gemeingutcharakter des Zeichens nicht geäussert, während die Beschwerdegegnerin den Gemeingutcharakter des Zeichens zwar ausdrücklich nicht anerkennt (ihr wurde in einem anderen Verfahren die Wortmarke "medidata" verweigert), jedoch davon ausgeht, dass die Vorinstanz ihn auch der Beschwerdeführerin entgegenhält.

6.2 Die Beschwerdeführerin rügt, dass die Vorinstanz nicht geprüft habe, ob Zeichen und Produkte der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke identisch seien. Bei Bildmarken besteht Identität, wenn die wesentlichen Umrisse, Aufteilungen und Farbgebungen übereinstimmen und die beanspruchten Waren und Dienstleistungen zumindest teilweise die gleichen Waren und Dienstleistungen umfassen, selbst wenn diese verschieden umschrieben werden (David, a.a.O., Art. 3 Rz. 4). In diesem Falle ist die Verwechslungsgefahr nicht besonders zu prüfen. Dieser Differenzierung zwischen identischen Marken für gleiche Waren und den übrigen Tatbeständen kommt allerdings keine dogmatische Bedeutung zu, weil der relative Ausschluss unter Art. 3 MSchG nicht gerechtfertigt sein kann, ohne dass gleichzeitig eine Verwechslungsgefahr vorliegt (Marbach, Markenrecht, a.a.O., Rz. 691). Sie ist lediglich im Bereich von Parallelimporten, Usurpation und Nachmachung von Markenwaren relevant (Willi, a.a.O., Rz. 151 ff.). Wie nachfolgend in E. 6.6 gezeigt wird, besteht allerdings trotz gleichartiger Waren und Dienstleistungen keine Identität zwischen den zu vergleichenden Marken.

6.3 Zu prüfen ist zuerst, ob der Begriff "medidata" für die in Klasse 35 beanspruchten Dienstleistungen unmittelbar beschreibend ist. Dabei ist auf den konkreten Registereintrag abzustellen. Für die Prüfung ist das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis entsprechend auszulegen (vgl. Urteile des Bundesgericht 4A.6/2003 vom 14. Januar 2004 E. 2.3 BahnCard, veröffentlicht in sic! 6/2004 S. 500, 4A.5/2003 vom 22. Dezember 2003 E. 3.3 Discovery Travel & Adventure Channel, veröffentlicht in sic! 2004 S. 400). Wird das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis mit abstrakten Oberbegriffen formuliert, so ist namentlich bei der Prüfung von sämtlichen denkbaren Waren oder Dienstleistungen auszugehen, welche hierunter subsumiert werden können. Erweist sich das Zeichen dabei auch nur für einen dieser Unterbegriffe als schwach, so trifft dies auch auf den Oberbegriff zu (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 5.2.1 Total Trader; Entscheid der RKGE vom 30. April 1998 E. 2c Sourcesafe, veröffentlicht in sic! 5/1998 S. 477; Marbach, Markenrecht, a.a.O., Rz. 213).

6.4 Im Zusammenhang mit den strittigen Dienstleistungen lässt sich dem Begriff "medidata" die deutsche Übersetzung "medizinische Daten" auch ohne Fremdsprachenkenntnisse entnehmen. Der fragliche Begriff besteht aus einem Zusammenzug der englischen Wörter "medical" und "data". Das englische Wort "medical" bedeutet "medizinisch, ärztlich, kranken..." und "data" bedeutet "Daten, Einzelheiten oder Unterlagen" (Langenscheidt Handwörterbuch Englisch, Berlin/München 2005, Stichworte "medical" und "data"), mithin "medizinische Daten". Ähnliches gilt in den übrigen Landessprachen. Dabei spielt es auch keine Rolle, dass es sich um eine Wortverbindung handelt, denn deren Bedeutung ist offensichtlich (Willi, a.a.O., Rz. 89). Die Vorinstanz stellte zu Recht fest, dass "medidata" für Dienstleistungen bezüglich medizinischer Datenbanken beschreibend und gemeinfrei sei. Das Zeichen beschreibt nämlich nichts anderes als den Inhalt und Zweck der Datenbanken, deren Systematisierung und Zusammenstellung beziehungsweise Austausch von beiden Marken beansprucht wird. Die Marke ist somit bezüglich der beanspruchten Dienstleistungen beschreibend und nicht unterscheidungskräftig. Weil nur der Registereintrag massgeblich ist (Willi, a.a.O., Art. 3 Rz. 37), bleibt es auch unbeachtlich, dass die Beschwerdeführerin angibt, nicht den im Register eingetragenen medizinischen Datenaustausch, sondern die Entwicklung nichtmedizinischer Datenbanken zu betreiben.

6.5 Bereits im vorinstanzlichen Verfahren machte die Beschwerdeführerin geltend, dass für ihre Marke Verkehrsdurchsetzung bestehe. Die Widerspruchsmarke habe seit ihrer Registrierung im Jahre 1994 bei den relevanten Verkehrskreisen einen hohen Bekanntheitsgrad erreicht. Zum Nachweis legte die Beschwerdeführerin 16 Belege ins Recht. Bei der Durchsicht der Durchsetzungsbelege fällt auf, dass die Sammelbeilagen 1a, 1b, 1c, 1e, 1g und 1p "MediData" nur als Firma im Text erwähnen und keinen markenmässigen Gebrauch darstellen. In den drei Sammelbeilagen 1d, 1f und 1h ist die Wort-/Bildmarke farbig abgebildet. In den Sammelbeilagen 1i, 1j, 1k, 1l, 1m, 1n und 1o wird die Wort-/Bildmarke in stark veränderter Form, entsprechend dem pendenten Markengesuch 56901/2008, dargestellt. Keiner dieser Belege war vom Datum (14. Dezember 1995 bis 22./23. Februar 2005) her noch geeignet, um die aktuelle Verkehrsdurchsetzung zu belegen, insbesondere als der neueste Beleg, der die Widerspruchsmarke zeigt, aus dem Jahr 2000 stammt. Die Belege 1f, 1h, 1i, 1j, 1k, 1l, 1m, 1n, 1o und 1p stellen Drucksachen aus der Sphäre der Beschwerdeführerin oder Inserate dar. In Gesamtwürdigung der eingereichten Unterlagen ist festzustellen, dass diese weder von der Anzahl, vom Inhalt noch von der Zeitnähe her eine Verkehrsdurchsetzung glaubhaft machen können. Selbst wenn die Verkehrsdurchsetzung der Wort-/Bildmarke der Beschwerdeführerin glaubhaft gemacht würde, hätte dies keinen Einfluss auf die Beurteilung im vorliegenden Fall, da gemäss ständiger Rechtsprechung keine Verwechslungsgefahr vorliegt, wenn die Marken nur in einem gemeinfreien Bestandteil übereinstimmen und somit bei Marken mit Markenbestandteilen im Gemeingut auch kein erweiterter Kollisionsschutz infolge Verkehrsdurchsetzung entstehen kann (Entscheide des Bundesverwaltungsgerichts B-7346/2009 vom 27. September 2010 E. 2.5 Murolino/Murino; B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 10 Quadrat [fig.]; B-7506/2006 vom 21. März 2007 E. 3 Karomuster [fig.]; Entscheid der RKGE vom 11. Mai 1999 E. 2c Compaq/CompactFlash, veröffentlicht in sic! 1999 S. 420; Willi, a.a.O., Art. 3 Rz. 135).

6.6 Da der Wortlaut der Marke "medidata" für medizinische Datenbanken Gemeingut darstellt, vermag der identische Wortlaut der beiden Marken keine Verwechslungsgefahr zu begründen. Die Gestaltung der Widerspruchsmarke, die in einer fetten Kursivschrift mit betonten Serifen gehalten ist, beschränkt sich auf Grossbuchstaben für die Buchstaben "m" und "d" sowie eine wesentlich grössere Schriftart für den Buchstaben "i". Das Gesamtbild ergibt einen sehr konservativen Eindruck, der vom übergrossen "i" dominiert wird. Die Gestaltung der angefochtenen Marke besteht aus einem links angeordneten Quadrat mit neun Punkten, das einen Reagenzglasbehälter symbolisieren soll, während der Schriftzug in kleingeschriebener, serifenloser Schrift weitgehend ungestaltet bleibt. Die Marke wirkt wesentlich geradliniger und moderner als die Widerspruchsmarke. Ihr Umriss ist quadratisch, während die Widerspruchsmarke einen unregelmässigen Umriss aufweist. Die hellgraue, normalstarke Schrift der angefochtenen Marke steht im Gegensatz zur schwarzen, fetten Kursivschrift der Widerspruchsmarke. Wenn der identische Wortlaut weggedacht wird, bleiben kaum noch gemeinsame Elemente. Die Unterschiede in der Gestaltung sind zu gross, als dass noch eine Verwechslungsgefahr bestehen bleibt, umso mehr, als bei den relevanten Verkehrskreisen von einer erhöhten Aufmerksamkeit ausgegangen werden darf. Die Beschwerde erweist sich daher als unbegründet und ist abzuweisen.

7.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin grundsätzlich kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 VwVG und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

7.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Im Widerspruchsverfahren besteht dieser Streitwert vor allem im Schaden der Beschwerde führenden Partei im Fall einer Markenverletzung durch die angefochtene Marke. Es würde aber zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den relativ geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür stets konkrete Aufwandsnachweise im Einzelfall verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000. und Fr. 100'000. festzulegen (BGE 133 III 490 S. 492 E. 3.3 Turbinenfuss). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Dabei rechtfertigt es sich, die Verfahrenskosten insgesamt auf Fr. 3'500.- festzulegen und der Beschwerdeführerin zu überbinden.

7.2 Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Gemäss Art. 14 VGKE setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund einer detaillierten Kostennote fest, sofern eine solche eingereicht wird. Wird keine Kostennote eingereicht, setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest. In Anbetracht dessen erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 1'400. als angemessen.

7.3 Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist daher rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf einzutreten ist.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 3'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden nach Eintritt der Rechtskraft des vorliegenden Ur-teils mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'500.- verrechnet.

3.
Der Beschwerdegegnerin wird zulasten der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 1'400. zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)

- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. W9216-RH/bs; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

David Aschmann Beat Lenel

Versand: 26. Juli 2012

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion
¹	Sont en outre exclus de la protection:
^a	les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
^b	les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
^c	les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
²	Par marques antérieures, on entend:
^a	les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
^b	les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
³	Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion
¹	Sont en outre exclus de la protection:
^a	les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
^b	les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
^c	les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
²	Par marques antérieures, on entend:
^a	les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
^b	les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
³	Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion
¹	Sont en outre exclus de la protection:
^a	les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
^b	les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
^c	les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
²	Par marques antérieures, on entend:
^a	les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
^b	les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
³	Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions
¹	Le recours est irrecevable contre:
^a	les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
^b	les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
^c	les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
^d	...
^e	les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
^e1	l'autorisation générale des installations nucléaires;
^e2	l'approbation du programme de gestion des déchets;
^e3	la fermeture de dépôts en profondeur;
^e4	la preuve de l'évacuation des déchets.
^f	les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
^g	les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
^h	les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
ⁱ	les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
^j	les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
²	Le recours est également irrecevable contre:
^a	les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
^b	les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
^a	du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
^b	du Conseil fédéral concernant:
^b1	la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
^b10	la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
^b2	la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
^b3	le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
^b4	l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
^b4bis	l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
^b5	la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
^b6	la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
^b7	la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
^b8	la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
^b9	la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
^c	du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
^cbis	du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
^dquinquies	de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
^e	des établissements et des entreprises de la Confédération;
^f	des commissions fédérales;
^g	des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
^h	des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
ⁱ	d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48
¹	A qualité pour recourir quiconque:
^a	a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
^b	est spécialement atteint par la décision attaquée, et
^c	a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
²	A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50
¹	Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
²	Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52
¹	Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
²	Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
³	Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 11
¹	Si elle ne doit pas agir personnellement, la partie peut, dans toutes les phases de la procédure, se faire représenter ou se faire assister si l'urgence de l'enquête officielle ne l'exclut pas.30
²	L'autorité peut exiger du mandataire qu'il justifie de ses pouvoirs par une procuration écrite.
³	Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l'autorité adresse ses communications au mandataire.

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63
¹	En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
²	Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
³	Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
⁴	L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
^4bis	L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
^a	entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
^b	entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
⁵	Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 12 Conséquences du non-usage
¹	Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif.
²	Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation.
³	Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire.

SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) OPM Art. 22 - 1 Lorsqu'une opposition n'est pas manifestement irrecevable, l'IPI en donne connaissance au défendeur en lui impartissant un délai pour présenter sa réponse.
¹	Lorsqu'une opposition n'est pas manifestement irrecevable, l'IPI en donne connaissance au défendeur en lui impartissant un délai pour présenter sa réponse.
²	Le défendeur doit remettre sa réponse en deux exemplaires.
³	Dans sa première réponse, pour autant qu'un délai ininterrompu de cinq ans se soit écoulé à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le défendeur doit, le cas échéant, faire valoir le défaut d'usage de la marque de l'opposant au sens de l'art. 12, al. 1, LPM.50
⁴	L'IPI peut procéder à d'autres échanges d'écritures.51

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 32
¹	Avant de prendre la décision, l'autorité apprécie tous les allégués importants qu'une partie a avancés en temps utile.
²	Elle peut prendre en considération des allégués tardifs s'ils paraissent décisifs.

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 1 Définition
¹	La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
²	Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 13 Droit absolu
¹	Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer.
²	Le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3, al. 1; il peut en particulier interdire à des tiers:13
^a	d'apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages;
^b	de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin;
^c	de l'utiliser pour offrir ou fournir des services;
^d	de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits;
^e	de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelqu'autre manière dans les affaires.
^2bis	Le titulaire peut faire valoir les droits prévus à l'al. 2, let. d, même si l'importation, l'exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées.15
³	Le titulaire peut faire valoir ces droits à l'encontre de tout utilisateur autorisé au sens de l'art. 4.

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens
¹	Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
²	Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
^a	les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
^b	les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
^c	les signes propres à induire en erreur;
^d	les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 31 Opposition
¹	Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1.
^1bis	Il ne peut former opposition contre l'enregistrement d'une marque géographique.28
²	L'opposition doit être motivée par écrit auprès de l'IPI dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai.

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64
¹	L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
²	Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
³	Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
⁴	La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
⁵	Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
¹	L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
²	Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
³	S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens
¹	Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
²	Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.