Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II
B-362/2016

Urteil vom 13. September 2017

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz),
Richter David Aschmann, Richter Daniel Willisegger, Gerichtsschreiberin Sabine Büttler.

Parteien

BODEGAS CONDANDA DE HAZA S.L.,
Cazo, 21, ES-47315 Pesquera de Duero,
vertreten durch Patentanwaltsbureau Jean Hunziker AG, Schwäntenmos 14, 8126 Zumikon,
Beschwerdeführerin,
gegen
St. Jakobskellerei Schuler & Cie AG Schwyz,
ehemals Johann Jakob Castell & Cie,
Franzosenstrasse 14, 6423 Seewen SZ,
vertreten durch Weinmann Zimmerli AG,
Apollostrasse 2, Postfach 1021, 8032 Zürich,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Widerspruchsverfahren Nr. 14088 ­
CH-Nr. 450'249 DOÑA ESPERANZA /
CH-Nr. 665'640 ALEJANDRO FERNANDEZ, ESPERANZA.
B-362/2016

Sachverhalt:
A.
Die Schweizer Wortmarke Nr. 665'640 "ALEJANDRO FERNANDEZ, ESPERANZA" der Bodegas Condanda de Haza S.L. wurde am 3. November 2014 im schweizerischen Markenregister eingetragen sowie in Swissreg publiziert. Sie beansprucht Markenschutz im Zusammenhang mit den Waren "Weine" in Klasse 33.
B.
Gegen diese Eintragung erhob die St. Jakobskellerei Schuler & Cie AG Schwyz beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (nachfolgend: Vorinstanz) am 3. Februar 2015 Widerspruch. Sie stützte sich dabei auf ihre am 23. März 1998 im Schweizerischen Markenregister eingetragene Marke Nr. 450'249 "DOÑA ESPERANZA", welche für "Weine" in Klasse 33 hinterlegt wurde. Zur Begründung des Widerspruchs führte die Widersprechende im Wesentlichen aus, dass die angefochtene Marke durch die Übernahme des weiblichen Vornamens "Esperanza" mindestens eine mittelbare Verwechslungsgefahr schaffe.
C.
Nachdem die Widerspruchsgegnerin mit Schreiben vom 9. April 2015 ihre Widerspruchsantwort einreichte und auf Abweisung des Widerspruchs schloss, wurde der Schriftenwechsel im Widerspruchsverfahren mit Verfügung vom 16. April 2015 geschlossen. D.
Am 30. November 2015 hiess die Vorinstanz den Widerspruch gut. Sie bejahte das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr aufgrund der identischen Waren und der Übernahme des Begriffs "Esperenza". Angesichts der Warenidentität, müsse die Verwechslungsgefahr streng beurteilt werden. Aufgrund der durchschnittlichen Aufmerksamkeit der Abnehmer würden die vorhandenen Unterschiede nicht ausreichen, um eine Verwechslungsgefahr vollständig zu bannen. E.
Gegen diese Verfügung erhob die Widerspruchsgegnerin (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 18. Januar 2016 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragte, der Widerspruch sei unter Aufhebung der angefochtenen Verfügung sowie unter Kostenfolge zu Lasten der Beschwerdegegnerin abzuweisen.
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Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin im Wesentlichen aus, die angefochtene Marke enthalte mit "Alejandro Fernandez" einen sich stark von der Widerspruchsmarke unterscheidenden Zusatz, welcher eine Verwechslungsgefahr banne. Der Name dieses bekannten Winzers werde als Kern der angefochtenen Marke erkannt und diene der Unterscheidung. Die Widerspruchsmarke sei von der angefochtenen Marke nicht übernommen worden, da das die Widerspruchsmarke charakterisierende Element "Doña" im angefochtenen Zeichen fehle. Der Widerspruch sei bereits bei der Frage der Zeichenähnlichkeit, welche nicht vorliege, zu verneinen. Ausserdem machte die Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.­ geltend.
F.
Unter Einreichung aller Vorakten teilte die Vorinstanz am 14. März 2016 in einem Schreiben mit, dass sie auf die Einreichung einer Vernehmlassung verzichte und die kostenfällige Abweisung der Beschwerde beantrage. G.
Mit Beschwerdeantwort vom 14. April 2016 beantragte die Beschwerdegegnerin innert zweifach erstreckter Frist die kostenfällige Abweisung der Beschwerde. Sich auf die Argumentation der Vorinstanz stützend bejahte sie eine Zeichenähnlichkeit sowie das Bestehen einer Verwechslungsgefahr. H.
Mit Replik vom 19. Mai 2016 hielt die Beschwerdeführerin ihre Rechtsbegehren aufrecht. Sie stellte namentlich fest, dass der mit der Widerspruchsmarke gekennzeichnete Wein anders als jener der Beschwerdegegnerin zum unteren Preissegment gehöre und Verwechslungen zwischen den Marken damit aufgrund der unterschiedlichen Preisgestaltungen beider Weine faktisch ausgeschlossen seien.
I.
Mit Schreiben vom 21. Juni 2016 ersuchte die Beschwerdegegnerin implizit um Sistierung des Beschwerdeverfahrens, da sich die Parteien in aussergerichtlichen Vergleichsverhandlungen befinden würden. Im Einverständnis mit den beteiligten Parteien wurde das Beschwerdeverfahren bis zum 23. September 2016 sistiert. Die Sistierung des Verfahrens wurde mit Verfügung vom 25. Oktober 2016 wieder aufgehoben und der Beschwerdegegnerin erneut Frist zur Einreichung einer Duplik angesetzt.
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J.
Innert erstreckter Frist hielt die Beschwerdegegnerin in ihrer Duplik vom 29. Dezember 2016 an ihrem mit Beschwerdeantwort vom 14. April 2016 gestellten Rechtsbegehren fest.
K.
Mit Verfügung vom 3. Januar 2017 stellte das Bundesverwaltungsgericht fest, dass der Schriftenwechsel im Beschwerdeverfahren ohne anders lautende Anträge geschlossen werden könne. L.
Die Parteien haben stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung verzichtet.
M.
Auf weitere Vorbringen der Verfahrensbeteiligten und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31

SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 31   Grundsatz
		Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1968 [1] über das Verwaltungsverfahren (VwVG).
[1] SR 172.021

, 32

SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 32   Ausnahmen
	1.	Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
		a.	Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
		b.	Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
		c.	Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
		d. [1]	...
		e.	Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,den Entsorgungsnachweis;
			1.	Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
			2.	die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
			3.	den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
			4.	den Entsorgungsnachweis;
		f. [2]	Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
		g.	Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
		h.	Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
		i. [3]	Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
		j. [4]	Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
	2.	Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
		a.	Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
		b.	Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.
[1] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 1 des Hochschulförderungs- und -koordinationsgesetzes vom 30. Sept. 2011, mit Wirkung seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4103; BBl 2009 4561). [2] Fassung gemäss Ziff. I 3 des BG vom 16. März 2012 über den zweiten Schritt der Bahnreform 2, in Kraft seit 1. Juli 2013 (AS 2012 5619, 2013 1603; BBl 2011 911) [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 26. Sept. 2014, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 2131; BBl 2013 4975). [4] Eingefügt durch Ziff. II des BG vom 25. Sept. 2020, in Kraft seit 1. März 2021 (AS 2021 68; BBl 2020 3681).

und 33

SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 33   Vorinstanzen
		Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
		a.	des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
		b. [1]	des Bundesrates betreffend:die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],das Verbot von Organisationen nach dem NDG,das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22];
			1.	die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 2003 [2],
			10. [21]	die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 1957 [22];
			2.	die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 2007 [3],
			3. [4]	die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 2015 [5] über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
			4. [6]	das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG [7],
			4bis. [8]	das Verbot von Organisationen nach dem NDG,
			4ter. [9]	das Verbot von Organisationen und Gruppierungen nach Artikel 1 Absatz 2 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 2024 [10] über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen,
			5. [11]	die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 2011 [12] über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
			6. [13]	die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 2005 [14],
			7. [15]	die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 2000 [16],
			8. [17]	die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 2017 [18],
			9. [19]	die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 2018 [20] über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
		c.	des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
		cbis. [23]	des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
		cquater. [25]	des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
		cquinquies. [26]	der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
		cter. [24]	der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
		d.	der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
		e.	der Anstalten und Betriebe des Bundes;
		f.	der eidgenössischen Kommissionen;
		g.	der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
		h.	der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
		i.	kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 4 des Finanzmarktaufsichtsgesetzes vom 22. Juni 2007, in Kraft seit 1. Febr. 2008 (AS 2008 5207; BBl 2006 2829). [2] SR 951.11 [3] SR 956.1 [4] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 1. Okt. 2010 über die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte politisch exponierter Personen (AS 2011 275; BBl 2010 3309). Fassung gemäss Art. 31 Abs. 2 Ziff. 1 des BG vom 18. Dez. 2015 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen, in Kraft seit 1. Juli 2016 (AS 2016 1803; BBl 2014 5265). [5] SR 196.1 [6] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 23. Dez. 2011 (AS 2012 3745; BBl 2007 5037, 2010 7841). Fassung gemäss Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [7] SR 121 [8] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Nachrichtendienstgesetzes vom 25. Sept. 2015, in Kraft seit 1. Sept. 2017 (AS 2017 4095; BBl 2014 2105). [9] Eingefügt durch Art. 3 des BG vom 20. Dez. 2024 über das Verbot der Hamas sowie verwandter Organisationen, in Kraft seit 15. Mai 2025 (AS 2025 269; BBl 2024 2250). [10] SR 122.1 [11] Eingefügt durch Art. 26 Ziff. 2 des BG vom 17. Juni 2011 über das Eidgenössische Institut für Metrologie, in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 6515; BBl 2010 8013). [12] SR 941.27 [13] Eingefügt durch Anhang Ziff. 2 des BG vom 20. Juni 2014 (Bündelung der Aufsicht über Revisionsunternehmen und Prüfgesellschaften), in Kraft seit 1. Jan. 2015 (AS 2014 4073; BBl 2013 6857). [14] SR 221.302 [15] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 18. März 2016, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 2745, 2018 3575; BBl 2013 1). [16] SR 812.21 [17] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 3 des Ausgleichsfondsgesetzes vom 16. Juni 2017, in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 7563; BBl 2016 311). [18] SR 830.2 [19] Eingefügt durch Art. 23 Abs. 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung, in Kraft seit 1. Jan. 2020 (AS 2019 3199; BBl 2018 913). [20] SR 425.1 [21] Eingefügt durch Ziff. I 2 des BG vom 28. Sept. 2018 über die Organisation der Bahninfrastruktur, in Kraft seit 1. Juli 2020 (AS 2020 1889; BBl 2016 8661). [22] SR 742.101 [23] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 20. März 2009 über das Bundespatentgericht, in Kraft seit 1. Jan. 2012 (AS 2010 513, 2011 2241; BBl 2008 455). [24] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2015, in Kraft seit 1. Nov. 2015 (AS 2015 3847; BBl 2015 22112235). [25] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125). [26] Eingefügt durch Anhang Ziff. II 6 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125).

Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist des Art. 50 Abs. 1

SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 50 [1]
	1.	Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
	2.	Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).

des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) erhoben und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Widerspruchsgegnerin ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1

SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1]
	1.	Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
		a.	vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
		b.	durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
		c.	ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
	2.	Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202).

VwVG). Auf die Beschwerde ist demnach einzutreten. 2.
2.1 Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1

SR 232.11 MSchG Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz Art. 1   Begriff
	1.	Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
	2.	Marken können insbesondere Wörter, Buchstaben, Zahlen, bildliche Darstellungen, dreidimensionale Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben sein.

des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen zur Unterscheidung von Waren oder Dienstleistungen verschiedener Unternehmen voneinander. Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung ins Register und steht demjenigen zu, der die Marke zuerst hinterlegt (Art. 5 f

SR 232.11 MSchG Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz Art. 5   Entstehung des Markenrechts
		Das Markenrecht entsteht mit der Eintragung im Register.

. MSchG). Dem Inhaber verleiht es das ausschliessliche Recht, die Marke
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zur Kennzeichnung der Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen (Art. 13 Abs. 1

SR 232.11 MSchG Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz Art. 13   Ausschliessliches Recht
	1.	Das Markenrecht verleiht dem Inhaber das ausschliessliche Recht, die Marke zur Kennzeichnung der Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, zu gebrauchen und darüber zu verfügen.
	2.	Der Markeninhaber kann anderen verbieten, ein Zeichen zu gebrauchen, das nach Artikel 3 Absatz 1 vom Markenschutz ausgeschlossen ist, so insbesondere:
		a.	das Zeichen auf Waren oder deren Verpackung anzubringen;
		b.	unter dem Zeichen Waren anzubieten, in Verkehr zu bringen oder zu diesem Zweck zu lagern;
		c.	unter dem Zeichen Dienstleistungen anzubieten oder zu erbringen;
		d.	unter dem Zeichen Waren ein-, aus- oder durchzuführen; [1]
		e.	das Zeichen auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder sonst wie im geschäftlichen Verkehr zu gebrauchen.
	2bis.	Die Ansprüche nach Absatz 2 Buchstabe d stehen dem Markeninhaber auch dann zu, wenn die Ein-, Aus- oder Durchfuhr von gewerblich hergestellten Waren zu privaten Zwecken erfolgt. [2]
	3.	Die Ansprüche nach diesem Artikel stehen dem Markeninhaber auch gegenüber Nutzungsberechtigten nach Artikel 4 zu. [3]
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 22. Juni 2007, Kraft seit 1. Juli 2008 (AS 2008 2551; BBl 2006 1). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 3 des BG vom 22. Juni 2007, Kraft seit 1. Juli 2008 (AS 2008 2551; BBl 2006 1). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 3 des BG vom 22. Juni 2007, Kraft seit 1. Juli 2008 (AS 2008 2551; BBl 2006 1).

MSchG).
2.2 Gestützt auf Art. 3 Abs. 1

SR 232.11 MSchG Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz Art. 3   Relative Ausschlussgründe
	1.	Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:
		a.	mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese;
		b.	mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
		c.	einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
	2.	Als ältere Marken gelten:
		a.	hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen;
		b.	Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 [1] zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind.
	3.	Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen.
[1] SR 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04

MSchG kann der Inhaber der älteren Marke gegen eine jüngere Marke innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung deren Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31

SR 232.11 MSchG Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz Art. 31   Widerspruch
	1.	Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Artikel 3 Absatz 1 gegen die Eintragung Widerspruch erheben.
	1bis.	Er kann keinen Widerspruch gegen die Eintragung einer geografischen Marke erheben. [1]
	2.	Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen.
[1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 3631; BBl 2009 8533).

MSchG). Vorliegend erfolgte der am 3. Februar 2015 von der älteren Marke CH-Nr. 450'249 DOÑA ESPERANZA erhobene Widerspruch frist- und formgerecht (vgl. Art. 31

SR 232.11 MSchG Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz Art. 31   Widerspruch
	1.	Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Artikel 3 Absatz 1 gegen die Eintragung Widerspruch erheben.
	1bis.	Er kann keinen Widerspruch gegen die Eintragung einer geografischen Marke erheben. [1]
	2.	Der Widerspruch ist innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung beim IGE schriftlich mit Begründung einzureichen. Innerhalb dieser Frist ist auch die Widerspruchsgebühr zu bezahlen.
[1] Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 21. Juni 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 3631; BBl 2009 8533).

MSchG und Art. 20

SR 232.111 MSchV Verordnung vom 23. Dezember 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchV) Art. 20   Form und Inhalt des Widerspruchs
		Der Widerspruch ist in zwei Exemplaren einzureichen und muss enthalten:
		a. [1]	den Namen und Vornamen oder die Firma, die Adresse des Widersprechenden und gegebenenfalls sein Zustellungsdomizil in der Schweiz;
		b.	die Registernummer der Markeneintragung oder die Gesuchsnummer der Markenhinterlegung, auf die sich der Widerspruch stützt;
		c.	die Registernummer der angefochtenen Markeneintragung sowie den Namen oder die Firma des Markeninhabers;
		d.	die Erklärung, in welchem Umfang gegen die Eintragung Widerspruch erhoben wird;
		e.	eine kurze Begründung des Widerspruchs.
[1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 11. Mai 2011, in Kraft seit 1. Juli 2011 (AS 2011 2243).

MSchV). 3.
3.1 Zeichen sind gemäss Art. 3 Abs. 1 lit. c

SR 232.11 MSchG Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz Art. 3   Relative Ausschlussgründe
	1.	Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:
		a.	mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese;
		b.	mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
		c.	einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
	2.	Als ältere Marken gelten:
		a.	hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen;
		b.	Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 [1] zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind.
	3.	Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen.
[1] SR 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04

MSchG vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Die Beurteilung der Verwechslungsgefahr richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a "Boss/Boks", BGE 119 II 473 E. 2d "Radion/Radiomat"; Urteile des BVGer B-7934/2007 vom 26. August 2009 E. 2.1 "Fructa/Fructaid", B-3578/2007 vom 31. Oktober 2007 E. 2 "Focus/Pure Focus", B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 3 "Aromata/ Aromathera"; siehe auch EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren / Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Basel 2009 [hiernach: MARBACH, SIWR III/1], N. 867) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Waren und/oder Dienstleistungen sind, und umgekehrt (MATTHIAS STÄDELI / SIMONE BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, in: David / Frick [Hrsg.], Markenschutzgesetz / Wappenschutzgesetz, Basler Kommentar, 3. Aufl. 2017, Art. 3 N. 154). 3.2 Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr gemäss Art. 3 Abs. 1

SR 232.11 MSchG Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz Art. 3   Relative Ausschlussgründe
	1.	Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:
		a.	mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese;
		b.	mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
		c.	einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
	2.	Als ältere Marken gelten:
		a.	hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen;
		b.	Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 [1] zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind.
	3.	Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen.
[1] SR 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04

MSchG ist ausschlaggebend, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion gefährden (BGE 127 III 166 E. 2a "Securitas"). Eine Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eines der zu vergleichenden Zeichen für das andere gehalten wird ("unmittelbare Verwechslungsgefahr"), aber auch dann, wenn die massgeblichen Verkehrskreise die Zeichen zwar auseinanderhalten, dahinter aber unrichtige wirtschaftliche Zusammenhänge vermuten und namentlich annehmen, dass beide Seite 5

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gekennzeichneten Angebote aus demselben Unternehmen stammen ("mittelbare Verwechslungsgefahr", vgl. BGE 128 III 97 f. E. 2a "Orfina/Orfina", BGE 127 III 166 E. 2a "Securitas", Urteil des Bundesgerichts 4C.171/2001 vom 5. Oktober 2001 E. 1b "Stoxx/StockX [fig.]", in: sic! 2002 S. 99, BGE 122 III 382 ff. "Kamillosan").
3.3 Weiter sind bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr im Einzelfall der Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer bestimmte Waren oder Dienstleistungen nachfragen, sowie die Kennzeichnungskraft der Zeichen, da diese massgeblich den Schutzumfang einer Marke bestimmt, zu berücksichtigen (STÄDELI / BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 160 ff.; GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N. 46; siehe auch CHRISTOPH W ILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 17 ff.). Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan"; Urteile des BVGer B-6046/2008 vom 3. November 2010 E. 3.3 "R Rothmans [fig.]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]", B-2653/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 3.3 "monari c./ANNA MOLINARI"). Als schwach gelten insbesondere Marken, deren wesentliche Bestandteile sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen (BVGE 2010/32 E. 7.3 "Pernaton/ Pernadol", Urteil des BVGer B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 "Aromata/ Aromathera"). Stark sind demgegenüber Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan", mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.2 "Yello"; MARBACH, SIWR III/1, N. 979 mit Hinweis auf Urteil des BVGer B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 6 und 7 "Converse All Stars [fig.]/Army tex [fig.]" und Entscheid der Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 26. Oktober 2006 E. 7 "Red Bull [fig.]; Red/Red Devil", in: sic! 2007 S. 531). Die Verwechselbarkeit zweier Zeichen ist daher nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen (Urteil des BVGer B-6046/2008 vom 3. November 2010 "R Rothmans [fig]/Roseman Crown Agencies KING SIZE [fig.]").

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4.
In einem ersten Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen (EUGEN MARBACH, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 11). Ausgangspunkt für die Bestimmung der Verkehrskreise ist das Warenverzeichnis der älteren Marke (RAPHAEL NUSSER, Die massgeblichen Verkehrskreise im schweizerischen Markenrecht, 2015, S. 145 f.; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 51). Die Widersprechende stützt ihren Widerspruch auf die in Klasse 33 beanspruchten Waren "Weine". Diese Waren richten sich sowohl an Endabnehmer (ab 16 Jahren; vgl. Art. 11 Abs. 1

SR 817.02 LGV Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung vom 16. Dezember 2016 (LGV) - Lebensmittelverordnung Art. 11   Rohstoffe, Zwischenprodukte und Halbfabrikate
		Rohstoffe, Zwischenprodukte und Halbfabrikate müssen so beschaffen sein, dass sich daraus bei Behandlung oder Verarbeitung nach guter Verfahrenspraxis einwandfreie Lebensmittel ergeben.

der Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung vom 23. November 2005 [LGV, SR 817.02]) als auch an Personen, welche sie für Dritte aus beruflichen (namentlich Zwischenhändler sowie Fachpersonen des Wein- und Getränkehandels bzw. der Gastronomie) oder auch privaten Gründen einkaufen (Urteil des BVGer B-159/2014 vom 7. Oktober 2016 E. 4.2.2 mit Hinweisen "Belvedere/CA'BELVEDERE AMARONE [fig.]"). Während die Fachkreise sowie informierte Endabnehmer Weine durchaus mit erhöhter Aufmerksamkeit erwerben, wird das breite Publikum die Waren mit normaler Aufmerksamkeit erwerben (Urteil des BVGer B-159/2014 vom 7. Oktober 2016 E. 4.2.4 mit Hinweisen "Belvedere/CA'BELVEDERE AMARONE [fig.]"; SCHLOSSER/MARADAN, in : de Werra/Gilliéron [éd.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013 [hernach : CR PI], Art. 3 LPM N. 38). 5.
Zur Gleichartigkeit der beanspruchten Waren ist festzustellen, dass diese unbestrittenermassen identisch sind, nämlich "Weine" in Klasse 33. 6.
Im Folgenden ist die Zeichenähnlichkeit unter den Aspekten Schriftbild, Klang und Sinngehalt zu beurteilen.
6.1
6.1.1 Entscheidend bei der Beurteilung der Ähnlichkeit zweier Zeichen ist der Gesamteindruck, den die Zeichen bei den massgebenden Verkehrskreisen hinterlassen (MARBACH, SIWR III/1, N. 864). Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (Urteil des BVGer B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 "Adwista/ad-vista" mit Hinweisen; siehe auch MARBACH, SIWR III/1, N. 705), doch gilt es zu berücksichtigen, dass das angesprochene Publikum die beiden Marken in der Regel nicht gleichzeitig vor sich hat. Deshalb ist auf das Erinnerungsbild abzustellen, welches die Abnehmer von den eingetragenen Marken bewahren Seite 7

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(Entscheid der RKGE vom 27. April 2006 E. 6 "O [fig.]", in: sic! 2006 S. 673 f.). Diesem Erinnerungsbild haftet zwangsläufig eine gewisse Verschwommenheit an (MARBACH, SIWR III/1, N. 867 f.), weshalb es wesentlich durch das Erscheinungsbild der kennzeichnungskräftigen Markenelemente geprägt wird (BGE 122 III 386 E. 2a "Kamillosan"). Schwache oder gemeinfreie Markenbestandteile dürfen jedoch bei der Beurteilung der Markenähnlichkeit nicht einfach ausgeblendet werden (MARBACH, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 122 III 382 E. 5b "Kamillosan"; W ILLI, a.a.O., Art. 3 N. 65). Vielmehr ist im Einzelfall zu entscheiden, ob und inwieweit dieselben das Markenbild ungeachtet ihrer Kennzeichnungsschwäche beeinflussen (MARBACH, SIWR III/1, N. 865 mit Hinweis auf das Urteil des BVGer B-1085/2008 vom 13. November 2008 "Red Bull/Stierbräu"). Eine Differenzierung und damit eine Gewichtung der Zeichenelemente ist zulässig (MARBACH, SIWR III/1, N. 866 mit Hinweis auf BGE 96 II 400 "Eden Club").
6.1.2 Der Gesamteindruck von Wortmarken wird durch Klang, Schriftbild und Sinngehalt geprägt (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 140; MARBACH, SIWR II/1, N. 872 ff.). Während der Wortklang insbesondere vom Silbenmass, der Aussprachekadenz und dem Aufeinanderfolgen der Vokale geprägt wird, ist das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und durch die Eigenheiten der Buchstaben gekennzeichnet (BGE 122 III 382 S. 388 E. 5a "Kamillosan"; BGE 121 III 377 S. 379 E. 2b "Boss/Boks"; Urteil des BVGer B-2235/2008 vom 2. März 2010 E. 5 "DERMOXANE/DERMASAN"). 6.2 Im vorliegenden Fall stehen sich die zwei Wortmarken "DOÑA ESPERANZA" und "ALEJANDRO FERNANDEZ, ESPERANZA" gegenüber. Beide Marken sind in Spanisch geschrieben und stimmen einzig im jeweils letzten Zeichenelement, dem Begriff "ESPERANZA", überein. Im Übrigen unterscheiden sich die zwei Marken allerdings. Während die Widerspruchsmarke aus zwei Wörtern besteht, setzt sich die angefochtene Marke aus drei Wörtern zusammen. Die Vokalfolge der Widerspruchsmarke lautet "O-A-E-E-A-A", jene der angefochtenen Marke "A-E-A-O-EA-E-E-E-A-A". Weiter stehen sich die Konsonantenfolgen "D-Ñ-S-P-R-NZ" und "L-J-N-D-R-F-R-N-N-D-Z-S-P-R-N-Z" gegenüber. Deutlich unterscheiden sich die zwei Marken auch in Bezug auf die Buchstabenanzahl: Während die Widerspruchsmarke aus 13 Buchstaben besteht, hat die angefochtene Marke das Doppelte, nämlich 27 Buchstaben. Trotz bestehenden Unterschiede liegt aufgrund der Übereinstimmung im letzten Zeichenbestandteil "Esperanza" eine schriftbildliche Zeichenähnlichkeit vor.
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6.3 Die sich gegenüberstehenden Zeichen sind "Doña Esperanza" und "Alejandro Fernandez, Esperanza" sind schliesslich auch auf ihre Ähnlichkeit im Sinngehalt hin zu beurteilen. Dabei ist grundsätzlich auf die Landessprachen abzustellen (Urteile des BVGer B-3000/2015 vom 14. Dezember 2016 E. 3.3 "Affiliated Managers Group", B-1615/2014 vom 23. März 2016 E. 6.2 "Gridstream AIM/aim [fig.]"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 171). Ist ein anderssprachiger Begriff bzw. dessen Sinngehalt für den relevanten Verkehrskreis ­ sei es auch nur in einem Sprachraum ­ jedoch verständlich, so sind auch weitere Sprachen zu berücksichtigen (Urteile des BVGer B-1615/2014 vom 23. März 2016 E. 6.2 "Gridstream AIM/aim [fig.]" sowie mutatis mutandis BVGer B-3189/2008 vom 14. Januar 2010 E. 2.6 "terroir [fig.]"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 64 f., 155 und 171). 6.3.1 Obschon es sich beim übereinstimmenden spanischen Zeichenbestandteil "ESPERANZA" nicht um einen Begriff einer Landessprache handelt, ist dieser hinreichend nahe an den gleichbedeutenden landessprachlichen Wörtern "espérance" (Eintrag zu "espérance" in: LAROUSSE, Dictionnaire de français, ) sowie "speranza" (Eintrag zu "speranza" in: Dizionario di Italiano Garzanti, ), sodass zumindest die französisch- und italienischsprechenden Abnehmer keine Mühe haben werden, den Begriff im Sinne von "Hoffnung" zu verstehen. Dass es sich des Weiteren auch um einen weiblichen Vornamen handelt, wird dem schweizerischen Abnehmer gerade im Zusammenhang mit der Anrede "Doña" klar (vgl. E. 6.3.2 hiernach). Die Vorinstanz führt dazu zutreffend aus, dass der Begriff ,,Esperanza" weder Eigenschaften von Weinen beschreibt noch einen Qualitätshinweis darstellt (vgl. angefochtene Verfügung, S. 4). 6.3.2 Die Widerspruchsmarke führt als weiteres Wortelement den Begriff "Doña" auf. Dieses Substantiv wird auch im deutschsprachigen Raum ­ gerade im Zusammenhang mit einem weiblichen Vornamen ­ ohne weiteres als die spanische Bezeichnung für Frau verstanden (vgl. Eintrag zu "doña" in: DUDEN ONLINE, Deutsches Wörterbuch, abrufbar unter: ). Für italophone Abnehmer drängt sich dieses Verständnis bereits aufgrund seiner Ähnlichkeit zur italienischen Bezeichnung "donna", welche im Zusammenhang mit einem weiblichen Vornamen ebenfalls "Frau" bedeutet, auf (Eintrag zu "donna" in: Dizionario di Italiano Garzanti, ). Entsprechend wird die Widerspruchsmarke in der Schweiz ohne Gedankenaufwand im Sinne von "Frau Esperanza" verstanden. Dieser Sinngehalt wirkt in Verbindung mit der beanspruchten Ware "Wein" fantasiehaft bzw. unbestimmt. Seite 9

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6.3.3 In der angefochtenen Marke steht dem Begriff "Esperanza", getrennt durch ein Komma, der männliche Name "Alejandro Fernandez" vor. Alejandro ist ein männlicher Vorname (vgl. 77 Einträge zu "Alejandro" in: [jeweils unter "Private" gesucht]), Fernandez ein selbst in der Schweiz häufig vorkommender spanischer Familienname (vgl. 1181 Einträge zu "Fernandez" in: [jeweils unter "Private" gesucht]). Damit setzt sich die angefochtene Marke aus dem spanischen, männlichen Namen "Alejandro Fernandez" sowie dem spanischen Begriff für Hoffnung bzw. dem weiblichen Vornamen "Esperanza" zusammen. Durch die Verwendung eines Kommas zwischen dem männlichen Namen und dem weiblichen Begriff "Esperanza", werden die zwei Elemente sinngehaltlich und visuell getrennt. Mangels Präzisierung ­ wie z.B. Doña ­ bleibt der Begriff "Esperanza" im angefochtenen Zeichen in seiner Bedeutung vage. Gleich wie die Widerspruchsmarke wirkt dieser Sinngehalt im Zusammenhang mit "Wein" fantasiehaft bzw. unbestimmt. 6.3.4 Folglich ist festzustellen, dass die Sinngehalte beider Zeichen nicht übereinstimmen. Während in der Widerspruchsmarke das Zeichenelement "Doña" klarstellt, dass dem Begriff "Esperanza" die Bedeutung des weiblichen Vornamens zukommt, fehlt der angefochtenen Marke ein solch klares Verständnis. Jedenfalls wird dem Abnehmer nicht sofort und ohne Gedankenaufwand klar, ob es sich in der angefochtenen Marke bei "Esperanza" um den Vornamen ­ und damit eine weitere Person ­ oder die Bezeichnung für "Hoffnung" handelt. Dies ändert sich auch nicht, wenn man den Begriff in Zusammenhang mit den beanspruchten Weinen setzt: Mangels eines Bezugs zu den Waren steht ohne Präzisierung keine der Bedeutungen deutlich im Vordergrund. Folglich stehen sich die deutlich unterschiedlichen Sinngehalte "Frau Esperanza" und "Alejandro Fernandez, Esperanza" gegenüber. 6.4 Es trifft somit zu, dass die angefochtene Marke immerhin den Begriff "Esperanza" und damit die Zeichenendung vollkommen übernimmt, weshalb eine Zeichenähnlichkeit zumindest im Gesamteindruck zu bejahen ist (Urteil des BVGer B-3663/2011 vom 17. April 2013 E. 6.6 "INTEL INSIDE, intel inside [fig.]/GALDAT INSIDE").
7.
Abschliessend ist die Verwechslungsgefahr in einer wertenden Gesamtbetrachtung unter Berücksichtigung des Aufmerksamkeitsgrades der massgeblichen Verkehrskreise und der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke zu beurteilen. Seite 10

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7.1 Der Schutzumfang des älteren Zeichens bestimmt sich nach dessen Kennzeichnungskraft (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillan"). Im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren kommt der Widerspruchsmarke "Doña Esperanza" kein beschreibender Sinngehalt zu. Entsprechend ist der Widerspruchsmarke ein durchschnittlicher Kennzeichnungsgrad und damit ein durchschnittlicher Schutzumfang zuzuerkennen (Urteil des BVGer B-3824/2015 vom 17. Mai 2017 E. 8.1 "Jean Leon/Don Leone [fig.]"; STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 45). 7.2 In casu liegen eine Warenidentität und eine Zeichenähnlichkeit vor. Zwar gilt der Grundsatz, dass je ähnlicher die Waren oder Dienstleistungen der sich gegenüberstehenden Zeichen sind, desto strengere Anforderungen an den Zeichenabstand zu stellen sind, um die Verwechslungsgefahr auszuschliessen (BGE 128 III 96 E. 2c "Orfina"; 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller [fig.]"). Allerdings führen Warenidentität und Zeichenähnlichkeit nicht zwingend zu einer rechtserheblichen Verwechslungsgefahr (Urteil des BVGer B-7106/2014 vom 24. April 2017 E. 7.4 "F1 [fig.]/FiOne [fig.]"). Ebenso wenig kann allein aus der Tatsache, dass beide Marken in einem Bestandteil übereinstimmen, zwingend geschlossen werden, es liege eine Verwechslungsgefahr vor (STÄDELI/BRAUCHBAR BIRKHÄUSER, a.a.O., Art. 3 N. 43).
7.3 Auch wenn die angefochtene Marke den Bestandteil "Esperanza" der Widerspruchsmarke übernimmt, bestehen ­ insbesondere in Bezug auf den Klang sowie den Sinngehalt ­ deutliche Unterschiede zwischen den Marken (vgl. E. 6.2 f.). So setzt sich die Widerspruchsmarke aus der weiblichen Anrede und damit dem Vornamen Esperanza zusammen, während in der angefochtenen Marke der männliche Name "Alejandro Fernandez", getrennt durch ein Komma, vom Substantiv "Esperanza" gefolgt wird. Einzig in der Widerspruchsmarke ist ohne Gedankenaufwand aufgrund der weiblichen Anrede "Doña" klargestellt, dass der Begriff "Esperanza" als weiblicher Vorname zu verstehen ist. Auf diese Weise wird die Widerspruchsmarke auch als Einheit gelesen. Dieses klare Verständnis und diese Einheit bezüglich des Begriffs "Esperanza" fehlen der angefochtenen Marke. Gerade weil dem Begriff "Esperanza" ein in sich geschlossener männliche Name vorangestellt ist, wird der Begriff dort eher als Zusatz verstanden. Dabei kann offengelassen werden, inwiefern der in der angefochtenen Marke verwendete Name "Alejandro Fernandez" ein ­ wie die Beschwerdeführerin angibt (Beschwerde, S. 12, Rz. 38) ­ unter Weinkonsumenten bekannter spanischer Winzer sei. Es ist der Beschwerdeführerin jedenfalls zuzustimmen, dass dieser Name in der angefochtenen Marke
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als deren Kern erkannt wird (Beschwerde, S. 12 f., Rz. 38). Damit unterscheidet sich der Zeichenanfang bzw. der Kern der angefochtenen Marke, "Alejandro Fernandez", deutlich vom Anfang der Widerspruchsmarke bzw. der Widerspruchsmarke überhaupt, sodass die Abnehmer in der angefochtenen Marke "Alejandro Fernandez, Esperanza" trotz Übernahme des Begriffs "Esperanza" keine Verbindung zur Widerspruchsmarke erkennen. Der Kern der angefochtenen Marke ist deutlich unterscheidbar von der Widerspruchsmarke und das übernommene Zeichenelement erscheint in der angefochtenen Marke unbestimmt und dermassen als Zusatz, dass keine wirtschaftlichen Verbindungen zwischen diesen Marken vermutet würden. In diesem Zusammenhang ist im Übrigen ­ entgegen der Ansicht der Beschwerdeführerin (Replik, S. 4) ­ unbeachtlich zu welchen Preisen die derart gekennzeichneten Weinen angeboten werden (JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 124). Es erscheint daher nicht als wahrscheinlich, dass die Verkehrskreise, welche die beanspruchten Weine zumindest mit einem normalen Aufmerksamkeitsgrad erwerben (vgl. E. 4 hiervor), die Marken "Doña Esperanza" und "Alejandro Fernandez, Esperanza" mittelbar oder gar unmittelbar verwechseln (Urteil des BVGer B-3824/2015 vom 17. Mai 2017 E. 11.3.1 "Jean Leon/Don Leone [fig.]").
8.
Im Ergebnis ergibt sich somit, dass dem Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin stattzugeben und die Beschwerde gutzuheissen ist. Soweit er die Gutheissung des Widerspruchs und den Widerruf der Eintragung der angefochtenen Marke sowie die Kostenfolge vorsieht, ist der angefochtene Entscheid der Vorinstanz vom 30. November 2015 aufzuheben und die Eintragung der Marke Nr. 665'640 "ALEJANDRO FERNANDEZ, ESPERANZA" im schweizerischen Register zu bestätigen. 9.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdegegnerin kostenund entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1

SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63
	1.	Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
	2.	Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
	3.	Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
	4.	Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1]
	4bis.	Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
		a.	in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
		b.	in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2]
	5.	Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6]
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125).

VwVG und Art. 64 Abs. 1

SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64
	1.	Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
	2.	Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
	3.	Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
	4.	Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
	5.	Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4]
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125).

VwVG).
9.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und der finanziellen Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis

SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63
	1.	Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
	2.	Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
	3.	Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
	4.	Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1]
	4bis.	Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
		a.	in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
		b.	in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2]
	5.	Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6]
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125).

VwVG, Art. 2 Abs. 1

SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 2   Bemessung der Gerichtsgebühr
	1.	Die Gerichtsgebühr bemisst sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Vorbehalten bleiben spezialgesetzliche Kostenregelungen.
	2.	Das Gericht kann bei der Bestimmung der Gerichtsgebühr über die Höchstbeträge nach den Artikeln 3 und 4 hinausgehen, wenn besondere Gründe, namentlich mutwillige Prozessführung oder ausserordentlicher Aufwand, es rechtfertigen. [1]
	3.	Bei wenig aufwändigen Entscheiden über vorsorgliche Massnahmen, Ausstand, Wiederherstellung der Frist, Revision oder Erläuterung sowie bei Beschwerden gegen Zwischenentscheide kann die Gerichtsgebühr herabgesetzt werden. Der Mindestbetrag nach Artikel 3 oder 4 darf nicht unterschritten werden.
[1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945).

des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4

SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 4 [1]   Gerichtsgebühr in Streitigkeiten mit Vermögensinteresse
		In Streitigkeiten mit Vermögensinteresse beträgt die Gerichtsgebühr: Streitwert in Franken Gebühr in Franken 0 - 010 000 200- 5 000 10 000 - 020 000 500- 5 000 20 000 - 50 000 1 000- 5 000 50 000 - 100 000 1 500- 7 000 100 000 - 200 000 2 000-10 000 200 000 - 500 000 3 000-14 000 500 000 - 1 000 000 5 000-20 000 1 000 000 - 5 000 000 7 000-40 000 über 5 000 000 15 000-50 000
[1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945).

VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Wi-
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dersprecherin an der Löschung, beziehungsweise der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen und könnte im Verhältnis zu den geringen Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens abschreckend wirken, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Bei eher unbedeutenden Zeichen darf von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.­ und Fr. 100'000.­ ausgegangen werden (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss" mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Nach dem Gesagten rechtfertigt es sich, die Kosten des Beschwerdeverfahrens auf Fr. 4'500.­ festzulegen und der Beschwerdegegnerin aufzuerlegen. Der von der Beschwerdeführerin in dieser Höhe geleistete Kostenvorschuss ist ihr zurückzuerstatten. 9.2 Im vorinstanzlichen Verfahren ist die Beschwerdeführerin unterlegen. Aufgrund des Verfahrensausgangs vor Bundesverwaltungsgericht hat sie aber nunmehr auch mit Bezug auf die vorinstanzlichen Kosten als obsiegend zu gelten. Die erstinstanzlichen Verfahrenskosten wurden auf Fr. 800.­ festgelegt und von der Beschwerdegegnerin vorgeleistet. Die Widerspruchsgebühr verbleibt gemäss der Ziffer 2 des angefochtenen Entscheids der Vorinstanz. Indessen sind der unterliegenden Beschwerdegegnerin die Kosten für das erstinstanzliche Verfahren aufzuerlegen und die Beschwerdeführerin hat ihr diese nicht zu ersetzen. 9.3
9.3.1 Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten des Beschwerdeführers zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1

SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64
	1.	Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
	2.	Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
	3.	Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
	4.	Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
	5.	Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4]
[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 21971069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125).

VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 VKGE). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8

SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 8 [1]   Parteientschädigung
	1.	Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere Auslagen der Partei.
	2.	Unnötiger Aufwand wird nicht entschädigt.
[1] Fassung gemäss Ziff. I des Beschlusses des BVGer vom 20. Aug. 2009, in Kraft seit 1. April 2010 (AS 2010 945).

VGKE).
9.3.2 Die Partei, welche Anspruch auf eine Parteientschädigung erhebt, hat dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen (Art. 14 Abs. 1

SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 14   Festsetzung der Parteientschädigung
	1.	Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
	2.	Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.

VGKE). An den Detaillierungsgrad sind zwecks Überprüfbarkeit der Notwendigkeit gewisse Anforderungen zu stellen. So hat aus der Kostennote nicht nur ersichtlich zu sein, welche Arbeiten durchgeführt worden sind und wer wie viel Zeit zu welchem Ansatz aufgewendet hat, sondern auch wie sich der geltend gemachte Aufwand auf die einzelnen Arbeiten verteilt (ANDRE MOSER ET AL., Prozessieren vor Bundesverwaltungsgericht, Basel 2013, 2. Auflage, S. 271, Rz. 4.85). Vorliegend hat Seite 13

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die obsiegende Beschwerdeführerin ihrer Beschwerde keine Kostennote beigelegt, sondern pauschal eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.­ beantragt (Beschwerde, S. 14, Rz. 45). Aus dem vom Vertreter der Beschwerdeführerin gemachten Antrag geht einzig hervor, dass er den genannten Betrag für die Beratung seiner Mandantin sowie die Vorbereitung und Einreichung der Beschwerde geltend macht. Weder führt er einen Stundenansatz auf, noch belegt er einen Aufwand. Einen solchen pauschalen Antrag auf Parteientschädigung entspricht nicht den Anforderungen an eine detaillierte Kostennote gemäss Art. 14 Abs. 1

SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 14   Festsetzung der Parteientschädigung
	1.	Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
	2.	Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.

VGKE (Urteile des BVGer B-3824/2015 vom 17. Mai 2017 E. 14.2.1 "Jean Leon/Don Leone [fig.]", B-6099/2013 vom 28. Mai 2015 E. 8.3 "CARPE DIEM/carpe noctem"). Damit liegt keine Kostennote vor, weshalb das Gericht die Parteientschädigung auf Grund der Akten festzulegen hat (Art. 14 Abs. 2

SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 14   Festsetzung der Parteientschädigung
	1.	Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
	2.	Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.

zweiter Satz VGKE). Im Beschwerdeverfahren wurde zwar ein doppelter Schriftenwechsel geführt, doch hat die Beschwerdeführerin in ihrer Replik im Wesentlichen ihre Argumentation aufrechterhalten. Damit erscheint eine Parteientschädigung für das Beschwerdeverfahren in der Höhe von Fr. 2'700.­ als angemessen.
9.4 Gemäss Art. 34

SR 232.11 MSchG Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz Art. 34   Parteientschädigung
		Mit dem Entscheid über den Widerspruch hat das IGE zu bestimmen, ob und in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.

MSchG bestimmt die Vorinstanz in welchem Masse die Kosten der obsiegenden Partei im vorinstanzlichen Verfahren von der unterliegenden zu ersetzen sind. Die Vorinstanz sprach für das erstinstanzliche Verfahren der Beschwerdegegnerin eine Entschädigung in der Höhe von Fr. 1'000.­ zu. Angesichts des Verfahrensausgangs ist diese Regelung umzukehren. Entsprechend ist die Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren zwar auf Fr. 1'000.­ zu belassen, aber der Beschwerdeführerin zulasten der Beschwerdegegnerin zuzusprechen. 10.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73

SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 73   Ausnahme
		Die Beschwerde ist unzulässig gegen Entscheide, die im Rahmen des Widerspruchsverfahrens gegen eine Marke getroffen worden sind.

des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es erwächst demnach bei Zustellung in Rechtskraft.
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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
1.1 Die Beschwerde wird gutgeheissen.
1.2 Ziffer 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 30. November 2015 im Widerspruchsverfahren Nr. 14088 wird dahingehend abgeändert, dass der Widerspruch vollumfänglich abgewiesen wird.
1.3 Ziffer 2 der Verfügung der Vorinstanz vom 30. November 2015 im Widerspruchsverfahren Nr. 14088 wird aufgehoben. 2.
2.1 Die Kosten des vorliegenden Verfahrens von Fr. 4'500.­ werden der Beschwerdegegnerin auferlegt. Sie hat diese innert 30 Tagen ab Eröffnung dieses Urteils zu Gunsten der Gerichtskasse zu überweisen. 2.2 Der Beschwerdeführerin wird der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'500.­ aus der Gerichtskasse zurückerstattet. 2.3 Die Kosten des vorinstanzlichen Verfahrens in der Höhe von Fr. 800.­ werden der Beschwerdegegnerin auferlegt und der von ihr bereits in dieser Höhe geleisteten Widerspruchsgebühr entnommen. 3.
3.1 Der Beschwerdeführerin wird für das vorliegende Beschwerdeverfahren zulasten der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'700.­ zugesprochen.
3.2 Ziffer 4 der Verfügung der Vorinstanz vom 30. November 2015 im Widerspruchsverfahren Nr. 14088 wird dahingehend abgeändert, dass die Beschwerdegegnerin die Beschwerdeführerin als Parteientschädigung für das erstinstanzliche Verfahren mit Fr. 1'000.­ zu entschädigen hat.
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4.
Dieses Urteil geht an:
­
­
­

die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdebeilagen zurück und Rückerstattungsformular) die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Beilagen zurück und Einzahlungsschein)
die Vorinstanz (Ref-Nr. W14088; Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner

Sabine Büttler

Versand: 19. September 2017

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