Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-5325/2007
{T 0/2}
Urteil vom 12. November 2007
Besetzung
Richter David Aschmann (Vorsitz), Richter Claude Morvant, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiberin Katja Stöckli.
Parteien
X._______,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Walter Sticher,
Beschwerdeführerin,
gegen
Y._______,
vertreten durch Reichmuth Trademark Agency GmbH,
Beschwerdegegnerin,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum,
Vorinstanz.
Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 8768 ADWISTA / ad-vista (fig.).
Sachverhalt:
A.
Die Eintragung der schweizerischen Marke Nr. 552'630 ad-vista (fig.) der Beschwerdeführerin wurde am 5. Dezember 2006 im Schweizerischen Handelsamtsblatt ("SHAB") veröffentlicht. Die Marke ist für "Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte; Immobilienwesen" in Klasse 36 eingetragen und sieht wie folgt aus:
B.
Am 5. März 2007 erhob die Beschwerdegegnerin gegen diese Eintragung, gestützt auf ihre Wortmarke P-422'622 ADWISTA, vollumfänglich Widerspruch an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum ("Vorinstanz"). Die Widerspruchsmarke ist seit 1996 für Dienstleistungen in Klasse 35 und "Dienstleistungen eines Treuhandbüros, insbesondere Vermögensverwaltung, Steuerberatung, Finanzanalysen und finanzielle Beratung, Erstellen von Steuergutachten und -schätzungen, Vermittlung von Vermögensanlagen und Immobilien, Grundstücks- und Immobilienverwaltung, Inkassogeschäfte" in Klasse 36 eingetragen.
C.
Mit Stellungnahme vom 10. April 2007 bestritt die Beschwerdeführerin das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken. Die angefochtene Marke würde für ein Internetportal, die Widerspruchsmarke dagegen für ein klassisches Treuhandbüro verwendet und im Geschäftsauftritt der Beschwerdegegnerin zudem stets mit Zusätzen kombiniert, die eine Verwechslung verhindern würden. Das grossgeschriebene "ADWISTA" und das kleingeschriebene "ad-vista" wirkten zudem optisch sehr verschieden.
D.
Die Vorinstanz bejahte mit Verfügung vom 21. Juni 2007 das Bestehen einer Verwechslungsgefahr und ordnete die Löschung der angefochtenen Marke an.
E.
Die Beschwerdeführerin erhob am 8. August 2007 gegen diese Verfügung Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und beantragte:
1. Die Verfügung des Instituts für Geistiges Eigentum vom 21. Juni 2007 (Beilage A) sei aufzuheben und der Widerspruch der Beschwerdegegnerin Nr. 8768 abzulehnen.
2. Die CH-Marke Nr. 552'630 "ad-vista" (fig.) sei in der Waren- und Dienstleistungsklasse 36 zuzulassen.
3. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inkl. Mehrwertsteuerzusatz von 7,6%) des Widerspruchs- und des Beschwerdeverfahrens zulasten der Beschwerdegegnerin und der Vorinstanz.
Zur Begründung führte sie aus, dass die Vorinstanz ihren Entscheid zu Unrecht aufgrund der im Register eingetragenen Dienstleistungen und nicht aufgrund des tatsächlichen Gebrauchs der Marken gefällt habe. Im Vergleich des tatsächlichen Gebrauchs der Kennzeichen seien sich die Dienstleistungen unähnlich, die Adressatenkreise unterschiedlich und die Zeichen im Kontext ihrer jeweiligen Gebrauchsumgebung nicht zu verwechseln.
F.
Mit Beschwerdeantwort vom 4. Oktober 2007 widersetzte sich die Beschwerdegegnerin der Beschwerde. Insbesondere bestritt sie, dass sie ein rein klassisches Treuhandbüro betreibe, reichte verschiedene Gebrauchsbelege hierfür ein und verwies auf ihren Internetauftritt, über den sie Dienstleistungen anbiete und erbringe.
G.
Die Vorinstanz beantragte mit Vernehmlassung vom 5. Oktober 2007 die Abweisung der Beschwerde und verzichtete im Übrigen auf eine Stellungnahme.
H.
Mit Verfügung vom 9. Oktober 2007 wurde der Beschwerdeführerin, in teilweiser Gutheissung eines entsprechenden Gesuchs der Beschwerdegegnerin, in eingeschränktem Umfang Einsicht in die Beilagen zur Beschwerdeantwort gegeben und der Schriftenwechsel geschlossen.
I.
Mit Schreiben vom 1. November 2007 beantragte die Beschwerdeführerin einen zweiten Schriftenwechsel durchzuführen, da die Beschwerdegegnerin in der Beschwerdeantwort neue Behauptungen aufgestellt habe, nämlich ausgeführt, dass sie im Immobilienbereich tätig sei und dass sie Schreiben erhalten habe, die an die Beschwerdeführerin gerichtet gewesen seien und damit das Bestehen einer Verwechslungsgefahr beweisen würden.
J.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 40 Débats - 1 Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales61, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.62 |
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20. |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre: |

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions: |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 22a - 1 Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
|
1 | Les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas: |
a | du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement; |
b | du 15 juillet au 15 août inclusivement; |
c | du 18 décembre au 2 janvier inclusivement. |
2 | L'al. 1 n'est pas applicable dans les procédures concernant: |
a | l'octroi de l'effet suspensif et d'autres mesures provisionnelles; |
b | les marchés publics.61 |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
|
1 | Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision. |
2 | Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps. |

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque: |
|
1 | A qualité pour recourir quiconque: |
a | a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire; |
b | est spécialement atteint par la décision attaquée, et |
c | a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. |
2 | A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir. |
2.
Zeichen sind vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
|
1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
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1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
3.
Die Beschwerdeführerin macht geltend, die Verwechslungsgefahr dürfe nicht nach Massgabe des Registereintrags der zu vergleichenden Marken, sondern müsse aufgrund ihres tatsächlichen Marktgebrauchs beurteilt werden. In diesem würden die Marken stärker von einander abweichen als ihr Registereintrag erwarten liesse. Sie stützt diese Ansicht auf einen Aufsatz Luchsingers über die "abstrakte" und "konkrete" Beurteilung der Verwechslungsgefahr (Martin Luchsinger, Verwechslungsgefahr - abstrakt oder konkret?, sic! 2003, S. 76 ff.).
Der Inhaber einer älteren Marke kann "gestützt auf Art. 3 Abs. 1

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
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1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 31 Opposition - 1 Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1. |
|
1 | Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1. |
1bis | Il ne peut former opposition contre l'enregistrement d'une marque géographique.28 |
2 | L'opposition doit être motivée par écrit auprès de l'IPI dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai. |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 31 Opposition - 1 Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1. |
|
1 | Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1. |
1bis | Il ne peut former opposition contre l'enregistrement d'une marque géographique.28 |
2 | L'opposition doit être motivée par écrit auprès de l'IPI dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai. |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
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1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 13 Droit absolu - 1 Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer. |
|
1 | Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer. |
2 | Le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3, al. 1; il peut en particulier interdire à des tiers:13 |
a | d'apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages; |
b | de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin; |
c | de l'utiliser pour offrir ou fournir des services; |
d | de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits; |
e | de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelqu'autre manière dans les affaires. |
2bis | Le titulaire peut faire valoir les droits prévus à l'al. 2, let. d, même si l'importation, l'exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées.15 |
3 | Le titulaire peut faire valoir ces droits à l'encontre de tout utilisateur autorisé au sens de l'art. 4. |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 16 Reproduction de marques dans les dictionnaires et autres ouvrages de référence - Si une marque est reproduite dans un dictionnaire, un autre ouvrage de référence ou un ouvrage similaire sans indication du fait qu'il s'agit d'une marque enregistrée, le titulaire peut exiger de l'éditeur ou du distributeur que la reproduction de la marque soit complétée, au plus tard lors d'une nouvelle impression. |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
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1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 31 Opposition - 1 Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1. |
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1 | Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1. |
1bis | Il ne peut former opposition contre l'enregistrement d'une marque géographique.28 |
2 | L'opposition doit être motivée par écrit auprès de l'IPI dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai. |
Die Beurteilung von Art. 3 Abs. 1

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
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1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 13 Droit absolu - 1 Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer. |
|
1 | Le droit à la marque confère au titulaire le droit exclusif de faire usage de la marque pour distinguer les produits ou les services enregistrés et d'en disposer. |
2 | Le titulaire peut interdire à des tiers l'usage des signes dont la protection est exclue en vertu de l'art. 3, al. 1; il peut en particulier interdire à des tiers:13 |
a | d'apposer le signe concerné sur des produits ou des emballages; |
b | de l'utiliser pour offrir des produits, les mettre dans le commerce ou les détenir à cette fin; |
c | de l'utiliser pour offrir ou fournir des services; |
d | de l'utiliser pour importer, exporter ou faire transiter des produits; |
e | de l'apposer sur des papiers d'affaires, de l'utiliser à des fins publicitaires ou d'en faire usage de quelqu'autre manière dans les affaires. |
2bis | Le titulaire peut faire valoir les droits prévus à l'al. 2, let. d, même si l'importation, l'exportation ou le transit de produits de fabrication industrielle sont effectués à des fins privées.15 |
3 | Le titulaire peut faire valoir ces droits à l'encontre de tout utilisateur autorisé au sens de l'art. 4. |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
|
1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 32 Vraisemblance de l'usage - Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12, al. 1, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage. |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 12 Conséquences du non-usage - 1 Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif. |
|
1 | Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif. |
2 | Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation. |
3 | Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire. |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
|
1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection: |
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1 | Sont en outre exclus de la protection: |
a | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques; |
b | les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion; |
c | les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion. |
2 | Par marques antérieures, on entend: |
a | les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8); |
b | les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris). |
3 | Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article. |
Der erwähnte Aufsatz von Luchsinger mit seiner Unterscheidung einer "abstrakten" und einer "konkreten" Beurteilung der Verwechslungsgefahr bezieht sich nicht auf diese unterschiedliche Prüfungsbefugnis in den verschiedenen Verfahren. Im Widerspruchs- wie im Zivilverfahren ist vielmehr abzuwägen, welche konkreten Umstände des Marktes im Sinne jenes Aufsatzes einerseits in die Beurteilung einbezogen werden und mit welcher Abstraktion unter Berücksichtigung drohender, zukünftiger Gebrauchshandlungen der Zeichenvergleich andererseits vorgenommen werden darf (vgl. Marbach, a.a.O., S. 117). Daraus folgt jedoch nicht, dass anstelle des Registereintrags der tatsächliche Gebrauch der Marke für die Beurteilung des Widerspruchs massgeblich wäre. Die vorliegend zu beurteilenden Dienstleistungen Versicherungswesen, Finanzwesen, Geldgeschäfte und Immobilienwesen in Klasse 36 beschreiben einen sehr breiten Bereich des Versicherungs-, Finanz- und Immobilienmarktes. Sie rechtfertigen die Verwechslungsgefahr vorliegend, im Sinne einer ausgemittelten "Verkehrsauffassung", eher abstrakt zu ermitteln (Luchsinger, a.a.O., S. 78).
4.
Zu prüfen bleibt, ob die Beschwerdeführerin durch ihre Ausführungen zum tatsächlichen Gebrauch der Marken sinngemäss den Nichtgebrauch der Widerspruchsmarke im Sinne von Art. 32

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 32 Vraisemblance de l'usage - Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12, al. 1, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage. |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 12 Conséquences du non-usage - 1 Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif. |
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1 | Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif. |
2 | Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation. |
3 | Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire. |
Eine Marke ist nur geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird (Art. 11 Abs. 1

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 11 Usage de la marque - 1 La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. |
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1 | La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés. |
2 | L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque. |
3 | L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire. |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 12 Conséquences du non-usage - 1 Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif. |
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1 | Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif. |
2 | Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation. |
3 | Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire. |

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 32 Vraisemblance de l'usage - Si le défendeur invoque le non-usage de la marque antérieure en vertu de l'art. 12, al. 1, l'opposant doit rendre vraisemblable l'usage de sa marque ou l'existence de justes motifs pour son non-usage. |

SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) OPM Art. 22 - 1 Lorsqu'une opposition n'est pas manifestement irrecevable, l'IPI en donne connaissance au défendeur en lui impartissant un délai pour présenter sa réponse. |
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1 | Lorsqu'une opposition n'est pas manifestement irrecevable, l'IPI en donne connaissance au défendeur en lui impartissant un délai pour présenter sa réponse. |
2 | Le défendeur doit remettre sa réponse en deux exemplaires. |
3 | Dans sa première réponse, pour autant qu'un délai ininterrompu de cinq ans se soit écoulé à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le défendeur doit, le cas échéant, faire valoir le défaut d'usage de la marque de l'opposant au sens de l'art. 12, al. 1, LPM.50 |
4 | L'IPI peut procéder à d'autres échanges d'écritures.51 |
In ihrer Widerspruchsantwort vom 10. April 2007 an die Vorinstanz hat die Beschwerdeführerin zum Gebrauch der Widerspruchsmarke ausgeführt: "Die widersprechende Adwista Treuhand betreibt ein Treuhandbüro im klassischen Stil mit den Hauptbereichen Treuhand (Buchhaltung etc.), Revisions- und Steuerberatung. Ihre Marke wird offenbar nicht selbständig verwendet (für was auch?), sondern erscheint gleichzeitig als Firmenbestandteil 'Adwista' (kleingeschrieben), umrahmt von allerlei Zusätzen wie drei farbigen, gespiegelten T-Trägern, sowie der Worte 'Treuhand' und 'Ganz, Gruber & Partner'". Mit dieser Erklärung gab die Beschwerdeführerin zu verstehen, dass sie einen Gebrauch der Widerspruchsmarke ohne die beschriebenen Zusätze anzweifelt. Gleichzeitig hat sie den Gebrauch der Bezeichnung "Adwista" durch die Beschwerdeführerin jedoch anerkannt. Auch schloss sie die Möglichkeit nicht aus, dass die Marke im Zusammenhang mit den Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, verwendet und ohne die erwähnten Zusätze als Marke verstanden wird. Mit diesen Ausführungen in der Widerspruchsantwort wird nicht unmissverständlich bestritten, dass die Marke für die entsprechenden Dienstleistungen gebraucht würde. Die Beschwerdeführerin behauptet dies denn auch nicht in ihrer Beschwerde. Die Vorinstanz hat den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke darum zu Recht nicht geprüft.
Damit erübrigt sich eine Würdigung der von der Beschwerdegegnerin eingereichten Gebrauchsbelege und der Webseiten der Parteien.
5.
Die Ausführungen der Vorinstanz zur Identität der Dienstleistungen der zu vergleichenden Marken und zur Ähnlichkeit der Zeichen "ADWISTA" und "ad-vista" (fig.) sind vollumfänglich zu bestätigen. Die Marken sind aufgrund ihres Registereintrags und der grossen Ähnlichkeit ihres Wortklangs, dem kein abweichender Sinngehalt entgegensteht, offensichtlich verwechselbar.
6.
Die Beschwerde ist damit abzuweisen, ohne dass dem Antrag der Beschwerdeführerin auf Durchführung eines zweiten Schriftenwechsels stattzugeben ist. Für welche Art von Dienstleistungen die Beschwerdegegnerin ihre Marke tatsächlich benützt, ist nach den vorstehenden Ausführungen nämlich nicht von Bedeutung. Auch braucht nicht näher geprüft zu werden, ob Fälle von Verwechslungen zwischen den Marken vorgefallen sind, wofür die Beschwerdeführerin einen zweiten Schriftenwechsel gewünscht hat, da das Bestehen einer Verwechslungsgefahr schon aufgrund der Eintragungen im Register bejaht werden muss. Für die in diesem Zusammenhang erhobenen Tatsachenbehauptungen besteht darum auch kein Anspruch auf rechtliches Gehör (Alfred Kälz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl., Zürich 1998, N. 111 und 320, BGE 131 I 157 E. 3).
7.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens sind die Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Die Beschwerdeführerin ist zudem zur Zahlung einer angemessenen Parteientschädigung an die Beschwerdegegnerin zu verpflichten.
8.
Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsachen, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
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1 | L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés. |
2 | Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2 |
3 | S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à: |
9.
Die Parteientschädigung ist aufgrund der eingereichten Kostennote festzusetzen. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung für die notwendig erwachsenen Kosten aufgrund der vorliegenden Akten fest (Art. 14 Abs. 2

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
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1 | Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal. |
2 | Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier. |

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
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1 | La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. |
2 | Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion. |
3 | Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens. |
4 | Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens. |
5 | L'art. 6a s'applique par analogie.7 |
10.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 73 Exception - Le recours n'est pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque. |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Das Schreiben der Beschwerdeführerin vom 1. November 2007 wird den übrigen Verfahrensbeteiligten zur Kenntnis zugestellt und der Antrag der Beschwerdeführerin auf Durchführung eines zweiten Schriftenwechsels wird abgewiesen.
2.
Die Beschwerde wird abgewiesen, und der Entscheid des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 21. Juni 2007 wird bestätigt.
3.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt und mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- verrechnet.
4.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung von Fr. 3'000.- zu bezahlen.
5.
Dieses Urteil wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)
- der Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beschwerdeantwortbeilagen zurück; Beilage: Schreiben vom 1. November 2007)
- der Vorinstanz (Ref. Widerspruchsverfahren Nr. 8768; Einschreiben; Vernehmlassungsbeilagen zurück; Beilage: Schreiben vom 1. November 2007)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann Katja Stöckli
Versand: 16. November 2007