Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-7536/2015
Urteil vom 10. Juni 2016
Richter Francesco Brentani (Vorsitz),
Besetzung Richterin Maria Amgwerd, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiber Corrado Bergomi.
Volkswagen Aktiengesellschaft,
Berliner Ring 2, DE-38410 Wolfsburg,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Frédéric Brand,
Parteien
Isler & Pedrazzini AG, Gotthardstrasse 53,
Postfach 1772, 8027 Zürich,
Beschwerdeführerin und Widersprechende,
gegen
Roger Fehr,
Häsiweg 33, 5018 Erlinsbach,
Beschwerdegegner und Widerspruchsgegner,
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Widerspruchsverfahren Nr. 14095 CADDY / Top Caddy (fig.).
Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der am 20. August 1982 bei der Organisation Internationale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) hinterlegten Registrierung der Internationalen Wortmarke IR Nr. 471'490 CADDY mit Schutzausdehnung in der Schweiz. Sie wurde für folgende Waren hinterlegt:
12 Véhicules automobiles et leurs moteurs; parties des produits précités (non compris dans d'autres classes).
B.
Die schweizerische Marke Nr. 666'251 TOP CADDY (fig.) wurde von der Beschwerdegegnerin am 4. November 2014 beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE; nachfolgend: Vorinstanz) hinterlegt und am 18. November 2014 auf
und beansprucht Schutz für folgende Waren:
12 Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser.
28 Spiele, Spielzeug; Turn- und Sportartikel, soweit sie in dieser Klasse enthalten sind; Christbaumschmuck.
C.
Gegen die Eintragung dieser Marke für sämtliche Waren der Klasse 12 erhob die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz am 17. Februar 2015 Widerspruch. Zur Begründung führte sie aus, diese Waren seien mit der von der Widerspruchsmarke in derselben Klasse beanspruchten "véhicules automobiles" bzw. "moteurs de véhicules automobiles; parties de produits précités (non compris dans d'autres classes)" identisch oder gleichartig. Ferner führe die vorliegend vollständige Übernahme der älteren Marke in das jüngere Zeichen grundsätzlich zu einer Zeichenähnlichkeit, zumal das beschreibende Wortelement "TOP" rein anpreisenden Charakter habe und das Bildelement mit der Darstellung eines Golfspielers lediglich das dominierende Wortelement "CADDY" in der angefochtenen Marke unterstreiche. Somit sei das Bildelement nicht geeignet, die nötige Distanz zur Widerspruchsmarke zu schaffen. Die Beschwerdeführerin ging davon aus, dass die Widerspruchsmarke über eine originär mindestens durchschnittliche Kennzeichnungskraft verfüge, wobei sie angesichts der Assoziation des Begriffs "CADDY" mit den Fahrzeugen aus der "VW CADDY"-Reihe auf eine erhöhte Kennzeichnungskraft und auf einen erweiterten Schutzbereich der Widerspruchsmarke schloss. Indem der kennzeichnungskräftigste Bestandteil bzw. das einzige unterscheidungskräftige Wortelement der angefochtenen Marke mit der Widerspruchsmarke übereinstimme, schaffe die angefochtene Marke eine direkte und eine mittelbare Verwechslungsgefahr.
Der Widerspruchsgegner beantragte in seiner Stellungnahme vom 14. April 2015 sinngemäss die Abweisung des Widerspruchs. Im Wesentlichen machte er geltend, dass die Widerspruchsmarke nur schwach kennzeichnungskräftig sei und verneinte das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zwischen den sich gegenüberstehenden Zeichen. Er schlug zudem eine Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses der Klasse 12 im Sinne von "zur ausschliesslichen Verwendung auf Golfplätzen" vor.
Die Widersprechende hielt in ihrer Replik vom 11. Juni 2015 im Wesentlichen am Widerruf der angefochtenen Marke fest.
Mit einer versehentlich als "Replik" bezeichneten Duplik vom 7. August 2015 beantragte der Widerspruchsgegner sinngemäss die Abweisung des Widerspruchs, wobei er an seiner bisherigen Begründung festhielt. Ferner schlug er vor, den Markenschutz für die Waren der Klasse 12 nur auf "Fahrzeuge ohne Strassenzulassung" eventuell einzuschränken.
D.
Mit Entscheid vom 22. Oktober 2015 wies die Vorinstanz den Widerspruch ab. Sie bejahte eine Warengleichheit zwischen den "véhicules automobiles" der Widerspruchsmarke und den "Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande" der angefochtenen Marke, da unter die angefochtenen Oberbegriffe auch "véhicules automobiles" fallen würden. Weiter bestehe zumindest eine hochgradige Warengleichartigkeit, soweit der Widerspruchsgegner mit seinen Oberbegriffen Schutz für andere Fahrzeuge und Beförderungsapparate als Automobile beanspruche. Bezüglich der in der Klasse 12 angefochtenen "Apparate zur Beförderung in der Luft oder auf dem Wasser" verneinte die Vorinstanz die Gleichartigkeit der Waren und wies den Widerspruch ungeachtet des Ergebnisses der Prüfung der Zeichenähnlichkeit ab. In Zusammenhang mit den gleichen bzw. gleichartigen Waren bejahte sie die Zeichenähnlichkeit auf klanglicher, schriftbildlicher und semantischer Ebene, da beide Zeichen den Begriff "CADDY" enthielten.
Mit Bezug auf die identischen bzw. gleichartigen Waren verneinte die Vor-instanz das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr. Sie hielt fest, dass die angefochtene Marke ihre Unterscheidungskraft nicht aus den Begriffen "TOP" als Qualitätsangabe und "CADDY" beziehe, sondern aus der grafischen Gestaltung. Das gemeinsame Wortelement "CADDY" bezeichne nicht nur die Person, die für den Golfspieler die Schlägertasche trage, sondern werde üblicherweise auch als Bezeichnung für Golfwagen verwendet, und zwar auch für solche mit Strassenzulassung. Dies sei auch der Grund, weshalb die ursprünglich als reine Wortmarke hinterlegte angefochtene Marke als beschreibend beanstandet und zurückgewiesen worden sei. Angesichts des direkt beschreibenden Charakters des Wortelements "CADDY" könne sich der Schutzumfang der Widerspruchsmarke nicht auf diesen Wortbestandteil beziehen. Um eine Verwechslungsgefahr zu bejahen, müssten besondere Voraussetzungen vorliegen. In casu seien für die Vorinstanz aber keine Anhaltspunkte ersichtlich, wonach die Widerspruchsmarke in der Schweiz erhöhte Bekanntheit erlangt habe. Ohne den Zusatz "VW" stelle "CADDY" für den hier interessierenden Warenbereich der angefochtenen Marke eine Sachbezeichnung dar. Somit genügten bereits geringfügige Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit herbeizuführen. Dies sei bei der angefochtenen Marke durch die graphische Ausgestaltung mit dem Bildelement der Fall.
Im Übrigen ging die Vorinstanz auf die Vorschläge des Widerspruchsgegners auf eventuelle Einschränkung der Warenliste für die Waren der Klasse 12 nicht ein.
E.
Gegen diesen Entscheid erhob die Beschwerdeführerin am 23. November 2015 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und stellte die folgenden Rechtsbegehren:
"1. Es sei Ziff. 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 22. Oktober 2015 insoweit aufzuheben, als sie die Abweisung des Widerspruchs bezüglich der in Klasse 12 beanspruchten Waren "Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande" betrifft und es sei die Schweizer Registrierung Nr. 666'251 für diese Waren zu widerrufen.
2. Eventualiter sei Ziff. 1 der Verfügung der Vorinstanz vom 22. Oktober 2015 insoweit aufzuheben, als die Abweisung des Widerspruchs bezüglich der in Klasse 12 beanspruchten Waren "Fahrzeuge und Apparate zur Beförderung auf dem Lande, soweit es sich dabei nicht um Fahrzeuge zum Transport von Golfspielern und Golfausrüstungen auf Golfplätzen (Golfwagen) handelt" betrifft und es sei die Schweizer Registrierung Nr. 666'251 für diese Waren zu widerrufen.
3. Sub-Eventualiter sei die Vorinstanz anzuweisen, das Warenverzeichnis der Schweizer Registrierung Nr. 666'251 in Klasse 12 auf folgende Waren einzuschränken:
"Fahrzeuge ohne Strassenzulassung: Apparate zur Beförderung auf dem Lande, ohne Strassenzulassung und Apparate zur Beförderung in der Luft oder auf dem Wasser".
4. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten des Beschwerdegegners."
Die Beschwerdeführerin stösst sich insbesondere an der Definition des Begriffs "CADDY" durch die Vorinstanz. Letztere habe sich nicht mit ihren Ausführungen auseinandergesetzt, wonach der Begriff "CADDY" im Bereich des Golfsports grundsätzlich ausschliesslich die Person bezeichne, die einem Golfspieler oder einer Golfspielerin assistiere. Daran vermöge auch der Umstand nichts zu ändern, dass dieser Begriff in Einzelfällen und fälschlicherweise auch Fahrzeuge bezeichnen könne, die zum Transport von Golfspielerinnen und Golfspielern sowie deren Ausrüstung auf Golfplätzen gebraucht werden. Der Umstand, dass die Widerspruchsmarke in Klasse 12 ohne Einschränkung für sämtliche Arten von Automobilen zum Schutz in der Schweiz zugelassen worden sei, spreche gegen die Annahme, dass der Begriff "CADDY" für gewisse Landfahrzeuge wie für Golfwagen einen generischen und deshalb gemeinfreien Begriff sei. Selbst wenn das Wortelement "CADDY" für Golfwagen beschreibend oder kennzeichnungsschwach wäre, heisse das aber nicht, dass diesem hinsichtlich der weiteren Waren (wie Personenkraftwagen und Autos, die nicht zur Beförderung von Golfspielern und deren Ausrüstung bestimmt seien) keine Unterscheidungskraft oder eine verminderte Kennzeichnungskraft zukäme. Für Fahrzeuge ohne jeglichen thematischen bzw. bestimmungsgemässen Bezug zum Golfsport erscheine das Zeichen "CADDY" selbst dann als unterscheidungskräftig, wenn es sich als Sachbezeichnung für Golfwagen etabliert hätte. Den von der Vorinstanz herangezogenen Urteilen des BVGer lasse sich nicht entnehmen, dass allfällige gemeinfreie Elemente einer Marke deren Kennzeichnungskraft auch in Bezug auf jene Waren schmälern, für welche das betreffende Element keinen beschreibenden Gehalt aufweise. Dementsprechend würde sich der Schutzbereich der Widerspruchsmarke auch auf den Zeichenbestandteil "CADDY" erstrecken, weshalb angesichts der Warengleichartigkeit bzw. -identität sowie Zeichenähnlichkeit hinsichtlich der angefochtenen Waren von einer Verwechslungsgefahr auszugehen wäre.
Sollte es nicht zum Widerruf der angefochtenen Marke hinsichtlich der Waren "Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande, in der Luft oder auf dem Wasser" aus der Klasse 12 kommen, so sei die angefochtene Marke mindestens für jene Fahrzeuge und Apparate zur Beförderung auf dem Lande zu widerrufen, bei welchen es sich nicht um Golfwagen bzw. um Fahrzeuge handle, die zum Transport von Golfspielern und Golfausrüstungen auf Golfplätzen bestimmt seien.
Hinsichtlich des Subeventualbegehrens weist die Beschwerdeführerin darauf hin, der Beschwerdegegner habe bei der Vorinstanz den Antrag gestellt, das Warenverzeichnis der angefochtenen Marke in Klasse 12 auf Fahrzeuge ohne Strassenzulassung einzuschränken. Diesem sei die Vor-instanz in ihrer Funktion als Registerführerin jedoch nicht nachgekommen, weshalb sie anzuweisen sei, diese Einschränkung nachzuholen.
F.
Mit Vernehmlassung vom 15. Januar 2016 beantragt die Vorinstanz die kostenfällige Abweisung der Beschwerde, wobei sie hinsichtlich des Haupt- und des Eventualbegehrens auf die Ausführungen im angefochtenen Entscheid verweist. Mit Bezug auf den Subeventualantrag räumt die
Vorinstanz ein, dass sich der Beschwerdegegner in Ziff. 6 seiner Duplik zwar bereit erklärt habe, in Klasse 12 auf Fahrzeuge mit Strassenzulassung zu verzichten. Dieser Vorschlag habe sich dem Wortlaut nach jedoch nicht an sie, sondern an die Beschwerdeführerin gerichtet und stelle daher keinen unmissverständlich formulierten Antrag dar. Nachdem sie den Beschwerdegegner darauf aufmerksam gemacht habe, dass ein Antrag unmissverständlich und unbedingt zu formulieren sei, habe dieser verzichtet, das Warenverzeichnis einzuschränken, wie es sich aus der Telefonnotiz vom 13. August 2015 ergebe.
G.
Mit Beschwerdeantwort vom 12. Januar 2016 beantragt der Beschwerdegegner die vollumfängliche Bestätigung des angefochtenen Entscheids und die Abweisung der Beschwerde, unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zulasten der Beschwerdeführerin. Er schliesst im Wesentlichen auf die Kennzeichnungsschwäche des Begriffs "CADDY" sowie auf das Nichtvorliegen einer Verwechslungsgefahr.
H.
Mit Verfügung vom 18. Januar 2016 wurde der Schriftenwechsel abgeschlossen, vorbehältlich allfälliger Instruktionen und/oder weiterer Parteieingaben.
I.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht verlangt. Auf weitere Vorbringen der Parteien und die eingereichten Akten wird, soweit erforderlich, im Rahmen der folgenden Erwägungen eingegangen.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31
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SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
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SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
|
1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
d | ... |
e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
e4 | la prova dello smaltimento; |
f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
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SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 33 Autorità inferiori - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni: |
|
a | del Consiglio federale e degli organi dell'Assemblea federale in materia di rapporti di lavoro del personale federale, compreso il rifiuto dell'autorizzazione a procedere penalmente; |
b | del Consiglio federale concernenti: |
b1 | la destituzione di un membro del Consiglio della banca o della direzione generale o di un loro supplente secondo la legge del 3 ottobre 200325 sulla Banca nazionale, |
b10 | la revoca di un membro del consiglio d'amministrazione del Servizio svizzero di assegnazione delle tracce o l'approvazione della risoluzione del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio d'amministrazione secondo la legge federale del 20 dicembre 195743 sulle ferrovie; |
b2 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 22 giugno 200726 sulla vigilanza dei mercati finanziari, |
b3 | il blocco di valori patrimoniali secondo la legge del 18 dicembre 201528 sui valori patrimoniali di provenienza illecita, |
b4 | il divieto di determinate attività secondo la LAIn30, |
b4bis | il divieto di organizzazioni secondo la LAIn, |
b5 | la revoca di un membro del Consiglio d'istituto dell'Istituto federale di metrologia secondo la legge federale del 17 giugno 201133 sull'Istituto federale di metrologia, |
b6 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'Autorità federale di sorveglianza dei revisori o l'approvazione dello scioglimento del rapporto di lavoro del direttore da parte del consiglio di amministrazione secondo la legge del 16 dicembre 200535 sui revisori, |
b7 | la revoca di un membro del Consiglio dell'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici secondo la legge del 15 dicembre 200037 sugli agenti terapeutici, |
b8 | la revoca di un membro del consiglio di amministrazione dell'istituto secondo la legge del 16 giugno 201739 sui fondi di compensazione, |
b9 | la revoca di un membro del consiglio d'Istituto dell'Istituto svizzero di diritto comparato secondo la legge federale del 28 settembre 201841 sull'Istituto svizzero di diritto comparato, |
c | del Tribunale penale federale in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cbis | del Tribunale federale dei brevetti in materia di rapporti di lavoro dei suoi giudici e del suo personale; |
cquater | del procuratore generale della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei procuratori pubblici federali da lui nominati e del personale del Ministero pubblico della Confederazione; |
cquinquies | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro del personale della sua segreteria; |
cter | dell'autorità di vigilanza sul Ministero pubblico della Confederazione in materia di rapporti di lavoro dei membri del Ministero pubblico della Confederazione eletti dall'Assemblea federale plenaria; |
d | della Cancelleria federale, dei dipartimenti e dei servizi dell'Amministrazione federale loro subordinati o aggregati amministrativamente; |
e | degli stabilimenti e delle aziende della Confederazione; |
f | delle commissioni federali; |
g | dei tribunali arbitrali costituiti in virtù di contratti di diritto pubblico sottoscritti dalla Confederazione, dai suoi stabilimenti o dalle sue aziende; |
h | delle autorità o organizzazioni indipendenti dall'Amministrazione federale che decidono nell'adempimento di compiti di diritto pubblico loro affidati dalla Confederazione; |
i | delle autorità cantonali, in quanto una legge federale preveda che le loro decisioni sono impugnabili mediante ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale. |
Als Widersprechende hat die Beschwerdeführerin am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen und ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 Abs. 1
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SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
-form sind gewahrt (Art. 50
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SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
|
1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
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SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
|
1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
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SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 11 - 1 In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29 |
|
1 | In ogni stadio del procedimento, la parte può farsi rappresentare, sempreché non sia tenuta ad agire personalmente, o farsi patrocinare, in quanto non sia escluso dall'urgenza di un'inchiesta ufficiale.29 |
2 | L'autorità può esigere che il rappresentante giustifichi i suoi poteri con una procura scritta. |
3 | Fintanto che la parte non revochi la procura l'autorità comunica con il rappresentante. |
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SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.
2.
2.1 Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1
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SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 1 Definizione - 1 Il marchio è un segno atto a distinguere i prodotti o i servizi di un'azienda da quelli di un'altra azienda. |
|
1 | Il marchio è un segno atto a distinguere i prodotti o i servizi di un'azienda da quelli di un'altra azienda. |
2 | Parole, lettere, cifre, rappresentazioni grafiche, forme tridimensionali, sole o combinate tra loro oppure con colori, possono in particolare costituire marchi. |
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SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 5 Insorgenza del diritto al marchio - Il diritto al marchio insorge con la registrazione. |
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SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 13 Diritto esclusivo - 1 Il diritto al marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di farne uso per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali il marchio è rivendicato e di disporne. |
|
1 | Il diritto al marchio conferisce al titolare il diritto esclusivo di farne uso per contraddistinguere i prodotti o i servizi per i quali il marchio è rivendicato e di disporne. |
2 | Il titolare del marchio può vietare a terzi l'uso di un segno escluso dalla protezione come marchio giusta l'articolo 3 capoverso 1; può in particolare vietare che il segno: |
a | sia apposto su prodotti o sul loro imballaggio; |
b | sia usato per offrire prodotti, metterli in commercio o detenerli a tale scopo; |
c | sia usato per offrire o fornire servizi; |
d | sia usato per importare, esportare o far transitare prodotti; |
e | sia apposto su documenti commerciali, usato a scopi pubblicitari o in qualsiasi altra maniera negli affari. |
2bis | Il titolare del marchio gode dei diritti secondo il capoverso 2 lettera d anche quando l'importazione, l'esportazione o il transito di prodotti fabbricati a titolo commerciale avviene per scopi privati.14 |
3 | Il titolare del marchio gode dei diritti secondo il presente articolo anche nei confronti degli utenti autorizzati ai sensi dell'articolo 4.15 |
2.2 Gestützt auf Art. 3 Abs. 1
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SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 3 Motivi relativi d'esclusione - 1 Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio: |
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1 | Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio: |
a | i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici; |
b | i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi simili, se ne risulta un rischio di confusione; |
c | i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione. |
2 | Sono considerati marchi anteriori: |
a | i marchi depositati o registrati che godono di una priorità secondo la presente legge (art. 6 a 8); |
b | i marchi che, al momento del deposito del segno considerato dal capoverso 1, sono notoriamente conosciuti in Svizzera ai sensi dell'articolo 6bis della Convenzione di Parigi del 20 marzo 18834 per la protezione della proprietà industriale (Convenzione di Parigi). |
3 | Soltanto il titolare del marchio anteriore può invocare i motivi di esclusione giusta il presente articolo. |
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SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 31 Opposizione - 1 Il titolare di un marchio anteriore può opporsi ad una nuova registrazione in virtù dell'articolo 3 capoverso 1. |
|
1 | Il titolare di un marchio anteriore può opporsi ad una nuova registrazione in virtù dell'articolo 3 capoverso 1. |
1bis | Non può opporsi alla registrazione di un marchio geografico.26 |
2 | L'opposizione deve essere motivata e inviata per scritto all'IPI entro tre mesi dalla pubblicazione della registrazione. La tassa di opposizione deve essere pagata durante questo medesimo termine. |
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SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 31 Opposizione - 1 Il titolare di un marchio anteriore può opporsi ad una nuova registrazione in virtù dell'articolo 3 capoverso 1. |
|
1 | Il titolare di un marchio anteriore può opporsi ad una nuova registrazione in virtù dell'articolo 3 capoverso 1. |
1bis | Non può opporsi alla registrazione di un marchio geografico.26 |
2 | L'opposizione deve essere motivata e inviata per scritto all'IPI entro tre mesi dalla pubblicazione della registrazione. La tassa di opposizione deve essere pagata durante questo medesimo termine. |
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SR 232.111 Ordinanza del 23 dicembre 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (OPM) OPM Art. 20 Forma e contenuto dell'opposizione - L'opposizione deve essere presentata in due esemplari e contenere: |
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a | il cognome e il nome o la ragione commerciale, l'indirizzo dell'opponente ed eventualmente il suo recapito in Svizzera; |
b | il numero della registrazione o il numero del deposito sul quale si basa l'opposizione; |
c | il numero della registrazione impugnata nonché il nome o la ragione commerciale del titolare del marchio; |
d | una dichiarazione che precisi in che misura è fatta opposizione alla registrazione; |
e | una breve motivazione dell'opposizione. |
3.
3.1 Der Inhaber einer älteren Marke kann Widerspruch gegen eine jüngere Marke erheben, wenn diese seiner Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert ist, so dass sich dar-aus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c
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SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 3 Motivi relativi d'esclusione - 1 Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio: |
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1 | Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio: |
a | i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici; |
b | i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi simili, se ne risulta un rischio di confusione; |
c | i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione. |
2 | Sono considerati marchi anteriori: |
a | i marchi depositati o registrati che godono di una priorità secondo la presente legge (art. 6 a 8); |
b | i marchi che, al momento del deposito del segno considerato dal capoverso 1, sono notoriamente conosciuti in Svizzera ai sensi dell'articolo 6bis della Convenzione di Parigi del 20 marzo 18834 per la protezione della proprietà industriale (Convenzione di Parigi). |
3 | Soltanto il titolare del marchio anteriore può invocare i motivi di esclusione giusta il presente articolo. |
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SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 31 Opposizione - 1 Il titolare di un marchio anteriore può opporsi ad una nuova registrazione in virtù dell'articolo 3 capoverso 1. |
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1 | Il titolare di un marchio anteriore può opporsi ad una nuova registrazione in virtù dell'articolo 3 capoverso 1. |
1bis | Non può opporsi alla registrazione di un marchio geografico.26 |
2 | L'opposizione deve essere motivata e inviata per scritto all'IPI entro tre mesi dalla pubblicazione della registrazione. La tassa di opposizione deve essere pagata durante questo medesimo termine. |
CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, 2002, Art. 3 N. 17 ff.).
3.2 Die Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen beurteilt sich grundsätzlich anhand der Einträge im Markenregister (Urteil des BVGer
B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.2 mit Hinweisen "Gallo/Gallay [fig.]"), soweit aufgrund einer Nichtgebrauchseinrede keine Einschränkung gegeben ist (Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]; GALLUS JOLLER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Stämpflis Hand-kommentar Markenschutzgesetz (MSchG) [nachfolgend: MSchG], Art. 3 N. 235; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 37).
Für die Annahme gleichartiger Waren und Dienstleistungen sprechen eine einheitliche Wertschöpfungskette, ein sinnvolles Leistungspaket als marktlogische Folge, die marktübliche Verknüpfung oder enge Zusammengehörigkeit der Produkte mit gleichen Abnehmerkreisen und Vertriebsstätten (Urteile des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bonewelding [fig.]"; B-758/2007 vom 26. Juli 2007 E. 5.1 "G-mode/Gmode"; JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 300).
Gegen das Vorliegen von Gleichartigkeit sprechen dagegen getrennte Vertriebskanäle innerhalb derselben Käuferschicht sowie das Verhältnis von Hilfsware oder Rohstoff zu Haupt-, Zwischen- oder Fertigware (Urteile des BVGer B-4536/2007 vom 27. November 2007 E. 5.1 "Salamander/Salamander"; B-7447/2006 vom 17. April 2007 E. 5 "Martini Baby/martini"; RKGE vom 16. August 2004, in: sic! 11/2004 S. 864 E. 6 "Harry/Harry's Bar Roma"; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht [SIWR] Bd. III/1, 2. Aufl. 2009, Rz. 853 ff.).
Gleichartigkeit kann nicht nur zwischen Waren oder Dienstleistungen je un-tereinander bestehen, sondern auch zwischen diesen beiden Kategorien von Produkten (Urteile des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.2 "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"; B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.5.1 "Bone-welding"; MARBACH, a.a.O, N. 853 ff.; WILLI, a.a.O., Art. 3 N. 35).
3.3 Die Zeichenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck der Marken (BGE 128 III 446 E. 3.1 "Appenzeller"; DAVID, a.a.O., Art. 3 N. 11). Beim Zeichenvergleich ist von den Eintragungen im Register auszugehen (Urteil des BVGer B-4753/2012 vom 18. April 2013 E. 2.2 "Connect/ Citroën Business Connected"; vgl. auch MARBACH, a.a.O., N. 705). Irrelevant ist im Widerspruchsverfahren (soweit nicht auf den rechtserhaltenden Gebrauch der Widerspruchsmarke abgestellt wird), welche Verkehrskreise der Markeninhaber tatsächlich bearbeitet (Urteile des BVGer B-3369/ 2013 vom 12. März 2014 E. 2.2 "Xolair/Bloxair"; B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 10 "Quadratischer Rahmen/Quadratischer Rahmen"). Bei der Beurteilung der Ähnlichkeit verbaler Zeichen sind der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 168 E. 2.b/cc "Securitas"; MARBACH, a.a.O., N. 872 ff.). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinander-folge der Vokale bestimmt, das Schriftbild durch die Anordnung und die optische Wirkung der Buchstaben sowie die Wortlänge (BGE 122 III 389 E. 5.a "Kamillosan/Kamillan, Kamillon"; BGE 119 II 476 E. 2.c "Radion/Ra-diomat").
Entscheidend für den gleichen Sinngehalt können neben der eigentlichen Wortbedeutung auch Gedankenverbindungen sein, die das Zeichen unweigerlich hervorruft (BGE 121 III 380 E. 2.b "Boss/Boks"). Weil zwei Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrgenommen werden, beurteilt sich die Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Abnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a "Boss/Boks"; 119 II 476 E. 2d "Radion/Radiomat"; MARBACH, a.a.O., N. 867; DAVID, a.a.O., N. 15). Dabei kommt dem Wortanfang in der Regel eine erhöhte Bedeutung zu, weil er besser im Gedächtnis haften bleibt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; 122 III 382 E. 5 "Kamillosan/Kamillan, Kamillon"; Urteile des BVGer B-2996/2011 vom 30. November 2012 E. 6.2 "Skincode/Swisscode"; B-37/2011 vom 6. Oktober 2011 E. 6.2 "Sansan/Santasana"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 136 f.).
3.4 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen Fehlzurechnungen zu befürchten sind, so dass die mit der jüngeren Marke gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen von den massgebenden Ver-kehrskreisen dem falschen Markeninhaber zugerechnet werden. Das Vorliegen einer unmittelbaren Verwechslungsgefahr ist anzunehmen, wenn eine der zu vergleichenden Marken für die andere gehalten wird. Indes wird von einer mittelbaren Verwechslungsgefahr ausgegangen, wenn die Zeichen zwar auseinander gehalten, dahinter aber fälschlicherweise wirtschaftliche Zusammenhänge der Markeninhaber vermutet werden (Urteile des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 2.5 "Gallo/Gallay";
B-5871/2011 vom 4. März 2013 E. 4.1 "Gadovist/Gadogita"; JOLLER, a.a.O., Art. 3 N. 21 ff.).
3.5 Eine starke Kennzeichnungskraft und ein hoher Bekanntheitsgrad einer Marke erhöhen die Wahrscheinlichkeit von Assoziationen und damit die Gefahr, dass die Abnehmer ähnliche Drittmarken missdeuten (BGE 128 III 445 E. 3.1 "Appenzeller"; Urteil des BVGer B-5179/2012 vom 20. Mai 2014 E. 3.5 mit Hinweisen "Tivo/Tivù Sat HD [fig.]"). Starke Marken sind das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langen Aufbauarbeit und verdienen deshalb einen weiten Ähnlichkeitsbereich (BGE 122 III 382 E. 2.a "Kamillon/Kamillosan"; Urteil des BVGer B-5692/2012 vom 17. März 2014 E. 3.5 mit Hinweisen "Yello/Yellow Lounge"; vgl. GALLUS JOLLER, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Eine rechtsvergleichende Unter-suchung der Anforderungen an die Unterscheidbarkeit von Kennzeichen im Marken-, Firmen-, Lauterkeits- und Namensrecht, Schriften zum Me-dien- und Immaterialgüterrecht [SMI] Bd. 53, 2000, S. 204).
3.6 Für schwächere Marken ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für starke (vgl. nachfolgend E. 7.1 m. w. H.).
3.7 Warengleichartigkeit und Zeichenähnlichkeit führen nicht zwingend zu einer Verwechslungsgefahr. Letztere kann etwa dann ausgeschlossen sein, wenn die Widerspruchsmarke nur über eine geringe Kennzeichnungskraft verfügt und folglich nur einen beschränkten Schutzbereich beanspruchen kann (BGE 122 III 385 E. 2a "Kamillosan"; Urteile des BVGer B-1136/2009 vom 9. Juli 2010 E. 7 "Pernaton/Pernadol 400"; B-2235/2008 vom 2. März 2010 E. 4.3 "Dermoxane/Dermasan"; B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 6 "Aromata/Aromathera"). Von einem schmalen Schutzbereich ist insbesondere dann auszugehen, wenn das Zeichen als Ganzes oder wesentliche Bestandteile gemeinfrei sind (JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 86 f.; MARBACH, a.a.O., N. 981 m.w.H.). In solchen Fällen genügen schon geringe Abweichungen, um die Verwechslungsgefahr zu beseitigen. Im Interesse von Konkurrenten können schutzunfähige Elemente nicht und an Gemeingut anlehnende Bestandteile nur eingeschränkt monopolisiert werden (JOLLER, MSchG, Art. 3 N. 10). Dem Gemeingut zugehörig sind Zeichen oder Zeichenbestandteile, wenn es ihnen im Hinblick auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen an der erforderlichen Unterscheidungskraft fehlt oder von einem Freihaltebedürfnis auszugehen ist, wobei beide Fallgruppen eine gewisse Schnittmenge aufweisen (Urteile des BVGer B-1580/2008 vom 19. Mai 2009 E. 2.2 "A-Z"; B-1136/2009 vom 9. Juli 2010 E. 7.3 "Pernaton/Pernadol 400"). Ein Freihaltebedürfnis ist im Lichte der erwarteten Marktentwicklung zu prüfen. Schützenswert ist nicht nur ein aktuelles, sondern bereits ein potentielles Interesse der Konkurrenten (Entscheid der RKGE vom 12. Februar 2004 in sic! 9/2004 673 E. 6 "Tahitian Noni"; Urteil des BVGer B-1136/2009 vom 9. Juli 2010 E. 7.3.2 "Pernaton/Pernadol 400").
4.
In einem ersten Schritt sind die massgeblichen Verkehrskreise für die im Widerspruch stehenden Waren zu bestimmen (Eugen Marbach, Die Verkehrskreise im Markenrecht, in: sic! 1/2007, S. 1, 6 f. und 11). Dabei bildet das Warenverzeichnis der älteren Marke den Ausgangspunkt (vgl. Joller, a. a. O., Art. 3 N. 49).
Die Beschwerdeführerin stützt ihren Widerspruch auf die Waren "Véhicules automobiles et leurs moteurs; parties des produits précités (non compris dans d'autres classes)" der Klasse 12, welche von der Widerspruchsmarke beansprucht werden. Die angesprochenen Verkehrskreise, hinsichtlich deren die Verwechslungsgefahr zu beurteilen ist, bestehen vorliegend aus Autofahrzeughändlern und -fahrern (vgl. Urteil des BVGer B-4829/2012 vom 28. Juli 2014 E. 4 "LAND ROVER/LAND GLIDER"). Dabei ist ferner zu berücksichtigen, dass die betroffenen Waren als relativ langlebige und verhältnismässig teure Konsumgüter mit einem höheren Grad an Aufmerksamkeit erworben werden dürften, als dies bei gewöhnlichen Konsumgütern der Fall ist (in diesem Sinne auch Urteil des BVGer B-4829/2012 vom 28. Juli 2014 E. 7.2 "LAND ROVER/LAND GLIDER").
5.
Als Nächstes ist zu ermitteln, ob die beanspruchten Waren der sich gegenüberstehenden Zeichen aus Sicht der angesprochenen Abnehmerkreise gleichartig sind.
5.1 Die "véhicules automobiles" der Widerspruchsmarke scheinen mit den Fahrzeugen sowie Apparaten zur Beförderung auf dem Lande der angefochtenen Marke gleich oder zumindest gleichartig zu sein. Vor dem Hintergrund, dass der französische Begriff "véhicules automobiles" mit "Kraftfahrzeuge" ins Deutsche übersetzt wird (vgl. Eintrag zu "automobile" und "voiture/véhicule automobile" in: PONS Online-Wörterbuch Französisch-Deutsch, abrufbar unter http://www.pons.de), steht ein Unterbegriff als Ware der Widerspruchsmarke dem Oberbegriff "Fahrzeuge" als Ware der angefochtenen Marke gegenüber. In der Praxis ist der Fall zwar häufiger anzutreffen, in welchem die Widerspruchsmarke den Oberbegriff für eine Ware der angefochtenen Marke beansprucht, womit auf offensichtliche Gleichartigkeit geschlossen wird. Aber auch im vorliegenden, umgekehrten Fall, in welchem die von der älteren Marke beanspruchte Ware unter den von der jüngeren Marke geschützten Oberbegriff fällt und nur einen bestimmten Teil dieses Oberbegriffs beansprucht, ist grundsätzlich von Gleichheit bzw. hochgradiger Gleichartigkeit auszugehen (Urteile des BVGer B-6137/2013 vom 18. Juni 2015 E. 4.2 "TERRA/VETIA TERRA",
B-6099/2013 vom 27. Juni 2015 E. 4.2.2. f. "CARPE DIEM/carpe noctem" m.H., B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 4.1 "Quadratischer Rahmen [fig.]" und B-7312/2998 vom 27. März 2009 E. 5 "Imperator/Imperator"; Joller, a. a. O., Art. 3 N. 243). Soweit der Beschwerde- und Widerspruchsgegner mit den genannten Oberbegriffen den Markenschutz für andere Fahrzeuge und Beförderungsapparate als Kraftfahrzeuge beansprucht, ist zumindest hochgradige Warengleichartigkeit anzunehmen.
5.2 Bezüglich der angefochtenen "Apparate zur Beförderung in der Luft oder auf dem Wasser" ist die Gleichartigkeit mit den "véhicules automobiles" zu verneinen bzw. eine Produkteandersartigkeit festzustellen, da für die sich gegenüberstehenden Waren unterschiedliche Vertriebskanäle gelten dürften. Daran vermag der Umstand, dass gewisse Auto-Hersteller unter ihrer Marke auch Flugzeuge oder Motorboote produzieren und anbieten, nichts zu ändern, zumal die jeweiligen Firmen diese Sparten in der Regel klar zu trennen pflegen (vgl. die von der Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung angeführten Beispiele bei Honda und Rolls Royce).
5.3 Als Zwischenergebnis ist mit der Vorinstanz festzuhalten, dass zwischen "véhicules automobiles" und "Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande" Gleichheit bzw. Gleichartigkeit besteht. Bezüglich der angefochtenen "Apparate zur Beförderung in der Luft oder auf dem Wasser" ist die Gleichartigkeit zu verneinen und der Widerspruch insoweit schon aus diesem Grund abzuweisen, ohne dass die Voraussetzungen der Zeichenähnlichkeit und der Verwechslungsgefahr geprüft werden müssten. Dies wird von der Beschwerdeführerin grundsätzlich auch nicht bestritten.
6.
Bei der Überprüfung der Zeichen auf ihre Ähnlichkeit hin ist anzumerken dass sich vorliegend die reine Wortmarke "CADDY" der Beschwerdeführerin (Widerspruchsmarke) und die kombinierte Wort-/Bildmarke "TopCaddy" (fig.) des Beschwerdegegners (angefochtene Marke) gegenüberstehen. Letztere setzt sich aus den Begriffen "Top" und "Caddy" zusammen, zwischen denen die Abbildung eines Golfspielers zu sehen ist. Wird eine ältere Marke oder deren prägender Bestandteil, wie vorliegend, in die angefochtene Marke vollständig übernommen, liegt meist eine Zeichenähnlichkeit vor (Urteil des BVGer B-6137/2013 vom 18. Juni 2015 E. 5.1 m. w. H. auf die Praxis; Joller a. a. O., Art. 3 N. 127 f.). In diesem Punkt sind sich alle Verfahrensbeteiligte einig, weshalb sich Weiterungen hierzu erübrigen.
7.
Hingegen besteht eine grosse Meinungsverschiedenheit hinsichtlich der Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und der damit einhergehenden Folgen für die Bejahung bzw. Verneinung der Verwechslungsgefahr. Um das Vorliegen der Verwechslungsgefahr zu beurteilen, ist der Schutzumfang der Widerspruchsmarke und damit deren Kennzeichnungskraft zu prüfen.
7.1 Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist, wie bereits erwähnt (vgl. E. 3.6 f.), kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher schon bescheidenere Abweichungen, um eine ausreichende Unterscheidbarkeit zu bewirken (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillan"; Urteile des BVGer B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 4 "jump [fig.]/JUMPMAN", B-1427/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6.1 "Kremlyovskaya/Kremlyevka" m. H., B-7492/2006 vom 12. Juli 2007 "Aromata/Aromathera"). Als ganz oder partiell kennzeichnungsschwach gilt eine Marke, deren wesentliche Bestandteile sich eng an das Gemeingut anlehnen (Urteile des BVGer B-6103/2013 E. 3.5.2, "TUI Holly/HollyStar", B-7346/2009 vom 27. September 2009 E. 6.2 "jump [fig.]/JUMPMAN",
B-5477/2007 vom 28. Februar 2008 E. 6 "Regulat/H2O3pH/Regulat [fig.]"). Hierzu gehören Sachbezeichnungen sowie Hinweise auf Eigenschaften der entsprechenden Waren und Dienstleistungen, die ohne besondere Denkarbeit oder Fantasieaufwand verstanden werden und sich nicht in blossen Anspielungen erschöpfen (BGE 135 II 359 E. 2.5.5 "akustische Marke"; Urteil des BVGer B-283/2012 vom 13. Dezember 2012 E. 4.1 "Noblewood"). Ihr Schutzumfang ist in der Regel schon eingeschränkt, wenn sie nur einen Teil der vom Oberbegriff umfassten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für den sie eingetragen sind (Urteile des BVGer
B-1190/2013 vom 3. Dezember 2013 E. 5.4 "Ergo";B-953/2013 vom 15. Oktober 2013 E. 2.4 "Cizello/Scielo" m.w.H.). Gemeinfreie Bestandteile können den Gesamteindruck zwar mit beeinflussen, bleiben für sich allein aber schutzlos (Urteil des BVGer B-5389/2014 vom 1. Dezember 2015 E. 6.6 "STREET-ONE/STREETBELT.CH"). Stimmen zwei Marken ausschliesslich in dem bzw. den zum Gemeingut gehörenden Element bzw. Elementen überein, ist eine markenrechtlich relevante Ähnlichkeit nach ständiger Praxis zu verneinen (Urteile des BVGer
B-5389/2014 vom 1. Dezember 2015 E. 6.6 "STREET-ONE/STREETBELT.CH", B-7663/2009 vom 26. Juli 2010 E. 8 "Eco-Clin/Swiss Eco Clean [fig.], BVGE 2010/32 E. 7.4 "Pernaton/Pernadol 400").
7.2 Die Vorinstanz und der Beschwerdegegner vertreten den Standpunkt, dass der Bestandteil "CADDY" in Verbindung mit den beanspruchten Waren eine Sachbezeichnung darstelle und gemeinfrei sei, weshalb schon geringfügige Abweichungen zu einer hinreichenden Unterscheidbarkeit der sich gegenüberstehenden Zeichen führen könnten, wie dies vorliegend beim Bildelement der angefochtenen Marke der Fall sei. Aufgrund der Aktenlage seien auch keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, wonach die Widerspruchsmarke in der Schweiz ohne den Zusatz "VW" erhöhte Bekanntheit im Verkehr erlangt hätte. Im Zusammenhang mit den Waren "Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande" sei der Begriff "CADDY" direkt beschreibend, da unter diese Oberbegriffe auch Golfwagen fallen könnten. Daher könne sich der Schutzumfang der Widerspruchsmarke nicht auf den gemeinfreien Wortbestandteil "CADDY" beziehen. Die Vor-instanz führt weiter aus, die angefochtene Marke beziehe ihre Unterscheidungskraft nicht aus den Begriffen "TOP" als Qualitätsangabe oder "CADDY", sondern aus der grafischen Gestaltung. Denn der Begriff "CADDY" bezeichne nicht nur die Person, die für den Golfspieler die Schlägertasche trage, sondern üblicherweise auch Golfwagen mit und ohne Strassenzulassung. Dies sei der Grund für die Zurückweisung der ursprünglich als Wortmarke hinterlegten angefochtenen Marke gewesen, worauf der Hinterleger diese zu der vorliegenden kombinierten Wort-/Bildmarke abgeändert habe.
7.3 Die Beschwerdeführerin bestreitet diese Sichtweise vollumfänglich. Sie hält daran fest, dass der Begriff "CADDY" im Bereich des Golfsports grundsätzlich ausschliesslich zur Bezeichnung jener Person verwendet werde, die einem Golfspieler oder einer Golfspielerin assistiere. Auf diese exklusive Auffassung des Begriffs sei die Vorinstanz in ihrer Begründung mit keinem Wort eingegangen, womit sie eine Verletzung des rechtlichen Gehörs begangen habe. Selbst wenn dieser Begriff in Einzelfällen auch Fahrzeuge bezeichnen könne, die zum Transport von Golfspielern/-innen sowie deren Ausrüstung auf Golfplätze gebraucht werden, handle es sich dabei um eine unübliche Verwendung des Worts "CADDY", wie der Eintrag zum Begriff "Golfmobil" in der deutschen Ausgabe der Internet-Enzyklopädie Wikipedia aufzeige. Darin sei nach den Begriffen "Golfmobil", "Golfplatzfahrzeug", "Golfwagen", "ClubCar", "ClubCart, Golfcart" auch der Begriff "Golfcaddy" genannt, wobei das diesem vorangestellte Wort "übertragen" klar auf einen unüblichen Gebrauch dieser Bezeichnung hinweise. Weiter bestreitet die Beschwerdeführerin, dass der Begriff "CADDY" üblicherweise auch in rein beschreibender Weise zur Bezeichnung von Golfwagen verwendet werde, die über eine Strassenzulassung verfügten, dürfte es doch als gerichtsnotorisch vorausgesetzt werden, dass Gefährte dieser Art im schweizerischen Strassenbild so gut wie nie in Erscheinung treten würden, sondern ausschliesslich auf Golfplätzen, grösseren Flughafen und in jenen Ferienorten, wo der Betrieb von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor verboten sei.
Die Beschwerdeführerin erachtet die Verneinung der Verwechslungsgefahr für nicht stichhaltig, da der Umstand, wonach die Widerspruchsmarke in Klasse 12 ohne Einschränkung für sämtliche Arten von Automobilen zum Schutz in der Schweiz zugelassen worden sei, gegen die Annahme spreche, dass der Begriff "CADDY" für gewisse Landfahrzeuge, nämlich für Golfwagen, einen generischen und deshalb gemeinfreien Begriff darstelle.
Die Beschwerdeführerin ist der Ansicht, der von der Vorinstanz zitierten Rechtsprechung lasse sich nicht entnehmen, dass allfällige gemeinfreie Elemente einer Marke deren Kennzeichnungskraft auch in Bezug auf jene Waren schmälern würden, für welche das betreffende Element keinen beschreibenden Gehalt aufweise. Unter die im Hauptbegehren angefochtenen Waren "Fahrzeuge" und "Apparate zur Beförderung auf dem Lande" liessen sich nicht nur Golfwagen, sondern auch andersartige Fahrzeuge wie Personenkraftwagen und Autos subsumieren, für welche der Begriff "CADDY" keinen beschreibenden Gehalt aufweise. Erscheine eine Marke lediglich für einen Teil der von ihr beanspruchten Waren als beschreibend bzw. kennzeichnungsschwach, wirke sich dies im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens - im Unterschied zum Markeneintragungsverfahren - nicht auf die verbleibenden Waren derselben Obergattung aus.
7.4 Die Beschwerdeführerin macht nicht explizit geltend, dass ihre Marke aufgrund intensiver Benutzung oder Bekanntheit über eine besondere Kennzeichnungskraft verfügt (vgl. für den umgekehrten Fall BVGE 2014/34 E. 7.1.1-7.1.3 "LAND ROVER/LAND GLIDER"). Eine höhere Bekanntschaft könnte der Widerspruchsmarke nur in Kombination mit dem Zusatz "VW" attestiert werden. Die Widerspruchsmarke wurde aber ohne diesen Zusatz registriert.
Vor dem Hintergrund, dass die Beschwerdeführerin nicht geltend macht, die ältere Marke besitze als Folge der Benutzung, eine erhöhte Kennzeichnungskraft, ist deren Beurteilung nur aufgrund ihrer originären Kennzeichnungskraft zu prüfen. Konkret ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke bezüglich der von ihr beanspruchten Waren zu bestimmen (Urteil des BVGer B-6137/2013 vom 18. Juni 2015 E. 6.3 "TERRA/VETIA TERRA"). Die Markenprüfung im Hinblick auf den Ausschlussgrund des beschreibenden Charakters des Zeichens erfolgt in Bezug auf alle vier Sprachen, wobei jeder Sprache der gleiche Stellenwert zukommt. Eine Eintragung kann bereits dann verweigert werden, wenn das Zeichen in einem einzigen Sprachgebiet als beschreibend verstanden wird (BGE 131 III 495 E. 5 "Felsenkeller", BGE 128 III 477 E. 1.5 "PREMIERE", BGE 127 III 160 E. 2 b.aa "Securitas"). Auch englische Ausdrücke können Gemeingut bilden (BGE 129 III 228 E. 5.1 "Masterpiece I"; Urteil des BVGer B-3052/2009 vom 16. Februar 2010 E. 2.3 "Diamonds of the Tsars"), ausser wenn sie von einem erheblichen Teil der Abnehmerkreise nicht verstanden werden. Gemäss der Rechtsprechung ist freilich vom breiten Publikum nur die Kenntnis eines Grundwortschatzes englischer Vokabeln zu erwarten (BGE 125 III 203 E. 1c Budweiser; Urteil des BVGer B-8058/2010 vom 27. Juli 2011 E. 3.2 IRONWOOD).
Gemäss Lehre und Rechtsprechung ist die Schutzfähigkeit von an sich beschreibenden aber mehrdeutigen Zeichen grundsätzlich zu bejahen. Dominiert im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen ein beschreibender Sinngehalt, können weitere, weniger nahe liegende Bedeutungen den Gemeingutcharakter nicht aufheben. Das Zeichen ist jedoch auch dann Gemeingut, wenn mehrere Sinngehalte, die gleich naheliegen, für entsprechende Waren oder Dienstleistungen beschreibend sind. An die Stelle einer bei abstrakter Betrachtung vorhandenen Mehrdeutigkeit kann nämlich ein eindeutiger Sinn mit beschreibendem Charakter treten, wenn das Zeichen zu einer bestimmten Ware oder Dienstleistung in Beziehung gesetzt wird (vgl. hinsichtlich mehrdeutiger Zeichen das Urteil des BVGer B-5642/2014 vom 16. Juli 2015 E. 5.8 "EQUIPMENT" und die dort zitierte Praxis).
7.5 Der englische Begriff "Caddie" oder dessen amerikanische Schreibvariante "Caddy" gehören zum Grundwortschatz der englischen Sprache, und es ist zu erwarten, dass dieser von den Abnehmern ohne grossen Gedankenaufwand auch verstanden wird. Als "deutsches" Wort" ist CADDY (auch CADDIE geschrieben) im Duden (http://www.duden.de/rechtschreibung/Caddie) mit folgendem Eintrag zu finden: 1. Person, die Golfspielern die Schläger trägt; 2. zweirädriger Wagen zum Transportieren der Golfschläger; 3. ® Einkaufswagen [in einem Supermarkt]; 4. Caddy (im Sinne von Schutzhülle für eine CD-ROM, mit der diese in das Laufwerk eingeführt wird, vgl. http://www.duden.de/rechtschreibung/Caddy_Schutzhuelle_CD_ROM). Auch ist mit der Vorinstanz einzuräumen, dass "Caddy" zudem als Bezeichnung für Golfwagen verwendet wird, und zwar auch für solche mit Strassenzulassung. Das lässt sich der von ihr in der angefochtenen Verfügung zitierten Webseite http://www.top-ponys.ch/index.php?id=70 entnehmen. Ihrerseits nimmt die Beschwerdeführerin zusätzlich auf den Wikipedia-Eintrag zu "Golfmobil" Bezug, der Folgendes enthält: "Ein Golfmobil, oder Golfplatzfahrzeug, Golfwagen, ClubCar, ClubCart, Golfcar, Golfcart, kurz Cart, Buggy, übertragen auch Golfcaddy, ist ein kleines Landfahrzeug mit Elektro- oder Benzinmotor, das den zügigen bzw. komfortablen Transport von ein oder zwei Golfspielern mitsamt Golfschlägern auf einem - meist weitläufigen - Golfplatz ermöglicht.". Entgegen der Meinung der Beschwerdeführerin kann aus der zitierten Formulierung "übertragen auch Golfcaddy" nicht wirklich abgeleitet werden, dass der Begriff "Golfmobil" unüblicherweise auch im Sinne von Golfcaddy verwendet wird. Das ergibt sich aus dem Wikipedia-Eintrag zu "Caddy", wonach das Wort Elektro-Caddie oder Caddy gelegentlich auch für die Elektroautos benutzt wird, die auf manchen Golfplätzen anzutreffen sind und welcher im Übrigen auf den Eintrag zu Golfmobil verweist.
In Anbetracht der vorstehenden Ausführungen ist festzuhalten, dass das Wort CADDY im Bereich des Golfsports nicht ausschliesslich den Assistenten bzw. die Assistentin eines Golfspielers oder einer Golfspielerin bezeichnet, wie dies die Beschwerdeführerin gerne sähe, sondern vom Verkehr auch als Bezeichnung für sogenannte Golfwagen mit oder ohne Strassenzulassung aufgefasst werden kann. Die von der Vorinstanz vorgenommene Sachverhaltsfeststellung hinsichtlich der Bedeutung des Begriffs "CADDY" ist also nicht zu beanstanden. In der Bedeutung als Golfwagen in Verbindung mit den "Véhicules automobiles et leurs moteurs", zu Deutsch "Kraftfahrzeuge und deren Motoren", der Widerspruchsmarke ist der streitbetroffene Begriff insofern als direkt beschreibend zu erachten, als sich der Begriff CADDY im Sinne von Golfwagen zum Teil mit dem Oberbegriff "Kraftfahrzeuge" aus Klasse 12 deckt. Es ist zu erwarten, dass die einzelnen Kategorien von Kraftfahrzeugen, unter welche selbstverständlich auch Golfwagen fallen (vgl. hierzu den Wikipedia-Eintrag zu "Kraftfahrzeug" https://de.wikipedia.org/wiki/Kraftfahrzeug), einen Teil des Wesens der Sachgesamtheit (Kraftfahrzeuge) ausmachen und von den angesprochenen Verkehrskreisen als selbständige Ware des Herstellers der Sachgesamtheit gewertet werden könnten. Gemäss Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts und der Rekurskommission für Geistiges Eigentum ist ein Zeichen regelmässig für den gesamten Oberbegriff unzulässig, wenn es für bestimmte Produkte, die unter den entsprechenden Oberbegriff zu subsumieren sind, unzulässig ist (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-2125/2008 vom 15. Mai 2009 E. 5.2.1 "Total Trader",
B-613/2008 vom 6. November 2008 E. 3.4 "NanoBone", B-1000/2007 vom 13. Februar 2008 E. 8 "Viaggio"; RKGE vom 30. April 1998, in: sic! 5/1998 479 E. 2c Source Safe). Da sich das Zeichen CADDY schon für eine Unterkategorie von Kraftfahrzeugen als schwach erweist, überträgt sich diese Kennzeichnungsschwäche gemäss der zitierten Praxis auch auf den gesamten Oberbegriff. Mit ihrer Argumentation scheint die Beschwerdeführerin die genannte Rechtsprechung, welche zugegebenermassen Markeneintragungsfälle betrifft, grundsätzlich zu verkennen und sie ins Gegenteil verkehren zu wollen. Es ist nicht einzusehen, warum die erwähnte Praxis keine Anwendung im Rahmen des Widerspruchsverfahrens finden soll und dies wird von der Beschwerdeführerin auch nicht überzeugend dargetan. Ihr kann in diesem Punkt daher nicht gefolgt werden.
7.6 Ebenso wenig kann die Beschwerdeführerin aus dem Umstand, dass die Widerspruchsmarke in Klasse 12 für sämtliche Arten von Automobilen zum Schutz in der Schweiz zugelassen wurde, ein Argument zu ihren Gunsten ableiten. Grundsätzlich können mit dem Widerspruch nur relative Ausschlussgründe gemäss Art. 3 Abs. 1
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SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 3 Motivi relativi d'esclusione - 1 Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio: |
|
1 | Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio: |
a | i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici; |
b | i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi simili, se ne risulta un rischio di confusione; |
c | i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione. |
2 | Sono considerati marchi anteriori: |
a | i marchi depositati o registrati che godono di una priorità secondo la presente legge (art. 6 a 8); |
b | i marchi che, al momento del deposito del segno considerato dal capoverso 1, sono notoriamente conosciuti in Svizzera ai sensi dell'articolo 6bis della Convenzione di Parigi del 20 marzo 18834 per la protezione della proprietà industriale (Convenzione di Parigi). |
3 | Soltanto il titolare del marchio anteriore può invocare i motivi di esclusione giusta il presente articolo. |
Die gültige Eintragung einer Marke sowie Schutzausdehnung einer internationalen Registrierung auf die Schweiz sagen allerdings noch nichts über deren Kennzeichnungskraft aus, weil bei der Prüfung der absoluten Ausschlussgründe nach Art. 2 lit. a
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SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 2 Motivi assoluti d'esclusione - Sono esclusi dalla protezione come marchi: |
|
a | i segni che sono di dominio pubblico, salvo che si siano imposti come marchi per i prodotti o i servizi ai quali si riferiscono; |
b | le forme che costituiscono la natura stessa del prodotto e le forme del prodotto o dell'imballaggio imposte dalla tecnica; |
c | i segni che possono indurre in errore; |
d | i segni in contrasto con l'ordine pubblico, i buoni costumi o il diritto vigente. |
7.7 Zusammenfassend ergibt sich, dass die Widerspruchsmarke "CADDY" in Verbindung mit den von ihr beanspruchten Waren der Klasse 12 beschreibend ist, da unter Kraftfahrzeuge auch Golfwagen fallen können. Deshalb kann sich der Schutzumfang der Widerspruchsmarke nicht auf das als gemeinfrei zu bezeichnendes Element "CADDY" erstrecken. Aufgrund ihres beschreibenden Charakters kommt der Widerspruchsmarke nach dem Gesagten nur eine schwache Kennzeichnungskraft zu.
8.
Im Sinne einer Gesamtbetrachtung aller Vorbringen, ist als Nächstes zu beurteilen, ob eine Verwechslungsgefahr vorliegt. Die sich gegenüberstehenden Waren "véhicules automobiles" und "Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande" sind identisch bis gleichartig (vgl. E. 5.1 ff.). Aufgrund der vollständigen Übernahme des Zeichens CADDY durch die angefochtene Marke besteht eine Zeichenähnlichkeit zwischen dieser und der Widerspruchsmarke (vgl. E. 6). Des Weiteren ist der massgebliche Aufmerksamkeitsgrad der relevanten Verkehrskreise als erhöht einzustufen (vgl. E. 4) und die Widerspruchsmarke besitzt nur eine schwache Kennzeichnungskraft (vgl. ganze E. 7). Aus diesen Gründen ist zur Beurteilung der Verwechslungsgefahr ein eher milder Massstab anzulegen.
Vorliegend stimmen die zwei Marken ausschliesslich im gemeinfreien Element CADDY überein, welcher in Verbindung mit den sich gegenüberstehenden Waren eine Sachbezeichnung darstellt. Die Abbildung des Golfspielers in der angefochtenen Marke vermag im Sinne der bereits zitierten Praxis (vgl. E. 7.1 i. f.) eine hinreichende Abweichung zu begründen, so dass sowohl eine unmittelbare als auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr gebannt werden kann und zu verneinen ist. Demnach erweist sich die Beschwerde im Hauptpunkt als unbegründet.
9.
Dem Eventualbegehren kann ebenfalls nicht stattgegeben werden. In diesem Rahmen beantragt die Beschwerdeführerin einen Widerruf der angefochtenen Marke, soweit es sich bei den angefochtenen "Fahrzeuge und Apparate zur Beförderung auf dem Lande" nicht um Fahrzeuge zum Transport von Golfspielern und Golfausrüstungen auf Golfplätzen", also nicht um Golfwagen, handelt. Sie begründet dies damit, dass das Zeichen "CADDY" wenn überhaupt nur für Golfwagen als rein beschreibend und gemeinfrei zu erachten sei. Die Vorinstanz gehe selbst davon aus, dass "CADDY" als Sachbezeichnung für Golfwagen gebraucht und verstanden werde.
Ungeachtet des Umstands, dass der Anstoss zur Modifizierung der Warenliste der angefochtenen Marke eigentlich auf Gesuch des Widerspruchsgegners zu erfolgen hätte, scheint die Beschwerdeführerin zu verkennen, dass für die Annahme des beschreibenden Charakters eines Zeichens nicht allein dessen lexikalischen Definition und Bedeutung, sondern dessen Bezug mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen massgebend ist. Wie die Vorinstanz zu Recht festhält, bezeichnet der Begriff "CADDY" nicht nur die Person, die für den Golfspieler die Schlägertasche trägt, sondern wird auch als Bezeichnung für Golfwagen mit oder ohne Strassenzulassung verwendet. Aber erst in Verbindung mit den angefochtenen Waren "Fahrzeuge; Apparate zur Beförderung auf dem Lande" stellt "CADDY" eine Sachbezeichnung dar und wirkt für den gesamten Oberbegriff und nicht nur für Golfmobile beschreibend. Entsprechend ändert eine negative Einschränkung im beantragten Sinne nichts am Gemeingutscharakter des Wortbestandteils "CADDY". Die negative Formulierung "soweit es sich dabei nicht um Fahrzeuge zum Transport von Golfspielern und Golfausrüstungen auf Golfplätzen (Golfwagen) handelt" wäre unzulänglich und könnte den beschreibenden Charakter nicht vollständig beseitigen. Sie würde dazu führen, dass die Waren nicht mehr hinreichend präzise - wie nach Art. 11 Abs. 1
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SR 232.111 Ordinanza del 23 dicembre 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (OPM) OPM Art. 11 Lista dei prodotti e servizi - I prodotti e i servizi per i quali è richiesta la protezione del marchio devono essere designati con precisione e provvisti del numero della classe conformemente all'Accordo di Nizza del 15 giugno 195736 sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi (Accordo di Nizza). |
10.
Der Subeventualantrag hinsichtlich der Anweisung an die Vorinstanz, das Warenverzeichnis der angefochtenen Marke in Klasse 12 auf "Fahrzeuge ohne Strassenzulassung: Apparate zur Beförderung auf dem Lande, ohne Strassenzulassung und Apparate zur Beförderung in der Luft oder auf dem Wasser" einzuschränken, erweist sich, wie nachfolgend zu zeigen ist, ebenfalls als unbegründet und ist abzuweisen.
In erster Linie ist mit der Vorinstanz einzuräumen, dass sich der Beschwerdegegner in Ziff. 6 seiner im Rahmen des Widerspruchsverfahrens eingereichten Duplik (vom 7. August 2015) zwar bereit erklärt habe, in Klasse 12 auf Fahrzeuge mit Strassenzulassung zu verzichten. Aufgrund der von ihm verwendeten Formulierung ist darauf zu schliessen, dass die Verzichtserklärung im Sinne einer Einschränkung der Warenliste nicht der Vorinstanz, sondern der Beschwerdeführerin gegolten hat. Die Vorinstanz konnte daraus keinen unmissverständlich formulierten Antrag auf Einschränkung der Warenliste ableiten. Wie es sich aus der Telefonnotiz vom 13. August 2015 in der Beilage zur Vernehmlassung ergibt, hat der Beschwerdegegner in der Folge darauf verzichtet, einen solchen Antrag zu stellen. Diese Schlussfolgerung lässt sich zumindest implizit auch der Beschwerdeantwort entnehmen, zumal der Beschwerdegegner auf einen solchen Antrag nicht mehr zurückkommt.
Aber selbst wenn ein gültiger Änderungsantrag vorliegen würde, würde die negative Formulierung "ohne Strassenzulassung" wahrscheinlich nicht ausreichen, um den Gemeingutscharakter des Elements "CADDY" vollständig aufzuheben. Wie bereits gesehen, unter den Begriff CADDY fallen nicht nur Golfwagen ohne Strassenzulassung, sondern auch solche mit Strassenzulassung. In Kombination mit den angefochtenen Waren ist der beschreibende Charakter offensichtlich. Die negative Formulierung "ohne Strassenzulassung" dürfte am Erfordernis der präzisen, unmissverständlichen und bedingungslosen Formulierung der Warenliste scheitern und könnte zudem die Abnehmer insofern verunsichern, als Golfwagen, die auf Golfplätzen anzutreffen sind, ebenso auf öffentlichen Strassen zirkulieren. Eine klare Abgrenzung von Fahrzeugen mit Strassenzulassung von denjenigen ohne Strassenzulassung dürfte sich daher als schwierig gestalten.
11.
Nach dem Gesagten erweist sich die Beschwerde sowohl im Haupt- wie im Eventual- und Subeventualpunkt als unbegründet und ist daher abzuweisen.
12.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1
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SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
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SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
|
1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
12.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis
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SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
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SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia - 1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
|
1 | La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
2 | Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2 |
3 | In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato. |
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SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: |
12.2 Eine nicht anwaltlich vertretene Partei hat grundsätzlich keinen Anspruch auf Entschädigung der Vertretungskosten für das Beschwerdeverfahren (vgl. Art. 64 Abs. 1
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SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
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SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
|
1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
13.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73
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SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 73 Eccezione - Il ricorso è inammissibile contro le decisioni pronunciate nell'ambito della procedura di opposizione alla registrazione di un marchio. |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.
3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen zurück);
- den Beschwerdegegner (Einschreiben; Beilagen zurück);
- die Vorinstanz (Einschreiben; Beilagen: Vorakten zurück).
Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:
Francesco Brentani Corrado Bergomi
Versand: 14. Juni 2016