B-5456/2009 - 2010-06-08 - protection des marques, du design et des variétés végétales - Verfügung vom 28. Juli 2009 betreffend Markeneintragungsgesuch Nr. CH 60858/2006 "Kugelschreiber" (3D)

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-5456/2009
{T 1/2}

Urteil vom 8. Juni 2010

Besetzung

Richter David Aschmann (Vorsitz),
Richter Bernard Maitre, Richter Francesco Brentani, Gerichtsschreiberin Sibylle Wenger Berger.

Parteien

Prodir S.A., via Pré d'Là, Zona industriale 1/2, 6802 Rivera,
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. iur. Michael Widmer, Baker & McKenzie Zürich, Zollikerstrasse 225, Postfach, 8034 Zürich,
Beschwerdeführer,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand

Verfügung vom 28. Juli 2009 betreffend Markeneintragungsgesuch Nr. CH 60858/2006 Kugelschreiber (3D).
B-5456/2009

Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin meldete am 29. November 2006 bei der Vorinstanz eine dreidimensionale Marke für folgende Dienstleistungen an: Klasse 35:
Werbung, Marketing, Verteilen von Werbemitteln. Klasse 40:
Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Personalisierung von Schreibgeräten für Werbezwecke, nämlich Bedrucken der Schreibgeräte, insbesondere mit Firmenlogos und/oder Firmennamen, Beratung bezüglich des Bedruckens von Schreibgeräten (Werbeartikel).
Klasse 42:
Beratung bezüglich der Gestaltung von Schreibgeräten (Werbeartikel).
Die Marke sieht wie folgt aus:

A.
Mit Schreiben vom 1. Februar 2007 beanstandete die Vorinstanz, dem Zeichen fehle für die beanspruchten Dienstleistungen die konkrete Unterscheidungskraft, da es hierfür als übliches Werbemittel diene.
Seite 2

B-5456/2009

B.
In ihrer Stellungnahme vom 8. März 2007 zitierte die Beschwerdeführerin ein Schreiben der Vorinstanz vom 10. November 2006 aus einem anderen Markenprüfungsverfahren zum selben Zeichen. Die Vorinstanz habe es damals als schutzfähig für Werbung in Klasse 35 bezeichnet und müsse sich nun an jene Beurteilung halten. An ihrem Eintragungsgesuch hielt die Beschwerdeführerin darum fest. C.
Am 25. Mai 2007 beanstandete die Vorinstanz das Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Anmeldung. Dieses wurde mit Schreiben der Beschwerdeführerin vom 30. Mai 2007 präzisiert. D.
Am 30. August 2007 nahm die Vorinstanz, ohne sich mit ihrer Auskunft vom 10. November 2006 auseinanderzusetzen, erneut Stellung zur materiellen Frage des Gemeingutcharakters des zu prüfenden Zeichens. Sie kam wiederum zum Schluss, das Zeichen stelle für die be anspruchten Dienstleistungen eine rein beschreibende Angabe und damit Gemeingut dar.
E.
Mit Stellungnahme vom 23. Januar 2008 entgegnete die Beschwerdeführerin, das beanstandete Zeichen sei eine dreidimensionale Marke im weiteren Sinn und gehöre nicht dem Gemeingut an. Das Zeichen werde von der Zielgruppe, die nicht den Durchschnittsverbraucher umfasse, nicht als direkter Hinweis auf die beanspruchten Dienst leistungen verstanden. Die Form der Marke unterscheide sich zudem von anderen Schreibgeräten insbesondere aufgrund des oberen Teils mit einem bogenförmigen Clip, der die Kappe mit einer ungewöhnli chen diagonalen Form abschliesse. Des Weiteren berief sich die Be schwerdeführerin auf den Grundsatz von Treu und Glauben, da die Vorinstanz in einem früheren Markenprüfungsverfahren zum selben Zeichen die Eintragungsfähigkeit für Werbung in Klasse 35 bejaht habe. F.
Nach erneuter Prüfung des Gesuchs hielt die Vorinstanz mit Schreiben vom 23. April 2008 an ihrer Ansicht fest. Ihre in einem anderen Verfah ren gemachte Aussage, wonach das Zeichen für Werbung in der Klasse 35 eingetragen werden könne, sei keine Garantie für den Erwerb
Seite 3

B-5456/2009

oder gar den Bestand eines Markenrechts. Eine Eintragung gestützt auf das Prinzip des Vertrauensschutzes rechtfertige sich nicht. G.
Am 27. Oktober 2008 hielt die Beschwerdeführerin schriftlich an ihren bisherigen Anträgen und Ausführungen fest und beantragte zusätzlich, die dem Schreiben beigelegten Akten mit Umsatzzahlen der Beschwerdeführerin gemäss Art. 36 Abs. 3 der Markenschutzverordnung vom 23. Dezember 1992 (MSchV, SR 232.111) auszusondern und diese Aussonderung im Aktenheft zu vermerken. Sie führte zudem aus, das angemeldete Zeichen sei von einem Designer gestaltet worden, hebe sich vom Vorhandenen, Gewohnten und Erwarteten ab und würde als betrieblicher Herkunftshinweis für die damit gekennzeichneten Dienstleistungen wahrgenommen. Zur Frage des Vertrauensschutzes belegten die Aussagen der Vorinstanz, dass es sich vorliegend um einen Grenzfall handle, der im Zweifelsfall einzutragen sei. Eventualiter beantragte die Beschwerdeführerin, die Marke für die beanspruchten Dienstleistungen als durchgesetzte Marke einzutragen. Dazu reichte sie der Vorinstanz verschiedene Belege ein. H.
Die Vorinstanz teilte der Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 29. Januar 2009 (irrtümlich datiert auf den 29. Februar 2009) mit, dass ihrem Antrag auf Aussonderung der eingereichten Aktenstücke stattgegeben würde. An der Zurückweisung des Zeichens für die beanspruchten Dienstleistungen aufgrund von Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) hielt sie fest. Eine Änderung in der Beurteilung eines Einzelfalls begründe keinen Vertrauensschutz. Die nur eventualiter beantragte Durchsetzung könne ohne vorgängig gestellten unbedingten Antrag auf Prüfung und Eintragung nicht vorgenommen werden wobei die vor liegenden Belege sowieso nicht genügen würden, eine Verkehrsdurchsetzung der Marke glaubhaft zu machen. I.
Die Beschwerdeführerin ersuchte am 28. April 2009 um Erlass einer beschwerdefähigen Verfügung. Daraufhin verfügte die Vorinstanz am 28. Juli 2009 die Zurückweisung des Schweizer Markeneintragungsgesuch Nr. 60858/2006 für alle beanspruchten Dienstleistungen. J.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin am 28. Juli
Seite 4

B-5456/2009

2009 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht mit folgenden Rechtsbegehren:
Die Verfügung der Vorinstanz vom 28. Juli 2009 sei aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, die angemeldete Marke Nr. 60858/2006 (dreidimensionales Zeichen) für alle beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35, 40 und 42 einzutragen;
eventualiter sei die Verfügung der Vorinstanz vom 28. Juli 2009 aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, die angemeldete Marke Nr. 60858/ 2006 (dreidimensionales Zeichen) für alle beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35, 40 und 42 als durchgesetzte Marke einzutragen; unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Vorinstanz.
Zur Begründung führte sie nochmals aus, die massgebenden Verkehrskreise namentlich das Fachpublikum aus der Werbebranche fassten die angemeldete Form als Kennzeichen des Herstellers mit Bezug auf die beanspruchten Dienstleistungen auf. Dienstleistungen seien abstrakt und hätten keinen materiellen Gehalt; ein dreidimensionales Zeichen könne demnach zwar Gedankenassoziationen wecken, keinesfalls aber direkt auf Merkmale einer Dienstleistung hinweisen. Die Formenvielfalt im betroffenen Dienstleistungsbereich sei zudem äusserst gering. Die angemeldete Form unterscheide sich klar von den im beanspruchten Dienstleistungssegment üblichen Formen. Die Gestaltung der zur Frage stehenden Form unterscheide sich auch wesentlich von anderen auf dem Markt erhältlichen Schreibgeräten und sei nicht funktional oder ästhetisch bedingt. Die Beschwerdeführerin berief sich ausserdem auf den Gleichbehandlungsgrundsatz und führte als Vergleichsfälle eine Marke, die in Form eines Klei derbügels für die Dienstleistung Werbung und andere Dienstleistungen eingetragen wurde, sowie diverse dreidimensionale Zeichen in Form von Schrauben für Dienstleistungen auf. An den bisherigen Ausführungen zum Vertrauensschutz hielt die Beschwerdeführerin fest. Den Eventualantrag begründete sie mit den bereits eingereichten Durchsetzungsbelegen. K.
Mit Vernehmlassung vom 12. November 2009 beantragte die Vorinstanz die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge und hielt an ihrer bisherigen Begründung der Zurückweisung fest. Bei den mass gebenden Verkehrskreisen sei von durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Abnehmern auszugehen. Die Verwendung der fraglichen Form im Zusammenhang mit Dienstleistungen mache sie nicht ohne Weiteres unterscheidungskräftig. Das Zeichen hebe
Seite 5

B-5456/2009

sich vom banalen Formenschatz nicht derart klar ab, dass eine Unter scheidungskraft angenommen werden könne. Bei Schreibgeräten für Werbezwecke sei von einer grossen Formenvielfalt auszugehen. Gestützt auf den Gleichbehandlungsgrundsatz lasse sich aus den von der Beschwerdeführerin erwähnten, eingetragenen dreidimensionalen Zeichen kein Anspruch auf Eintragung des Zeichens ableiten. Der Grund satz des Vertrauensschutzes führe ebenfalls nicht zu einem Anspruch auf Eintragung einer nicht unterscheidungskräftigen Form. Die Beschwerdeführerin habe auch keine nachteilige Disposition getroffen, wie sie für den Vertrauensschutz vorausgesetzt sei. Schliesslich sei für die geltend gemachte Verkehrsdurchsetzung kein markenmässiger Gebrauch belegt worden. L.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt.
Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Die Beschwerde wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht, und der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Durch die angefochtene Verfügung ist die Beschwerdeführerin besonders berührt und zur Beschwerde legitimiert. Auf die Beschwerde ist darum einzutreten. 2.
2.1 Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 MSchG ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Un ternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Diese Unterscheidungseignung ist Voraussetzung, damit sich die Marke mit der geistigen Vorstellung eines bestimmten Angebots bzw. Unternehmens verbinden, die mit ihr gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen individualisieren und von weiteren Angeboten unterscheid bar machen kann, um dadurch die Verbraucher und übrigen Marktbe-
Seite 6

B-5456/2009

teiligten in die Lage zu versetzen, ein einmal geschätztes Produkt in der Menge des Angebots wiederzufinden (BGE 134 III 551 E. 2.3 Panton-Chair, 129 III 517 E. 2.2 Lego mit Hinweis; CHRISTOPH WILLI, Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 1 N. 10; MICHAEL NOTH/FLORENT THOUVENIN, in: Michael Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz, Bern 2009, Art. 1 N. 2; KARL-HEINZ FEZER, Markenrecht Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen, 4. Auflage München 2009, § 3 MarkenG N. 360 f. [hiernach: FEZER, Markenrecht]). Die Unterscheidungseignung ist abstrakter Natur und wird losgelöst von den Waren und Dienstleis tungen geprüft, für die die Marke beansprucht wird (NOTH/THOUVENIN, a.a.O., Art. 1 N. 17 f. mit Hinweisen, vgl. K ARL-HEINZ FEZER, Die Marke als Markenformat Baustein einer Theorie der variablen Marke, sic! 2005 Sonderheft S. 14, DERS., Markenrecht, § 3 MarkenG N. 361). Erfüllt ein Zeichen keine Individualisierungs- oder Identifizierungsfunktion, das heisst, ist kein Produkt denkbar, für welches es als individualisierendes Kennzeichen in Betracht kommt, fehlt es an der Unterscheidungseignung und damit an der Markenfähigkeit (EUGEN MARBACH, Markenrecht, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], SIWR III/1, 2. Auflage, Basel 2009, N. 116, FEZER, Markenrecht, § 3 MarkenG N. 360). Ein nicht markenfähiges Zeichen kann nicht durch nachträg liche Verkehrsgeltung oder notorische Bekanntheit Unterscheidungseignung bzw. Markenfähigkeit erlangen. Vielmehr muss ein Zeichen mindestens markenfähig sein, damit von einer Durchsetzung im Verkehr oder Notorietät gesprochen werden kann. Andererseits unterliegt die Unterscheidungseignung keinen strengen Anforderungen (vgl. MARBACH, a.a.O., N. 118, FEZER , Markenrecht, § 3 MarkenG N. 363). 2.2 Einem Zeichen mit Unterscheidungseignung ist der Markenschutz dennoch zu verweigern, wenn es einen gesetzlichen Ausschlussgrund erfüllt, zum Beispiel im Sinne von Art. 2 Bst. a oder b MSchG Gemeingut ist, das Wesen der Ware ausmacht oder technisch notwendig ist. Zu den Zeichen des Gemeinguts gehören Zeichen, die vom Publikum nicht als Hinweis auf eine bestimmte Betriebsherkunft verstanden werden und damit nicht hinreichend unterscheidungskräftig sind, sowie Zeichen, die für den Wirtschaftsverkehr aus anderen Gründen freizu halten sind (vgl. BGE 131 III 126 E. 4.1 Smarties/M&M's, Eidgenössische Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 21. Dezember 2005 in sic! 2006 S. 334 E. 2 mouvement de montre [fig.],
Seite 7

B-5456/2009

RKGE vom 15. Oktober 2004 in sic! 2005 S. 281 E. 4 Karomuster [fig.]; MARBACH, a.a.O., N. 247, WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 34). Die Unterscheidungskraft bezeichnet die Eignung der Marke, im Zusammen hang mit den konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen als Herkunftshinweis zu dienen. Fehlt einem Zeichen die Unterscheidungseignung, ist damit auch eine Unterscheidungskraft ausgeschlossen (MARBACH, a.a.O., N. 117, Fn. 134, FEZER, Markenrecht, § 3 MarkenG N. 366). 2.3 Art. 1 Abs. 2 MSchG zählt Beispiele von Markenarten auf. Danach können Marken unter anderem aus dreidimensionalen Formen bestehen. Bei dreidimensionalen Marken wird unterschieden, ob das Zeichen in der Form der angebotenen Ware oder Verpackung selbst be steht ("Formmarke") oder als selbständige Kennzeichenform physisch neben jene tritt ("übrige" dreidimensionale Marke, BGE 129 III 516 E. 2.1 Lego, BGE 120 II 308 f. E. 2a The Original, je mit Hinweisen; L UCAS DAVID, in: Heinrich Honsell/Nedim Peter Vogt/Lucas David [Hrsg.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Auflage, Basel 1999, Art. 1 MSchG N. 17, MICHAEL NOTH, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], a.a.O., Art. 2 lit. b N. 16, MARBACH, a.a.O., N. 134 ff., WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 195). "Übrige" dreidimensionale Marken werden bis auf ihre räumliche Dimension gleich wie traditionelle Markenformen beurteilt, während auf Formmarken zusätzlich Art. 2 Bst. b MSchG Anwendung findet. Diese Bestimmung sieht einen absoluten Schutzausschluss für Formen vor, die das Wesen der Ware ausmachen, und für Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind. Solche Formen sind absolut freihaltebedürftig und erlangen daher auch bei Verkehrsdurchsetzung keine Unterscheidungskraft (BGE 129 III 518 E. 2.3 Lego mit Hinweisen). In Formmarken können sich die Ausschlussgründe der Freihaltebedürftigkeit nach Art. 2 Bst. b MSchG einerseits und der fehlenden Unterscheidungskraft nach Art. 2 Bst. a MSchG, die ebenfalls eine Freihaltebedürftigkeit bewirkt (BGer in sic! 2006, S. 666 Zigarettenverpackung (3D)), andererseits, überlagern. Allerdings begründen sich diese beiden Arten von Freihaltebedürftigkeit rechtlich verschieden (BGE 129 III 517 E. 2.2 Lego). Für die Annahme einer fehlenden Unterscheidungskraft kommt jede dreidimensionale Marke in Frage, die beschreibend wahrgenommen wird; das unabhängig von der Wahrnehmung des Verkehrs begründete Freihaltebedürfnis von Art. 2 Bst. b MSchG hingegen fusst auf dem Zusammenfallen von Ware und Kennzeichen in derselben Form, kann also nur von Formmarken erfüllt wer-
Seite 8

B-5456/2009

den. Auch für die Gemeingutzugehörigkeit von Formmarken gilt zudem ein strengerer Beurteilungsmassstab. Erhöhte Anforderungen an die Unterscheidungskraft werden hier gestellt, weil das Publikum in Form merkmalen, im Vergleich zu den gewohnten, distinkten Zeichengesamtheiten, kennzeichenrechtliche Herkunftshinweise weniger erwartet. Formmarken müssen sich darum von sämtlichen im beanspruchten Warensegment üblichen Formen auffällig unterscheiden und langfristig in der Erinnerung der Abnehmerschaft haften bleiben (BGE 134 III 552 f. E. 2.3.1 und 2.3.4 Panton-chair, BGE 120 II 310 E. 3b The Original). Die Unterscheidungskraft wird dabei stets nach der Wahrnehmung durch die angesprochenen Verkehrskreise im Gesamteindruck der Marke beurteilt (BGE 134 III 551 E. 2.3.1 Panton-chair mit Hinweisen, RGKE vom 11. November 2005 in sic! 2006 S. 265 E. 6 Tetrapack; WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 41 und 124).
2.4 Es fragt sich, ob nur dreidimensionale Warenmarken im Sinn die ser besonderen Eintragungsvoraussetzungen oder ob auch dreidimensionale Dienstleistungsmarken Formmarken sein können. Dienstleistungen sind oft aus einer Vielzahl von Handlungen zusammengesetzt. Auch Waren kommen dabei häufig zum Einsatz und können, z.B. in der Gastronomie oder bei einer Lotterie, als Teil der Dienstleistung auf den Kunden übertragen werden. Dienstleistungen können als abstrakte Leistungsgesamtheiten weder Konturen noch eine Form haben (vgl. MARKUS WANG, Die schutzfähige Formgebung, Diss. St Gallen, Bern 1998, S. 331 Fn. 57, MARBACH, a.a.O., N. 497). Art. 2 Bst. b MSchG erwähnt darum folgerichtig nur Waren- und keine Dienstleistungsformen. Dies schliesst aber nicht aus, Art. 2 Bst. b MSchG auch auf Formen anzuwenden, deren Gegenstand seinerseits das Wesen einer Dienstleistung ausmacht oder technisch notwendig ist, um jene zu erbringen, wenn die Marke anstelle der Ware für diese Dienstleistung bean sprucht wird. Art. 1 Abs. 1 MSchG umschreibt Warenmarken nämlich nicht einschränkend als Zeichen für einen Warenverkauf, sondern nur als Zeichen zur Unterscheidung von Waren, worunter auch verleaste, vermietete, verliehene oder anderweitig gewerblich zur Verfügung gestellte Waren zählen. Willkürlich kategorisiert die aktuelle Nizza-Klassifikation demgegenüber die Vermietung von Waren als Dienstleistung (Deutsches Patent- und Markenamt, Internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken, 9. Ausgabe Berlin 2006, S. 223 ff.). Es würde sich daher nicht rechtfertigen, auf dreidimensionale Waren- und Dienstleistungsmarken unterschiedliche Eintragungsvoraussetzungen anzuwenden. Die historisch begründete
Seite 9

B-5456/2009

Unterscheidung von Waren und Dienstleistungen erweist sich vielmehr auch in Anbetracht der ineinander übergehenden Schutzbereiche entsprechender Marken als gekünstelt. Auch Dienstleistungsmarken, die sich in der Form einer Ware erschöpfen, sind darum unter Art. 2 Bst. b MSchG und im für Formmarken geltenden Beurteilungsmassstab zu prüfen (ebenso MARBACH, a.a.O., N. 497 f., NOTH, a.a.O., Art. 2 lit. b N. 20, je mit weiteren Hinweisen). Dies schliesst nicht aus, bei dieser Prüfung zu berücksichtigen, dass die gedankliche Verbindung einer Form zu einer Dienstleistung in der Regel nicht mit derselben Unmittelbarkeit wie zu einer formgebenden Ware erfolgt, sondern stets einen zusätzlichen geistigen Schritt voraussetzt (RUTH ARNET, Die Formmarke, Diss. Zürich 1993, S. 19).
3.
Das strittige Zeichen beansprucht Schutz für Dienstleistungen in den Klassen 35 (Werbung, Marketing, Verteilen von Werbemitteln), 40 (Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Personalisierung von Schreibgeräten für Werbezwecke, nämlich Bedrucken der Schreibgeräte, insbesondere mit Firmenlogos und/oder Firmennamen, Beratung bezüglich des Bedruckens von Schreibgeräten [Werbeartikel]) und 42 (Beratung bezüglich der Gestaltung von Schreibgeräten [Werbeartikel]). Die Beschwerdeführerin geht davon aus, dass sich ihre Marke an ein Fachpublikum aus der Werbebranche mit spürbar erhöhter Aufmerksamkeit richtet. Der Einkauf von Werbedienstleistungen be ruhe auf einem ausführlichen Prozess. Demgegenüber sieht die Vorinstanz sowohl den in Werbesachen unbedarften Einzelkaufmann wie den spe zialisierten Mitarbeiter in der Marketingabteilung eines Grossunternehmers angesprochen; Fachkenntnisse seien entsprechend nur bei einem Teil der potentiellen Abnehmer vorhanden. Insbesondere könne nicht von erhöhten Fachkenntnissen im Bereich des Designs von Schreibgeräten ausgegangen werden.
Tatsächlich sprechen die betroffenen Dienstleistungen alle Arten und Grössen von Unternehmen an, wobei kleinere ohne eigene Marketingabteilung keine oder nur wenig Fachkenntnis mitbringen. Der Gestaltung der Werbung selbst dürfte zudem oftmals mehr Bedeutung beigemessen werden als dem Design des Werbeobjekts. Es ist deshalb von einem durchschnittlichen Aufmerksamkeitsgrad der angesprochenen Verkehrskreise auszugehen.

Seite 10

B-5456/2009

4.
Das in Frage stehende Zeichen ist als dreidimensionale Marke ange meldet. Es zeigt die Form eines Kugelschreibers, der aus einem unten in der Schreibspitze endenden Schaft mit glatter Fläche und einer geschwungenen Halterung in der gleichen Breite wie der Schaft besteht. Der Schaft und die Halterung sind aus einem Guss, wobei zwischen Schaft und Halterungsende eine Einkerbung liegt. Eine weitere Einker bung findet sich im oberen Drittel des Schafts. Durch die geschwungene Halterung ist das obere Ende des Kugelschreibers abgeschrägt. Bei seitlicher Ansicht entsteht der Eindruck einer Spitze. In dieser Form ist ohne Weiteres der Sinngehalt eines Kugelschrei bers erkennbar. Dieser kann als Gegenstand des Alltags leicht und spezifisch wiedererinnert werden und damit anderen Gegenständen und Dienstleistungen zur Unterscheidung dienen. Die Unterscheidungseignung der Marke ist darum zu bejahen. 5.
Weiter ist zu prüfen, ob die fragliche Kugelschreiberform das Wesen der angemeldeten Dienstleistungen ausmacht oder für diese technisch notwendig ist. "Werbung" und "Marketing" bestehen im Erbringen von Kommunikation mit der Absicht der Beeinflussung von Menschen im Hinblick auf Gegenstände oder die aktive Gestaltung von Märkten (JOACHIM Z ENTES/B ERNHARD SWOBODA, Grundbegriffe des Marketing, Marktorientiertes globales Management-Wissen, 5. Aufl., S. 374 und 581) und sind darum nicht wesensmässig mit einer bestimmten Kugelschreiber form verbunden. Die Dienstleistungsbezeichnungen "Verteilen von Werbemitteln", "Bedrucken von Schreibgeräten" und "Beratung bezüglich der Gestaltung von Schreibgeräten" schliessen begrifflich die Produktion und Lieferung dieser Werbemittel bzw. Schreibgeräte aus, da jene in Klasse 16 gehören. Die Kugelschreiberform hängt darum zwar mit diesen Dienstleistungen zusammen, stellt aber nur einen mögli chen Gestaltungsträger und nicht ihr figürliches Zentrum dar, ohne das sie wesensgemäss gar nicht erbracht werden könnten. Werbung, Marketing und die Beratung als Dienstleistungen für Dritte setzen sodann keine technischen Vorgaben in Form des angemeldeten Kugelschreibers voraus. Als Gegenstand dieser Dienstleistungen sind auch mit Bezug auf Schreibgeräte etliche funktionale Äquivalente denkbar. Der Konkurrenz kann ihre Erbringung mit Hilfe anderer For men zugemutet werden, so dass die Marke für diese auch nicht tech -
Seite 11

B-5456/2009

nisch notwendig ist (BGE 129 III 514 E. 2.4.2, 3.2.1 und 3.2.2 Lego). Demgegenüber sind ein "Verteilen von Werbemitteln" in Klasse 35 und die Erbringung von "Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Personalisierung von Schreibgeräten, insbesondere durch Bedrucken der Schreibgeräte" in Klasse 40 technisch nicht anders als mit geeigneten Werbemitteln möglich. Hierunter fallen erfahrungsgemäss zu einem bedeutenden Anteil auch Kugelschreiber. Am Markt sind Kugelschreiber zu Werbezwecken sehr häufig anzutreffen. Dass der Begriff "Schreibgeräte" auch Füllfederhalter, Filz-, Blei- und Farbstifte etc. umfasst, ändert daran nichts. Anderen Anbietern jener Dienstleistungen kann ob solcher Marktübung jedenfalls nicht zugemutet werden, auf anderes Schreibzeug auszuweichen. Die Marke ist somit für das "Verteilen von Werbemitteln" in Klasse 35 und die Erbringung von "Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Personalisierung von Schreibgeräten, insbesondere durch Bedrucken der Schreibgeräte" in Klasse 40, technisch notwendig, falls sie keine bestimmte Kugelschreiberform mit individualisierten Merkmalen, sondern praktisch die "Kugelschreiberform als solches" besetzt und damit die Erbringung entsprechender Dienstleistungen durch anders gestaltete Kugelschreiber in unzumutbarem Umfang ausschliesst (E. 2.3). 6.
Ob der Abstand zwischen der dreidimensionalen Form und den bean spruchten Dienstleistungen für das Vorliegen eines unterscheidungskräftigen Zeichens genügt, ist mit Rücksicht auf das Verhältnis der angemeldeten Form zur Grundform eines Kugelschreibers einerseits und auf jenes des Kugelschreibers zu den Dienstleistungen andererseits zu prüfen.
6.1 Aus funktionalen Gründen besitzt die Form eines Kugelschreibers einen Schaft, ein bewegliches Glied zum Herausdrehen oder -drücken der Schreibmine sowie eine Halterung, mit welcher der Schreiber ins besondere an einer Jackentasche befestigt werden kann. Ein zu Werbezwecken einsetzbarer Kugelschreiber weist ausserdem eine bedruck- oder beschreibbare Fläche an Schaft oder Halterung auf. Sowohl die Abnehmer von Kugelschreibern wie auch jene von zur Werbung dienenden Schreibgeräten sind an eine grosse Formenvielfalt gewohnt, was die einzelne Ausgestaltung des Objekts betrifft. Dies wird im Übrigen durch die zur Geltendmachung der Verkehrsdurchset zung (E. 8) eingereichten Kataloge bestätigt, die eine Vielzahl von be-
Seite 12

B-5456/2009

druckbaren Stiftformen enthalten. Hieraus kann nicht der Schluss gezogen werden, dass grundsätzlich alle Kugelschreiberformen banal sind. Über die technisch bedingte Grundform hinausgehend weist die zu prüfende Form aber lediglich die geschwungene, oben abgeschrägte Halterung auf. Da durch die konkret gestaltete Halterung eine bessere Klemmwirkung besteht, ist auch dieses zusätzliche Element durch seine Funktion vorbestimmt. Entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin hebt sich die konkrete Gestaltung aus Sicht der massgebenden Verkehrskreise nicht wesentlich von der Form anderer Schreibgeräte, die ausschliesslich Werbezwecken dienen, ab. Die angemeldete Form entspricht damit dem Gewohnten und Erwarteten eines Kugelschreibers. Damit erweist sie sich als technisch notwendig im Sinne von Art. 1 Bst. b MSchG für das "Verteilen von Werbemitteln" in Klasse 35 und "Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Personalisierung von Schreibgeräten, insbesondere durch Bedrucken der Schreibgeräte" in Klasse 40 (E. 5).
6.2 In Klasse 35 wurde die dreidimensionale Form des Kugelschreibers im Übrigen für Werbung und Marketing angemeldet. Diese Dienstleistungen werden mit Hilfe von verschiedensten Werbeartikeln erbracht. Dabei ist nebst Schreibgeräten vor allem an verteilbare Gegenstände wie Süssigkeiten, Taschenmesser, Feuerzeuge, Kalender, Schirme usw. und an Werbemittel in Form von Plakaten, Zetteln und Prospekten zu denken. Vielerorts besitzen Unternehmen verschiedenster Branchen Schreibgeräte, die mit ihrem Logo bedruckt sind und sowohl intern an Mitarbeiter wie auch extern, beispielsweise auf Messen, an potentielle Kunden und als Werbeträger verteilt werden. Der Ansicht der Beschwerdeführerin, ein Schreibstift sei zur Erbringung der beanspruchten Dienstleistungen in keiner Weise geeignet, ist darum nicht zu folgen. Ein Kugelschreiber ist auch aufgrund seiner unterschiedlichen Preissegmente ein typisches, wenn auch nicht einziges, Mittel zur Erbringung von Werbung und Marketing. Die weiteren beanspruchten Dienstleistungen in den Klassen 40 (Be ratung bezüglich des Bedruckens von Schreibgeräten [Werbeartikel]) und 42 (Beratung bezüglich der Gestaltung von Schreibgeräten [Werbeartikel]) erwähnen Schreibgeräte als Werbeartikel ebenfalls und stehen mit diesen darum in einem engen Zusammenhang. 6.3 Auch zwischen der angemeldeten Form und den beanspruchten Dienstleistungen liegen somit lediglich entfernte Gedankenschritte.
Seite 13

B-5456/2009

Der gedankliche Bezug zwischen Zeichen und Dienstleistungen ergibt sich ohne Zuhilfenahme der Fantasie, weshalb die angemeldete Form für diese Dienstleistungen nicht unterscheidungskräftig ist. Für das "Verteilen von Werbemitteln" in Klasse 35 und die Erbringung von "Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Personalisierung von Schreibgeräten, insbesondere durch Bedrucken der Schreibgeräte" in Klasse 40 ist sie sogar technisch notwendig (E. 5). 7.
Die Beschwerdeführerin beruft sich weiter auf den in Art. 9 BV verankerten Grundsatz von Treu und Glauben, weil die Vorinstanz in einem anderen Markenprüfungsverfahren schriftlich die Schutzfähigkeit der beantragten Formmarke für Werbung in Klasse 35 bejaht habe. Der Grundsatz von Treu und Glauben verleiht einer Person Anspruch auf Schutz des berechtigten Vertrauens in behördliche Zusicherungen und weiteres, bestimmte Erwartungen begründendes Verhalten der Behörden. Vorausgesetzt wird, dass die sich auf Vertrauensschutz berufende Person berechtigterweise auf diese Grundlage vertrauen durfte und gestützt darauf nachteilige Dispositionen getroffen hat, die sie nicht mehr rückgängig machen kann. Die Berufung auf Treu und Glauben scheitert, wenn ihr überwiegende öffentliche Interessen entgegenstehen (BGE 129 I 170 E. 4.1 mit weiteren Hinweisen; vgl. REGINA KIENER/W ALTER KÄLIN, Grundrechte, Bern 2007, S. 340 f., ULRICH HÄFELIN /G EORG M ÜLLER/F ELIX U HLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5. Auflage, Zürich/Basel/Genf 2006, N. 622 ff., N. 668 ff.; BEATRICE WEBER-DÜRLER, Vertrauensschutz im öffentlichen Recht, Basel 1983, S. 195 ff.) oder das Recht sich seit der Auskunft geändert hat (BGE 121 II 479 E. 2c, 118 Ia 254 E. 4b; differenzierend ELISABETH CHIARIELLO, Treu und Glauben als Grundrecht nach Art. 9 der Schweizerischen Bundesverfassung, Diss. Bern 2004; BEATRICE WEBER-DÜRLER, Neuere Entwicklungen des Vertrauensschutzes, ZBl 2002, 289 f.).
Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz in einem Schreiben an die Be schwerdeführerin vom 10. November 2006 betreffend eine Anmeldung desselben Zeichens für Waren der Klasse 16, veranlasst durch eine entsprechende Anfrage der Beschwerdeführerin, die über den Gegenstand jenes Verfahrens hinausging, wörtlich ausgeführt: "Zur anlässlich des Gesprächs aufgeworfenen Möglichkeit der Eintragung des Zei chens für die Dienstleistung Werbung wird folgendes angemerkt: / 1. Die Eintragung des Zeichens für diese Dienstleistung wäre ohne Nachweis der Verkehrsdurchsetzung möglich, da das Zeichen für die -
Seite 14

B-5456/2009

se Dienstleistung als dreidimensionale Marke im weiteren Sinn zu werten ist, welche weder die Dienstleistung beschreibt noch eine in sich banale einfache Raumform darstellt und welche daher als originär schutzfähig gelten kann (vgl. Richtlinien in Markensachen, Teil 4, Ziff. 4.10.2.1). / 2. Zum Umfang des Abwehranspruchs, der aus einer solchen Eintragung resultieren würde, kann sich das Institut nicht äus sern, zumal eine solche Äusserung die im Kollisionsfall entschei denden Instanzen nicht binden würde." Die Vorinstanz erteilte diese Auskunft als zuständige Markenprüfungs behörde in einer konkreten Situation gegenüber einer bestimmten Person ohne sich dabei ausdrücklich eine nochmalige Überprüfung ihrer geäusserten Rechtsauffassung im Fall einer entsprechenden Markenanmeldung vorzubehalten und ohne dass die Beschwerdeführerin die Unrichtigkeit der Auskunft erkennen konnte. Die Beschwerdeführerin durfte darum für die Eintragung der Marke für "Werbung" in Klasse 35 berechtigterweise auf die Auskunft vertrauen (BGE 121 II 479 E. 2c). Allein daraus folgt aber noch kein Anspruch der Beschwerdeführerin auf Eintragung ihrer Marke im Umfang der erteilten Auskunft. Die von ihr als Folge der Auskunft getroffene Disposition besteht nämlich nur in der vorliegend zu beurteilenden Markenanmeldung für "Werbung" in Klasse 35. Weitere im Hinblick auf jene positive Auskunft getroffene und im Fall einer Nichteintragung für sie nachteilige Dispositionen sind nicht ersichtlich und macht die Beschwerdeführerin auch nicht geltend. Diese Markenanmeldung verpflichtete die Beschwerdeführerin einzig zur Bezahlung der relativ geringfügigen Anmeldegebühr, nicht aber zur sofortigen Gebrauchsaufnahme der Marke oder zum Verzicht auf andere Kennzeichen (Art. 12 Abs. 1 und 30 Abs. 2 Bst. b MSchG). Ihr ste hen die Gebrauchsinteressen der Erbringer/innen von Dienstleistungen auf dem Schweizer Werbemarkt entgegen, die Kugelschreiber als Werbemittel verwenden wollen und im Fall einer Eintragung der Marke in Gefahr geraten, diese zu verletzen. Letztere ist vorliegend um so grösser, als Kugelschreiber typische Werbemittel sind und die angemeldete Form nur geringfügig individualisiert ist, solche Werbemittel dem Verkehr also in breitem Umfang verbieten könnte, sobald sie kennzeichnend eingesetzt würden (E. 6.2 f.). Im Unterschied zu einschlägigen Fällen des verwaltungsrechtlichen Vertrauensschutzes wie zum Beispiel dem Beitritt zur AHV für Auslandschweizer (BGE 121 V 65) oder der Anwendung von Bauvorschriften (BGE 103 Ia 505) sind bei einem Vertrauensschutz hinsichtlich Auskünften über die Eintra gung von Marken nicht nur das öffentliche Interesse an richtiger
Seite 15

B-5456/2009

Rechtsanwendung, sondern auch die entgegenstehenden Interessen der Verkehrsteilnehmer zu überwinden, welche die Marke vom Gebrauch entsprechender Zeichen ausschliessen würde. Zumal der Beschwerdeführerin im Zeitpunkt der Auskunfterteilung bewusst gewesen sein musste, dass eine Marke im Sinne der erteilten Auskunft zuerst das standardisierte Prüfungsverfahren der Vorinstanz zu durchlaufen hatte, das durch die Auskunft nicht abgekürzt oder vorweggenommen wurde, würde es unverhältnismässig erscheinen, die Vorinstanz zu Un gunsten der übrigen Marktteilnehmenden allein der geringfügigen, auf einen Teil der Anmeldung des vorliegenden Verfahrens beschränkten Disposition der Beschwerdeführerin wegen auf ihrer unrichtigen Auskunft vom 10. November 2006 zu behaften. Die Eintragung ist daher auch nicht auf Grund der behördlichen Aus kunft vom 10. November 2006 zu gewähren. 8.
Die Beschwerdeführerin beruft sich sodann auf das Gleichbehand lungsgebot. 8.1 Nach dem verwaltungsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz sind juristische Sachverhalte nach Massgabe ihrer Gleichheit gleich zu behandeln. Die gleiche Behörde darf nicht ohne sachlichen Grund zwei rechtlich gleiche Sachverhalte unterschiedlich beurteilen. Nicht erforderlich ist, dass die Sachverhalte in all ihren tatsächlichen Ele menten identisch sind (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 28; BGE 127 I 209 E. 3.f)aa) mit Hinweis).
8.2 Die von der Beschwerdeführerin vorgebrachte Marke Nr. 506 238 in Form eines Kleiderbügels, eingetragen für Werbedienstleistungen und andere, lässt sich mit der vorliegend zu behandelnden Marke nicht vergleichen: Zwar werden beide Gegenstände als bedruckbare Werbeobjekte eingesetzt, die Form eines Kugelschreibers liegt für den beab sichtigten Zweck jedoch ungleich näher als jene eines Kleiderbü gels. Die eingetragenen dreidimensionalen Marken in Form von Schrauben für Dienstleistungen im Medizinalbereich sind aus demselben Grund nicht mit dem vorliegenden Zeichen zu vergleichen. 9.
Die Beschwerdeführerin und die Vorinstanz sind sich uneinig darüber, ob der bereits im vorinstanzlichen Verfahren gestellte Eventualantrag der Beschwerdeführerin zulässig sei. Die Vorinstanz äusserte im vor -
Seite 16

B-5456/2009

instanzlichen Verfahren, auf eine lediglich eventualiter beantragte Verkehrsdurchsetzung ohne unbedingten Antrag auf Prüfung und Eintragung sei nicht einzutreten. Haupt- und Eventualbegehren beziehen sich regelmässig auf denselben Rechtsanspruch und unterscheiden sich einzig in Bezug auf Höhe oder Umfang der Vorteilsgewährung (FRANK SEETHALER/FABIA BOCHSLER, in: Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [Hrsg.], VwVG Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zürich/Basel/Genf 2009, Art. 52 N. 53 zum Beschwerdeverfahren). Ob ein Antrag auf Markeneintragung aufgrund der originären Schutzfähigkeit oder aufgrund Verkehrsdurchsetzung erfolgt, ändert nichts am Streitgegenstand. Eine als durchgesetzt vermerkte Marke erhält keinen anderen Schutz. Der Beschwerdeführerin muss auch im vorinstanzlichen Verfahren die Möglichkeit offen stehen, einen Eventualantrag auf Eintragung aufgrund einer Verkehrsdurchsetzung zu stellen. Unabhängig von der Behandlung des Eventualbegehrens muss das Recht zur Anfechtung gegen eine Abweisung des Hauptantrags möglich bleiben. Diese Möglichkeit wäre nicht gegeben, müssten die Anträge auf Eintragung auf grund originärer Schutzfähigkeit und aufgrund Verkehrsdurchsetzung in voneinander getrennten Eingaben gestellt werden. Die zur Geltendmachung der Verkehrsdurchsetzung eingereichten Unterlagen wurden von der Vorinstanz denn auch richtigerweise materiell geprüft. 10.
Eventualiter beantragt die Beschwerdeführerin die Eintragung des Zei chens als durchgesetzte Marke. Der Schutzausschlussgrund des Ge meinguts kann, soweit kein absolutes Freihaltebedürfnis besteht, überwunden werden, wenn sich Zeichen als Marke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht werden, durchgesetzt haben (Art. 2 Bst. a MSchG).
Eine Verkehrsdurchsetzung gilt als eingetreten, wenn ein grosser Teil des Publikums das betreffende Zeichen aufgrund seines lang dauernden und umfangreichen Gebrauchs als Kennzeichen eines Unternehmens versteht (BGE 128 III 444 E. 1.2 Appenzeller mit Hinweisen). Das Zeichen bzw. die beanspruchte Form muss von den massgeblichen Verkehrskreisen als Marke erkannt und verstanden werden, markenmässiger Gebrauch ist damit vorausgesetzt (BGE 130 III 331
Seite 17

B-5456/2009

E. 3.1 Uhrenarmband; MARBACH, a.a.O., N. 428). Im Eintragungsverfahren nimmt die Vorinstanz nur eine formale Prüfung der Verkehrsdurchsetzung vor und verlangt nur deren Glaubhaftmachung (BGE 130 III 332 f. E. 3.2 Uhrenarmband mit Hinweisen). Die Verkehrsdurchsetzung kann entweder mittels Belege oder durch eine repräsentative Umfrage glaubhaft gemacht werden (WILLI, a.a.O., Art. 2 N. 189, DAVID, a.a.O., Art. 2 N. 39 und 42, vgl. MARBACH, a.a.O., N. 455). Die Beschwerdeführerin verweist zur Begründung auf die im vorinstanzlichen Verfahren eingereichten Belege: Eine Aufstellung der Umsatzzahlen betreffend des formgebenden Werbeträgers, verschiedene Produktkataloge der Beschwerdeführerin aus den Jahren 20002007, diverse Werbeanzeigen in Fachzeitschriften sowie Belege über die Verteilung der Fachzeitschriften der Beschwerdeführerin. Insbesondere die Werbeanzeigen bilden den formgebenden Kugelschreiber regelmässig mit aufgedruckten Zeichen Dritter ab. Dabei nimmt das massgebende Publikum (vgl. Ziff. 4) den Kugelschreiber als Werbeträger und Produkt der Beschwerdeführerin wahr ob es des sen spezifische Form aber als betrieblicher Herkunftshinweis und damit kennzeichnend versteht, ist fraglich. Die Kataloge der Beschwerdeführerin zeigen, dass sich in ihrem Angebot eine grosse Vielfalt von verschieden gestalteten Schreibgeräten als Werbeträger befindet. Aus den Unterlagen geht hervor, dass auch die anderen Stiftformen vielerorts vertrieben und beworben werden. Ihre Dienstleistungen erbringt die Beschwerdeführerin mit einer Vielzahl von Werbeträgerformen. Weshalb sich die streitige Form des Kugelschreibers gegenüber den anderen als Kennzeichen im Verkehr durchgesetzt haben soll, ist anhand der eingereichten Unterlagen nicht ersichtlich. Die vorhandenen Belege beweisen zwar den Gebrauch des formgebenden Gegenstandes, sie machen aber keine Verkehrsdurchsetzung glaubhaft. 11.
Zusammenfassend ist die Beschwerde im Haupt- wie im Eventual standpunkt abzuweisen und die angefochtene Verfügung zu bestätigen. 12.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG) und mit dem
Seite 18

B-5456/2009

geleisteten Kostenvorschuss zu verrechnen. Die Gerichtsgebühren sind nach dem Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Pro zessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG,Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 73.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwerts hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (BGE 133 III 490 E. 3.3 Turbinenfuss [3D]). Von diesem Erfahrungswert ist auch vorliegend auszugehen. Es sprechen keine kon kreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde keine Parteient schädigung zuzusprechen (Art. 7 Abs. 3 VGKE).
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 2'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 3'500.- verrechnet. Der Beschwerdeführerin werden nach Eintritt der Rechtskraft dieses Urteils Fr. 1'000.- aus der Gerichtskasse zurückerstattet. 3.
Es wird keine Parteientschädigung ausgerichtet.
Seite 19

B-5456/2009

4.
Dieses Urteil geht an:
- die Beschwerdeführerin (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular) - die Vorinstanz (Ref-Nr. 60858/2006; Gerichtsurkunde) - das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann

Sibylle Wenger Berger

Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff ., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit An gabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefoch tene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).
Versand: 10. Juni 2010

Seite 20

SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) OPM Art. 36 Contenu - 1 L'IPI tient pour chaque marque déposée ou enregistrée un dossier qui rend compte:
¹	L'IPI tient pour chaque marque déposée ou enregistrée un dossier qui rend compte:
^a	du déroulement de la procédure d'enregistrement et d'une éventuelle procédure d'opposition ou de radiation pour défaut d'usage;
^b	de la prolongation et de la radiation de l'enregistrement, d'un éventuel enregistrement international et des modifications au droit à la marque;
^c	de toute autre modification de l'enregistrement.70
²	Le règlement d'une marque de garantie, d'une marque collective ou d'une marque géographique fait également partie du dossier.71
³	Lorsqu'un document justificatif contient des secrets de fabrication ou d'affaires, il est, sur demande, classé à part. Ce fait est mentionné dans le dossier.72
⁴	...73

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
^a	les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
^b	les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
^c	les signes propres à induire en erreur;
^d	les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50
¹	Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
²	Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 1 Définition
¹	La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
²	Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
^a	les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
^b	les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
^c	les signes propres à induire en erreur;
^d	les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 12 Conséquences du non-usage
¹	Si, à compter de l'échéance du délai d'opposition ou, en cas d'opposition, de la fin de la procédure d'opposition, le titulaire n'a pas utilisé la marque en relation avec les produits ou les services enregistrés, pendant une période ininterrompue de cinq ans, il ne peut plus faire valoir son droit à la marque, à moins que le défaut d'usage ne soit dû à un juste motif.
²	Si l'usage ou la reprise de l'utilisation de la marque intervient après plus de cinq ans, le droit à la marque est restitué avec effet à la date de la priorité d'origine, à condition que personne n'ait invoqué le défaut d'usage en vertu de l'al. 1 avant la date du premier usage ou de la reprise de l'utilisation.
³	Quiconque invoque le défaut d'usage doit le rendre vraisemblable; la preuve de l'usage incombe alors au titulaire.

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 30 Décision et enregistrement
¹	L'IPI déclare la demande irrecevable si les conditions de dépôt prévues à l'art. 28, al. 2, ne sont pas remplies.
²	Il rejette la demande d'enregistrement dans les cas suivants:26
^a	le dépôt ne satisfait pas aux conditions formelles prévues par la présente loi et par l'ordonnance y relative;
^b	les taxes prescrites n'ont pas été payées;
^c	il existe des motifs absolus d'exclusion;
^d	la marque de garantie ou la marque collective ne remplit pas les exigences prévues aux art. 21 à 23;
^e	la marque géographique ne remplit pas les exigences prévues aux art. 27a à 27c.
³	Il enregistre la marque lorsqu'il n'y a aucun motif de refus.

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63
¹	En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
²	Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
³	Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
⁴	L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
^4bis	L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
^a	entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
^b	entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
⁵	Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
¹	L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
²	Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
³	S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe
¹	La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
²	Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
³	Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
⁴	Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
⁵	L'art. 6a s'applique par analogie.7

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
¹	Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile.
²	Sont également sujettes au recours en matière civile:
^a	les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite;
^b	les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions:
^b1	sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile,
^b2	sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies,
^b3	sur le changement de nom,
^b4	en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage,
^b5	en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux,
^b6	les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte,
^b7	...

SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
¹	Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés.
²	Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16
³	Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision.
⁴	En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement:
^a	le format du mémoire et des pièces jointes;
^b	les modalités de la transmission;
^c	les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18
⁵	Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
⁶	Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération.
⁷	Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable.