S. 78 / Nr. 13 Markenschutz (d)

BGE 59 II 78

13. Urteil der I. Zivilabteilung vom 21. Februar 1933 i. S. Gebr. Wettstein
A.-G. gegen Epa Einheitspreis A.-G.


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Regeste:
Markenschutz.
Kriterien für die Schutzfähigkeit einer Wortmarke. - Das Wort «Tilsitiner» ist
für Tilsiterkäse nicht markenfähig (Erw. 1 und 2).
Unlauterer Wettbewerb.
Kann in der Nachahmung einer nicht schutzfähigen Wortmarke ein unlauterer
Wettbewerb liegen? (Erw. 3.)

A. - Am 2. Juni 1927 meldete die Klägerin, die Firma Gebrüder Wettstein A.-G.,
die in Zürich ein Käsehandels- und Exportgeschäft betreibt, beim
eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum für Tilsiterkäse die Wortmarke
«Tilsitiner» an. Diese wurde daraufhin am 27. Juli 1927 unter No. 64909 im
eidgenössischen Markenregister eingetragen. Die Klägerin verwendet die Marke
auf den Etiketten ihrer kleinen, runden Kartonschachteln, in denen sie eine
Art Tilsiter-Käse in den Handel bringt. Diese Etikette weist ein farbiges, das
Matterhorn darstellendes Landschaftsbild auf mit einer ruhenden Kuh im
Vordergrund, die links von einem Schweizerwappen, rechts von einer Alphütte
flankiert ist. Ringsum verläuft ein breiter chromgelber Rand, auf dem mit
roten Buchstaben verschiedene Aufschriften stehen. Oben findet sich mit
grossen Buchstaben geschrieben die Bezeichnung «Tilsit-Sandwich-Genuine Swiss
Cheese Veritable Suisse» bezw.«Fabrikation Gebr. Wettstein A.-G. - Zürich
Switzerland». Unten steht «Streich-Tilsitiner». Unmittelbar über dieser
letztgenannten Bezeichnung verläuft durch den gelben Rand und quer durch den
untern Teil des erwähnten Bildes ein weisses Band, auf dem mit grossen

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roten Buchstaben das Wort «Matterhorn» geschrieben ist. Und oben im Bild
findet sich, links und rechts vom Berggipfel angeordnet, mit blauen Buchstaben
geschrieben, die französische Bezeichnung: «Mont Cervin».
Die Beklagte, Epa Einheitspreis A.-G. in Zürich, vertreibt seit Herbst 1931
ebenfalls Tilsiter-Käse in kleinen, runden Kartonschachteln, die zwar etwas
niedriger als diejenigen der Klägerin sind, im übrigen aber ihrer äussern Form
nach mit diesen übereinstimmen. Auf der Deckel-Etikette ist in farbiger
Ausführung das Brustbild eines Sennen angebracht mit einer Phantasielandschaft
im Hintergrund (Weide mit einer stehenden Kuh, Wald und Berge). Ringsum
verläuft ein ockergelber Rand, auf dem unten in der Mitte ein Schweizerwappen
aufgedruckt ist. Sodann finden sich darauf, in kreisrunder Anordnung, mit
schwarzen Buchstaben geschrieben, folgende Angaben: «Tilsit-Fromage fin de
dessert - 6 Portions-Tilsitiner- 6 Portionen Tilsiter Feiner Dessert-Käse».
Das Wort «Tilsitiner», steht direkt über dem Sennenbild und sticht zufolge
Fettdruckes besonders in die Augen.
B. - Die Firma Gebrüder Wettstein A.-G. erblickt in der Verwendung dieser
Schachteln durch die Beklagte eine Verletzung ihrer Marke «Tilsitiner», sowie
unlauteren Wettbewerb. Sie reichte daher beim Einzelrichter im summarischen
Verfahren des Bezirksgerichtes Zürich ein Begehren um Erlass eines bezüglichen
Verbotes ein, das die Beklagte anerkannte. In der Folge erhob die Klägerin
Klage beim Handelsgericht des Kantons Zürich mit dem Begehren: «Ist die
Beklagte verpflichtet, der Klägerin wegen Verletzung deren Markenrechts eine
Schadenersatzsumme von 5000 Fr. nebst 5% Zins seit 29. März 1932 zu zahlen?».
In der Klagebegründung stützte sie sich ausser auf das MSchG auch auf Art. 48

SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 48 [1]

[1] Aufgehoben durch Art. 21 Abs. 1 des BG vom 30. Sept. 1943 über den unlauteren Wettbewerb, mit Wirkung seit 1. März 1945 (BS 2 951).

und 51

SR 220 OR Bundesgesetz vom 30. März 1911 betreffend die Ergänzung des Schweizerischen Zivilgesetzbuches (Fünfter Teil: Obligationenrecht) Art. 51
	1.	Haften mehrere Personen aus verschiedenen Rechtsgründen, sei es aus unerlaubter Handlung, aus Vertrag oder aus Gesetzesvorschrift dem Verletzten für denselben Schaden, so wird die Bestimmung über den Rückgriff unter Personen, die einen Schaden gemeinsam verschuldet haben, entsprechend auf sie angewendet.
	2.	Dabei trägt in der Regel derjenige in erster Linie den Schaden, der ihn durch unerlaubte Handlung verschuldet hat, und in letzter Linie derjenige, der ohne eigene Schuld und ohne vertragliche Verpflichtung nach Gesetzesvorschrift haftbar ist.

ff. OR.
Die Beklagte beantragte die Abweisung der Klage und verlangte widerklageweise
die Löschung der klägerischen Wortmarke «Tilsitiner» (No. 64909), da es sich
hiebei um eine blosse Sachbezeichnung handle.

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C. - Mit Urteil vom 20. September 1932 hat das Handelsgericht des Kantons
Zürich die Hauptklage abgewiesen und die Widerklage geschützt.
D. - Hiegegen hat die Klägerin am 7. November 1932 die Berufung an das
Bundesgericht erklärt, indem sie erneut um Schutz der Hauptklage und Abweisung
der Widerklage ersuchte.
Die Beklagte hat die Abweisung der Berufung und Bestätigung des angefochtenen
Entscheides beantragen lassen.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Gemäss Art. 3 Abs. 2

SR 232.11 MSchG Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz Art. 3   Relative Ausschlussgründe
	1.	Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:
		a.	mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese;
		b.	mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
		c.	einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
	2.	Als ältere Marken gelten:
		a.	hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen;
		b.	Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 [1] zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind.
	3.	Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen.
[1] SR 0.232.01, 0.232.02, 0.232.03, 0.232.04

MSchG sind Zeichen, «die als Gemeingut anzusehen
sind», nicht schutzfähig. Darunter sind nach der feststehenden Rechtsprechung
des Bundesgerichtes nicht nur eigentliche Freizeichen zu verstehen, d. h.
solche Bild- oder Wortmarken, die infolge ihrer weitverbreiteten Verwendung
bereits Gemeingut geworden sind, sondern auch alle bloss deskriptiven
Bezeichnungen, welche auf die Beschaffenheit, Eigenschaften, Herstellung oder
Bestimmung der Ware, für die sie verwendet werden, hinweisen (vgl. statt
vieler BGE 41 I S. 545 und die daselbst angeführten zahlreichen früheren
Entscheide; 54 II S. 406). Bei der nähern Auslegung dieses allgemeinen
Grundsatzes hat das Bundesgericht freilich erklärt, es entspreche den
Bedürfnissen und Gepflogenheiten des Verkehrs, dass der Gewerbetreibende an
vorhandene Begriffe anlehnende Wortmarken wähle, da solche, weil sie sich den
in Betracht kommenden Abnehmerkreisen besser einprägen als völlig willkürliche
Neubildungen, meist schlagwortähnliche Bedeutung als Kennzeichen für die Ware
erlangen und so besonders geeignet seien, diese zu individualisieren und für
sie im Verkehr zu werben. Es könne daher nicht schon jede Anspielung auf die
Natur oder Bestimmung der Ware genügen, um ein Wortzeichen als markenunfähig
erscheinen zu lassen, so jedenfalls dann nicht, wenn es sich nur

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um eine entfernte, erst unter Zuhilfenahme der Phantasie im Wege besonderer
Ideenverbindungen erkennbare sachliche Bezeichnung handle. Erforderlich sei
vielmehr, dass die Bezeichnung in einem so engen Zusammenhange mit der Ware
stehe, dass sie unmittelbar auf eine Beziehung in einer der gedachten
Richtungen schliessen lasse und infolgedessen der Eignung und Kraft, als
Sonderzeichen für die Erzeugnisse eines bestimmten Produzenten zu dienen,
ermangle (vgl. BGE 54 II S. 406; ebenso im deutschen Recht vgl. z. B. die
Kommentare zum deutschen Warenzeichengesetz von FINGER 3. Aufl. S. 126/7;
HAGENS S. 223, PINZGER und HEINEMANN S. 243).
2.- Es ist eine bekannte Tatsache und wird auch von der Klägerin nicht
bestritten, dass man unter «Tilsiter» allgemein einen halbfetten Käse mit
bestimmten qualitativen Eigenschaften versteht, wie er hierzulande häufig
hergestellt wird. Es handelt sich also hiebei um eine
Beschaffenheitsbezeichnung, die sich niemand als Sonderzeichen aneignen kann.
Nun ist aber, entgegen der Auffassung der Klägerin, nicht anzuerkennen, dass
durch die blosse Einfügung der Silbe «in» vor der Endung «er» diese
Bezeichnung in einer Weise umgestaltet worden sei, dass dadurch eine neue und
originelle Phantasiebezeichnung gebildet worden wäre. Es braucht hier nicht
untersucht zu werden, ob, wie die Vorinstanz annimmt, in dieser eingefügten
Silbe das aus dem Italienischen stammende Diminutivsuffix «ino» zu erblicken
sei, womit die Klägerin andeuten wollte, dass es sich um kleine Tilsiterkäse
handle; auch ist ohne Belang, ob, wenn dies zutreffen sollte, das kaufende
Publikum sich dieser Bedeutung bewusst sei; massgebend ist vielmehr, dass
unter allen Umständen jeder Käufer in dem Ausdruck «Tilsitiner» ohne weiteres
- d. h. ohne dass er hiebei der Zuhilfenahme der Phantasie bedürfte - die
Bezeichnung für eine Art Tilsiterkäse erblicken wird. So hat denn auch der
Stadtchemiker der Stadt Zürich in einem von der Beklagten eingelegten
Gutachten erklärt, er habe den

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Ausdruck «Tilsitiner» als die Sachbezeichnung, die gemäss Art. 9 der
eidgenössischen Verordnung betreffend den Verkehr mit Lebensmitteln und
Gebrauchsgegenständen vom 23. Februar 1926 (AS Bd. 42 Neue Folge S. 42) auf
allen Lebensmitteln bezw. deren Verpackungen angebracht werden muss,
angesehen. Käme dem Ausdruck diese Bedeutung nicht zu, dann hätte ja dieser
Käse, angesichts der erwähnten Vorschrift, gar nicht zum Handelsverkehr
zugelassen werden können. Diese jedermann erkennbare Bezugnahme auf das
Produkt als solches schliesst aber die Markenfähigkeit der Bezeichnung aus,
auch wenn der Ausdruck an sich neu und nicht dem allgemein geläufigen
Sprachgebrauch entnommen worden sein sollte (vgl. auch BGE 28 II S. 129). Es
ist freilich nicht ausgeschlossen, dass auch eine aus einer Sachbezeichnung
bestehende Wortmarke sich im Verkehr durch dauernden und umfangreichen
Gebrauch oder weitverbreitete und geschickte Reklame unter Umständen als
Kennzeichen von Waren eines bestimmten Produzenten oder Händlers durchsetzt
(vgl. z. B. PINZGER und HEINEMANN, Kommentar zum deutschen Warenzeichengesetz
S. 81, 244 und Zitate; BGE 55 I S. 273). Dass dies aber mit Bezug auf die hier
streitige Marke «Tilsitiner» zutreffe, hat die Klägerin, die hiefür
beweispflichtig gewesen wäre, nicht dargetan, d. h. es liegt nichts dafür vor,
dass beim kaufenden Publikum allgemein die Auffassung herrsche, unter
«Tilsitiner» sei nur der aus der Fabrik der Klägerin stammende bezügliche Käse
zu verstehen. Schliesslich mag übrigens auch noch darauf hingewiesen werden,
dass die Klägerin ihren «Tilsitiner»-Käse unter der Phantasiebezeichnung
«Matterhorn» in den Handel bringt. Darin liegt zum mindesten ein Indiz dafür,
dass die Klägerin selber den Ausdruck «Tilsitiner» gar nicht als Markenzeichen
verwenden, sondern vielmehr damit allgemein eine gewisse Art Käse bezeichnen
wollte. Alsdann würde aber dem Wort «Tilsitiner» infolge des eigenen Gebrauchs
durch die Klägerin die individualisierende Bedeutung, -die

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allein das Individualrecht und damit das Markenrecht zu schaffen vermag,
ohnehin unter allen Umständen abgehen (vgl. BGE 28 II S. 557 f.). Die
Vorinstanz hat daher mit Recht die Widerklage auf Löschung der streitigen
Marke geschützt und den klägerischen Schadenersatzanspruch wegen
Markenrechtsverletzung abgewiesen.
3.- Ist somit nach dem Gesagten der Ausdruck «Tilsitiner» zufolge seines
Charakters als Beschaffenheitsbezeichnung nicht als Marke schutzfähig, so kann
aber, wenn die Beklagte diesen Ausdruck ihrerseits auf ihren Etiketten
verwendete, auch von einem unlautern Wettbewerb nicht die Rede sein; denn wenn
man dies bejahen und der Klägerin demzufolge auf diesem Wege einen Schutz
gegen Nachahmung zuerkennen wollte, so wurde dies den dem Art. 3 Abs. 2 MschG
zugrunde liegenden Zweck geradezu vereiteln, wonach niemand Zeichen, die als
Gemeingut anzusehen sind, sich als Sonderzeichen soll aneignen können. Die
Klägerin hat sich für ihren Standpunkt auf den Entscheid des Bundesgerichts in
Sachen Buser Frères & Cie gegen Thommens Uhrenfabriken A.-G. vom 8. September
1931 berufen, wo der Grundsatz ausgesprochen worden ist, dass der Vertrieb von
Produkten, die gemeinfreien Erzeugnissen nachgeahmt wurden, dann als unlautern
Wettbewerb zu erachten seien, wenn ohne Beeinträchtigung des Gebrauchszweckes
die Möglichkeit einer Unterscheidung vom nachgeahmten Erzeugnis gegeben
gewesen wäre und der Nachahmer trotzdem eine abweichende Gestaltung
unterlassen hat (vgl. BGE 57 II S. 457 ff.). Wollte man das diesem Entscheide
zugrunde liegende Rechtsprinzip trotz der grundsätzlichen Verschiedenheit der
Tatbestände auch auf Fälle wie den vorliegenden anwenden, so könnte dies
höchstens in dem Sinne geschehen, dass man verlangt, es habe derjenige, der
eine solche von einem andern eingeführte, noch nicht bereits allgemein
gebräuchliche Beschaffenheitsbezeichnung für sich verwendet, bei der übrigen
Ausgestaltung der bezüglichen Packung mit besonderer Sorgfalt auf die
Schaffung

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genügender Unterscheidungsmerkmale bedacht zu sein. Das hat aber die Beklagte
hier getan. Eine Ähnlichkeit zwischen den beiden Packungen besteht, abgesehen
von der gleichzeitigen Verwendung der Bezeichnung «Tilsitiner» (wobei freilich
auch gleichartige Buchstabentypen verwendet worden sind), nur hinsichtlich der
äusseren Form der Schachteln und der Farbe des das Etikettenbild umgebenden
Randes. Diese übereinstimmenden Faktoren sind aber nicht geeignet, eine
Verwechslungsgefahr zu schaffen. Runde Schachteln solcher Grösse w erden im
Käsehandel allgemein verwendet. Auch haben schon andere Käseproduzenten bei
der Kolorierung ihrer Schachteln bezw. der darauf angebrachten Etikette die
gelbe Farbe gewählt, die übrigens eine naheliegende Anspielung auf die Farbe
des darin verpackten Produktes zu sein scheint. Zudem weisen die beklagtischen
Etiketten eine andere Tönung auf, sie sind chromgelb, diejenigen der Klägerin
ockergelb. Auch die Ähnlichkeit der Buchstaben bei der beidseitig verwendeten
Bezeichnung «Tilsitiner» ist ohne Belang, da es sich hiebei nicht um eine
charakteristische Phantasieschrift, sondern um allgemein gebräuchliche,
jeglicher Originalität entbehrende Drucktypen handelt. In allen übrigen
Beziehungen aber weichen die beiden Etiketten völlig voneinander ab.
Insbesondere sind die darauf angebrachten Bilder, die den Gesamteindruck
bestimmen, gänzlich verschieden. indem beim klägerischen Bild die hierzulande
jedermann bekannte Bergform des Mattershorns in die Augen springt, während
beim beklagtischen Bild das Augenmerk auf die beinahe den gesamten Bildraum
einnehmende Sennengestalt gerichtet wird. Dazu kommt, dass die klägerische
Etikette noch ausdrücklich die Bezeichnungen «Matterhorn» und «Mont Cervin»
trägt, wovon die erstere auf einem die gesamte Etikette durchziehenden,
weissen Bande angebracht ist und daher geradezu hervorsticht. Und endlich ist
der Text auf der klägerischen Etikette in roter und auf derjenigen der
Beklagten in schwarzer Schrift geschrieben.

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Angesichts dieser mannigfachen Abweichungen kann daher von einem unlauteren
Wettbewerb der Beklagten nicht die Rede sein, und es kann diese infolgedessen
nicht dafür verantwortlich gemacht werden, wenn trotz der gänzlich
verschiedenen Ausgestaltung ihrer Etiketten dennoch Verwechslungen und
Irrtümer vorgekommen sein sollten; denn dann ist dies eben ausschliesslich
darauf zurückzuführen, dass die Klägerin sich eine im Gemeingut stehende
Sachbezeichnung als Individualzeichen aneignen wollte. Damit erledigt sich
auch der Vorwurf der Klägerin, dass die Beklagte durch die Unterlassung der
ausdrücklichen Angabe des Fabrikanten - wozu sie ja durch keinerlei Vorschrift
verpflichtet war - die Gefahr von Irrtümern noch besonders gefördert habe.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons
Zürich vom 20. September 1932 bestätigt.