S. 421 / Nr. 66 Erfindungsschutz (d)

BGE 69 II 421

66. Urteil der I. Zivilabteilung vom 30. November 1943 i. S. Braun gegen Hess
und Bohny.

Regeste:
Patentrecht, Muster- und Modellschutz.
I. Patentrecht: Preisgabe des Begriffs des Kombinationspatentes als besonderen
Erfindungstypus (Erw. 2). Verhältnis zwischen Erfindungshöhe und technischem
Fortschritt (Erw. 3). Abgrenzung von Tat- und Rechtsfrage bei der Entscheidung
über das Vorliegen einer Erfindung (Erw. 4).
II. Modellschutz: Geheime Hinterlegung, Begehren um Öffnung (Erw. 1).
Ausschluss des Gebrauchsmusterschutzes im schweizerischen Recht (Erw. 2).
Begriff und Erfordernisse des Geschmacksmusters (Erw. 3).
Brevets d'invention. Dessins et modèles industriels.
I. Brevets: Abandon de la notion de l'invention de combinaison comme type
particulier d'invention (consid. 2). ­ Rapport entre le niveau requis pour
l'invention et le progrès technique (consid. 3). ­ Délimitation du fait et du
droit dans la question de l'invention (consid. 4).
II. Modèles: Dépôt secret, demande de bris des cachets (consid. 1). ­ Pas de
protection du modèle d'utilité en droit suisse (consid. 2). ­ Notion et
conditions du modèle esthétique (consid. 3).
Brevetti d'invenzione; disegni e modelli industriali.
I. Brevetti: Abbandono della nozione del brevetto di combinazione come tipo
particolare d'invenzione (consid. 2). Rapporto tra il grado richiesto per
un'invenzione ed il progresso tecnico (consid. 3). Limiti tra le questioni di
fatto e quelle di diritto in materia d'invenzione (consid. 4).
II. Modelli: Deposito in piego sigillato, domanda di apertura (consid. 1).
Nessuna protezione del modello di utilità in diritto svizzero (consid. 2).
Nozione e requisiti del modello estetico (consid. 3).


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Aus dem Tatbestand:
Die beiden Beklagten Hess und Bohny sind Inhaber eines Schweizerpatentes für
eine Sterilflasche für chirurgisches Nahtmaterial; sie haben diese ferner als
versiegeltes Modell hinterlegt.
Der Kläger Braun, der ebenfalls solche Sterilflaschen herstellt, klagte auf
Nichtigerklärung des Patentes der Beklagten und Löschung des Modells.
Das Handelsgericht Zürich wies beide Begehren ab. Das Bundesgericht weist die
Patentnichtigkeitsklage an die Vorinstanz zurück und heisst das Begehren auf
Löschung des Modells gut.
Aus den Erwägungen:
I. Die Patentnichtigkeitsklage.
2. ­ Erfindungen, bei denen im kennzeichnenden Teil des Patentanspruches
verschiedene zusammenwirkende Elemente aufgeführt sind, pflegt man als
Kombinationspatente zu bezeichnen. Das Bundesgericht hat das Vorliegen einer
Kombinationserfindung eine Zeitlang nur dann anerkannt, wenn zufolge des
Zusammenwirkens der verschiedenen Elemente ein von der Summe aller
Einzelwirkungen qualitativ verschiedenes eigenartiges Ergebnis vorlag (vgl.
BGE 49 II 140). Darin lag ein unmissverständlicher Anklang an die sogenannte
Summentheorie, nach der eine Kombinationserfindung nur vorliegen soll, wenn
die Summenwirkung, d. h. die Wirkung der einzelnen Teile zusammen,
überschritten wird, oder mit andern Worten, wenn der Effekt der kombinierten
Einzelteile denjenigen der summierten Einzelteile überschreitet (vgl. über den
Begriff der Summentheorie: EGLI, Die rechtliche Behandlung der Kombinations-,
abhängigen und Pioniererfindungen nach deutschem und schweizerischem Recht, S.
13). Später hat das Bundesgericht für die Anerkennung einer
Kombinationserfindung nur noch gefordert, dass mehrere Arbeitsmittel oder
Verfahren gemeinschaftlich

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zu einem einheitlichen Zweck miteinander wirken müssten (BGE 57 II 228, 69 II
184). Damit hat das Bundesgericht, gleich wie dies auch das deutsche
Reichsgericht getan hat (vgl. darüber Zeitschrift für gewerblichen
Rechtsschutz und Urheberrecht 1930, S. 438), tatsächlich die Summentheorie
preisgegeben, wenn es auch von der in BGE 49 II 140 vertretenen Auffassung
nicht ausdrücklich abgerückt ist. Nach der zitierten neuern Rechtsprechung
wird die Kombinationserfindung lediglich noch durch ein mengenmässiges Element
charakterisiert, nämlich durch die Mehrzahl der Einzelelemente, die nach dem
kennzeichnenden Teil des Patentanspruches zum erfinderischen Endergebnis
führen sollen ­ wobei die Einzelelemente für sich allein keine Erfindungen
darzustellen brauchen (so zutreffend schon BGE 27 II 611). Das allein
rechtfertigt es indessen nicht, aus der Kombinationserfindung einen besonderen
Erfindungstypus zu machen. Um zu entscheiden, ob unter solchen Umständen durch
das auf ein einheitliches Gesamtergetnis hinzielende Zusammenwirken
verschiedener Elemente eine Erfindung geschaffen werde, genügen die
allgemeinen Grundsätze, die bestimmen, wann eine Erfindung vorliegt (vgl. in
diesem Sinne insbesondere die Arbeit von WÜST, Die Kombinationserfindung,
spez. S. 113 ff.).
3. ­ Eine Erfindung kann dem Erfordernis der Verwirklichung eines technischen
Fortschrittes schon dadurch gerecht werden, dass sie bloss die Vervollkommnung
bereits bekannter Verfahren oder Arbeitsmittel bringt. Da es sich indessen
dabei regelmässig nur um Erfindungen von nicht besonders grosser Tragweite
handelt, muss mit besonderem Nachdruck am Erfordernis des Vorliegens einer
originellen Leistung von erheblicher technischer Tragweite festgehalten
werden, d. h. es muss strikte gefordert werden, dass mehr vorliegt, als nur
eine Lösung, die schon dem geschickten oder gut ausgebildeten Fachmann möglich
gewesen wäre, bezw. dass ein gleichwertiger besonderer Erfindungstatbestand im
Sinne von BGE 69 II 200 Erw. 4 vorhanden sei. Das Bundesgericht hat

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allerdings noch in BGE 63 II 277 ff. für das Gebiet der Kleinmechanik
Ausführungen gemacht, die mit den soeben umrissenen strengen Anforderungen in
einem gewissen Widerspruch stehen. Ob sich eine solche Sonderbehandlung der
Kleinmechanik aufrecht erhalten lässt, kann dahingestellt bleiben; unter
keinen Umständen könnte, was im erwähnten Entscheid für das Gebiet der
Kleinmechanik mit ihren ganz besondern Verhältnissen und Anforderungen gesagt
worden ist, auf das hier in Frage stehende, völlig anders geartete Gebiet
übertragen werden. Daran vermöchte auch der von der Vorinstanz herangezogene
Umstand nichts zu ändern, dass auf dem Gebiete der Chirurgie im Hinblick auf
deren grosse volkswirtschaftliche Bedeutung schon ein verhältnismässig kleiner
Fortschritt in den Heilmitteln wesentlich ist; denn auch dies würde eine
Lockerung des strengen Erfindungsbegriffs, wie er der neueren Rechtsprechung
des Bundesgerichts zu Grunde liegt, nicht rechtfertigen. Es muss im Gegenteil
angenommen werden, dass bis zu einem gewissen Grade eine Wechselwirkung
zwischen Grösse des Fortschrittes und Erfindungshöhe vorliegen muss in der
Weise, dass ein kleiner Fortschritt durch besondere Erfindungshöhe aufgewogen
werden muss.
4. ­ Vor der Prüfung der Frage, ob im vorliegenden Falle die Erfindungshöhe
nach den in BGE 63 II 271 ff. und 69 II 188 ff. aufgestellten Grundsätzen
anzunehmen sei, ist noch abzuklären, inwieweit die Ausführungen der Vorinstanz
über das Vorliegen einer Erfindung im angefochtenen Urteil tatbeständliche und
daher gemäss Art. 81 OG für das Bundesgericht verbindliche Feststellungen
enthalten.
Ob eine bestimmte Lösung, für die der Erfindungsschutz verlangt wird, schon
dem geschickten oder gut ausgebildeten Fachmann möglich gewesen wäre ­ ein
anderer gleichwertiger Erfindungstatbestand im Sinne von BGE 69 II 200 Erw. 4
kommt hier zum vorneherein nicht in Betracht­, ist an sich zunächst eine
Tatfrage. Wenn

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daher ein kantonales Gericht auf Grund einer Expertise, die diese Frage
ausdrücklich behandelt, das Vorhandensein einer Erfindung bejaht oder
verneint, so ist das Bundesgericht daran in der Regel gebunden. Dasselbe gilt,
wenn ein Fachgericht, insbesondere ein Handelsgericht, zwar ohne Einholung
einer Expertise, aber auf Grund des speziellen Fachwissens seiner Mitglieder
zu einem bestimmten Ergebnis kommt. Soweit dagegen ein kantonales Gericht
seine Entscheidung ausschliesslich auf Grund der allgemeinen Lebenserfahrung
getroffen hat, ist das Bundesgericht daran nicht gebunden, da die Überprüfung
des Inhalts und der Anwendung von Erfahrungssätzen nach der Rechtsprechung als
Rechtsfrage behandelt wird, weil die Erfahrungssätze sich nicht auf den
Tatbestand des zu beurteilenden konkreten Falles beschränken, sondern wie die
Rechtssätze als Masstab für die Beurteilung der im Prozess festgestellten
Tatsachen zu dienen haben (BGE 69 II 204). Selber zu entscheiden ist das
Bundesgericht indessen nur befugt, sofern dazu keine besonderen Fachkenntnisse
notwendig sind, sondern die allgemeine Lebenserfahrung ausreicht; im andern
Fall hat es die Sache gemäss Art. 82 OG zur Ergänzung der Akten an die
Vorinstanz zurückzuweisen, damit diese entweder eine Expertise durchführe oder
durch Beizug eines fachkundigen Mitgliedes sich die erforderlichen Aufschlüsse
verschaffe und dies im Urteil in der in BGE 59 II 324 vorgeschriebenen Weise
niederlege.
Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz keine gerichtliche Expertise
angeordnet, was vom Kläger, allerdings ohne Erfolg, zum Gegenstand einer
kantonalrechtlichen Nichtigkeitsbeschwerde gemacht worden ist. Dagegen hat
sich die Vorinstanz wenigstens teilweise auf das von den Beklagten eingelegte
Privatgutachten Isler gestützt. Dieses spricht sich indessen gerade über die
entscheidende Frage, ob die Lösung auch schon einem geschickten oder gut
ausgebildeten Fachmann möglich gewesen wäre, nicht aus. Vielmehr stellt es
ausschliesslich auf BGE 63 II 277 ff. ab,

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der von der Kleinmechanik handelt und für sie von jenem besonders strengen
Erfordernis absieht. Wie jedoch ausgeführt worden ist, kommt eine analoge
Anwendung dieser Praxis, wenn sie überhaupt aufrechterhalten werden kann, auf
das hier in Frage stehende Gebiet nicht in Betracht. Es fehlt somit an einer
Feststellung von Experten, die durch die Vorinstanz übernommen worden und
daher für das Bundesgericht verbindlich ist.
Die Vorinstanz scheint die Frage, ob die den Gegenstand des streitigen
Patentes bildende Lösung nicht schon dem geschickten oder gut ausgebildeten
Fachmann möglich gewesen wäre, offenbar bejahen zu wollen, indem sie ausführt,
die Konstruktion der Beklagten halte auch den strengeren Anforderungen stand,
die das Bundesgericht in seiner neueren Rechtsprechung an die Erfindungshöhe
gestellt habe. Immerhin zieht sie dann in ihren weiteren Ausführungen auch den
bereits erwähnten Entscheid aus dem Gebiete der Kleinmechanik heran, so dass
die wirkliche Tragweite des Hinweises auf die strengeren Anforderungen wieder
einigermassen in Frage gestellt wird. Auf' jeden Fall aber fehlt es an einer
für das Bundesgericht verbindlichen Feststellung im Sinne der oben gemachten
Ausführungen. Denn die Vorinstanz beruft sich nirgends auf das besondere
Fachwissen eines ihrer Mitglieder; sie hat also ihren Entscheid
ausschliesslich in Anwendung von Erfahrungssätzen getroffen, die auf der
allgemeinen Lebenserfahrung beruhen und deren Inhalt der Nachprüfung durch das
Berufungsgericht unterliegen. Nun reicht aber die allgemeine Lebenserfahrung
zur Beurteilung der hier streitigen Fragen nicht aus, sondern es bedarf hiefür
besonderer Fachkenntnisse. Ist doch von dem Wissen und Können des
gutausgebildeten Fachmannes auszugehen, das offensichtlich über den Rahmen des
durch die allgemeine Lebenserfahrung vermittelten Wissens hinausgeht. Bei
Beurteilung einer Fachfrage im Lichte bloss der allgemeinen Lebenserfahrung
kann möglicherweise etwas als Ergebnis einer schöpferischen Idee beurteilt
werden, das

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für den gutausgebildeten Fachmann tatsächlich nahe lag. Anderseits ist aber
auch die Gefahr nicht von der Hand zu weisen, dass retrospektiv betrachtet
manches selbstverständlich erscheint, was es in Wirklichkeit vorher nicht war.
Vor allem trifft dies bei Erfindungen zu, deren Wesen in der Vereinfachung
einer vorher komplizierten technischen Vorrichtung besteht. Sich in die Lage
vor dem Vorliegen der streitigen Erfindung zurückzuversetzen und von ihr aus
die Schwierigkeiten zu beurteilen, die überwunden werden mussten, um zum heute
vorliegenden Ergebnis zu gelangen, wie dies zur richtigen Beurteilung
geschehen muss, vermag nur der Fachmann. Die Sache ist daher zur Ergänzung der
tatbeständlichen Unterlagen im oben erwähnten Sinne an die Vorinstanz
zurückzuweisen.
II. Die Modell-Löschungsklage.
1. ­ Da die Beklagten das Modell für ihre Standflaschen unter versiegeltem
Umschlag hinterlegt haben (Art. 9 MMG), hat der Kläger schon vor der
Vorinstanz das Begehren um gerichtliche Öffnung des versiegelten Modells
gemäss Art. 21 Abs. 2 MMG gestellt. Die Vorinstanz hat diesem Begehren jedoch
nicht entsprochen, mit der Begründung, diese Massnahme sei überflüssig
angesichts der Zugabe der Beklagten, dass das hinterlegte Modell mit der von
ihnen in Verkehr gebrachten Flasche übereinstimme. Demgegenüber hält der
Kläger an seinem Öffnungsbegehren fest, weil die blosse Erklärung der
Beklagten über die Identität der hinterlegten mit der in Verkehr gebrachten
Flasche nicht genüge, und verlangt Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur
Vornahme der Öffnung.
Bei Bejahung der Schutzfähigkeit der von den Beklagten in Verkehr gebrachten
Flasche unter dem Gesichtspunkt des Muster- und Modellrechtes müsste dem
Öffnungsbegehren des Klägers in der Tat entsprochen werden. Denn es bestünde
immerhin die Möglichkeit, dass entgegen der Erklärung der Beklagten das
hinterlegte Modell sich derart

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von der im Verkehr befindlichen Flasche unterschiede, dass zwar die letztere,
nicht aber auch die erstere modellrechtlich schutzfähig wäre. Dies hätte zur
Folge, dass ein nicht hinterlegtes Modell tatsächlich doch den gesetzlichen
Schutz genösse.
Eine Rückweisung der Sache zur Vornahme der Öffnung erübrigt sich jedoch, weil
die von den Beklagten in Verkehr gebrachte Flasche entgegen der Auffassung der
Vorinstanz modellrechtlich gar nicht schutzfähig ist, wie im Folgenden zu
zeigen sein wird, und daher das Begehren des Klägers um Löschung des Modells
gutgeheissen werden muss. Sollte das geheim hinterlegte Modell in Wirklichkeit
infolge von Abweichungen von dem in Verkehr befindlichen schutzfähig sein, so
hätten die Beklagten dies als Folge ihrer Erklärung, das hinterlegte stimme
mit dem tatsächlich verwendeten Modell überein, sich selber zuzuschreiben.
2. ­ Nach Art. 2 MMG ist ein Muster oder Modell eine äussere Formgebung, auch
in Verbindung mit Farben, die bei der gewerblichen Herstellung eines
Gegenstandes als Vorbild dienen soll. Diese Gesetzesbestimmung stünde, für
sich allein und ausschliesslich nach ihrem Wortlaut genommen, der Anerkennung
eines Gebrauchsmusterschutzes nicht entgegen. Wie jedoch der
Entstehungsgeschichte des Gesetzes (vgl. darüber v. WALDKIRCH, Die
Wünschbarkeit gesetzlicher Bestimmungen über Gebrauchsmuster, in der
Zeitschrift für schweiz. Recht n. F. 53 S. 161 a ff.) zu entnehmen ist, sollte
dieser ausgeschlossen bleiben. Jeder Zweifel in dieser Hinsicht wird dann
durch Art. 3 MMG beseitigt, da nach dessen ausdrücklichem Wortlaut der Muster-
und Modellschutz sich nicht auf die Herstellungsweise, Nützlichkeitszwecke und
technischen Wirkungen des nach dem Muster oder Modell hergestellten
Gegenstandes erstreckt. Diese vom schweizerischen Gesetzgeber vorgenommene
Einschränkung des Muster- und Modellschutzes ist zwar möglicherweise darauf
zurückzuführen, dass man von einem Gebrauchsmusterschutz deshalb glaubte
absehen zu können, weil das

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schweizerische Patentrecht auch schon die dem Gebrauchsmuster praktisch
nahekommenden sogenannten kleinen Erfindungen schütze. Infolge der neuen
Rechtsprechung des Bundesgerichtes über die Anforderungen an die
Erfindungshöhe trifft diese Voraussetzung nun allerdings nicht mehr zu (vgl.
BGE 63 II 271 ff.). Es geht aber selbstverständlich nicht an, deshalb auf dem
Wege der Rechtsprechung gegen den klaren Wortlaut des Gesetzes einen
Gebrauchsmusterschutz einzuführen. Das Bundesgericht muss vielmehr als Hüter
des Gesetzes der schon vor der Inaugurierung der strengeren Rechtsprechung in
Patentsachen bestehenden Tendenz entgegentreten, Gegenstände, die
ausschliesslich Nützlichkeitszwecken dienen, als Muster zu hinterlegen (vgl.
darüber v. WALDKIRCH, a.a.O. S. 170 a ff.). Es ist ausschliesslich Sache des
Gesetzgebers zu prüfen, ob nicht der heutige lückenhafte Rechtszustand, der
die typischen Gebrauchsmuster schutzlos lässt, durch eine Gesetzesrevision
geändert werden soll.
3. ­ Des Modellschutzes fähig wäre somit die Doppelstandflasche der Beklagten
nur, wenn sie als ein sog. Geschmacksmuster angesprochen werden könnte. Dies
ist jedoch entgegen der Ansicht der Vorinstanz nicht der Fall.
Im Mittelpunkt der ästhetischen Wirkung der Sterilflasche der Beklagten soll
nach der Auffassung der Vorinstanz die Einschnürung im untern Teil der einen
Flaschenhälfte stehen. Diese Einschnürung ist nun aber, wie sich ohne weiteres
aus dem Patentanspruch des Patentes für die Flasche der Beklagten ergibt, rein
nützlichkeitsbedingt, indem sie Träger der Tauchglocke ist und zugleich eine
bessere Haltemöglichkeit bewirken soll. Eine bestimmte Form, die vorwiegend um
ihres Nützlichkeitseffekts willen gewählt worden ist, kann aber, wie schon in
BGE 55 II 223 ausgeführt worden ist, nicht als solche auch
Geschmacksmusterschutz beanspruchen. Denn sonst vermöchte auf diesem Umweg
sich das Gebrauchsmuster den Schutz zu verschaffen, den ihm das Gesetz gerade
nicht gewähren will. Dies hätte zur Folge, dass die Gewerbegenossen an der

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Verwendung einer an sich nicht geschützten technischen Ausführung gehindert
wären, weil eben die zweckbedingte Form den Geschmacksmusterschutz genösse.
Die ästhetische Wirkung darf also nicht ein blosser Ausfluss, eine notwendige
Folge der mit der Formgebung bezweckten und ermöglichten praktischen Vorzüge
sein (BGE 55 II 224 und dort zitierte Entscheide). Der Umstand, dass diese
zweckbedingte Form zugleich von einer ästhetischen Wirkung, einem gefälligen
Aussehen ist, vermag, wie das Bundesgericht in dem zitierten Entscheid
ebenfalls schon ausgeführt hat, nicht aus der Welt zu schaffen, dass die
Formwirkung eben doch im engsten Zusammenhang mit der erzielten
Nützlichkeitsfunktion steht, mit andern Worten, dass das Nützlichkeitsmoment
unzweifelhaft überwiegt. Dies um so mehr, als es sich um einen
Gebrauchsgegenstand handelt, dessen Wesen nicht so sehr darin besteht, durch
seine äussere Erscheinung den Geschmack zu befriedigen (wie dies z. B. bei
Artikeln der Stickereibranche, zum Teil auch in der Schuhbranche zutrifft),
als vielmehr darin, vermöge ihrer praktischen Verwendbarkeit eben einen
Nützlichkeitszweck zu erfüllen. Wie nun aber im vorliegenden Falle die
Einschnürung schon im Mittelpunkt des von den Beklagten behaupteten
technischen Fortschrittes steht, so gibt sie auch die Grundlage für die
äussere, auf den ästhetischen Sinn wirkende Formgebung ab, weil sie zu einer
Unterbrechung der eintönigen geraden Linie nötigt, die für die Flasche nach
deren Zweck sonst naheläge. Geschmacksmusterschutz könnte daher von
vorneherein nur für eine originelle, in ihrer Art neue Form der Anbringung der
Einschnürung in Frage kommen. An dieser Voraussetzung gebricht es aber
offensichtlich. Die Flasche der Beklagten ist zwar hübsch und gefällig,
entbehrt aber in der Formgebung dessen, was technisch nötig war, der
Originalität und Neuheit, d. h. sie weist lediglich auf der Hand liegende
Ausschmückungen auf.
Die Vorinstanz legt ein gewisses Gewicht auch auf die hübsche Ausführung der
Tauchglocke. Hier gilt aber in

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noch höherem Masse das schon für den äusseren Teil der Flasche Gesagte: Die
einfache, trichterförmig ausgestaltete Glocke ist zweckbedingt; sehen doch die
Beklagten gerade darin ein wesentliches kombinatorisches Erfindungselement.
Die Ausführung ist denn auch zweckentsprechend einfach, ja die Formgebung geht
restlos im Zweckbedingten auf. Die Tauchglocke ist nicht deshalb schön, und
zwar durch einfache Linien schön wirkend, weil das aus ästhetischen Gründen
gesucht war, sondern ausschliesslich deshalb, weil das durch den Zweck
nahegelegt wurde, ja sich aufdrängte, so dass auch hier nicht gesagt werden
kann, das durch den Zweck Geforderte sei auf originelle und neuartige Weise in
eine ästhetische Form gekleidet worden. Wollte man anders entscheiden, so käme
man auch hier zu dem unzulässigen Ergebnis, dass ein angeblich ästhetischer
Formschutz die Nachahmung einer an sich technisch freien Konstruktion
verhindern würde, was natürlich nicht der Sinn des MMG sein kann.
Was daneben im vorliegenden Falle für die Begründetheit des
Geschmacksmusterschutzes noch an ästhetischer Formgebung herangezogen worden
ist, verliert sich ausnahmslos in nebensächlichen Einzelheiten, die die
Entscheidung nicht zu beeinflussen vermögen.