BGE-61-II-44 - 1935-01-01 - BGE - Zivilrecht - I. Haupturteil nach Art. 58 OG. Erw. 1.II. Patentnichtigkeit (Patentgegenstand: Gleitkorsett).1...

S. 44 / Nr. 12 Erfindungsschutz (d)

BGE 61 II 44

12. Urteil der I. Zivilabteilung vom 29. Januar 1935 i. S. Biedermann & Co.
gegen La Resista Corset Company.

Regeste:
I. Haupturteil nach Art. 58

OG. Erw. 1.
II. Patentnichtigkeit (Patentgegenstand: Gleitkorsett).
1. Gewerbliche Verwertbarkeit des Patentgegenstandes. Erw. 3

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2. Der technische Fortschritt als Erfindungsmerkmal; Unterschied gegenüber der
Neuheit der Erfindung im Sinne von Art. 4 PatG. Erw. 4.
2. Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Feststellung der massgebenden
tatsächlichen Verhältnisse. Erw. 3-5.

A. - Die Klägerin, La Resista Corset Company in Bridgeport, Connecticut,
U.S.A., ist Inhaberin des schweizerischen Patentes Nr. 157641, das auf
Anmeldung vom 8. September 1931 am 15. Oktober 1932 eingetragen und am 16.
Dezember 1932 veröffentlicht worden ist. Sie macht als Prioritätsdatum auf
Grund eines Patentes der Vereinigten Staaten von Nordamerika den 13. September
1930 geltend. Gegenstand des Patentes ist ein sogenanntes Gleitkorsett. Der
Patentanspruch lautet:
«Korsett, bei welchem mindestens der Rückenabschnitt in einen obern und einen
untern Teil geteilt ist; wobei die Teile einander überlappen, dadurch
gekennzeichnet, dass der obere Rückenteil zum Umgürten der Taille und der
oberhalb der Taille liegenden Körperteile und der untere Rückenteil zum
Umgürten der Hüften und der unter diesen liegenden Körperteile bestimmt sind,
wobei die Enden der benachbarten Kanten von Rückenoberteil und Rückenunterteil
an Stellen liegen, die mindestens annähernd in die Nähe der Hüftgelenke zu
liegen kommen.»
Dazu bestehen folgende Unteransprüche:
«1. Korsett nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die über die
Hüften zu liegen kommenden Teile des Korsetts da, wo die Kanten des
Rückenoberteils und des Rückenunterteils enden, aus elastischem Material
bestehen.
2. Korsett nach Patentanspruch und Unteranspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass der untere Rand des obern Rückenteils den obern Rand des untern
Rückenteils so weit überlappt, dass beim Tragen die Teile teleskopartig
übereinandergleiten, wobei der untere Rückenteil auf der Körperseite des
Korsetts liegt.

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3. Korsett nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass sich der obere
Rand des untern Rückenteils des Rückenabschnittes bis über die Taille
erstreckt, um am Rückgrat anzuliegen, und der untere Rand des obern
Rückenteils sich nicht unter die Taille erstreckt.
4. Korsett nach Patentanspruch, dadurch gekennzeichnet, dass der vordere
Abschnitt des Korsetts aus einem obern Teil zum Umgürten von Teilen des
Körpers, die in der Gegend des Zwerchfelles liegen, und einem untern Teil zum
Umgürten des Unterleibes besteht und die seitlichen Enden des untern Randes
des obern Teils und die seitlichen Enden des obern Randes des untern Teils
mindestens annähernd in die Nähe der Hüftgelenke zu liegen kommen».
Die Beklagte, Biedermann & C o , Korsettfabrik in Zürich, bringt seit Frühjahr
1932 ein von ihr fabriziertes Korsett in den Handel, in welchem die Klägerin
eine Nachmachung des Patentgegenstandes erblickt. Schon im März 1932 forderte
die Klägerin die Beklagte auf, die Fabrikation und den Verkauf dieses Korsetts
einzustellen. Der Briefwechsel blieb ohne Erfolg, da die Beklagte die
Patentfähigkeit des klägerischen Korsetts bestritt mangels Neuheit und mangels
Erfindungsqualität.
B. - Daraufhin hat die Resista Corset Company am 28. August 1933 beim
Handelsgericht des Kantons Zürich vorliegende Klage eingereicht mit den
Rechtsbegehren:
1. Es sei gerichtlich festzustellen, dass die von der Beklagten in Verkehr
gebrachten Korsetts mit geteiltem Rückenabschnitt derart konstruiert seien,
dass der obere und untere Teil einander überlappen und die Enden der
benachbarten Kanten des Rückenober- und -unterteils in die Nähe der
Hüftgelenke zu liegen kommen und dass dadurch das eidgenössische Patent Nr.
157641 verletzt werde, und es sei daher der Beklagten zu verbieten, diese
Korsetts weiterzuverkaufen, feilzuhalten, in Verkehr zu bringen oder durch
Dritte herstellen, verkaufen oder feilhalten zu lassen;

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2. die Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin unter Rechnungslegung über
ihren Vertrieb an derartigen Korsetts seit dem 15. Oktober 1932 3000 Fr. nebst
5% Zins seit Datum der Klageeinleitung als Schadenersatz zu zahlen,
vorbehältlich des Nachklagerechtes für weitere Ansprüche;
3. die Beklagte sei zu verpflichten, für jedes nach der Klageeinleitung
verkaufte Korsett, das die in Ziffer 1 angeführte Konstruktion aufweise, der
Klägerin 35% ihres Verkaufspreises zu zahlen;
4. die bei der Beklagten oder für ihre Rechnung bei Dritten befindlichen
Vorräte an derartigen Korsetts seien einzuziehen und zu zerstören;
5. es sei der Beklagten zu verbieten, Reklamematerial und Drucksachen zu
verwenden, die Bezug nehmen auf ein nach Ziffer 1 gekennzeichnetes Korsett.
Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt und Widerklage erhoben mit den
Anträgen:
1. Das klägerische Patent sei nichtig zu erklären;
2. die Beklagte sei berechtigt zu erklären, das Urteil in drei Tageszeitungen
bezw. Fachzeitschriften nach ihrer Wahl auf Kosten der Klägerin zu
veröffentlichen.
C. - Im Verlaufe des Prozesses hat die Klägerin den Streit verkündet:
1. der Firma Rosenberg & Hertz, «Forma-Haus» in Köln a. Rh., als
Lizenznehmerin der Klägerin für ihre europäischen Patente;
2. der Korsettfabrik A. G. in St. Gallen, die von der Firma Rosenberg & Hertz
die Lizenz für das streitige schweizerische Patent erworben habe.
Die Litisdenunziaten haben sich am Prozess auf Seiten der Klägerin beteiligt
und sich ihren Anträgen angeschlossen. An der Hauptverhandlung vom 23. Februar
1934 hat die Litisdenunziatin Nr 1. noch den Eventualantrag gestellt, der
Hauptanspruch sei mit den Unteransprüchen, speziell mit dem zweiten, zu
vereinigen.
D. - Das Handelsgericht des Kantons Zürich hat sich

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an der Hauptverhandlung das patentierte Korsett und die von der Beklagten und
Widerklägerin angerufenen, angeblich neuheitszerstörenden Modelle an
Vorführdamen zeigen und erklären lassen.
Ferner hat es über die streitigen technischen Fragen - Effekt des klägerischen
Korsetts, technischer Fortschritt usw.- eine Expertise eingesetzt und als
Experten H. Meyer in Firma Meyer-Ernst, Sohn, in Zürich, ernannt. Dieser hat
sein Gutachten am 30. Mai 1934 erstattet.
E. - Nach der Schlussverhandlung vom 6. Juli 1934 hat das Handelsgericht
alsdann zunächst beschlossen, die Klagebegehren 2 und 3 abzutrennen und als
gesonderten Prozess weiterzuführen, der eingestellt werde bis zur
rechtskräftigen Erledigung der übrigen Klagebegehren und der Widerklage. Über
diese Klagebegehren und über die Widerklage hat es folgendes Urteil gefällt:
«1. Die Widerklage wird abgewiesen.
2. Es wird festgestellt, dass die von der Beklagten in Verkehr gebrachten
Korsetts mit geteiltem Rücken derart konstruiert sind, dass der obere und
untere Teil einander überlappen und die Enden der benachbarten Kanten des
Rückenober- und -unterteils in die Nähe der Hüftgelenke zu liegen kommen und
dass dadurch das eidgenössische Patent Nr. 157641 verletzt wird.
3. Der Beklagten wird verboten, solche Korsetts weiter zu verkaufen,
feilzuhalten, in Verkehr zu bringen oder durch Dritte herstellen, verkaufen
oder feilbieten zu lassen, sowie Reklamematerial und Drucksachen zu verwenden,
die Bezug nehmen auf ein nach Dispositiv 2 gekennzeichnetes Korsett.
4. Das Begehren gemäss Streitfrage 4 der Hauptklage wird im Sinne der
Erwägungen abgewiesen.»
F. - Gegen dieses Urteil hat die Beklagte und Widerklägerin rechtzeitig und in
der vorgeschriebenen Form die Berufung an das Bundesgericht erklärt mit dem
Antrag, die Hauptklage sei abzuweisen und die Widerklage gutzuheissen.

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Ferner hat sie angeregt, das Bundesgericht möge sich vorgängig der
Hauptverhandlung die in Betracht kommenden Korsetts am lebenden Model
vorführen lassen.
G. - Eine von der Beklagten und Widerklägerin eingereichte
Nichtigkeitsbeschwerde ist vom Kassationsgericht des Kantons Zürich durch
Entscheid vom 23. November 1934 abgewiesen worden.
H. - Am 28. Januar 1935 hat vor Bundesgericht gemäss der Anregung der
Beklagten und Widerklägerin eine Demonstration der wichtigsten in Betracht
kommenden Korsettmodelle an Vorführdamen stattgefunden.
J. - Die Beklagte und Widerklägerin erneuert in der heutigen Verhandlung den
schriftlich gestellten Antrag und beantragt eventuell Rückweisung der Sache zu
neuer Entscheidung an die Vorinstanz.
Die Klägerin und Widerbeklagte stellt den Antrag auf Abweisung der Berufung
und beantragt eventuell ebenfalls Rückweisung der Sache an die Vorinstanz. Die
Litisdenunziaten schliessen sich den Anträgen der Klägerin an; die
Litisdenunziatin Nr. 1 wiederholt dazu noch ihren in der Vorinstanz gestellten
Eventualantrag, der Hauptanspruch sei mit dem 2. Unteranspruch zu vereinigen.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Das angefochtene Urteil ist ein der Berufung unterliegendes Haupturteil im
Sinne von Art. 58

OG. Allerdings bat die Vorinstanz nicht über den ganzen
Rechtsstreit entschieden; die abgetrennten Streitpunkte? die Klagebegehren Nr.
2 und 3, sind aber ausdrücklich in einen neuen, gesonderten Prozess verwiesen
worden, Dadurch unterscheidet sich das angefochtene Urteil von demjenigen i.
S. Bretscher Söhne & C o gegen Fr. Sauter A. G. (BGE 60 II 359), wo das
kantonale Gericht für die nicht beurteilten Streitpunkte lediglich eine
spätere Ergänzung des hängigen Verfahrens vorbehalten hatte, ihr Erkenntnis
also bloss ein Teilurteil darstellte.

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Ausserdem liegt hier unter allen Umständen ein Haupturteil mit Bezug auf die
Widerklage vor, mit der die Beklagte Nichtigerklärung des Patentes verlangt
hat, wiederum im Unterschied zu dem obgenannten Falle, wo keine Widerklage
erhoben, sondern die Nichtigkeit nur einredeweise geltend gemacht worden ist.
2.- In Übereinstimmung mit dem angefochtenen Urteil ist vorab die Widerklage
zu prüfen, da ihre Gutheissung für die Hauptklage präjudizielle Bedeutung hat.
3.- Die Widerklägerin scheint in erster Linie behaupten zu wollen, die
streitige Erfindung betreffe einen Gegenstand, der mangels gewerblicher
Verwertbarkeit seiner Natur nach nicht patentfähig sei, nämlich eine Methode
zur Behandlung des menschlichen Körpers. Diese Behauptung, wenn sie wirklich
aufgestellt sein sollte, ist gänzlich unhaltbar. Den Gegenstand der Erfindung
bildet eine Art Kleidungsstück, das gewerblich hergestellt wird; also ist die
Erfindung gewerblich verwertbar. Das beweisen die zahlreichen Patente auf
diesem Gebiete auch ohne weiteres. Dass das Korsett, wenn es richtig
funktionieren soll, der Trägerin im einzelnen Falle noch angepasst werden
muss, schliesst die gewerbliche Verwertbarkeit nicht aus.
Als Nichtigkeitsgründe können vielmehr nur in Betracht kommen der Mangel der
Erfindungsqualität und die Nichtneuheit, was beides die Widerklägerin mit
Nachdruck geltend macht.
4.- Das Problem, welches den Gleitkorsetts zu Grunde liegt, besteht in der
Abhilfe gegen den Übelstand, dass Korsetts bei Bewegungen des Rückens den
Verlängerungen und Verkürzungen des Körpers gewöhnlich nicht zu folgen
vermögen und dadurch aus ihrer richtigen Lage verschoben werden. Diesem
Übelstand suchte man in der Weise abzuhelfen, dass der Korsettrücken quer
geteilt wurde in einen obern und einen untern Teil, von dem der eine den
andern «überlappt». Das ist der Oberbegriff des Gleitkorsetts, von dem das
Modell der Widerbeklagten

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eine besondere Art darstellt. Und zwar soll das Erfinderische dieses Modells
gegenüber dem gewöhnlichen Gleitkorsett darin bestehen, dass der Querschnitt
an einer ganz bestimmten Stelle des Rückens und in ganz bestimmter Weise
angebracht ist. Das sagt der Patentanspruch, der das Wesen des Patentes
umschreibt und damit den Schutzumfang des Patentes angibt, mit den Worten:
«.... wobei die Enden der benachbarten Kanten von Rückenoberteil und
Rückenunterteil an Stellen liegen, die mindestens annähernd in die Nähe der
Hüftgelenke zu liegen kommen». Was voransteht: «.... dadurch gekennzeichnet,
dass der obere Rückenteil zum Umgürten der Taille und der oberhalb der Taille
liegenden Körperteile und der untere Rückenteil zum Umgürten der Hüften und
der unter diesen liegenden Körperteile bestimmt sind....», drückt dagegen nur
Selbstverständlichkeiten für derartige Korsetts überhaupt aus, sodass darin
eine Erfindung zum vorneherein nicht liegen kann.
Dementsprechend erblickt auch die Vorinstanz das Wesen des patentierten
Modells darin, dass es auf dem Rücken einen Querschlitz habe, der ungefähr von
Hüftgelenk zu Hüftgelenk reiche. Das betrachtet sie als patentfähige
Erfindung. Dieser Schluss ist zum mindesten voreilig. Sie zieht ihn einfach,
nachdem sie Gegenstand und Wesen des Patentes untersucht und in einem
einzigen, kurzen Satze ausgesprochen hat, dass keines der von der
Widerklägerin angerufenen Gegenmodelle die mit den Gleitkorsetts angestrengte
Wirkung in gleichem, befriedigendem Masse zu erzielen vermöge. Mit diesem
summarischen Vergleich ist aber patentrechtlich dem entscheidenden Streitpunkt
keineswegs Genüge getan. Dazu gehört vielmehr, dass der Stand der Technik zur
Zeit der Anmeldung der Erfindung genau festgestellt und daran anknüpfend dann
die Frage geprüft werde, ob gegenüber diesem Stand der Technik das streitige
Patent einen auf einer schöpferischen Idee beruhenden technischen Fortschritt

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gebracht habe. Dann ob eine Erfindung vorliege, ist nicht eine abstrakte und
absolute Frage, sondern eine konkrete und relative, nämlich bezogen auf die
Situation, wie sie in der Technik im massgebenden Zeitpunkt bestanden hat.
Diese Frage ist auch nicht identisch mit derjenigen nach der Neuheit im Sinne
von Art. 4 PatG. Die Bereicherung der Technik, der technische Fortschritt,
bildet einen Bestandteil des Erfindungsbegriffs, während die Neuheit im Sinne
von Art. 4 lediglich als weitere Voraussetzung hinzukommen muss, damit die
Erfindung des Patentschutzes teilhaftig wird. Wer mit schöpferischer
Geistestätigkeit ein technisches Problem löst, macht an sich eine Erfindung,
ohne Rücksicht darauf, ob das gleiche Problem auch schon von andern gelöst
worden ist; nur fehlt der Erfindung in letzterem Falle unter Umständen die
Neuheit. Anderseits kann die Lösung eines Problems nach den Kriterien von Art.
4 neu sein und doch der Erfindungsqualität entbehren, sei es dass sie keine
eigentliche Bereicherung der Technik darstellt, sei es dass sie nicht auf
schöpferischer Geistestätigkeit beruht. Das geht aus der Formulierung und dem
System des Gesetzes, welches von «neuen Erfindungen» spricht, also zwischen
neuen und nichtneuen Erfindungen unterscheidet, unzweideutig hervor. Vgl.
hiezu WEIDLICH und BLUM, Das schweizerische Patentrecht, Anm. 1 zu Art. 4,
Anm. 20 zu Art. 1 u. f.
Was die Widerklägerin mit den zahlreichen Modellen, die sie ins Recht gelegt
hat, insbesondere mit dem französischen Modell «Le Néos» und dem
amerikanischen Modell J 505 Kops Bros. gegen das Patent der Widerbeklagten
geltend macht, betrifft denn auch nicht sowohl die Frage der Neuheit im Sinne
von Art. 4 PatG, als vielmehr diejenige des technischen Fortschrittes
gegenüber bisherigen Konstruktionen. Es genügte daher nicht, dass die
Vorinstanz diese Modelle unter dem Gesichtspunkte der Neuheit untersucht hat,
sondern sie hätte in erster

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Linie feststellen müssen, ob und inwiefern durch das Modell der Widerbeklagten
die Technik bereichert worden ist. Erst auf dieser Grundlage wäre es dann
möglich gewesen, die weitere Frage zu prüfen, ob zur Erzielung des allenfalls
vorhandenen technischen Fortschrittes eine schöpferische Geistestätigkeit
erforderlich war, ob also überhaupt eine Erfindung vorliegt oder nicht. Da im
angefochtenen Urteil diese Feststellungen fehlen, muss die Sache an die
Vorinstanz zurückgewiesen werden, damit sie dieselben nachhole. Allen den von
der Widerklägerin anhand der Gegenmodelle vorgebrachten Einwendungen
nachzugehen, ist nicht Sache des Bundesgerichtes, zumal bei der Entscheidung
die Beweiswürdigung eine Rolle spielt (vgl. Art. 82 Abs. 2 OG). Ob die
Vorinstanz dabei das vorliegende Gutachten, welches die Frage des technischen
Fortschrittes nur unvollständig beantwortet, aus eigener Sachkenntnis ergänzen
oder ob sie ein neues Gutachten einholen will, ist nach dem kantonalen
Prozessrecht zu entscheiden (vgl. BGE 60 II 473).
5.- In der neuen Entscheidung wird die Vorinstanz dann auch zu berücksichtigen
haben, dass das Modell J 505 dem deutschen Patentamt, welches für das Modell
der Widerbeklagten das Patent erteilte, nicht vorgelegen hat. Sie hat auf S.
11 des angefochtenen Urteils auf diesen Umstand hingewiesen, lässt ihn dann
aber nachher bei der Würdigung der deutschen Patenterteilung, S. 12, ausser
Acht. Er erscheint aber umso gewichtiger, als die Vorinstanz selber mit dem
Experten das Modell J 505 als unmittelbaren Vorläufer des Modells der
Widerbeklagten bezeichnet.
Anderseits hat sie nicht Stellung genommen zur Einrede der Widerbeklagten und
der Litisdenunziaten, dass die von der Widerklägerin vorgelegten Korsetts,
welche das streitige Patent entkräften sollen, vor allem die angegebenen
Korsetts «Le Néos» und J 505, den betreffenden Originalmodellen nicht
entsprechen, sondern von der Widerklägerin für den Prozesszweck angefertigt
und

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ihrem Modell möglichst angepasst worden seien (s. S. 18, 19, 21, 40 und 44 des
vorinstanzlichen Protokolls). Ferner ist im angefochtenen Urteil die
Behauptung der Widerbeklagten und der Litisdenunziaten übergangen worden, dass
die Konstruktion der Modelle «Le Néos» und J. 505 durch andere Aufgaben
bestimmt sei als diejenige des streitigen Modells (siehe u. a. die Eingabe der
Litisdenunziatin Nr. 2 an die Vorinstanz vom 4. April 1934, amtliche Akten Nr.
130). Die Vorinstanz wird sich daher zu diesen Einreden ebenfalls noch
auszusprechen haben, sofern sie nicht ohnehin wieder dazu gelangt, die
Patentfähigkeit des streitigen Modells zu bejahen.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird dahin gutgeheissen, dass das Urteil des Handelsgerichtes des
Kantons Zürich vom 6. Juli 1934 aufgehoben und die Sache zu neuer Entscheidung
im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückgewiesen wird.