BGE-60-II-467 - 1934-01-01 - BGE - Zivilrecht - Patentnichtigkeit (Patent für Telephonkabinenschloss).1. Legitimation zur Klage, Art. 16 Abs. 3...

S. 467 / Nr. 75 Erfindungsschutz (d)

BGE 60 II 467

75. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 23. Oktober 1934 i. S. A.
Blaser & Söhne gegen Antiphon A.-G., Wagner und D. La Porte Söhne.

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Regeste:
Patentnichtigkeit (Patent für Telephonkabinenschloss).
1. Legitimation zur Klage, Art. 16 Abs. 3 PatG (Erw. 1).
2. Neuheit der Erfindung, Art. 4 PatG (Erw. 2).
a) Die Bedeutung der Geheimhaltungspflicht eingeweihter Personen für die Frage
der Offenkundigkeit.
b) Bestätigung der bisherigen Rechtsprechung, wonach die bloss theoretische
Möglichkeit, dass Fachleute sich Einblick in den Patentgegenstand verschaffen
konnten, noch nicht Offenkundigkeit begründet.

A. - Die Beklagte ist Inhaberin des schweizerischen Patentes Nr. 165087, das
ein Türschloss, insbesondere für Telephonkabinen, zum Gegenstande hat. Der
Patentanspruch lautet:
«Türschloss, insbesondere für Telephonkabinen, dadurch gekennzeichnet, dass in
demselben ein nur zum Zuhalten der Türe dienender Verschlussriegel und
mindestens ein von diesem unabhängiger, zum dichtenden Abschliessen der Türe
bestimmter Verschlussriegel angebracht sind, wobei der erstgenannte
Verschlussriegel durch einen Türdrücker von der Aussen- und Innenseite der
Türe und der zweite durch eine Olive von der Türinnenseite betätigt ist, so
dass ausser diesem Verschlussriegel ein Schlossriegel zum Abschliessen der
Türe durch einen Schlüssel vorgesehen ist».
B. - Erfinder dieses Schlosses ist ein Angestellter der Beklagten, Viktor
Tobler, der sich seit Jahren mit dem Ausbau von Telephonzellen und
schalldichten Türen befasst hatte. Er erläuterte im September 1931 dem

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Reisevertreter der Firma D. La Porte Söhne, Spezialfabrik für
Feinmaschinenschlösser und Beschläge in Wuppertal-Barmen, sein Projekt für ein
Dreiriegel-Telephonkabinenschloss und ersuchte um Anfertigung einer
Ausführungszeichnung mit Preisofferte. Die Firma lieferte am 15. September
1931 Zeichnung und Offerte. Tobler war von der Lösung nicht befriedigt und
skizzierte einige Abänderungen. Daraufhin unterbreitete ihm die Firma D. La
Porte Söhne am 3. Februar eine neue Zeichnung, die seine Zustimmung fand. Nach
weitern Verhandlungen über Preis und Ausführung meldete die Beklagte das
Schloss am 8. Juli 1932 beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum zur
Patentierung an. Am 15. November 1932 wurde ihr das eingangs erwähnte Patent
Nr. 165087 erteilt. Die Veröffentlichung erfolgte am 16. Januar 1934.
C. - Die Firma D. La Porte Söhne hatte das Schloss, mit dessen Herstellung sie
von Tobler beauftragt worden war, der Firma Robert Wagner, Bau- und
Waggonbeschlägefabrik in Radevormwald (Deutschland) zur Ausführung übergeben.
Dabei nannte sie weder den ursprünglichen Besteller noch erwähnte sie etwas
von den nähern Umständen dieser Bestellung. Anderseits wurde auch Tobler von
deren Weiterleitung nicht unterrichtet.
Die Firma Wagner offerierte in der Folge der Klägerin die Lieferung von
Türschlössern, wie sie solche für D. La Porte Söhne zuhanden Toblers
herstellen musste. Am 16. April 1932 sandte sie ihr ein Muster, das mit der
durch das Patent Nr. 165087 geschützten Konstruktion übereinstimmte.
D. - Am 9. März 1934 hat die Klägerin beim Friedensrichteramt Zürich Klage
eingeleitet mit dem Begehren, das auf den Namen der Beklagten lautende
schweizerische Patent Nr. 165087 betreffend Türschloss; insbesondere für
Telephonkabinen, sei in vollem Umfang als nichtig zu erklären.
Die Klage wurde zum ersten damit begründet, dass die Beklagte nicht als
Urheberin der Erfindung bezw. Als

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Rechtsnachfolgerin des Erfinders anzusehen (Art. 16 Ziff. 2 PatG), und zum
andern, dass die Erfindung nicht neu sei (Art. 16 Ziff. 4 PatG).
Im Verlaufe des Prozesses liess die Klägerin die erste Begründung fallen.
Gegen die Neuheit der Erfindung machte sie geltend, dass die Firma Wagner ihr
schon vor der Patentanmeldung ein Muster des patentierten Schlosses verkauft
und sie es mit abgehobenem Deckel offen in ihren Werkstätten habe herumliegen
lassen, was jedermann ermöglicht habe, darin Einblick zu nehmen. Dadurch sei
die Erfindung in der Schweiz offenkundig und die Neuheit zerstört worden.
Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt mit der Begründung, dass die
Klägerin gar kein Interesse daran habe und die Einwendungen gegen die Neuheit
der Erfindung auf jeden Fall unzutreffend seien.
Den Firmen Wagner und D. La Porte Söhne ist der Streit verkündet worden.
E. - Das Handelsgericht des Kantons Zürich hat durch Urteil vom 15. Mai 1934
die Kläge abgewiesen.
F. - Gegen dieses Urteil hat die Klägerin rechtzeitig und formrichtig die
Berufung an das Bundesgericht erklärt mit dem Antrag, die Klage sei
gutzuheissen.
Dieser Antrag ist in der heutigen Verhandlung wiederholt worden.
Die Beklagte beantragt Abweisung der Berufung.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Die Klageberechtigung der Klägerin ist von der Vorinstanz mit Recht bejaht
worden. Die Klägerin beschäftigt sich wie die Beklagte mit der Herstellung von
Telephonkabinen, für welche das patentierte Schloss speziell berechnet ist.
Damit steht ihr Interesse an der Nichtigkeitsklage fest. Die Beklagte wendet
ein, die Klägerin habe bis heute gar nicht den Versuch gemacht, das im Streite
liegende Schloss praktisch zu verwenden, und könne es überhaupt nicht
verwenden, da ihre

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Konkurrenzfähigkeit allein auf Unterbietung beruhe und diese beim hohen Preis
des Schlosses unmöglich würde. Wenn die Klägerin bis heute das Patent der
Beklagten, weil es nun einmal eingetragen ist, loyalerweise respektiert und
sich der Verwendung des streitigen Schlosses enthalten hat, so darf daraus
aber selbstverständlich nicht geschlossen werden, sie habe an der Verwendung
kein Interesse. Die Auffassung der Beklagten würde zu der unhaltbaren
Konsequenz führen, dass überhaupt nur derjenige zur Nichtigkeitsklage
legitimiert wäre, der das Patent vorher jedenfalls formell verletzt hätte.
Dahingestellt mag bleiben, ob die Klägerin bei ihrer bisherigen
Geschäftspraxis das Schloss wegen des zu hohen Preises gar nicht hätte
verwenden können. wie die Beklagte behauptet. Es ist jederzeit in das Belieben
der Klägerin gestellt, ihre Geschäftspraxis so zu ändern, dass die Verwertung
der streitigen Schlosskonstruktion auch für sie in Betracht kommt; und für
diesen Fall muss ihr, da sie doch bereits auf dem Gebiete des
Telephonkabinenbaus tätig ist, die Anfechtung des Patentes zugestanden werden.
Zudem könnte sie ohne Zweifel schon bei der jetzigen Praxis in die Lage
kommen, das Schloss, wenn nicht für den serienmässigen Kabinenbau, so immerhin
für bestimmte einzelne Aufträge zu verwenden, wo die Preisdifferenz keine
Rolle spielt. Das genügt ebenfalls für die Begründung ihres Klagerechtes.
2.- In der Sache selbst ist noch die Neuheit der Erfindung streitig, Nach Art.
4 PatG gilt eine Erfindung u. a. dann nicht mehr als neu, wenn sie vor der
Patentanmeldung im Inland schon derart offenkundig geworden ist, dass sie
durch Fachleute ausgeführt werden kann. Die Klägerin behauptet, das treffe
hier zu, indem die Firma Robert Wagner ihr ein Muster des nachträglich
patentierten Schlosses schon vor der Patentanmeldung verkauft und sie es mit
abgehobenem Deckel offen in ihren Werkstitten habe herumliegen lassen.
Die Beklagte erhebt demgegenüber in erster Linie die

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Einrede, die Firma Wagner habe das Schloss der Klägerin unter Verletzung der
ihr obliegenden Geheimhaltungspflicht verkauft. Die Vorinstanz ist mit ihr
grundsätzlich der Auffassung, dass in einem solchen Falle eine schädliche
Vorwegnahme der Erfindung nicht gegeben sei und lässt die Frage, ob eine
Geheimhaltungspflicht der Firma Wagner bestanden habe, nur deswegen ungeprüft,
weil aus einem andern Grunde trotzdem nicht Offenkundigkeit vorliege.
Dieser Auffassung über die Bedeutung der Geheimhaltungspflicht kann das
Bundesgericht nicht beipflichten. Nach Art. 4 PatG kommt es nicht darauf an,
ob die Offenkundigkeit der Erfindung mit dem Willen des Erfinders eingetreten
ist, oder gegen seinen Willen; massgebend ist einzig die Tatsache der
Offenkundigkeit an sich, der Effekt, ohne Rücksicht auf die Art und Weise
seines Zustandekommens. In diesem Sinne wurde Art. 4 PatG schon in BGE 29 II
162 ausgelegt, und die gleiche Auslegung hat in BGE 54 II 60 Erw. 4 inzwischen
die entsprechende Vorschrift des Muster- und Modellrechtes, Art. 12 Ziff. 2
MMG, erfahren. Darnach ist die Geheimhaltungspflicht bei der Bekanntgabe einer
Erfindung allerdings nicht etwa gänzlich bedeutungslos. Es verhält sich so,
dass die Bekanntgabe an Personen, denen die Geheimhaltung zur Pflicht gemacht
wird oder die dazu ohnehin, z. B. kraft Dienstverhältnisses, verpflichtet
sind, selber nicht Offenkundigkeit begründet. Dementsprechend hat das
Bundesgericht schon in andern Fällen ausgesprochen, dass eine Erfindung nicht
offenkundig ist, solange ihre Kenntnis den Kreis der zur Geheimhaltung
verpflichteten Personen nicht überschritten hat (BGE 35 II 642 und dort
angeführte Urteile; vgl. auch 43 II 112 Erw. 3). Hat sie diesen Kreis aber
einmal überschritten, sei es auch durch Vertrauensbruch einer der eingeweihten
Personen, so liegt unter den gleichen Voraussetzungen Offenkundigkeit vor, wie
wenn eine der Bekanntgabe entgegenstehende Verpflichtung nicht bestanden
hätte. Vgl. hiezu WEIDLICH

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und BLUM, Das schweizerische Patentrecht, Anm. 5 zu Art. 4.
Ob die Firma Wagner zur Geheimhaltung der Schlosskonstruktion verpflichtet
war, ist also für den vorliegenden Rechtsstreit ohne Belang, nachdem sie
tatsächlich der Klägerin ein Muster ausgeliefert hat. Dagegen ist der
Vorinstanz zuzustimmen, wenn sie annimmt, dass diese Auslieferung an sich
trotzdem noch nicht Offenkundigkeit bewirkt habe. Die Klägerin verwendet zwar
in ihrer Branche Telephonkabinenschlösser, stellt sie aber nicht selber her.
Durch die Tatsache allein, dass ihr die Firma Wagner ein Muster des
patentierten Schlosses ausgehändigt hat, ist also nicht auch schon die
Ausführung durch Fachleute ermöglicht worden. Das hing vielmehr davon ab,
welchen Gebrauch die Klägerin von dem Muster gemacht hat.
Die Vorinstanz nimmt als erwiesen an, dass das Schloss gemäss der Darstellung
der Klägerin während etwa 2½ Monaten vor der Patentanmeldung mit abgehobenem
Deckel offen in den Werkstätten der Klägerin herumgelegen habe. Von dieser
Feststellung hat das Bundesgericht gemäss Art. 81 OG auszugehen. Darnach
konnten also die Arbeiter und Angestellten der Klägerin sowie etwaige Besucher
das Schloss in Augenschein nehmen. Die Arbeiter und Angestellten scheiden aber
für die Frage der Offenkundigkeit zum vornherein aus, weil sie kraft ihres
Dienstverhältnisses zur Geheimhaltung der Verfahren und Vorrichtungen
verpflichtet sind, die sie in den Werkstätten kennen gelernt haben, ihre
Kenntnis von der Erfindung also gleich zu bewerten ist wie diejenige der
klägerischen Firmainhaber selber. Die Klägerin leitet denn auch daraus nicht
Offenkundigkeit ab.
Somit bleiben noch die allfälligen Besucher der Werkstätten. In dieser
Richtung stellt die Vorinstanz fest, dass in den Werkstätten herumliegende
Vorrichtungen, die - wie das streitige Türschloss - keinerlei Besonderheiten
aufweisen, bei einer Betriebsbesichtigung von den

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Besuchern in der Regel überhaupt nicht beachtet werden; und wenn noch ein
Besucher das Türschloss in den Werkstätten irgendwo hätte liegen sehen, so sei
doch nicht anzunehmen, dass er es von sich aus einer besondern Betrachtung
unterzogen hätte. Dass sich aber ein Besucher bei der flüchtigen Betrachtung,
wie sie im Vorbeigehen möglich sei, die wesentlichen Merkmale des daliegenden
Schlosses mit genügender Genauigkeit hätte einprägen können, um nachher die
Konstruktion dank eigener Fachkenntnisse selber getreu nachzuahmen oder einem
dritten Fachmann die hiezu erforderlichen Weisungen zu erteilen, sei
ausgeschlossen.
Auf Grund dieser Feststellungen kann von einer Offenkundigkeit im Sinne von
Art. 4 PatG nicht die Rede sein. Es genügt nicht, dass fachkundige Besucher
der Werkstätten, theoretisch gesprochen, in der Lage gewesen wären, sich den
für die Ausführung nötigen Einblick in das Schlossmodell zu verschaffen,
sondern es müsste eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür vorhanden sein, dass
sie sich diesen Einblick tatsächlich verschafft haben (vgl. BGE 58 II 286).
Eine solche Wahrscheinlichkeit hat aber nach den Feststellungen der Vorinstanz
unzweifelhaft nicht bestanden.
Nun bemängelt die Klägerin freilich die Fachkenntnis der Vorinstanz und stellt
sich auf den Standpunkt, dass eine Expertise hätte eingeholt werden müssen.
Allein es ist ausschliesslich Sache des kantonalen Richters zu befinden, ob er
die im Rechtsstreit sich stellenden technischen Fragen selber entscheiden oder
zu deren Beantwortung Sachverständige beiziehen will. Die Handelsgerichte sind
übrigens gerade zu dem Zwecke geschaffen und so eingerichtet worden, dass sie
solche Fragen selbständig beurteilen und den Beizug von Experten auf ein
Mindestmass beschränken können. Die Vorinstanz hat deshalb mit dem Verzicht
auf die Expertise keinesfalls gegen bundesrechtliche Beweisvorschriften
verstossen. Infolgedessen sind ihre Feststellungen, welche die Klägerin

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mit Recht auch nicht als aktenwidrig gerügt hat, für das Bundesgericht
verbindlich (Art. 81 OG).
Das führt zur Abweisung der Klage.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons
Zürich vom 15. Mai 1934 bestätigt.