BGE-43-II-98 - 1917-02-18 - BGE - Zivilrecht - 98 Markenschutz.' N° 15. suiv.). A forliori en est-il ainsi lorsque la raison est

98 Markenschutz.' N° 15.

suiv.). A forliori en est-il ainsi lorsque la raison est employée
comme marque, c'est à dire comme signe distinctif qui ne peut
remplir la fonction qui lui est assignée par la loj que s'il est
empreint d'originalité. D'ailleurs le Tribunal. fédéral a déjà jugé
(RO 31 I p. 509 et suiv. eonsid. 4) quele fabricant qui se sert comme
marque de sa raison cons15tant en son nom propre ne peut interdire à un
concurrent portant le méme nom de l'employer également comme marque ;
par identité de motifs on doit admettre que, si la raison employee
comme marque contient la desjgnation du produit et l'indication de
la provenance. elle ne confére pas à son titulaire un droit à l'usage
exclusifss de ces mentione, qui sont dépourvues de toute originalità et
sont par conséquent la propriété commune de tous lesles producteurs de
la méme marchandise et de la mémelocalité.

Par ces motifs,

le Tribunal federal prononce:

Le recours est écarté et l'arrét cantone] est confirmé..

. 15. Urteil der I. Zivflabteilung vom 18. Februar 1917 1. S. Kühler,
Beklagter und Widerkläger, gegen Berger,. Kläger u. Widerbeldagten.

M a r k_c n r c c h t . Prioritätsstreit. Aufrechthaltung der
Pisa-Uswonach die Vermutung für die wahre Berechtigung die dem
Ersteintragenden nach Art. 5 MSchG zusteht-. auch durch früheren Gebrauch
im A u s l a n d e zerstört, Wll'd. (Urteil Apollo ). Bedeutung der
Markeneintragung. Universalitätsund Nationalitätsprinzip.

il. .Durch Urteil vom 2. November 1916 hat die I. Liwlkammer des
Appellationshofes des Kantons Bern erkannt : ss

Markenschutz. N° 15. , 99

a ]. Der Beklagte Friedrich Künkler, in Mannheim, a ist nicht befugt,
das Wort Guttalin als Fabrik und Handelsmarke oder als Bestandteil
von solchen für Putzmittel, Schmiermittel etc., zu verwenden.

2. Die unter N° 19,767 und 19,768 am 6. Dezember 1905 im
Schweiz. Markenregister auf den Namen des Beklagten Friedrich Künkler
eingetragenen beiden Marken sind zu löschen.

3. Der Beklagte ist Verurteilh dem Kläger wegen

' Verletzung seiner Markenrechte 3000 Fr. Schaden-

ersatz zu bezahlen. 4. Der Kläger ist berechtigt, dieses Urteil auf

Kosten des Beklagten in drei schweizerischen Zeitungen

zu publizieren. 5. Die Widerklagebegehren des Beklagten sind ab-

gewiesen. v

B. Gegen dieses Urteil hat der Beklagte rechtzeitig die Berufung an
das Bundesgericht ergriffen, mit dem Antrag auf gänzliche Abweisung der
Hauptklage und auf Gutheissung der Widerklage. s ss

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Der Kläger ist Inhaber einer chemischen Fabrik

" in Wien, der Beklagte Fabrikant in Mannheim. Beide

bringen u. a. Lederputzmittel in den Handel. für solche hat der Kläger in
Oesterreich eintragen lassen : 1. am 6. August 1912 die Wortmarke Guttalin
, in weissen Lettern auf schwarzem Grundstreiten ; 2. am 19. März 1908
eine kombinierte Wortund Bildmarke darstellend eine gelbe Scheibe mit
roten Lettern und Verzierungen und der Bezeichnung Guttalin in gelben
Lettern auf rotem Streifen. Die beiden Marken, die er auch als Etikette
verWendet, liess er sodann am 15. März 1910 unter N° 9016 und 9017 in
das internationale Markenregister auf--

nehmen. Der Beklagte seinerseits hatte das Wort Guttalin

log Markensehutz. N° 15.

am 6. Dezember 1905 im eidg. Markenregister als schweizerische
Marke N° 19,767 u. a. für Lederfett und Lederglanzfett eintragen
lassen, und unterm selben Datum die Etikettenmarke N° 19,768, die von
geringfügigen Einzelheiten abgesehen mit der zweiten Marke des Klägers
übereinstimmt. Diesen Eintragungen sind zwei solche in Deutschland
vorausgegangen : am 4. Juni 1898 die des Wortes Guttalin , am
22. November 1900 die der geschilderten Etikettenmarke.

Im Prozess fordert nun jede Partei von der anderen Löschung der
Eintragungen für die Schweiz und Untersagung des Gebrauches der Marken,
also der Kläger Löschung der Schweizermarken 19,767 und 19,768 des
Beklagten, der Beklagte Widerklageweise Löschung der internationalen
Marken 9016 und 9017 des Klägers, ferner Verurteilung zu Schadenersatz
wegen Markennaehahmung und Publikation des Urteils. Die Parteien geben zu,
dass die streitigen Marken sozusagen identisch sind ; jede nimmt aber für
sich das wirkliche Markenrecht in Anspruch auf Grund früheren Gebrauches.

2. Soweit der Entscheid der Vorinstanz dahin geht, der frühere Gebrauch
seit 1894 der Marke Guttalin durch den Kläger inOesterreich sei
erwiesen, handelt es sich um eine Feststellung tatsächlicher Natur,
die der Nachprüfung des Bundesgerichts entzogen ist. Die eingehenden
Beweisbemängelungen, die der Beklagte vor dem kantonalen Gericht
vorgebracht und zum Teil heute wieder aufgenommen hat, fallen daher für
das Bundesgericht ausser Betracht. Denn von Aktenwidrig-keiten kann dabei
nirgends gesprochen Werden, und ebensowenig von einer bundesrechtswidrigen
Würdigung des Beweisergehnisses. Das Bundesgericht hat somit die
tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz als richtig anzunehmen.

3. Dagegen frägt es sich, ob der rechtliche Standpunkt des
Appellationshofes richtig sei, dass der frühere Gebrauch in Oesterreich
genüge, um die Vermutung für

Markenschutz. N° 15. 101

die wahre Berechtigung, die dem Beklagten als dem Ersteintragenden in
der Schweiz nach Art. 5 MSchG zusteht, zu zerstören. Vor der kantonalen
Instanz scheint auch der Beklagte dieser Rechtsauffassung gewesen zu sein,
wohl gestützt auf das Urteil des Bundesgerichts-m Sachen Apollo (BGE 26
II 644 ff.), das auch die Vor instanz heranzieht; doch ist er hieran nicht
gebunden, da es sich um eine reine Rechtsfrage handelt. In der Tat hat das
Bundesgericht in dem angeführten Entscheide den Satz aufgestellt, auch der
frühere Gebrauch im Auslande zerstöre die Rechtsvennutung des Art. 5 MSchG
und schaffe die wahre Berechtigung. An dieser Auffassung hat es seither
festgehalten (vergl. z. B. BGE 35 II 340 und 36 II 258); es handelt sich
also um eine feststehende Praxis. Dabei hat das Bundesgericht abgestellt
auf die deklarative (nicht konstitutive) Bedeutung der: Markeneintragung
in der Schweiz, und weiter auf die universale Natur des Individualrechts
am Warenzeichen, auf das Universalitätsprinzip. Freilich hat es nun
diesen. letzteren Grundsatz seither in dem Entscheide in Sachen Ten Hope (
Maizena , BGE 39 II 112 ff.) verlassen. Allein dieser Entscheid, welcher
ebenfalls schon bestatigt worden ist (BGE 39 II 352 ff., ferner Urteil
vom 4. November 1916 in Sachen Rast & Gasser c. Singer Cy)bezieht sich,
wenigstens unmittelbar, nicht auf die ,heute vorliegende, sondern auf die
andere Frage, ob eine in der Schweiz eingetragene Marke deshalb als F r e
1 z e 1 c h e n anzusehen sei, weil ihr zwar nicht in der Schweiz, aber
im Auslande Freizeicheneigenschaft zukomme. Dies hat das Bundesgericht,
im Gegensatz zum früheren Urteil in Sachen Hediger ( Hadesi , BGE 25
II 777), vernemt, und es hat sich dabei grundsätzlich auf den Boden des
Territorialoder Nationalitätsprinzipes gestellt. Es frägt sich nun, ob
diese neue Praxis gemäss der heute vom Vertreter des Beklagten vertretenen
Ansicht dazu führen muss, auch den im Urteil Apollo aufgestellten

Satz zu ändern.

102 · Markenschutz. N° 15.

4. Das ist aus folgenden Gründen zu verneinen. Bei der Frage der
wahren Berechtigung und des Einflusses des früheren Gebrauches des
Warenzeichens handelt es sich um etwas grundsätzlich anderes als bei
der Frage der Freizeicheneigenschaft. In letzterer Hinsicht hatte
das Bundesgericht trotz dem Entscheide in Sachen Hediger dann stets
auf die schweizerische Verkehrsauffassung abgestellt, wenn sich die
Frage so stellte, ob eine Marke zwar im Ausland nic ht Freizeichen sei,
wohl aber im Inland als solches betrachtet werde (vergl. die im Urteil
Maizena , BGE 33 H 118 aufgeführten Fälle). Danach muss folgerichtig im
umgekehrten Fall ebenfalls auf die schweizerische Verkehrsauffassung
abgestellt werden. Schon diese Erwägung zeigt, dass für die heute
streitige Frage nicht dieselben Gesichtspunkte ausschlaggebend
sind. Denn bei der Freizeicheneigenschaft kommt es auf die Ermittlung
der Verkehrsauffassung an, die da und dort eine verschiedene sein kann,
während hier es sich trägt, ob jemand für sich ein Markenrecht begründen
könne, obschon das betreffende Zeichen schon vorher von einem anderen
rechtmässig, wenn auch ohne Eintragung, benutzt werden war. Hiefür
ist die Verkehrsaukkassung belanglos. Vielmehr handelt es sich um die
Lösung der Kollision zweier sich widerstreitender Rechte : des durch die
Eintragung gesehat'lenenf formellen Markenrechts und des ohne Eintragung
bestehenden Individualrechts,

und sodann, wenigstens aller' Regel nach und so gerade ·

in casa, auch um den Einfluss des bösen Glaubens.

Für den Entscheid darüber nun, welches jener zwei kollidierender Rechte
das stärkere sei, ist massgebend die Bedeutung des Markeneintrages :
ob er deklarativer oder konstitutivei Art sei. Vt'irkt die Eintragung
konstitutiv in vollem Umfange, so begründet sie trotz entgegenste-licnden
früheren Gebiauches das bessere Recht; aber auch trsl sie schafft
das Recht, und die spätere Eintragung muss der früheren gegenüber
weichen, selbst wenn jene auf einen längeren tatsächlichen Gebrauch
zurückblickenMarkenschutz. N° 15. 193

kann. Umgekehrt bei der bloss deklarativen Wirkung des Eintrages,
wie sie dem schweizerischen MSchG zu Grunde liegt : hier ist das dureh
den Gebrauch geschaffene einfache Individualrecht das stärkere, seine
Usurpation

durch Markeneintragung ist unstatthaft. Trägt aber der frühere Benützer
des Zeichens selber dieses als Marke ein,

so ist die Folge die, dass aus dem einfachen Individualrecht das
gesteigerte Markenrecht wird ; insofern, zumal

also für den Strafschutz, wirkt die Eintragung natürlich

auch konstitutiv. Dieser Grundsatz der Priorität früheren Gebrauches muss
nun notwendig auch den früheren Gebrauch im A u s l a n d e umfassen. Das
folgt unmittelbar daraus, dass j e g l i c h e s frühere Individualrecht,
auch ein im Ausland begründetes und bestehendes stärker Wirkt als
die blosse Eintragung der Marke in der Schweiz, -ohne dass also der,
Grundsatz der Universalität der Marke herangezogen zu werden braucht, wie
denn auch die Vorinstanz sich mit Recht durch das Urteil Maizena nicht'
hat abhalten lassen, auf den Entscheid in Sachen Apollo abzustellen. Die
gegenteiiige Lösung würde meist, und so gerade hier, gegen den Grundsatz
von Treu und Glauben verstossen : sie würde ermöglichen, dass jemand nicht
nur die Tätigkeit des ersten Benutzers auf sich überleiten, sondern auch
diesen hindern könnte, trotz jahrelanger Vorbenutzung den gesteigerten
Markenschutz für sich zu erwerben.

5. Nach den Feststellungen der Vorinstanz und der in den drei in Betracht
kommenden Staaten Oesterreich, Deutschland, Schweiz _-herrschenden
Gesetzgebung stellt sich nun die Sachlage in zeitlicher Reihenfolge wie
folgt dar : Erstgebrauch durch den Kläger in : Oesterreich ab 1894, in
Deutschland anno 1897 ; Eintragung durch den Beklagten in Deutschland
1898 und 1900 (diese ist für Deutschland konstitutiv, früherer Gebrauch
steht ihr nicht entgegen) ; Eintragung durch den Kläger in Oesterreich
1902 /06 (konstitutiv) ; Eintrag durch den Beklagten in der Schweiz l905
(deklarativ) ;.endlich

104 Markensehntz. N° 15.

internationale Eintragung durch den Kläger 1910. Ausdem Gesagten folgt,
dass der Kläger als wahrer Berechtigter in seinem Heimatstaate Oesterreich
und in der

Schweiz erscheint, nicht dagegen in Deutschland, wäh

rend bei der umgekehrten Lösung er nur in Oesterreich Schutz geniessen
Würde, der Beklagte dagegen in Deutsch- land und in der Schweiz. Beides
mag bei der interna tionalen Bedeutung der Marken; speziell im Verkehr
dieser drei Staaten, nicht als allseitig befriedigende Lösung erscheinen
; die Unzukömmlichkeiten sind aber in der Verschiedenheit der nationalen
Gesetzgebung begründet, und wenn vom schweizerischen Standpunkte aus eine
Wahl getroffen werden muss, so ist es richtiger, sich in Uebereinstimmung
zu befinden mit. dem Staate, in dem zuerst der Gebrauch stattgefunden
hat. ·

Auf die frühere Eintragung der ersten Marke in Oesterreich kann der Kläger
nicht abstellen, da er als österreichischer Staatsangehöriger in der
Schweiz nur Gleichstellung mit einem schweizerischen Gewerbetreibenden
geniesst, dagegen nicht für die Schweiz die konstitutive Bedeutung der
Eintragung in Oesterreich geltend machen kann. (Vergl. Urteil Apollo
Erw. 3 und 4.) Allein dieFrage des früheren Gebrauches ist entscheidend.

6. Auch die weiteren EinWände, die der Vertreter des Beklagten heute
gegen die Lösung erhoben hat, halten. nicht stich. Die praktischen
Gesichtspunkte sind in der Hauptsache bereits erörtert, und auch die
internationalen Umstände und das internationale Markenabkommen vom
14. April 1891/14. ssDezember 1900 rechtfertigenkeine andere Lösung ;
es Wäre verirüht, jetzt schon die: mutmassliehen Kriegsfolgen inBetracht
zu ziehen.

7. Liegt somit kein genügender Grund vor, die bestehende Praxis
abzuändern, so ist das angefochtene Urteil jedenfalls in Dispositiv
I und 2 zu bestätigen. Die Bestimmung des Schadenersatzes sodann
ist eine Ermessensfrage; da nicht ersichtlich ist, dass die
VorinstanzErfindungsschutz. N° 16. Mö-

dabei irgendwelche Rechtsgrundsätze verletzt habe, hat. es auch in dieser
Hinsicht bei dem kantonalen Urteil. sein Bewenden, und ebenso mit Bezug
auf die von der Vorinstanz angeordnete Publikation des Urteils. Endlich
ergibt sich aus dem Gesagten die Unbegründetheit der Widerklage ohne
weiteres.

Demnach hat das Bundesgericht erkannt : '

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil der 1. Zivilkammer des
Appellationshofes des Kantons Bem. vom 2. November 1916 bestätigt.

VI. ERFINDUNGSSCHUTZ

BREVETS D' INVENTION

16. Arrét de la Ire Section civile da 17 février 1917 dans la cause
Gîndrat, Dein-chan: & ci contre Gen-IM-

Brevet d'invention. C'est la date du brevet proYisoire qui est
déterminante pour la question du d r o 1 t.

applicable. . Une revendication de brevet est assez précise

lorsque, à l'aide du dessin annexé, un homme du métier peut en analyser
tous les éléments. ·

La j u x t a p o s i ti o n d'éléments connus ne constitue pas une
invention, il kaut que le groupement de ces elements. repose sur une
idée créatrice et réalise un prc-grès technique.

Il n'y a pas div 11 lg a ti o n Iorsque, avant la pnse de brevet,
l'invention n'était comme que d'un cercle restreint de eonfidents.

Conséquences de la c o n t r e f a c o n.

A. Le 22 janvier 1907, Eugène Couleru, fabricant d'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds, a obtenu le brevet