147 III 337
33. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. AG gegen B. GmbH (Beschwerde in Zivilsachen) 4A_490/2020 vom 25. Mai 2021
Regeste (de):
- Art. 51
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 51 - 1 L'invention sera définie dans une ou plusieurs revendications.
1 L'invention sera définie dans une ou plusieurs revendications. 2 Les revendications déterminent l'étendue de la protection conférée par le brevet. 3 La description et les dessins servent à interpréter les revendications. IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen
CBE-2000 Art. 69 Étendue de la protection - (1) L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications.
- Bei der Auslegung von Patentansprüchen handelt es sich um eine Rechtsfrage, die vom Bundesgericht im Beschwerdeverfahren frei überprüft werden kann (E. 6.1 und 6.2).
- Art. 26 Abs. 1 lit. c
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 26 - 1 Sur demande, le juge constate la nullité du brevet:
1 Sur demande, le juge constate la nullité du brevet: a lorsque l'objet du brevet n'est pas brevetable au sens des art. 1, 1a, 1b et 2; b lorsque l'invention n'est pas exposée, dans le fascicule du brevet, de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter; c lorsque l'objet du brevet va au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt; d lorsque le titulaire du brevet n'est ni l'inventeur, ni son ayant cause et qu'il n'avait pas droit non plus, à un autre titre, à la délivrance du brevet.67 2 Lorsqu'un brevet a été délivré avec reconnaissance d'une priorité et que la demande de brevet dont la priorité est revendiquée n'a pas abouti à un brevet, le juge pourra exiger du titulaire du brevet qu'il en indique les raisons avec preuves à l'appui; si le titulaire s'y refuse, le juge appréciera librement cette attitude.68 IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen
CBE-2000 Art. 123 Modifications - (1) La demande de brevet européen ou le brevet européen peut être modifié dans les procédures devant l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. En tout état de cause, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier au moins une fois la demande.
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen
CBE-2000 Art. 138 Nullité des brevets européens - (1) Sous réserve de l'art. 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si:
a l'objet du brevet européen n'est pas brevetable en vertu des art. 52 à 57; b le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter; c l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'art. 61, si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée; d la protection conférée par le brevet européen a été étendue; ou e le titulaire du brevet européen n'avait pas le droit de l'obtenir en vertu de l'art. 60, par. 1. - In der Regel ist es nicht zulässig, bei der Änderung eines Patentanspruchs ein isoliertes Merkmal aus einer Reihe von Merkmalen herauszugreifen, die ursprünglich nur in Kombination miteinander offenbart wurden (sog. Zwischenverallgemeinerung). Voraussetzungen der ausnahmsweisen Zulässigkeit derartiger Zwischenverallgemeinerungen (E. 7.1). Beurteilung im konkreten Fall (E. 7.2).
- Art. 68 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe.
1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. 2 En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. 3 En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. 4 L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. 5 Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. - Im bundesgerichtlichen Verfahren gilt der Aufwand für einen allfälligen Beizug eines Patentanwalts als durch den reglementarischen Tarif für die Parteientschädigung abgegolten (E. 8).
Regeste (fr):
- Art. 51 LBI, art. 69 par. 1 CBE 2000; interprétation des revendications.
- L'interprétation des revendications de brevet est une question de droit qui peut être revue librement par le Tribunal fédéral dans le cadre d'un recours (consid. 6.1 et 6.2).
- Art. 26 al. 1 let. c LBI, art. 123 par. 2 et art. 138 par. 1 let. c CBE 2000; modifications de la procédure de demande, admissibilité des généralisations intermédiaires.
- En règle générale, lors de la modification d'une revendication de brevet, il n'est pas admissible d'extraire une caractéristique spécifique en l'isolant d'une combinaison de caractéristiques divulguées initialement (généralisation intermédiaire). Conditions d'admissibilité exceptionnelle d'une généralisation intermédiaire (consid. 7.1). Examen dans le cas d'espèce (consid. 7.2).
- Art. 68 al. 2 LTF; indemnisation des parties, intervention d'un conseil en brevets.
- Dans les procédures devant le Tribunal fédéral, les frais éventuels d'un conseil en brevets sont réputés couverts par le tarif réglementaire d'indemnisation des parties (consid. 8).
Regesto (it):
- Art. 51 LBI, art. 69 par. 1 CBE 2000; interpretazione di rivendicazioni.
- L'interpretazione di rivendicazioni concerne una questione di diritto, che può essere rivista liberamente dal Tribunale federale nella procedura di ricorso (consid. 6.1 e 6.2).
- Art. 26 cpv. 1 lett. c LBI, art. 123 par. 2 e art. 138 par. 1 lett. c CBE 2000; modifiche nella procedura di deposito, ammissibilità di cosiddette generalizzazioni intermedie.
- Nell'ambito della modifica di una rivendicazione non è in linea di principio ammissibile estrarre una caratteristica isolata da una serie di caratteristiche che erano state originariamente divulgate solo in combinazione fra di loro (cosiddetta generalizzazione intermedia). Presupposti per eccezionalmente ammettere tali generalizzazioni intermedie (consid. 7.1). Esame nel caso concreto (consid. 7.2).
- Art. 68 cpv. 2 LTF; spese ripetibili, coinvolgimento di un consulente in brevetti.
- Nella procedura innanzi al Tribunale federale le spese per l'eventuale coinvolgimento di un consulente in brevetti si ritengono coperte dalla tariffa regolamentare sulle spese ripetibili (consid. 8).
- Aus den Erwägungen:
Erwägungen ab Seite 338
BGE 147 III 337 S. 338
6. Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz vor, das Streitpatent fehlerhaft ausgelegt und Art. 51 Abs. 3
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 51 - 1 L'invention sera définie dans une ou plusieurs revendications. |
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1 | L'invention sera définie dans une ou plusieurs revendications. |
2 | Les revendications déterminent l'étendue de la protection conférée par le brevet. |
3 | La description et les dessins servent à interpréter les revendications. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 51 - 1 L'invention sera définie dans une ou plusieurs revendications. |
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1 | L'invention sera définie dans une ou plusieurs revendications. |
2 | Les revendications déterminent l'étendue de la protection conférée par le brevet. |
3 | La description et les dessins servent à interpréter les revendications. |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
6.1 Der sachliche Geltungsbereich bzw. Schutzbereich des Patents bestimmt sich gemäss Art. 51 Abs. 2
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 51 - 1 L'invention sera définie dans une ou plusieurs revendications. |
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1 | L'invention sera définie dans une ou plusieurs revendications. |
2 | Les revendications déterminent l'étendue de la protection conférée par le brevet. |
3 | La description et les dessins servent à interpréter les revendications. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 69 Étendue de la protection - (1) L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 51 - 1 L'invention sera définie dans une ou plusieurs revendications. |
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1 | L'invention sera définie dans une ou plusieurs revendications. |
2 | Les revendications déterminent l'étendue de la protection conférée par le brevet. |
3 | La description et les dessins servent à interpréter les revendications. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 69 Étendue de la protection - (1) L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. |
BGE 147 III 337 S. 339
Auslegungsmittel (BGE 143 III 666 E. 4.3 mit Hinweisen; vgl. auch BGE 144 III 337 E. 2.2). Die Beschreibung und die Zeichnungen dienen nur zur Auslegung des Anspruchs, soweit der Wortlaut unklar ist, nicht aber zu dessen Ergänzung. Der Patentinhaber hat daher den Gegenstand der Erfindung im Patentanspruch genau zu umschreiben und trägt das Risiko für eine unrichtige, unvollständige oder widersprüchliche Definition (Urteile 4A_581/2020 vom 26. März 2021 E. 3; 4A_317/2020 vom 15. Dezember 2020 E. 3.1; 4A_520/2016 vom 7. April 2017 E. 3.2 mit Hinweis auf BGE 95 II 364 E. 4c; vgl. auch BGE 107 II 366 E. 2).
6.2 Zunächst kann der Beschwerdegegnerin nicht gefolgt werden, wenn sie im Zusammenhang mit den Begriffen "extended canopy", "plane of the opening" sowie "spaced proximally from" einwendet, es handle sich bei der Auslegung dieser Begriffe nicht um eine Rechts-, sondern um eine Tatfrage, die vom Bundesgericht nur im Rahmen einer Willkürprüfung gemäss Art. 97 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
BGE 147 III 337 S. 340
Ausgeschlossenen erkennbaren, anhand fassbarer Kriterien feststellbaren Herrschaftsraum (dazu grundlegend HANS PETER WALTER, Zwischen Skylla und Charybdis, zur Auslegung der Patentansprüche nach Art. 69
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 97 Établissement inexact des faits - 1 Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
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1 | Le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. |
2 | Si la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le recours peut porter sur toute constatation incomplète ou erronée des faits.89 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
|
1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
7. Die Beschwerdeführerin rügt, die Vorinstanz habe Art. 26 Abs. 1 lit. c
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 26 - 1 Sur demande, le juge constate la nullité du brevet: |
|
1 | Sur demande, le juge constate la nullité du brevet: |
a | lorsque l'objet du brevet n'est pas brevetable au sens des art. 1, 1a, 1b et 2; |
b | lorsque l'invention n'est pas exposée, dans le fascicule du brevet, de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter; |
c | lorsque l'objet du brevet va au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt; |
d | lorsque le titulaire du brevet n'est ni l'inventeur, ni son ayant cause et qu'il n'avait pas droit non plus, à un autre titre, à la délivrance du brevet.67 |
2 | Lorsqu'un brevet a été délivré avec reconnaissance d'une priorité et que la demande de brevet dont la priorité est revendiquée n'a pas abouti à un brevet, le juge pourra exiger du titulaire du brevet qu'il en indique les raisons avec preuves à l'appui; si le titulaire s'y refuse, le juge appréciera librement cette attitude.68 |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 123 Modifications - (1) La demande de brevet européen ou le brevet européen peut être modifié dans les procédures devant l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. En tout état de cause, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier au moins une fois la demande. |
7.1
7.1.1 Nach Art. 26 Abs. 1 lit. c
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 26 - 1 Sur demande, le juge constate la nullité du brevet: |
|
1 | Sur demande, le juge constate la nullité du brevet: |
a | lorsque l'objet du brevet n'est pas brevetable au sens des art. 1, 1a, 1b et 2; |
b | lorsque l'invention n'est pas exposée, dans le fascicule du brevet, de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter; |
c | lorsque l'objet du brevet va au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt; |
d | lorsque le titulaire du brevet n'est ni l'inventeur, ni son ayant cause et qu'il n'avait pas droit non plus, à un autre titre, à la délivrance du brevet.67 |
2 | Lorsqu'un brevet a été délivré avec reconnaissance d'une priorité et que la demande de brevet dont la priorité est revendiquée n'a pas abouti à un brevet, le juge pourra exiger du titulaire du brevet qu'il en indique les raisons avec preuves à l'appui; si le titulaire s'y refuse, le juge appréciera librement cette attitude.68 |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 138 Nullité des brevets européens - (1) Sous réserve de l'art. 139, le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si: |
|
a | l'objet du brevet européen n'est pas brevetable en vertu des art. 52 à 57; |
b | le brevet européen n'expose pas l'invention de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter; |
c | l'objet du brevet européen s'étend au-delà du contenu de la demande telle qu'elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d'une demande divisionnaire ou d'une nouvelle demande déposée en vertu de l'art. 61, si l'objet du brevet s'étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu'elle a été déposée; |
d | la protection conférée par le brevet européen a été étendue; ou |
e | le titulaire du brevet européen n'avait pas le droit de l'obtenir en vertu de l'art. 60, par. 1. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 123 Modifications - (1) La demande de brevet européen ou le brevet européen peut être modifié dans les procédures devant l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. En tout état de cause, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier au moins une fois la demande. |
BGE 147 III 337 S. 341
Patentanmeldung und das europäische Patent nicht in der Weise geändert werden, dass ihr Gegenstand über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht (vgl. auch Art. 58 Abs. 2
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 58 - 1 Le requérant doit avoir au moins une occasion de modifier les pièces techniques avant la conclusion de la procédure d'examen. |
|
1 | Le requérant doit avoir au moins une occasion de modifier les pièces techniques avant la conclusion de la procédure d'examen. |
2 | Les pièces techniques ne doivent pas être modifiées de manière que l'objet de la demande modifiée aille au-delà de leur contenu. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 69 Étendue de la protection - (1) L'étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 123 Modifications - (1) La demande de brevet européen ou le brevet européen peut être modifié dans les procédures devant l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. En tout état de cause, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier au moins une fois la demande. |
7.1.2 Das unzulässige Hinausgehen über den Offenbarungsgehalt kann sowohl im Hinzufügen als auch im Weglassen von Informationen bestehen ( BGE 146 III 177 E. 2.1.3). Nach der ständigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA ist es in der Regel nicht zulässig, bei der Änderung eines Anspruchs ein isoliertes Merkmal aus einer Reihe von Merkmalen herauszugreifen, die ursprünglich nur in Kombination miteinander (z.B. in einer bestimmten Ausführungsform in der Beschreibung) offenbart wurden. Eine derartige Änderung stellt eine sog. Zwischenverallgemeinerung dar, indem sie zwar den beanspruchten Gegenstand an sich weiter einschränkt, aber dennoch auf eine nicht offenbarte Kombination von Merkmalen gerichtet ist, die breiter ist als der ursprünglich
BGE 147 III 337 S. 342
offenbarte Kontext (Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer T 219/09 vom 27. September 2010 E. 3.1; vgl. dazu HEIKO SENDROWSKI, in: Europäisches Patentübereinkommen, Benkard, Ehlers/Kinkeldey [Hrsg.], 3. Aufl. 2019, N. 150 f. zu Art. 123
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 123 Modifications - (1) La demande de brevet européen ou le brevet européen peut être modifié dans les procédures devant l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. En tout état de cause, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier au moins une fois la demande. |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 123 Modifications - (1) La demande de brevet européen ou le brevet européen peut être modifié dans les procédures devant l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. En tout état de cause, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier au moins une fois la demande. |
7.2 Die Beschwerdeführerin stellt nicht grundsätzlich in Abrede, dass das mit der Änderung des Patentanspruchs aufgenommene Merkmal 1.4.1 ("spaced proximally from the plane of the opening") auf einer Zwischenverallgemeinerung beruht, indem ein isoliertes Merkmal des Ausführungsbeispiels in Figur 3 herausgegriffen wurde. Weil in der ursprünglich eingereichten Beschreibung weder die Öffnungsebene ("plane of the opening") noch der Abstand ("spaced") erwähnt sind und beides auch nicht ausdrücklich aus den Figuren hervorgeht, hat die Vorinstanz nachvollziehbar geschlossen, dass der Fachmann den ursprünglich eingereichten Unterlagen keine allgemeine Lehre entnehmen kann, wonach es auf einen Abstand des Vorsprungs von einer Öffnungsebene ankommt. Da ein derartiger Abstand einzig aus dem ersten Ausführungsbeispiel, und auch dort nur aus der Figur 3 hervorgeht, blieben die Zusammenhänge zu anderen Merkmalen dieser Ausführungsform für den Fachmann unklar. Die Beschwerdeführerin geht selber davon aus, dass das Zusammenspiel der Ausdehnung des Dachs und der Position des Vorsprungs für die Funktion des Injektors
BGE 147 III 337 S. 343
wesentlich ist. Sie stellt zwar die vorinstanzliche Annahme in Frage, wonach dies auch für die Geometrie des Dachs zutreffe, einschliesslich seiner Ausdehnung entlang des Umfangs, vermag mit ihren Ausführungen jedoch nicht aufzuzeigen, dass der Fachmann ausgehend von den ursprünglichen Anmeldeunterlagen zweifelsfrei hätte erkennen können, dass das herausgegriffene Merkmal nicht in engem Zusammenhang mit den übrigen Merkmalen des Ausführungsbeispiels steht. Dies wäre jedoch erforderlich gewesen, um die Änderung zu rechtfertigen. Entgegen dem, was die Beschwerdeführerin anzunehmen scheint, setzte die vorinstanzliche Annahme der Unzulässigkeit der Änderung nicht etwa die Feststellung einer funktionalen oder strukturellen Verbindung mit den übrigen Merkmalen des Ausführungsbeispiels voraus. Im Gegenteil hätte die Zulässigkeit der erfolgten Änderung nur bejaht werden können, wenn das Fehlen eines solchen Zusammenhangs anhand der ursprünglichen Anmeldeunterlagen aus fachmännischer Sicht zweifelsfrei zu erkennen gewesen wäre. Mit der Behauptung, das Streitpatent lehre den Fachmann in Bezug auf die Figuren 2 und 3 nicht, dass die vollständige Umschliessung der Öffnung durch das Dach nur in Kombination mit einer beabstandeten Anordnung des Vorsprungs von der Öffnungsebene funktionieren könne, vermag sie die Zweifel hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen den verschiedenen Merkmalen ebenso wenig auszuräumen wie mit dem Hinweis darauf, dass die Vorinstanz den ursprünglich eingereichten Unterlagen keine allgemeine Lehre zur Bedeutung eines Abstands entnehmen konnte. Es ist daher nicht davon auszugehen, der Fachmann hätte zweifelsfrei erkennen können, dass sich der in Figur 3 ersichtliche Abstand generell mit einer beliebigen Geometrie des erweiterten Dachs kombinieren lasse. Entsprechend stösst der in der Beschwerde erhobene Einwand gegen die vorinstanzliche Erwägung ins Leere, nach der bereits das Merkmal 1.4.1 selbst auf einer unzulässigen Zwischenverallgemeinerung beruhe. Der Vorwurf der Willkür (Art. 9
SR 101 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 Cst. Art. 9 Protection contre l'arbitraire et protection de la bonne foi - Toute personne a le droit d'être traitée par les organes de l'État sans arbitraire et conformément aux règles de la bonne foi. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 26 - 1 Sur demande, le juge constate la nullité du brevet: |
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1 | Sur demande, le juge constate la nullité du brevet: |
a | lorsque l'objet du brevet n'est pas brevetable au sens des art. 1, 1a, 1b et 2; |
b | lorsque l'invention n'est pas exposée, dans le fascicule du brevet, de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter; |
c | lorsque l'objet du brevet va au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt; |
d | lorsque le titulaire du brevet n'est ni l'inventeur, ni son ayant cause et qu'il n'avait pas droit non plus, à un autre titre, à la délivrance du brevet.67 |
2 | Lorsqu'un brevet a été délivré avec reconnaissance d'une priorité et que la demande de brevet dont la priorité est revendiquée n'a pas abouti à un brevet, le juge pourra exiger du titulaire du brevet qu'il en indique les raisons avec preuves à l'appui; si le titulaire s'y refuse, le juge appréciera librement cette attitude.68 |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 123 Modifications - (1) La demande de brevet européen ou le brevet européen peut être modifié dans les procédures devant l'Office européen des brevets conformément au règlement d'exécution. En tout état de cause, le demandeur peut, de sa propre initiative, modifier au moins une fois la demande. |
BGE 147 III 337 S. 344
8. Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Dem Ausgang des Verfahrens entsprechend wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 66 Recouvrement des frais judiciaires - 1 En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
|
1 | En règle générale, les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie qui succombe. Si les circonstances le justifient, le Tribunal fédéral peut les répartir autrement ou renoncer à les mettre à la charge des parties. |
2 | Si une affaire est liquidée par un désistement ou une transaction, les frais judiciaires peuvent être réduits ou remis. |
3 | Les frais causés inutilement sont supportés par celui qui les a engendrés. |
4 | En règle générale, la Confédération, les cantons, les communes et les organisations chargées de tâches de droit public ne peuvent se voir imposer de frais judiciaires s'ils s'adressent au Tribunal fédéral dans l'exercice de leurs attributions officielles sans que leur intérêt patrimonial soit en cause ou si leurs décisions font l'objet d'un recours. |
5 | Sauf disposition contraire, les frais judiciaires mis conjointement à la charge de plusieurs personnes sont supportés par elles à parts égales et solidairement. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 68 Dépens - 1 Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
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1 | Le Tribunal fédéral décide, dans son arrêt, si et dans quelle mesure les frais de la partie qui obtient gain de cause sont supportés par celle qui succombe. |
2 | En règle générale, la partie qui succombe est tenue de rembourser à la partie qui a obtenu gain de cause, selon le tarif du Tribunal fédéral, tous les frais nécessaires causés par le litige. |
3 | En règle générale, aucuns dépens ne sont alloués à la Confédération, aux cantons, aux communes ou aux organisations chargées de tâches de droit public lorsqu'ils obtiennent gain de cause dans l'exercice de leurs attributions officielles. |
4 | L'art. 66, al. 3 et 5, est applicable par analogie. |
5 | Le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens. Il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer. |
Die Vorinstanz hat den Streitwert unter Berücksichtigung der Angaben der Parteien auf Fr. 1 Mio. festgesetzt. Art. 4 des Reglements sieht für Beschwerdeverfahren mit einem Streitwert von Fr. 500'000.- bis Fr. 1 Mio. ein Honorar zwischen Fr. 7'000.- und Fr. 22'000.- vor, für solche mit einem Streitwert von Fr. 1 Mio. bis Fr. 2 Mio. ein Honorar zwischen Fr. 8'000.- und Fr. 30'000.-. Innerhalb dieser Rahmenbeträge, die auch unter dem Aspekt der Rechtsgleichheit zu beachten sind, erscheint unter Berücksichtigung der Wichtigkeit der Streitsache, ihrer Schwierigkeit sowie des Arbeitsaufwands eine Gesamtentschädigung von Fr. 17'000.- als angemessen. Hinsichtlich des geltend gemachten Zeitaufwands ist insbesondere anzumerken, dass die in der Beschwerdeantwort
BGE 147 III 337 S. 345
vorgebrachten Nichtigkeitsgründe der fehlenden Neuheit und erfinderischen Tätigkeit im vorinstanzlichen Verfahren nicht geprüft wurden. Mangels tatsächlicher Feststellungen im angefochtenen Entscheid hätte das Bundesgericht über diese Fragen ohnehin nicht entscheiden können. Eine Entschädigung für den damit verbundenen Aufwand - samt beigezogenen Patentanwälten - fällt demnach ausser Betracht. Angesichts der beschränkten Überprüfungsbefugnis des Bundesgerichts (vgl. Art. 95 ff
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 95 Droit suisse - Le recours peut être formé pour violation: |
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a | du droit fédéral; |
b | du droit international; |
c | de droits constitutionnels cantonaux; |
d | de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires; |
e | du droit intercantonal. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 105 Faits déterminants - 1 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
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1 | Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente. |
2 | Il peut rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95. |
3 | Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents ou de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente.99 |
SR 173.41 Loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB) LTFB Art. 29 - 1 Un conseil en brevets au sens de l'art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets19 peut représenter une partie devant le Tribunal fédéral des brevets dans une procédure concernant la validité d'un brevet à condition qu'il exerce sa profession en toute indépendance. |
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1 | Un conseil en brevets au sens de l'art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets19 peut représenter une partie devant le Tribunal fédéral des brevets dans une procédure concernant la validité d'un brevet à condition qu'il exerce sa profession en toute indépendance. |
2 | A la demande du Tribunal fédéral des brevets, il doit apporter la preuve qu'il exerce sa profession en toute indépendance au moyen de documents appropriés. |
3 | Un conseil en brevets au sens de l'art. 2 de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets peut faire un exposé technique des faits dans tous les débats du Tribunal fédéral des brevets. |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 40 Mandataires - 1 En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats14 ou d'un traité international. |
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1 | En matière civile et en matière pénale, seuls ont qualité pour agir comme mandataires devant le Tribunal fédéral les avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice en vertu de la loi du 23 juin 2000 sur les avocats14 ou d'un traité international. |
2 | Les mandataires doivent justifier de leurs pouvoirs par une procuration. |