146 III 177
20. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. Company gegen B. AG (Beschwerde in Zivilsachen) 4A_613/2019 vom 11. Mai 2020
Regeste (de):
- Art. 26 Abs. 1 lit. c
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz
PatG Art. 26 - 1 Der Richter stellt auf Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, wenn:
1 Der Richter stellt auf Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, wenn: a der Gegenstand des Patents nach den Artikeln 1, 1a, 1b und 2 nicht patentierbar ist; b die Erfindung in der Patentschrift nicht so dargelegt ist, dass der Fachmann sie ausführen kann; c der Gegenstand des Patents über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht; d der Patentinhaber weder der Erfinder noch dessen Rechtsnachfolger ist noch aus einem andern Rechtsgrund ein Recht auf das Patent hatte.69 2 Ist ein Patent unter Anerkennung einer Priorität erteilt worden und hat die Anmeldung, deren Priorität beansprucht ist, nicht zum Patent geführt, so kann der Richter vom Patentinhaber verlangen, die Gründe anzugeben und Beweismittel vorzulegen; wird die Auskunft verweigert, so würdigt dies der Richter nach freiem Ermessen.70 IR 0.232.142.2 Allgemeine und institutionelle Vorschriften Kapitel I Allgemeine Vorschriften - Europäisches Patentübereinkommen
EPÜ-2000 Art. 123 Änderungen - (1) Die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent kann im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt nach Massgabe der Ausführungsordnung geändert werden. In jedem Fall ist dem Anmelder zumindest einmal Gelegenheit zu geben, von sich aus die Anmeldung zu ändern.
IR 0.232.142.2 Allgemeine und institutionelle Vorschriften Kapitel I Allgemeine Vorschriften - Europäisches Patentübereinkommen
EPÜ-2000 Art. 138 Nichtigkeit europäischer Patente - (1) Vorbehaltlich des Artikels 139 kann das europäische Patent mit Wirkung für einen Vertragsstaat nur für nichtig erklärt werden, wenn:
a der Gegenstand des europäischen Patents nach den Artikeln 52-57 nicht patentierbar ist; b das europäische Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann; c der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung oder, wenn das Patent auf einer Teilanmeldung oder einer nach Artikel 61 eingereichten neuen Anmeldung beruht, über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht; d der Schutzbereich des europäischen Patents erweitert worden ist; oder e der Inhaber des europäischen Patents nicht nach Artikel 60 Absatz 1 berechtigt ist. - Art. 123 Abs. 2
IR 0.232.142.2 Allgemeine und institutionelle Vorschriften Kapitel I Allgemeine Vorschriften - Europäisches Patentübereinkommen
EPÜ-2000 Art. 123 Änderungen - (1) Die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent kann im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt nach Massgabe der Ausführungsordnung geändert werden. In jedem Fall ist dem Anmelder zumindest einmal Gelegenheit zu geben, von sich aus die Anmeldung zu ändern.
Regeste (fr):
- Art. 26 al. 1 let. c LBI, art. 123 al. 2 et art. 138 al. 1 let. c CBE 2000; nullité du brevet, admissibilité de modifications lors de la procédure de dépôt.
- L'art. 123 al. 2 CBE 2000 ne permet de modifier une demande de brevet, au cours de la procédure visant à l'obtention de celui-ci, que dans les limites de ce que l'homme du métier est objectivement en mesure, à la date du dépôt, de déduire directement et sans équivoque de l'ensemble des documents tels qu'ils ont été initialement déposés, en se fondant sur les connaissances générales dans le domaine considéré (consid. 2.1 et 2.2). Critères d'appréciation de l'admissibilité de la suppression d'éléments de listes comprenant plusieurs modes de réalisation ou caractéristiques alternatifs (consid. 3.1-3.5).
Regesto (it):
- Art. 26 cpv. 1 lett. c LBI, art. 123 cpv. 2 e art. 138 cpv. 1 lett. c CBE 2000; nullità del brevetto, ammissibilità di modifiche nella procedura di deposito.
- L'art. 123 cpv. 2 CBE 2000 permette di modificare la domanda di brevetto durante la procedura di deposito unicamente nei limiti di ciò che l'uomo dell'arte può oggettivamente dedurre direttamente e univocamente, alla data del deposito, dall'insieme dei documenti inizialmente depositati e fondandosi sulle conoscenze generali nel relativo campo (consid. 2.1 e 2.2). Criteri in base ai quali apprezzare l'ammissibilità della soppressione di elementi da liste con maniere di realizzazione o caratteristiche alternative (consid. 3.1-3.5).
Sachverhalt ab Seite 178
A. Die A. Company (Beklagte, Beschwerdeführerin) ist ein Pharmaunternehmen mit Sitz auf den Bermudas und Inhaberin des europäischen Patents EP x. Das Patent wurde am 10. Mai 2017 unter anderem mit Wirkung für die Schweiz erteilt und beansprucht pharmazeutische Formulierungen mit den Wirkstoffen Oxycodon und Naloxon zur Behandlung von Schmerzen und der gleichzeitigen Reduktion von Nebenwirkungen. Das Patent basiert auf einer Teilanmeldung, die sich auf die internationale Patentanmeldung WO y vom 4. April 2003 beziehungsweise deren regionale Phase EP z (Stammanmeldung) bezieht. Beansprucht wird die Priorität der deutschen Patentanmeldungen DE v und DE w vom 5. April 2002. Anspruch 1 der internationalen Stammanmeldung war wie folgt formuliert: A storage stable pharmaceutical preparation comprising oxycodone and naloxone characterized in that the active compounds are released from the preparation in a sustained, invariant and independent manner. Nach erfolgter Änderung im Anmeldeverfahren lautete Anspruch 1 des Streitpatents EP x schliesslich: Pharmaceutical oral preparations for use in treating pain and for use in concurrently reducing opioid induced obstipation, wherein each preparation comprises as the actives oxycodone or a pharmaceutically acceptable salt thereof and naloxone or a pharmaceutically acceptable salt thereof, wherein oxycodone or a pharmaceutically acceptable salt thereof is present in said preparations in a range of usable absolute amounts and in a ratio of 2:1 to naloxone or a pharmaceutically acceptable salt thereof, characterized in that the actives are released from the preparations in a sustained, invariant and independent manner. Die B. AG (Klägerin, Beschwerdegegnerin) ist ein Pharmaunternehmen mit Sitz in V. (Schweiz).
BGE 146 III 177 S. 179
B. Am 10. Mai 2017 reichte die B. AG beim Bundespatentgericht eine Klage gegen die A. Company ein. Sie beantragte, den schweizerischen Teil des europäischen Patents EP x als nichtig zu erklären. Den gleichen Antrag stellte sie betreffend den schweizerischen Teil des europäischen Patents EP u (das auf einer parallelen Teilanmeldung beruht, indes nicht Gegenstand des bundesgerichtlichen Verfahrens ist). Sie argumentierte unter anderem, der Gegenstand des Patents gehe über den Inhalt der Anmeldung hinaus. Die A. Company erhob mit Klageantwort vom 28. August 2017 Widerklage und stellte mit Duplik vom 13. Juli 2018 - unter anderem - den Eventualantrag, Anspruch 1 des schweizerischen Teils des europäischen Patents EP x sei wie folgt aufrechtzuerhalten: Storage stable pharmaceutical oral preparations for use in treating pain and for use in concurrently reducing opioid induced obstipation, wherein each preparation comprises as the actives oxycodone or a pharmaceutically acceptable salt thereof and naloxone or a pharmaceutically acceptable salt thereof, wherein oxycodone or a pharmaceutically acceptable salt thereof is present in said preparations in a range of usable absolute amounts and in a ratio of 2:1 to naloxone or a pharmaceutically acceptable salt thereof, characterized in that the actives are released from the preparations in a sustained, invariant and independent manner. (...)
Mit Urteil vom 7. November 2019 hiess das Bundespatentgericht die Klage gut und stellte fest, dass jeweils der schweizerische Teil der europäischen Patente EP x und EP u nichtig ist. Die Widerklage wies es ab. (...) Das Bundesgericht weist die von der A. Company erhobene Beschwerde in Zivilsachen ab, soweit es darauf eintritt. (Auszug)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. (...)
2.1
2.1.1 Nach Art. 26 Abs. 1 lit. c

SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 26 - 1 Der Richter stellt auf Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, wenn: |
|
1 | Der Richter stellt auf Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, wenn: |
a | der Gegenstand des Patents nach den Artikeln 1, 1a, 1b und 2 nicht patentierbar ist; |
b | die Erfindung in der Patentschrift nicht so dargelegt ist, dass der Fachmann sie ausführen kann; |
c | der Gegenstand des Patents über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht; |
d | der Patentinhaber weder der Erfinder noch dessen Rechtsnachfolger ist noch aus einem andern Rechtsgrund ein Recht auf das Patent hatte.69 |
2 | Ist ein Patent unter Anerkennung einer Priorität erteilt worden und hat die Anmeldung, deren Priorität beansprucht ist, nicht zum Patent geführt, so kann der Richter vom Patentinhaber verlangen, die Gründe anzugeben und Beweismittel vorzulegen; wird die Auskunft verweigert, so würdigt dies der Richter nach freiem Ermessen.70 |

SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 26 - 1 Der Richter stellt auf Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, wenn: |
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1 | Der Richter stellt auf Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, wenn: |
a | der Gegenstand des Patents nach den Artikeln 1, 1a, 1b und 2 nicht patentierbar ist; |
b | die Erfindung in der Patentschrift nicht so dargelegt ist, dass der Fachmann sie ausführen kann; |
c | der Gegenstand des Patents über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht; |
d | der Patentinhaber weder der Erfinder noch dessen Rechtsnachfolger ist noch aus einem andern Rechtsgrund ein Recht auf das Patent hatte.69 |
2 | Ist ein Patent unter Anerkennung einer Priorität erteilt worden und hat die Anmeldung, deren Priorität beansprucht ist, nicht zum Patent geführt, so kann der Richter vom Patentinhaber verlangen, die Gründe anzugeben und Beweismittel vorzulegen; wird die Auskunft verweigert, so würdigt dies der Richter nach freiem Ermessen.70 |
BGE 146 III 177 S. 180
17. Dezember 1976 (AS 1977 1997 ff.) in das nationale Recht überführt worden (im Rahmen der sog. Harmonisierung; vgl. BGE 121 III 279 E. 3a S. 280). Diese beiden Bestimmungen knüpfen ihrerseits - soweit es um das europäische Erteilungsverfahren geht - an Art. 123 Abs. 2

IR 0.232.142.2 Allgemeine und institutionelle Vorschriften Kapitel I Allgemeine Vorschriften - Europäisches Patentübereinkommen EPÜ-2000 Art. 123 Änderungen - (1) Die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent kann im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt nach Massgabe der Ausführungsordnung geändert werden. In jedem Fall ist dem Anmelder zumindest einmal Gelegenheit zu geben, von sich aus die Anmeldung zu ändern. |

SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 58 - 1 Dem Patentbewerber ist bis zum Abschluss des Prüfungsverfahrens mindestens einmal Gelegenheit zu geben, die technischen Unterlagen zu ändern. |
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1 | Dem Patentbewerber ist bis zum Abschluss des Prüfungsverfahrens mindestens einmal Gelegenheit zu geben, die technischen Unterlagen zu ändern. |
2 | Die technischen Unterlagen dürfen nicht so geändert werden, dass der Gegenstand des geänderten Patentgesuchs über den Inhalt der ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen hinausgeht. |

IR 0.232.142.2 Allgemeine und institutionelle Vorschriften Kapitel I Allgemeine Vorschriften - Europäisches Patentübereinkommen EPÜ-2000 Art. 76 Europäische Teilanmeldung - (1) Eine europäische Teilanmeldung ist nach Massgabe der Ausführungsordnung unmittelbar beim Europäischen Patentamt einzureichen. Sie kann nur für einen Gegenstand eingereicht werden, der nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht; soweit diesem Erfordernis entsprochen wird, gilt die Teilanmeldung als an dem Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht und geniesst deren Prioritätsrecht. |

SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 57 - 1 Ein Patentgesuch, das aus der Teilung eines früheren hervorgeht, erhält dessen Anmeldedatum: |
|
1 | Ein Patentgesuch, das aus der Teilung eines früheren hervorgeht, erhält dessen Anmeldedatum: |
a | wenn es bei seiner Einreichung ausdrücklich als Teilgesuch bezeichnet wurde; |
b | wenn das frühere Gesuch zur Zeit der Einreichung des Teilgesuches noch hängig war; und |
c | soweit sein Gegenstand nicht über den Inhalt des früheren Gesuches in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. |
2 | ...134 |
2.1.2 Mit dieser Regelung soll ausgeschlossen werden, dass der Patentinhaber seine Position verbessert, indem er für Gegenstände Schutz beansprucht, die in der ursprünglichen Anmeldung nicht offenbart worden sind. Dem Anmelder soll es verwehrt sein, nachträgliche Änderungen oder Weiterentwicklungen in das Anmeldeverfahren einzubringen und damit ein Schutzrecht zu erlangen, das am Stand der Technik zur Zeit der Anmeldung gemessen wird (Urteile 4A_109/2011, 4A_111/2011 vom 21. Juli 2011 E. 4.3.1; 4C.108/1997 vom 9. Juli 1998 E. 3a, in: sic! 1/1999 S. 58 ff.; PETER HEINRICH, PatG/EPÜ, Kommentar zum Schweizerischen Patentgesetz und den entsprechenden Bestimmungen des Europäischen Patentübereinkommens synoptisch dargestellt, 3. Aufl. 2018, N. 10 zu Art. 58 PatG/ Art. 123

SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 57 - 1 Ein Patentgesuch, das aus der Teilung eines früheren hervorgeht, erhält dessen Anmeldedatum: |
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1 | Ein Patentgesuch, das aus der Teilung eines früheren hervorgeht, erhält dessen Anmeldedatum: |
a | wenn es bei seiner Einreichung ausdrücklich als Teilgesuch bezeichnet wurde; |
b | wenn das frühere Gesuch zur Zeit der Einreichung des Teilgesuches noch hängig war; und |
c | soweit sein Gegenstand nicht über den Inhalt des früheren Gesuches in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. |
2 | ...134 |

SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 57 - 1 Ein Patentgesuch, das aus der Teilung eines früheren hervorgeht, erhält dessen Anmeldedatum: |
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1 | Ein Patentgesuch, das aus der Teilung eines früheren hervorgeht, erhält dessen Anmeldedatum: |
a | wenn es bei seiner Einreichung ausdrücklich als Teilgesuch bezeichnet wurde; |
b | wenn das frühere Gesuch zur Zeit der Einreichung des Teilgesuches noch hängig war; und |
c | soweit sein Gegenstand nicht über den Inhalt des früheren Gesuches in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. |
2 | ...134 |
2.1.3 Dabei ist unter dem "Gegenstand des Patents" (der nach Art. 26 Abs. 1 lit. c

SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 26 - 1 Der Richter stellt auf Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, wenn: |
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1 | Der Richter stellt auf Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, wenn: |
a | der Gegenstand des Patents nach den Artikeln 1, 1a, 1b und 2 nicht patentierbar ist; |
b | die Erfindung in der Patentschrift nicht so dargelegt ist, dass der Fachmann sie ausführen kann; |
c | der Gegenstand des Patents über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht; |
d | der Patentinhaber weder der Erfinder noch dessen Rechtsnachfolger ist noch aus einem andern Rechtsgrund ein Recht auf das Patent hatte.69 |
2 | Ist ein Patent unter Anerkennung einer Priorität erteilt worden und hat die Anmeldung, deren Priorität beansprucht ist, nicht zum Patent geführt, so kann der Richter vom Patentinhaber verlangen, die Gründe anzugeben und Beweismittel vorzulegen; wird die Auskunft verweigert, so würdigt dies der Richter nach freiem Ermessen.70 |

IR 0.232.142.2 Allgemeine und institutionelle Vorschriften Kapitel I Allgemeine Vorschriften - Europäisches Patentübereinkommen EPÜ-2000 Art. 69 Schutzbereich - (1) Der Schutzbereich des europäischen Patents und der europäischen Patentanmeldung wird durch die Patentansprüche bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind jedoch zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. |

SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 51 - 1 Die Erfindung ist in einem oder mehreren Patentansprüchen zu definieren. |
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1 | Die Erfindung ist in einem oder mehreren Patentansprüchen zu definieren. |
2 | Die Patentansprüche bestimmen den sachlichen Geltungsbereich des Patentes. |
3 | Die Beschreibung und die Zeichnungen sind zur Auslegung der Patentansprüche heranzuziehen. |
BGE 146 III 177 S. 181
Vielmehr geht es dabei um den "Gegenstand" im Sinne von Art. 123 Abs. 2

IR 0.232.142.2 Allgemeine und institutionelle Vorschriften Kapitel I Allgemeine Vorschriften - Europäisches Patentübereinkommen EPÜ-2000 Art. 123 Änderungen - (1) Die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent kann im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt nach Massgabe der Ausführungsordnung geändert werden. In jedem Fall ist dem Anmelder zumindest einmal Gelegenheit zu geben, von sich aus die Anmeldung zu ändern. |

SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 58 - 1 Dem Patentbewerber ist bis zum Abschluss des Prüfungsverfahrens mindestens einmal Gelegenheit zu geben, die technischen Unterlagen zu ändern. |
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1 | Dem Patentbewerber ist bis zum Abschluss des Prüfungsverfahrens mindestens einmal Gelegenheit zu geben, die technischen Unterlagen zu ändern. |
2 | Die technischen Unterlagen dürfen nicht so geändert werden, dass der Gegenstand des geänderten Patentgesuchs über den Inhalt der ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen hinausgeht. |

SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 57 - 1 Ein Patentgesuch, das aus der Teilung eines früheren hervorgeht, erhält dessen Anmeldedatum: |
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1 | Ein Patentgesuch, das aus der Teilung eines früheren hervorgeht, erhält dessen Anmeldedatum: |
a | wenn es bei seiner Einreichung ausdrücklich als Teilgesuch bezeichnet wurde; |
b | wenn das frühere Gesuch zur Zeit der Einreichung des Teilgesuches noch hängig war; und |
c | soweit sein Gegenstand nicht über den Inhalt des früheren Gesuches in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. |
2 | ...134 |

SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 58 - 1 Dem Patentbewerber ist bis zum Abschluss des Prüfungsverfahrens mindestens einmal Gelegenheit zu geben, die technischen Unterlagen zu ändern. |
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1 | Dem Patentbewerber ist bis zum Abschluss des Prüfungsverfahrens mindestens einmal Gelegenheit zu geben, die technischen Unterlagen zu ändern. |
2 | Die technischen Unterlagen dürfen nicht so geändert werden, dass der Gegenstand des geänderten Patentgesuchs über den Inhalt der ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen hinausgeht. |

SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 58 - 1 Dem Patentbewerber ist bis zum Abschluss des Prüfungsverfahrens mindestens einmal Gelegenheit zu geben, die technischen Unterlagen zu ändern. |
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1 | Dem Patentbewerber ist bis zum Abschluss des Prüfungsverfahrens mindestens einmal Gelegenheit zu geben, die technischen Unterlagen zu ändern. |
2 | Die technischen Unterlagen dürfen nicht so geändert werden, dass der Gegenstand des geänderten Patentgesuchs über den Inhalt der ursprünglich eingereichten technischen Unterlagen hinausgeht. |

IR 0.232.142.2 Allgemeine und institutionelle Vorschriften Kapitel I Allgemeine Vorschriften - Europäisches Patentübereinkommen EPÜ-2000 Art. 123 Änderungen - (1) Die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent kann im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt nach Massgabe der Ausführungsordnung geändert werden. In jedem Fall ist dem Anmelder zumindest einmal Gelegenheit zu geben, von sich aus die Anmeldung zu ändern. |
2.2 Eine Teilanmeldung ist in prozessualer Hinsicht eine eigenständige, von der Stammanmeldung unabhängige Anmeldung. Änderungen unterliegen daher den allgemeinen Voraussetzungen von Art. 123 Abs. 2

IR 0.232.142.2 Allgemeine und institutionelle Vorschriften Kapitel I Allgemeine Vorschriften - Europäisches Patentübereinkommen EPÜ-2000 Art. 123 Änderungen - (1) Die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent kann im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt nach Massgabe der Ausführungsordnung geändert werden. In jedem Fall ist dem Anmelder zumindest einmal Gelegenheit zu geben, von sich aus die Anmeldung zu ändern. |

IR 0.232.142.2 Allgemeine und institutionelle Vorschriften Kapitel I Allgemeine Vorschriften - Europäisches Patentübereinkommen EPÜ-2000 Art. 123 Änderungen - (1) Die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent kann im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt nach Massgabe der Ausführungsordnung geändert werden. In jedem Fall ist dem Anmelder zumindest einmal Gelegenheit zu geben, von sich aus die Anmeldung zu ändern. |

IR 0.232.142.2 Allgemeine und institutionelle Vorschriften Kapitel I Allgemeine Vorschriften - Europäisches Patentübereinkommen EPÜ-2000 Art. 76 Europäische Teilanmeldung - (1) Eine europäische Teilanmeldung ist nach Massgabe der Ausführungsordnung unmittelbar beim Europäischen Patentamt einzureichen. Sie kann nur für einen Gegenstand eingereicht werden, der nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht; soweit diesem Erfordernis entsprochen wird, gilt die Teilanmeldung als an dem Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht und geniesst deren Prioritätsrecht. |

IR 0.232.142.2 Allgemeine und institutionelle Vorschriften Kapitel I Allgemeine Vorschriften - Europäisches Patentübereinkommen EPÜ-2000 Art. 123 Änderungen - (1) Die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent kann im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt nach Massgabe der Ausführungsordnung geändert werden. In jedem Fall ist dem Anmelder zumindest einmal Gelegenheit zu geben, von sich aus die Anmeldung zu ändern. |

SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 57 - 1 Ein Patentgesuch, das aus der Teilung eines früheren hervorgeht, erhält dessen Anmeldedatum: |
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1 | Ein Patentgesuch, das aus der Teilung eines früheren hervorgeht, erhält dessen Anmeldedatum: |
a | wenn es bei seiner Einreichung ausdrücklich als Teilgesuch bezeichnet wurde; |
b | wenn das frühere Gesuch zur Zeit der Einreichung des Teilgesuches noch hängig war; und |
c | soweit sein Gegenstand nicht über den Inhalt des früheren Gesuches in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. |
2 | ...134 |

IR 0.232.142.2 Allgemeine und institutionelle Vorschriften Kapitel I Allgemeine Vorschriften - Europäisches Patentübereinkommen EPÜ-2000 Art. 123 Änderungen - (1) Die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent kann im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt nach Massgabe der Ausführungsordnung geändert werden. In jedem Fall ist dem Anmelder zumindest einmal Gelegenheit zu geben, von sich aus die Anmeldung zu ändern. |
BGE 146 III 177 S. 182
grundsätzlich auch bei Art. 76 Abs. 1

IR 0.232.142.2 Allgemeine und institutionelle Vorschriften Kapitel I Allgemeine Vorschriften - Europäisches Patentübereinkommen EPÜ-2000 Art. 76 Europäische Teilanmeldung - (1) Eine europäische Teilanmeldung ist nach Massgabe der Ausführungsordnung unmittelbar beim Europäischen Patentamt einzureichen. Sie kann nur für einen Gegenstand eingereicht werden, der nicht über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht; soweit diesem Erfordernis entsprochen wird, gilt die Teilanmeldung als an dem Anmeldetag der früheren Anmeldung eingereicht und geniesst deren Prioritätsrecht. |

IR 0.232.142.2 Allgemeine und institutionelle Vorschriften Kapitel I Allgemeine Vorschriften - Europäisches Patentübereinkommen EPÜ-2000 Art. 123 Änderungen - (1) Die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent kann im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt nach Massgabe der Ausführungsordnung geändert werden. In jedem Fall ist dem Anmelder zumindest einmal Gelegenheit zu geben, von sich aus die Anmeldung zu ändern. |
2.3 Das Bundespatentgericht kam zum Ergebnis, Anspruch 1 des europäischen Patents EP x sei während des Prüfungsverfahrens im Sinne der dargelegten Rechtsprechung unzulässig geändert worden. Dagegen wendet sich die Beschwerdeführerin. Vor Bundesgericht beantragt sie indes nicht mehr die Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung, sondern nur noch gemäss Eventualantrag vom 13. Juli 2018. (...)
3.
3.1 Es geht um die Frage, inwieweit das Herausgreifen einzelner Elemente aus mehreren Listen mit je mehreren alternativen Ausführungsformen oder Merkmalen während des Anmeldeverfahrens zulässig ist (Problem des singling out ; dazu im Einzelnen etwa BLUMER, a.a.O., N. 94-97 zu Art. 123

SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 57 - 1 Ein Patentgesuch, das aus der Teilung eines früheren hervorgeht, erhält dessen Anmeldedatum: |
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1 | Ein Patentgesuch, das aus der Teilung eines früheren hervorgeht, erhält dessen Anmeldedatum: |
a | wenn es bei seiner Einreichung ausdrücklich als Teilgesuch bezeichnet wurde; |
b | wenn das frühere Gesuch zur Zeit der Einreichung des Teilgesuches noch hängig war; und |
c | soweit sein Gegenstand nicht über den Inhalt des früheren Gesuches in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. |
2 | ...134 |
BGE 146 III 177 S. 183
geschaffen zwischen dem spezifischen Gewichtsverhältnis der Wirkstoffe Oxycodon und Naloxon von 2 zu 1 einerseits und der Reduktion Opioid-induzierter Obstipation andererseits. Es stellt sich die Frage, ob sich dies mit Art. 123 Abs. 2

IR 0.232.142.2 Allgemeine und institutionelle Vorschriften Kapitel I Allgemeine Vorschriften - Europäisches Patentübereinkommen EPÜ-2000 Art. 123 Änderungen - (1) Die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent kann im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt nach Massgabe der Ausführungsordnung geändert werden. In jedem Fall ist dem Anmelder zumindest einmal Gelegenheit zu geben, von sich aus die Anmeldung zu ändern. |
3.2 Zum Problem des Streichens von Elementen aus Listen während des Anmeldeverfahrens besteht eine reichhaltige Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA. Im Ausgangspunkt steht dabei die Frage, ob sich der im Streitpatent beanspruchte Gegenstand beziehungsweise die darin beanspruchte Merkmalskombination für den Fachmann unmittelbar und eindeutig aus den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen entnehmen lässt (siehe Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammer T 1799/12 vom 26. März 2014 Punkt 2.4 S. 12; T 0783/09 vom 25. Januar 2011 Punkt 5.6 S. 7). Grundsätzlich wird dabei davon ausgegangen, dass die Beschränkung auf ein Merkmal aus einer Liste zulässig ist (siehe etwa Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer T 2134/10 vom 14. November 2013 Punkt 5 S. 11). Ebenfalls nicht beanstandet wird prinzipiell die Streichung in mehreren Listen, wenn noch immer je mehrere Alternativen beansprucht werden, mithin eine generische Gruppe verbleibt, die sich zum Gegenstand in der ursprünglichen Anmeldung nur durch ihre geringere Grösse unterscheidet (siehe Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammer T 1075/12 vom 26. April 2016 Punkt 2.5 f. S. 6 f.; T 1506/13 vom 8. Mai 2015 Punkt 4.2 S. 6 f.). Als unzulässig wird dagegen regelmässig erachtet, wenn im Anmeldeverfahren aus mehreren Listen je eine einzige Bedeutung ausgewählt wird, weil und soweit dadurch eine Ausführungsform mit einer Kombination von bestimmten Merkmalen künstlich geschaffen wird, welche in dieser Form keine Basis in der ursprünglichen Anmeldung hat (siehe Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer T 2013/08 vom 16. April 2010 Punkt 2.2 S. 16 f. mit weiteren Hinweisen sowie die Entscheidungen, die SCHRELL, a.a.O., S. 678 sub. ad a zitiert). In diesem Fall wird der Patentschutz mit der Änderung nicht bloss eingeschränkt, sondern es wird ein technischer Beitrag im Vergleich zum ursprünglich offenbarten Gegenstand geleistet (siehe Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer T 1506/13 vom 8. Mai 2015 Punkt 4.2 S. 6 f.). Anders kann es sich verhalten, wenn es bereits in der ursprünglichen Anmeldung Hinweise auf diese Kombination gab; so beispielsweise, wenn die letztlich ausgewählten Elemente als "bevorzugt" gekennzeichnet worden sind (siehe Entscheidungen der Technischen Beschwerdekammer
BGE 146 III 177 S. 184
T 1799/12 vom 26. März 2014 Punkt 2.4 S. 13; T 0686/99 vom 22. Januar 2003 Punkt 4.3.3 S. 8). Dabei ist stets auf die Verhältnisse im konkreten Fall abzustellen (siehe bereits Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer T 0859/94 vom 21. September 1999 Punkt 2.4.3 S. 12).
3.3 Die Vorinstanz legte ihren Ausführungen diese Kriterien zugrunde. Sie untersuchte, welche Kombinationen einem Fachmann gestützt auf die ursprüngliche Anmeldung offenbart worden sind. Sie berücksichtigte, dass das blosse Streichen von Elementen mehrerer Listen grundsätzlich nicht zu einem neuen technischen Beitrag führt und insoweit zulässig ist. Sie erwog aber, dass im vorliegenden Fall zwei Merkmale - das spezifische Gewichtsverhältnis von 2 zu 1 und die Obstipationsreduktion als behandelbare Nebenwirkung - aus je einer Liste vollständig individualisiert worden seien. Die Auswahl dieser beiden Elemente und damit deren Kombination könne - so der Schluss der Vorinstanz - für den Fachmann nicht als in den ursprünglich eingereichten Unterlagen offenbart gelten.
3.4 Die Beschwerdeführerin hält den Erwägungen der Vorinstanz im Wesentlichen ihr eigenes Verständnis der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA und der in der Patentanmeldung enthaltenen Beschreibung entgegen. Weshalb aber ein Fachmann den Bezug des spezifischen Gewichtsverhältnisses von 2 zu 1 zur Reduktion Opioid-induzierter Obstipation aus den ursprünglich eingereichten Unterlagen unmittelbar und eindeutig hätte ableiten können, zeigt sie nicht auf. Sie beschränkt sich in diesem Zusammenhang auf die Feststellung, dass die Reduktion Opioid-induzierter Obstipation in der ursprünglichen Anmeldung als "eine primäre Wirkung der Erfindung" erwähnt werde und dass das "zwischen den Wirkstoffen zu wählende Gewichtsverhältnis" in eine unmittelbare und eindeutige Verbindung mit der "Reduktion von Nebenwirkungen" gebracht worden sei. Auch der Umstand, dass die Obstipation die in der Anmeldung meistgenannte sowie in der Praxis die am häufigsten beobachtete und am schwersten zu behandelnde Nebenwirkung sein mag (wie die Beschwerdeführerin behauptet), weist nicht auf eine solche Kombination hin. Die Beschwerdeführerin räumt ferner ausdrücklich ein, dass das Gewichtsverhältnis von 2 zu 1 in der ursprünglichen Anmeldung weder als allein besonders bevorzugt (sondern eben nur als "gleichsam bevorzugt" wie andere Gewichtsverhältnisse) und auch sonst nicht in relevanter Weise hervorgehoben worden wäre. Vor diesem Hintergrund kann aber der vorinstanzliche Schluss nicht
BGE 146 III 177 S. 185
beanstandet werden, wonach ein Fachmann den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen einen Zusammenhang zwischen dem spezifischen Gewichtsverhältnis von 2 zu 1 und der Reduktion Opioid-induzierter Obstipation nicht unmittelbar und eindeutig in dieser individualisierten Form entnehmen konnte und damit der Gegenstand des Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht. Dass dabei die Liste mit den behandelbaren Nebenwirkungen in der ursprünglichen Anmeldung (nur) drei Alternativen enthielt, von denen eine ausgewählt wurde, ändert daran nichts (siehe auch Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer T 0098/09 vom 27. Oktober 2011 Punkt 2.1 S. 8 f.).
3.5 Zusammenfassend ist der Vorinstanz keine Verletzung von Art. 26 Abs. 1 lit. c

SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 26 - 1 Der Richter stellt auf Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, wenn: |
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1 | Der Richter stellt auf Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, wenn: |
a | der Gegenstand des Patents nach den Artikeln 1, 1a, 1b und 2 nicht patentierbar ist; |
b | die Erfindung in der Patentschrift nicht so dargelegt ist, dass der Fachmann sie ausführen kann; |
c | der Gegenstand des Patents über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht; |
d | der Patentinhaber weder der Erfinder noch dessen Rechtsnachfolger ist noch aus einem andern Rechtsgrund ein Recht auf das Patent hatte.69 |
2 | Ist ein Patent unter Anerkennung einer Priorität erteilt worden und hat die Anmeldung, deren Priorität beansprucht ist, nicht zum Patent geführt, so kann der Richter vom Patentinhaber verlangen, die Gründe anzugeben und Beweismittel vorzulegen; wird die Auskunft verweigert, so würdigt dies der Richter nach freiem Ermessen.70 |

IR 0.232.142.2 Allgemeine und institutionelle Vorschriften Kapitel I Allgemeine Vorschriften - Europäisches Patentübereinkommen EPÜ-2000 Art. 138 Nichtigkeit europäischer Patente - (1) Vorbehaltlich des Artikels 139 kann das europäische Patent mit Wirkung für einen Vertragsstaat nur für nichtig erklärt werden, wenn: |
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a | der Gegenstand des europäischen Patents nach den Artikeln 52-57 nicht patentierbar ist; |
b | das europäische Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollständig offenbart, dass ein Fachmann sie ausführen kann; |
c | der Gegenstand des europäischen Patents über den Inhalt der Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung oder, wenn das Patent auf einer Teilanmeldung oder einer nach Artikel 61 eingereichten neuen Anmeldung beruht, über den Inhalt der früheren Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht; |
d | der Schutzbereich des europäischen Patents erweitert worden ist; oder |
e | der Inhaber des europäischen Patents nicht nach Artikel 60 Absatz 1 berechtigt ist. |

IR 0.232.142.2 Allgemeine und institutionelle Vorschriften Kapitel I Allgemeine Vorschriften - Europäisches Patentübereinkommen EPÜ-2000 Art. 123 Änderungen - (1) Die europäische Patentanmeldung oder das europäische Patent kann im Verfahren vor dem Europäischen Patentamt nach Massgabe der Ausführungsordnung geändert werden. In jedem Fall ist dem Anmelder zumindest einmal Gelegenheit zu geben, von sich aus die Anmeldung zu ändern. |