135 III 656
95. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum (IGE) gegen X. (Beschwerde in Zivilsachen) 4A_447/2009 vom 9. November 2009
Regeste (de):
- Art. 34 Abs. 3
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 34 - 1 Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences).
1 Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences). 2 Lorsque la demande de brevet ou le brevet appartiennent à plusieurs, une licence ne peut être accordée sans le consentement de tous les ayants droit. 3 Les licences non inscrites au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet. SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets
OBI Art. 105 Inscription provisoire ou définitive au registre des brevets - 1 Sont inscrits provisoirement ou définitivement dans le registre des brevets:
1 Sont inscrits provisoirement ou définitivement dans le registre des brevets: a ... b les modifications concernant le droit au brevet; c les changements de raison sociale ou de commerce; d les autres modifications, telles que le changement de mandataire, la concession de droits et les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l'exécution forcée. 1bis Il incombe au titulaire du brevet ou au preneur de licence de présenter la requête d'inscription d'une licence.223 2 Toutes les modifications doivent être attestées au moyen d'une déclaration écrite du titulaire ou du demandeur précédent ou au moyen d'un autre titre probant; les art. 106 et 107 sont réservés. Les titres probants font partie du dossier.224 2bis ...225 3 Tant qu'une licence exclusive est provisoirement ou définitivement inscrite au registre, aucune autre licence incompatible avec elle ne sera provisoirement ou définitivement inscrite pour le même brevet. 4 Une sous-licence est inscrite provisoirement ou définitivement lorsqu'elle est attestée par une déclaration écrite du licencié provisoirement ou définitivement inscrit, ou par un autre titre probant suffisant. Au surplus, le droit de licencié de concéder des sous-licences doit être établi.226 5 et 6 ...227 - Der Lizenznehmer, der beim Registerführer die Eintragung seiner Patentlizenz beantragt, muss sich auf das Einverständnis des Patentinhabers stützen können. Beweis des Bestands der Lizenz und des Einverständnisses zum Eintrag; Gehörswahrung. Bietet der Patentinhaber keine Hand zur Eintragung, bleibt dem Lizenznehmer nur der Weg über eine Zivilklage (E. 3).
Regeste (fr):
- Art. 34 al. 3 LBI, art. 105 al. 2 OBI; inscription d'une licence au registre des brevets.
- Le preneur de licence, qui requiert du teneur du registre l'inscription de sa licence de brevet, doit pouvoir se fonder sur l'accord du titulaire du brevet. Preuve de l'existence de la licence et du consentement à son inscription; garantie du droit d'être entendu. Si le titulaire du brevet ne prête pas la main à l'inscription, le preneur de licence n'a pas d'autre choix que d'ouvrir une action civile (consid. 3).
Regesto (it):
- Art. 34 cpv. 3 LBI, art. 105 cpv. 2 OBI; iscrizione di una licenza nel registro dei brevetti.
- Il licenziatario che chiede all'ufficiale del registro di procedere all'iscrizione della sua licenza di brevetto deve potersi avvalere del consenso del titolare del brevetto. Prova dell'esistenza della licenza e del consenso all'iscrizione; garanzia del diritto di essere sentito. Se il titolare del brevetto non collabora all'iscrizione, al licenziatario non resta che promuovere un'azione civile (consid. 3).
Sachverhalt ab Seite 657
BGE 135 III 656 S. 657
A. Am 8. Oktober 2001 räumte A. der X. (Beschwerdegegnerin) in einem Lizenzvertrag eine exklusive Lizenz an zwei Patenten im Zusammenhang mit Zahnimplantaten ein, die im Schweizerischen Patentregister auf seinen Namen registriert sind. Der Vertrag sieht für den Fall schwerer Vertragsverletzungen ("significant contract violations") ein beidseitiges Kündigungsrecht vor. Als Beispiel einer schweren Vertragsverletzung nennt er unter anderem das Nichteinhalten der Zahlungsfristen für die vierteljährlich zu entrichtenden Lizenzgebühren. Mit Schreiben vom 8. Mai 2008 trat A. vom Lizenzvertrag zurück und kündigte diesen zugleich mangels pünktlicher Bezahlung der Lizenzgebühr. In der weiteren Diskussion zwischen den Vertragsparteien bestritt die Beschwerdegegnerin eine gültige Auflösung des Vertrags und hielt am Bestand ihrer Exklusivlizenz fest. Am 28. Januar 2009 beantragte die Beschwerdegegnerin dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) unter Vorlage des Lizenzvertrags aus dem Jahre 2001, ihre exklusive Lizenz für die europäischen Patente Nr. y und z im Patentregister einzutragen. Mit Schreiben vom 29. Januar 2009 teilte das IGE der Beschwerdegegnerin die beantragte Änderung im Register mit. Am 6. Februar 2009 ersuchte A. das IGE um Wiedererwägung und Widerruf, eventuell Löschung der Lizenzeintragungen. Zur Begründung führte er aus, dass die Lizenz mit der Auflösung des Lizenzvertrags untergegangen sei. Mit Verfügung vom 13. Februar 2009 hiess das IGE das Wiedererwägungsgesuch gut und widerrief den Registereintrag vom 29. Januar 2009, den es gleichentags löschte.
B. Die Beschwerdegegnerin erhob dagegen Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht und beantragte (im Wesentlichen), die Eintragungen seien zu bestätigen und die Lizenz - falls gelöscht - wieder einzutragen.
BGE 135 III 656 S. 658
Mit Zwischenverfügung vom 24. März 2009 ordnete das Bundesverwaltungsgericht die vorläufige Wiedereintragung der beiden ausschliesslichen Lizenzen bis zum rechtskräftigen Abschluss des Verfahrens an. Das IGE trug daraufhin die Lizenzen am 1. April 2009 wieder ein. Mit Urteil vom 7. Juli 2009 hiess das Bundesverwaltungsgericht die Beschwerde gut und hob die Verfügung des IGE vom 13. Februar 2009 auf. Das Eventualbegehren des Patentinhabers um Anordnung einer Sicherheitsleistung wies es ab.
C. Das IGE beantragt dem Bundesgericht mit Beschwerde in Zivilsachen, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 7. Juli 2009 sei aufzuheben. Das IGE sei anzuweisen, die vom Bundesverwaltungsgericht mit Zwischenverfügung vom 24. März 2009 angeordnete und mit Urteil vom 7. Juli 2009 bestätigte Eintragung der ausschliesslichen Lizenz für die europäischen Patente Nr. y und z zu löschen. Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde abzuweisen. Die Eintragung der exklusiven Lizenz zugunsten von X. bei den EP Patenten Nr. y und z sei zu bestätigen. Das Bundesverwaltungsgericht beantragt die Abweisung der Beschwerde unter Verzicht auf eine Vernehmlassung. Das Bundesgericht heisst die Beschwerde gut.
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
3. Damit stellt sich die weitere Frage, ob die neu getroffene Verfügung vom 13. Februar 2009, mithin die Verweigerung der beantragten Eintragung der Lizenz, rechtens war. Das IGE begründet die Verweigerung damit, dass die vom Patentinhaber vorgebrachten Tatsachen darauf schliessen liessen, dass der Lizenzvertrag zur Zeit der Einreichung beim IGE am 28. Januar 2009 aufgrund des Rücktritts des Patentinhabers vom Vertrag nicht mehr rechtswirksam gewesen sei. Daher könne gestützt darauf die Lizenz nicht eingetragen werden. Die Eintragung einer Lizenz setze das Einverständnis des Patentinhabers voraus. Der Lizenznehmer habe kein Recht auf Eintragung, sondern lediglich einen selbständig einklagbaren Anspruch gegen den Lizenzgeber. Die Vorinstanz vertritt demgegenüber die Ansicht, dass die Vorlage des Lizenzvertrags als Voraussetzung für die Eintragung ausreiche.
BGE 135 III 656 S. 659
Die ausdrückliche Zustimmung des Lizenzgebers sei nicht verlangt. Der Lizenzvertrag diene als Beleg für das Bestehen der Lizenz, die als solche den Anspruch des Lizenznehmers auf Vormerkung begründe. Die Vormerkung einer Lizenz sei bereits dann vorzunehmen, wenn die Lizenz unstrittig zustande gekommen sei und an ihrer vom Lizenzgeber eingewendeten seitherigen Aufhebung erhebliche Zweifel bestünden.
3.1 Die Eintragung von Lizenzen an Patenten im Patentregister ist in der Gesetzgebung nur rudimentär geregelt. Art. 34 Abs. 3
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 34 - 1 Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences). |
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1 | Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences). |
2 | Lorsque la demande de brevet ou le brevet appartiennent à plusieurs, une licence ne peut être accordée sans le consentement de tous les ayants droit. |
3 | Les licences non inscrites au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet. |
Zum Eintragungsverfahren bestimmt Art. 105 Abs. 2
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 105 Inscription provisoire ou définitive au registre des brevets - 1 Sont inscrits provisoirement ou définitivement dans le registre des brevets: |
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1 | Sont inscrits provisoirement ou définitivement dans le registre des brevets: |
a | ... |
b | les modifications concernant le droit au brevet; |
c | les changements de raison sociale ou de commerce; |
d | les autres modifications, telles que le changement de mandataire, la concession de droits et les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l'exécution forcée. |
1bis | Il incombe au titulaire du brevet ou au preneur de licence de présenter la requête d'inscription d'une licence.223 |
2 | Toutes les modifications doivent être attestées au moyen d'une déclaration écrite du titulaire ou du demandeur précédent ou au moyen d'un autre titre probant; les art. 106 et 107 sont réservés. Les titres probants font partie du dossier.224 |
2bis | ...225 |
3 | Tant qu'une licence exclusive est provisoirement ou définitivement inscrite au registre, aucune autre licence incompatible avec elle ne sera provisoirement ou définitivement inscrite pour le même brevet. |
4 | Une sous-licence est inscrite provisoirement ou définitivement lorsqu'elle est attestée par une déclaration écrite du licencié provisoirement ou définitivement inscrit, ou par un autre titre probant suffisant. Au surplus, le droit de licencié de concéder des sous-licences doit être établi.226 |
5 | et 6 ...227 |
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 106 Radiation de droits de tiers - Sur requête du demandeur ou du titulaire du brevet, l'IPI radie le droit en faveur d'un tiers mentionné dans le dossier ou inscrit provisoirement ou définitivement au registre des brevets si une déclaration expresse de renonciation du tiers ou un autre document jugé équivalent est présenté. |
3.2 Die Eintragung der Lizenz wirkt im Innenverhältnis zwischen Patentinhaber und Lizenznehmer bloss deklaratorisch, das heisst das Entstehen der Lizenz ist nicht von der Eintragung abhängig (BLUM/PEDRAZZINI, Das schweizerische Patentrecht, Bd. II, 2. Aufl. 1975, N. 109b zu Art. 34
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 34 - 1 Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences). |
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1 | Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences). |
2 | Lorsque la demande de brevet ou le brevet appartiennent à plusieurs, une licence ne peut être accordée sans le consentement de tous les ayants droit. |
3 | Les licences non inscrites au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 34 - 1 Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences). |
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1 | Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences). |
2 | Lorsque la demande de brevet ou le brevet appartiennent à plusieurs, une licence ne peut être accordée sans le consentement de tous les ayants droit. |
3 | Les licences non inscrites au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet. |
BGE 135 III 656 S. 660
HILTY, a.a.O., S. 325; KASPAR SPOENDLIN, Unklare Rechtswirkungen des Patentregisters, SMI 1978 S. 166 ff., 173; hier kann offenbleiben, ob die Eintragung den Lizenznehmer auch gegenüber späteren Lizenznehmern schützt [vgl. dazu etwa BLUM/PEDRAZZINI, a.a.O., N. 109d zu Art. 34
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 34 - 1 Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences). |
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1 | Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences). |
2 | Lorsque la demande de brevet ou le brevet appartiennent à plusieurs, une licence ne peut être accordée sans le consentement de tous les ayants droit. |
3 | Les licences non inscrites au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 34 - 1 Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences). |
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1 | Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences). |
2 | Lorsque la demande de brevet ou le brevet appartiennent à plusieurs, une licence ne peut être accordée sans le consentement de tous les ayants droit. |
3 | Les licences non inscrites au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 34 - 1 Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences). |
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1 | Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences). |
2 | Lorsque la demande de brevet ou le brevet appartiennent à plusieurs, une licence ne peut être accordée sans le consentement de tous les ayants droit. |
3 | Les licences non inscrites au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 18 Licence - 1 Le titulaire de la marque peut autoriser des tiers à l'utiliser sur l'ensemble ou sur une partie du territoire suisse pour tout ou partie des produits ou des services enregistrés. |
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1 | Le titulaire de la marque peut autoriser des tiers à l'utiliser sur l'ensemble ou sur une partie du territoire suisse pour tout ou partie des produits ou des services enregistrés. |
2 | À la demande d'une partie, la licence est inscrite au registre. Elle devient ainsi opposable à tout droit à la marque acquis postérieurement. |
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 18 Licence - 1 Le titulaire de la marque peut autoriser des tiers à l'utiliser sur l'ensemble ou sur une partie du territoire suisse pour tout ou partie des produits ou des services enregistrés. |
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1 | Le titulaire de la marque peut autoriser des tiers à l'utiliser sur l'ensemble ou sur une partie du territoire suisse pour tout ou partie des produits ou des services enregistrés. |
2 | À la demande d'une partie, la licence est inscrite au registre. Elle devient ainsi opposable à tout droit à la marque acquis postérieurement. |
SR 232.111 Ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (OPM) OPM Art. 29 Licence - 1 La demande d'enregistrement d'une licence doit être déposée par le titulaire de la marque ou par le licencié et comprendre: |
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1 | La demande d'enregistrement d'une licence doit être déposée par le titulaire de la marque ou par le licencié et comprendre: |
a | une déclaration expresse du titulaire de la marque ou un autre document suffisant selon lequel le titulaire autorise le licencié à utiliser la marque; |
b | le nom et le prénom ou la raison de commerce ainsi que l'adresse du licencié; |
c | le cas échéant, l'indication selon laquelle il s'agit d'une licence exclusive; |
d | en cas de licence partielle, l'indication des produits ou des services, ou du territoire pour lesquels la licence a été octroyée. |
2 | L'al. 1 s'applique également à l'enregistrement de sous-licences. Au surplus, le droit du licencié de concéder des sous-licences doit être établi. |
3 | Tant qu'une licence exclusive est inscrite au registre, aucune autre licence incompatible avec elle n'y est inscrite pour la même marque.67 |
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 105 Inscription provisoire ou définitive au registre des brevets - 1 Sont inscrits provisoirement ou définitivement dans le registre des brevets: |
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1 | Sont inscrits provisoirement ou définitivement dans le registre des brevets: |
a | ... |
b | les modifications concernant le droit au brevet; |
c | les changements de raison sociale ou de commerce; |
d | les autres modifications, telles que le changement de mandataire, la concession de droits et les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l'exécution forcée. |
1bis | Il incombe au titulaire du brevet ou au preneur de licence de présenter la requête d'inscription d'une licence.223 |
2 | Toutes les modifications doivent être attestées au moyen d'une déclaration écrite du titulaire ou du demandeur précédent ou au moyen d'un autre titre probant; les art. 106 et 107 sont réservés. Les titres probants font partie du dossier.224 |
2bis | ...225 |
3 | Tant qu'une licence exclusive est provisoirement ou définitivement inscrite au registre, aucune autre licence incompatible avec elle ne sera provisoirement ou définitivement inscrite pour le même brevet. |
4 | Une sous-licence est inscrite provisoirement ou définitivement lorsqu'elle est attestée par une déclaration écrite du licencié provisoirement ou définitivement inscrit, ou par un autre titre probant suffisant. Au surplus, le droit de licencié de concéder des sous-licences doit être établi.226 |
5 | et 6 ...227 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 34 - 1 Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences). |
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1 | Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences). |
2 | Lorsque la demande de brevet ou le brevet appartiennent à plusieurs, une licence ne peut être accordée sans le consentement de tous les ayants droit. |
3 | Les licences non inscrites au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet. |
BGE 135 III 656 S. 661
Lizenz noch nicht dargetan ist, dass der Patentinhaber mit deren Eintrag im Register einverstanden ist. Der Lizenzvertrag reicht daher grundsätzlich nicht als "andere genügende Beweisurkunde" im Sinne von Art. 105 Abs. 2
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 105 Inscription provisoire ou définitive au registre des brevets - 1 Sont inscrits provisoirement ou définitivement dans le registre des brevets: |
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1 | Sont inscrits provisoirement ou définitivement dans le registre des brevets: |
a | ... |
b | les modifications concernant le droit au brevet; |
c | les changements de raison sociale ou de commerce; |
d | les autres modifications, telles que le changement de mandataire, la concession de droits et les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l'exécution forcée. |
1bis | Il incombe au titulaire du brevet ou au preneur de licence de présenter la requête d'inscription d'une licence.223 |
2 | Toutes les modifications doivent être attestées au moyen d'une déclaration écrite du titulaire ou du demandeur précédent ou au moyen d'un autre titre probant; les art. 106 et 107 sont réservés. Les titres probants font partie du dossier.224 |
2bis | ...225 |
3 | Tant qu'une licence exclusive est provisoirement ou définitivement inscrite au registre, aucune autre licence incompatible avec elle ne sera provisoirement ou définitivement inscrite pour le même brevet. |
4 | Une sous-licence est inscrite provisoirement ou définitivement lorsqu'elle est attestée par une déclaration écrite du licencié provisoirement ou définitivement inscrit, ou par un autre titre probant suffisant. Au surplus, le droit de licencié de concéder des sous-licences doit être établi.226 |
5 | et 6 ...227 |
SR 232.141 Ordonnance du 19 octobre 1977 relative aux brevets d'invention (Ordonnance sur les brevets, OBI) - Ordonnance sur les brevets OBI Art. 105 Inscription provisoire ou définitive au registre des brevets - 1 Sont inscrits provisoirement ou définitivement dans le registre des brevets: |
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1 | Sont inscrits provisoirement ou définitivement dans le registre des brevets: |
a | ... |
b | les modifications concernant le droit au brevet; |
c | les changements de raison sociale ou de commerce; |
d | les autres modifications, telles que le changement de mandataire, la concession de droits et les restrictions au droit de disposer ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l'exécution forcée. |
1bis | Il incombe au titulaire du brevet ou au preneur de licence de présenter la requête d'inscription d'une licence.223 |
2 | Toutes les modifications doivent être attestées au moyen d'une déclaration écrite du titulaire ou du demandeur précédent ou au moyen d'un autre titre probant; les art. 106 et 107 sont réservés. Les titres probants font partie du dossier.224 |
2bis | ...225 |
3 | Tant qu'une licence exclusive est provisoirement ou définitivement inscrite au registre, aucune autre licence incompatible avec elle ne sera provisoirement ou définitivement inscrite pour le même brevet. |
4 | Une sous-licence est inscrite provisoirement ou définitivement lorsqu'elle est attestée par une déclaration écrite du licencié provisoirement ou définitivement inscrit, ou par un autre titre probant suffisant. Au surplus, le droit de licencié de concéder des sous-licences doit être établi.226 |
5 | et 6 ...227 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 34 - 1 Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences). |
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1 | Le requérant ou le titulaire du brevet peuvent autoriser des tiers à utiliser l'invention (octroi de licences). |
2 | Lorsque la demande de brevet ou le brevet appartiennent à plusieurs, une licence ne peut être accordée sans le consentement de tous les ayants droit. |
3 | Les licences non inscrites au registre des brevets ne sont pas opposables à celui qui, de bonne foi, acquiert des droits sur le brevet. |
3.3 Aus dem oben Gesagten folgt, dass der Patentinhaber in das Eintragungsverfahren auf Antrag des Lizenznehmers grundsätzlich
BGE 135 III 656 S. 662
einzubeziehen ist, damit er seinen Standpunkt einbringen kann, und ihm jedenfalls die Verfügung über den Eintrag der Lizenz zu eröffnen ist. Bei Streitigkeiten über Bestand oder Fortbestand der Lizenz muss eine Eintragung unterbleiben, da es nicht Aufgabe des Registerführers sein kann, den Bestand bzw. Fortbestand des Lizenzvertrags zu prüfen. Solche Vertragsstreitigkeiten sind vom Zivilrichter zu entscheiden.
3.4 Die Verfügung des IGE vom 29. Januar 2009 war mithin in doppelter Hinsicht ursprünglich fehlerhaft. Einerseits wurde das rechtliche Gehör des Patentinhabers (A.) verletzt, indem dieser gar nicht in das Verfahren einbezogen wurde und ihm die Verfügung nicht eröffnet wurde. Die Beschwerdegegnerin unterliess es, das IGE darüber zu unterrichten, dass der Fortbestand des eingereichten Lizenzvertrags aus dem Jahre 2001 streitig war. Als Folge davon erging die Verfügung gestützt auf einen unvollständig abgeklärten Sachverhalt, indem einzig auf den (angeblich bestehenden) Lizenzvertrag abgestellt wurde und Zweifel an dessen Fortbestand unberücksichtigt blieben. Andererseits lag die Zustimmung des Patentinhabers zur Eintragung nicht vor. Bei dieser Sachlage hätte die Lizenz nicht eingetragen werden dürfen und der Widerruf der Lizenzeintragung durch die Verfügung vom 13. Februar 2009 erfolgte auch materiell zu Recht, nachdem sich herausgestellt hatte, dass der Patentinhaber sich dem Eintrag widersetzt. Der gegenteilig lautende Entscheid der Vorinstanz erweist sich als bundesrechtswidrig. Die von der Vorinstanz mit Zwischenverfügung vom 24. März 2009 angeordnete und mit dem angefochtenen Urteil bestätigte Eintragung der ausschliesslichen Lizenz für die europäischen Patente Nr. y und z ist zu löschen.