BGE-129-III-514 - 2003-07-02 - ATF - Droit civil - Art. 1 et art. 2 let. a et b LPM; marque de forme; motifs d'exclusion de la protection. Motifs excluant la protection des

Urteilskopf

129 III 514

82. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung i.S. LEGO System A/S gegen Mega Bloks Inc. (Berufung) 4C.46/2003 vom 2. Juli 2003

Regeste (de):

Art. 1 und Art. 2 lit. a und b MSchG; Formmarke; Schutzausschlussgründe.

Schutzausschlussgründe für Formmarken (im engeren Sinn) und sich daraus ergebende Kategorien von markenschutzrelevanten Formen (E. 2).

Schutzunfähigkeit nach Art. 2 lit. b MSchG (E. 3) oder nach Art. 2 lit. a MSchG (E. 4).

Regeste (fr):

Art. 1 et art. 2 let. a et b LPM; marque de forme; motifs d'exclusion de la protection.

Motifs excluant la protection des marques de forme (au sens strict); énumération, en fonction de ceux-ci, des formes relevantes sous l'angle de la protection des marques (consid. 2).

Exclusion de la protection en vertu de l'art. 2 let. b LPM (consid. 3) ou de l'art. 2 let. a LPM (consid. 4).

Regesto (it):

Art. 1 e art. 2 lett. a e b LPM; marchio di forma tridimensionale; motivi che ne escludono la protezione.

Motivi che escludono la protezione di marchi di forma (in senso stretto) e, sulla base di questi, enumerazione delle forme rilevanti dal profilo della protezione dei marchi (consid. 2).

Esclusione della protezione in virtù dell'art. 2 lett. b LPM (consid. 3) oppure dell'art. 2 lett. a LPM (consid. 4).

Sachverhalt ab Seite 515

BGE 129 III 514 S. 515

A.- Die LEGO System A/S (Beklagte) gehört zur dänischen LEGO-Gruppe, die seit mehreren Jahrzehnten die bekannten LEGO-Klemmbausteine herstellt. Sie hinterlegte beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) folgende schweizerische Formmarken: - am 1. April 1993 die Marke Nr. 411 469 für Spielbausteine (Kl. 28) (die eingereichte Abbildung zeigt einen quaderförmigen Stein mit acht aufgesetzten runden Noppen, je vier parallel in Längsrichtung angeordnet), - am 31. März 1995 die Marke Nr. 433 265 für Spielbausteine (Kl. 28) (dargestellt wird ein Quader mit sechs aufgesetzten runden Noppen, je drei parallel in Längsrichtung angeordnet), - am 31. März 1995 die Marke Nr. 433 266 für Spielbausteine (Kl. 28) (dargestellt wird ein länglicher Quader mit vier aufgesetzten runden Noppen, in einer Reihe in Längsrichtung angeordnet), - am 31. März 1995 die Marke Nr. 433 267 für Spielbausteine (Kl. 28) (dargestellt wird ein gleichseitiger Quader mit vier aufgesetzten runden Noppen, je in gleichem Abstand angeordnet), - am 31. März 1995 die Marke Nr. 433 268 für Spielbausteine (Kl. 28) (dargestellt wird ein länglicher Quader mit zwei aufgesetzten runden Noppen, in Längsrichtung angeordnet). Die Mega Bloks Inc. (Klägerin), vormals Ritvik Holdings Inc., gehört zur kanadischen Ritvik-Gruppe und vertreibt weltweit Spielzeuge. Sie produziert seit den Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts unter anderem Klemmbausteine, die mit den LEGO-Bausteinen kompatibel sind.
BGE 129 III 514 S. 516

B.- Am 9. März 2000 stellte die Klägerin beim Handelsgericht des Kantons Zürich das Rechtsbegehren, die vorstehend genannten Formmarken der Beklagten seien nichtig zu erklären. Das Handelsgericht kam diesem Begehren mit Urteil vom 17. Dezember 2002 nach. Es befand insbesondere, alle Merkmale der hinterlegten Formmarken seien funktional und es bestehe keine Differenz zwischen dem vom Publikum Erwarteten und der tatsächlichen Form, weshalb diese nicht kennzeichnungskräftig sei. Ausserdem stelle das Vorgehen der Beklagten einen Missbrauch des Instituts der Marke dar, das keinen Schutz verdiene, weil die Beklagte versuche, Konkurrenzprodukte vom Markt zu verdrängen, die berechtigterweise die gleiche Form und die selben Masse aufwiesen.
C.- Die Beklagte führt eidgenössische Berufung mit den Anträgen, das Urteil des Handelsgerichts sei aufzuheben und die Nichtigkeitsklage abzuweisen. Eventuell sei die Streitsache zu neuer Beurteilung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurückzuweisen. Sie rügt eine Verletzung von Art. 2 lit. a und b MSchG und von Art. 2 Abs. 2 ZGB. Die Klägerin schliesst auf Abweisung der Berufung.
Das Bundesgericht heisst die Berufung teilweise gut und weist die Sache zu neuer Entscheidung im Sinne der Erwägungen an die Vorinstanz zurück.
Erwägungen

Aus den Erwägungen:

2. Nach der Legaldefinition von Art. 1 Abs. 1 MSchG (SR 232.11) ist die Marke ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden. Marken können insbesondere in dreidimensionalen Formen bestehen (Art. 1 Abs. 2 MSchG).
2.1 Dreidimensionale Marken können einerseits plastische Kennzeichen sein, die zumindest gedanklich von Ware und Verpackung ohne Funktionsverlust getrennt werden können (Formmarken im weiteren Sinn). Anderseits kann es sich dabei um die kennzeichnende Formgebung der Ware selbst oder ihrer Verpackung handeln (eigentliche Formmarken oder Formmarken im engeren Sinn), d.h. um kennzeichnende Formen, die unmittelbar in der Ware oder in der Verpackung verkörpert sind (MARBACH, Markenrecht, in: von Büren/David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III, Kennzeichenrecht, Basel 1996, S. 20; MARTIN LUCHSINGER, Dreidimensionale Marken, Formmarken und Gemeingut, sic! 2/1999 S. 195).
BGE 129 III 514 S. 517

Im vorliegenden Fall sind die Formen der LEGO-Spielbausteine als Formmarken eingetragen. Als Marke beansprucht wird die kennzeichnende Formgebung der Ware selbst, wie sie auf den beim IGE hinterlegten Abbildungen dargestellt wurde (vgl. vorstehend lit. A; BGE 120 II 307 E. 3a S. 310).
2.2 Vom Markenschutz absolut ausgeschlossen sind nach Art. 2 lit. a MSchG Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, sie hätten sich für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen im Verkehr durchgesetzt. Besonders für Formmarken (im engeren Sinn) gilt sodann der Schutzausschlussgrund des Art. 2 lit. b MSchG (vgl. BGE 120 II 307 E. 2a S. 308). Danach sind Formen vom Markenschutz ausgeschlossen, die das Wesen der Ware ausmachen, sowie Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind. Für Formen, die sich insbesondere aufgrund der Art, Bestimmung oder Verwendungsweise der Ware geradezu aufdrängen, soll damit ein absolutes Freihaltebedürfnis konkretisiert werden (Botschaft des Bundesrates zum Markenschutzgesetz vom 21. November 1990, BBl 1991 I 1, S. 20). Dies entspricht dem alleinigen rechtlich geschützten Zweck der Marke, die gekennzeichneten Waren zu individualisieren und von anderen Waren zu unterscheiden, um die Verbraucher in die Lage zu versetzen, ein einmal geschätztes Produkt in der Menge des Angebots wiederzufinden (Art. 1 Abs. 1 MSchG; vgl. BGE 122 III 382 E. 1 S. 383 f., 469 E. 5f S. 579). Der markenrechtliche Schutz einer Form soll die Konkurrenz einzig daran hindern, Ware in einer verwechselbaren äusseren Form auf den Markt zu bringen und damit die Individualisierungsfunktion der Marke zu verwässern. Ebenso wie der wettbewerbsrechtliche Ausstattungsschutz nach Art. 3 lit. d UWG (SR 241) darf er nicht dazu führen, dass technische Lehren, deren Gebrauch patentrechtlich statthaft ist, oder unerlässliche Formen, die Waren bestimmter Art charakterisieren, auf unbeschränkte Zeit monopolisiert werden (vgl. Art. 10 Abs. 2 MSchG und Art. 14 PatG [SR 232.14]; BGE 116 II 471 E. 3a/aa S. 472; BGE 88 IV 79 E. 2 S. 83; BGE 84 II 579 E. 2 S. 582; siehe auch BGE 120 II 307 E. 3a S. 309 f.; PETER HEINRICH/ANGELIKA RUF, Markenschutz für Produktformen?, sic! 5/2003 S. 395 ff., 396 und 400; vgl. auch PETER V. KUNZ, Grundsätze zum Immaterialgüterrecht - Illustration am Beispiel des neuen Designgesetzes, recht 3/2002 S. 85 ff., 96 f.).
2.3 Die besonderen Schutzausschlussgründe von Art. 2 lit. b MSchG konkretisieren spezifisch für Formmarken den Kern der absoluten Freihaltebedürftigkeit. Ihnen kommt gegenüber dem allgemeinen
BGE 129 III 514 S. 518

Schutzausschlussgrund nach Art. 2 lit. a MSchG insoweit keine selbständige Bedeutung zu, als sie bloss für die Formmarken wiederholen, was in Art. 2 lit. a MSchG bereits allgemein gesagt wird. Eine technisch notwendige Waren- oder Verpackungsform ist für den Verkehr unentbehrlich und somit immer auch freihaltebedürftiges Gemeingut. Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, sind entweder ebenfalls technisch notwendig, oder es fehlt ihnen die Unterscheidungskraft, weil sie nicht geeignet sind, ein Produkt zu individualisieren. Die Ausschlussgründe nach Art. 2 lit. b MSchG können daher als besondere Anwendungsfälle der allgemeinen Norm von Art. 2 lit. a MSchG betrachtet werden (vgl. dazu HEINRICH/RUF, a.a.O., S. 404 f. und 409). Die besondere Bedeutung der Ausschlussgründe nach Art. 2 lit. b MSchG liegt darin, dass das Schutzhindernis für die davon erfassten Formen nicht durch Verkehrsdurchsetzung überwunden werden kann und die markenrechtliche Monopolisierung der Formen daher auch ausgeschlossen ist, wenn sie sich im Verkehr durchgesetzt haben (vgl. MARBACH, a.a.O., S. 60 f.; RUTH ARNET, Die Formmarke, Diss. Zürich 1993, S. 62 und 118 ff.; MARKUS WANG, Die schutzfähige Formgebung, Diss. St. Gallen 1998, S. 376 f.; MARKUS INEICHEN, Das urheberrechtlich geschützte Werk als Zeichen für Waren und Dienstleistungen, Diss. Zürich 2002, S. 57 f. [nachfolgend zitiert als INEICHEN, Diss.]; STREULI-YOUSSEF, Zur Schutzfähigkeit von Formmarken, sic! 11/2002 S. 794 ff., 795). Ist dagegen allein der Ausschlussgrund des Gemeingebrauchs im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG gegeben, kann auch eine Form mit der Durchsetzung im Verkehr Kennzeichenfähigkeit erlangen. In diesem Sinne ist das in BGE 120 II 307 publizierte Präjudiz in der Lehre auch zutreffend verstanden worden (vgl. ROLF AUF DER MAUR, AJP 1995 371 ff., 373; LUCHSINGER, a.a.O., S. 199; DAVID MEISSER/DANIEL BOHREN, Perpetuierter Patentschutz durch Formmarken?, SMI 1995 S. 225 ff., 227 f.).
2.4 Systematisch lassen sich aufgrund des Gesagten folgende Kategorien von markenschutzrelevanten Formen unterscheiden:
2.4.1 Formen, die das Wesen der Ware ausmachen (Art. 2 lit. b MSchG): Dabei handelt es sich um Formen, die schutzunfähig sind, weil sie das Publikum aufgrund der Funktion eines Produkts voraussetzt (z.B. ein rein quadratisch geformtes vierbeiniges Tabouret, ein herkömmlich geformter Tennisschläger, ein "traditioneller" [runder] Fussball, ein "amerikanischer" [ovaler] Fussball oder eine künstliche Rose [vgl. dazu die nachfolgende Erwägung 3.1.1]).
BGE 129 III 514 S. 519

2.4.2 Die technisch notwendige Form im Sinn von Art. 2 lit. b MSchG: Eine solche ist gegeben, wenn dem Konkurrenten für ein Produkt der betreffenden Art (technisch) überhaupt keine alternative Form zur Verfügung steht oder im Interesse eines funktionierenden Wettbewerbs nicht zugemutet werden kann (vgl. dazu die Erwägungen 3.2.1 und 3.2.2 hinten). Zu denken ist beispielsweise an die Form der Spitze eines herkömmlichen Kreuzschraubenziehers oder der vier- oder mehrkantigen Hülse eines Schraubenschlüssels, die dazu bestimmt ist, den Schraubenkopf zu umfassen. Technisch notwendige Formen in diesem Sinn sind absolut schutzunfähig.
2.4.3 Technisch bedingte Formen: Dabei handelt es sich um Formen, die durch den Verwendungszweck bestimmt sind, ohne dass sie aber zur Herstellung von Waren einer bestimmten Art im vorstehend (Erwägung 2.4.2) ausgeführten Sinne notwendig sind. Ihnen fehlt regelmässig die Unterscheidungskraft. Sie bilden daher grundsätzlich Gemeingut im Sinne von Art. 2 lit. a MSchG und sind als solches schutzunfähig. Ausnahmsweise kann eine technisch bedingte Form als Formmarke beansprucht werden, wenn sie aufgrund ihrer Originalität unterscheidungskräftig wirkt oder wenn sie sich im Verkehr als Kennzeichen durchgesetzt hat (vgl. dazu MARBACH, a.a.O., S. 62 f.). Die von MARBACH (a.a.O.) weiter genannte Schutzvoraussetzung, dass die Form frei variiert werden kann, ist dem Begriff der technisch (bloss) bedingten Form immanent; kann eine Form nicht in dem Sinn frei variiert werden, dass zumutbare Alternativen zur Verfügung stehen, handelt es sich nicht um eine technisch bedingte, sondern um eine absolut schutzunfähige, da technisch notwendige Form im vorstehenden Sinn.

2.4.4 Schliesslich lassen sich technisch mitbeeinflusste Formen unterscheiden. Darunter fallen Formgebungen, die zwar technisch nützlich, aber nicht technisch bestimmt sind (z.B. die Form der "Toblerone", die das Abbrechen der einzelnen Schokoladenstücke erleichtert, aber nicht darauf ausgelegt ist). Sie sind grundsätzlich schutzfähig; soweit sie sich allerdings in Formen des Gemeinguts erschöpfen, nur unter der Voraussetzung, dass sie sich im Verkehr durchgesetzt haben.
3. Im Folgenden ist zunächst zu prüfen, ob der Schutz der hier umstrittenen Warenformen nach Art. 2 lit. b MSchG absolut und ohne Rücksicht auf eine allfällige Verkehrsdurchsetzung ausgeschlossen ist (vgl. MARKUS INEICHEN, Die Formmarke im Lichte der absoluten Ausschlussgründe nach dem schweizerischen Markenschutzgesetz,
BGE 129 III 514 S. 520

GRUR International 3/2003 S. 193 ff., 201; STREULI-YOUSSEF, a.a.O., S. 795). Die Vorinstanz hat angenommen, die Form der LEGO-Bausteine - insbesondere die Quaderform, aber auch die Anordnung, die Form und die Masse der aufgesetzten Noppen - ergebe sich aus dem Verwendungszweck als Baustein. Sie entspreche auch für Spielbausteine dem Gewohnten und Erwarteten.
3.1 Es stellt sich damit zunächst die Frage, ob die Form der LEGO-Bausteine nach Art. 2 lit. b MSchG vom Markenschutz absolut ausgeschlossen ist, weil sie das Wesen der Ware ausmacht.
3.1.1 Die Elemente einer Ware, die in der Anschauung des Publikums spezifisch Produkte dieser Gattung charakterisieren, haben keine Kennzeichnungskraft. Funktional oder ästhetisch notwendige Formen können ohne Veränderung der spezifischen Eigenschaft der Ware selbst nicht verändert oder ausgewechselt werden. Sie sind daher nicht zur Individualisierung der Ware gegenüber gleichartigen Produkten geeignet. Ihr Schutz würde zur Monopolisierung von Waren bestimmter Art als solchen führen, was dem Zweck des Kennzeichenschutzes durch das MSchG widerspricht. Es bedarf daher einer Differenz zwischen den vom Publikum funktional oder ästhetisch erwarteten Elementen einer Ware und der tatsächlichen Form; die in der ästhetischen Form verkörperte Idee und der Gebrauchszweck der Ware sind gemeinfrei und dürfen markenrechtlich von jedem Mitbewerber benützt werden (BGE 120 II 307 E. 3b S. 310 f.; vgl. auch BGE 88 IV 79 E. 2 S. 83; MARBACH, a.a.O., S. 64 f.; DAVID, Basler Kommentar, Markenschutzgesetz, Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, N. 46 zu Art. 2 MSchG; WILLI, MSchG-Kommentar, Zürich 2002, N. 212 zu Art. 2 MSchG; ARNET, a.a.O., S. 81 ff.; WANG, a.a.O., S. 358 und 363; INEICHEN, Diss., a.a.O., S. 198).
3.1.2 Im vorliegenden Fall hat die Vorinstanz zutreffend angenommen, dass die von der Beklagten für Spielbausteine beanspruchte Quader-Form den Erwartungen des Publikums an einen Spielbaustein entspricht. Quaderförmige Steine (Bauklötze) sind in verschiedensten Dimensionen als Spielzeug für Kinder verbreitet. Dass sich Bauten, wie die Beklagte geltend macht, auch mit Prismen errichten lassen oder mit Körpern, die beispielsweise Rundungen aufweisen, ändert daran nichts. Die traditionell verbreitetste und daher vom Publikum erwartete Form eines "Bausteines" für Mauern und insbesondere für Häuser ist auch in der Realität quaderförmig und wird daher in der Übertragung auf das Spiel erwartet. Die Auffassung
BGE 129 III 514 S. 521

der Vorinstanz, wonach das Publikum von "Spielbausteinen" erwartet, dass sie eine quaderförmige Gestalt aufweisen, ist insoweit bundesrechtlich nicht zu beanstanden.
3.1.3 Der Vorinstanz kann dagegen nicht gefolgt werden, wenn sie ungeachtet der umstrittenen Markeneintragungen als "Spielbaustein" davon ausgeht, die Eigenschaft des Klemmens und damit auch die dieser Funktion dienenden Elemente der Form gehörten nicht nur im vorliegenden Fall, sondern allgemein zum Wesen des Spielbausteins. Von quaderförmigen Bausteinen wird bloss erwartet, dass sie nebeneinander gereiht und aufeinander geschichtet werden können. Dass sie auch gegeneinander fixierbar sind, gehört dagegen nicht zum Wesen der Ware Spielbaustein. Der Gebrauchszweck des "Zusammenbauens" ist für zum Spielen bestimmte "Bausteine" nicht wesentlich. Die Möglichkeit des gegenseitigen Fixierens und die dafür angebrachten, sich in der Form niederschlagenden "Vorrichtungen" können daher - wie die Beklagte zutreffend ausführt - Spielbausteine grundsätzlich individualisieren. Derartige Spiel-Bauelemente können zudem gerade wegen der gegenseitigen Fixierbarkeit in ihren Grundformen weit vielfältiger ausgestaltet werden als in blossen Quadern. Entsprechend erwartet das Publikum von solchen zum Zusammenbauen bestimmten Elementen keine Quaderform.
3.1.4 Die Formen, für welche die Beklagte Markenschutz beansprucht, gehen somit über das hinaus, was das Publikum bei einem Spielbaustein erwartet. Mit der Annahme, das Publikum erwarte als "Spielbaustein" einen Klemmstein in der hinterlegten Form eines bestimmt proportionierten Quaders mit aufgesetzten zylindrischen Noppen, die eine feste Verbindung der Steine ermöglicht, ist die Vorinstanz vielmehr einer rückblickenden Betrachtungsweise verfallen, die sie an anderer Stelle in ihrem Urteil selbst zutreffend als unzulässig bezeichnet. Mit der Klemmwirkung, die ein festes Zusammenbauen der Steine ermöglicht, eignet den Spielbausteinen in der hinterlegten Form vielmehr ein zusätzlicher Gebrauchszweck, den das Publikum von Waren der beanspruchten Art, das heisst von Spielbausteinen, nicht erwartet und der nur mittels Verwendung besonderer Formelemente erreicht werden kann. Zwar ist dieser zusätzliche Gebrauchszweck als solcher kennzeichenrechtlich nicht monopolisierbar und kann für die konkrete Form der Quader mit den aufgesetzten zylinderförmigen Noppen kein markenrechtlicher Schutz beansprucht werden, wenn sie zur Erreichung dieses Gebrauchszwecks erforderlich ist. Dies betrifft allerdings entgegen der Auffassung
BGE 129 III 514 S. 522

der Vorinstanz ihre technische Notwendigkeit für die Funktion des gegenseitigen Ineinandergreifens der einzelnen Steine bzw. des Zusammenbauens, nicht aber die vom Publikum für Spielbausteine erwarteten grundlegenden Elemente.
3.1.5 Die Klemmwirkung gehört somit entgegen der Ansicht der Vorinstanz nicht zum vom Publikum erwarteten Wesen der Ware "Spielbaustein", während anderseits Spiel-Bauelemente mit Klemmwirkung nicht auf Quaderformen beschränkt sind. Die umstrittenen Formen für Spielbausteine setzen sich nicht ausschliesslich aus Elementen zusammen, die nach den Erwartungen des Publikums das Wesen der Ware ausmachen. Die von der Beklagten beanspruchten Formen sind daher nicht schon vom markenmässigen Schutz ausgeschlossen, weil sie im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG das Wesen der Ware ausmachen würden.
3.2 Nach dem Gesagten kommt vorliegend als absoluter Schutzausschlussgrund gemäss Art. 2 lit. b MSchG allein die technische Notwendigkeit der beanspruchten Formen in Betracht.
3.2.1 Vor dem Erlass des geltenden MSchG, in dem die Formmarke erst eingeführt wurde, hatte die Praxis des Bundesgerichtes die Kennzeichnungskraft von Warenformen insbesondere im Zusammenhang mit dem wettbewerbsrechtlichen Ausstattungsschutz anerkannt (BGE 88 IV 79 E. 1 S. 81 f.; BGE 79 II 316 E. 2c S. 321). Unlauterer Wettbewerb wurde jedoch erst bejaht, wenn die Gestaltung nicht "technisch bedingt" war, d.h. dem Konkurrenten die Wahl einer andern Gestaltung ohne Änderung der technischen Konstruktion und ohne Beeinträchtigung des Gebrauchszwecks möglich und auch zumutbar gewesen wäre, er dies aber vorsätzlich oder auch fahrlässig unterliess (BGE 88 IV 79 E. 2 S. 82 f.; BGE 79 II 316 E. 2b S. 320, je mit Hinweisen). Unter Berücksichtigung der Anzahl anderer Gestaltungsmöglichkeiten (BGE 108 II 69 E. 2b/c S. 73 ff.) wurde namentlich der Verzicht auf eine nahe liegende und zweckmässige Ausstattung als unzumutbar erachtet, wenn an deren Stelle eine weniger praktische, eine weniger solide oder eine mit grösseren Herstellungskosten verbundene Ausführung hätte gewählt werden müssen (BGE 87 II 54 E. 3a S. 58). In BGE 113 II 77 E. 3c S. 80 f. mass das Bundesgericht dagegen unter Verweis auf einen vereinzelten früheren Entscheid (BGE 92 II 205) dem Umstand keine Bedeutung zu, dass die technischen Funktionen mit andern Formen hätten verwirklicht werden können, und liess die Nachahmung eines Modells mit technisch bedingter Form zu, obwohl die technischen Funktionen auch mit einer anderen Gestaltung hätten erreicht werden
BGE 129 III 514 S. 523

können. Es verstand das Erfordernis der technischen Bedingtheit hier nicht mehr im Sinne der früheren Rechtsprechung als technische Notwendigkeit (vgl. PATRICK TROLLER, Zum Schutz "technisch bedingter" Formen als Modelle, Ausstattungen oder Formmarken, in: Festschrift zum 70. Geburtstag von Dr. Rudolf Ernst Blum, Zürich 1989, S. 163 ff., 173).
3.2.2 Der Bundesrat hatte in der Botschaft zum Markenschutzgesetz (a.a.O.) vorgeschlagen, Formen vom Markenschutz auszuschliessen, die "technisch bedingt" sind (BBl 1991 I 1, S. 62). Der Ausdruck technisch bedingt wurde in der parlamentarischen Beratung auf Antrag der Nationalratskommission durch "technisch notwendig" ersetzt. Der deutschsprachige Berichterstatter bemerkte, mit der zwingenderen Formulierung werde eine Klärung der Rechtslage insbesondere im Blick auf die etwas unklare Rechtsprechung des Bundesgerichts angestrebt (Votum Stamm, AB 1992 N 398). Gleichzeitig wies der französischsprachige Berichterstatter darauf hin, es sei mit der Änderung eine Angleichung an das EU-Recht beabsichtigt (Votum Ducret, AB 1992 N 398). Die Berichterstatterin im Ständerat beantragte Zustimmung mit der Begründung, es handle sich um eine redaktionelle Änderung (Votum Meier, AB 1992 S 385); zuvor hatte sie im Sinne der bundesrätlichen Botschaft ausgeführt, die Konkretisierung, wann eine Form absolut schutzunfähig ist und nicht monopolisiert werden darf, werde weiterhin im Einzelfall durch die Rechtsprechung erfolgen müssen (AB 1992 S 24; vgl. auch BBl 1991 I 20). Aus dem Gesagten ergibt sich, dass das Parlament mit der redaktionellen Änderung für die Schutzfähigkeit einer Form nach Art. 2 lit. b MSchG als entscheidend vorgeben wollte, ob der angestrebte technische Zweck - im Sinne der früheren Rechtsprechung des Bundesgerichts zum wettbewerbsrechtlichen Ausstattungsschutz - durch andere zumutbare Gestaltungsmöglichkeiten erreicht werden kann (vgl. dazu MARBACH, a.a.O., S. 64; WILLI, a.a.O., N. 209 zu Art. 2 MSchG; WANG, a.a.O., S. 382; PHILIPPE GILLIÉRON, Les divers régimes de protection des signes distinctifs et leurs rapports avec le droit des marques, Diss. Lausanne 1999, S. 229; ARNET, a.a.O., S. 106 f.).
3.2.3 Im vorliegenden Fall steht zur Lösung des technischen Problems der Verklemmung oder Verzahnung der einzelnen Bausteine gegeneinander eine Vielzahl von Möglichkeiten zur Verfügung. Die Vorinstanz hat insofern festgestellt, dass zur Erzielung der Klemmwirkung andere technische Ausgestaltungen als (aufgesetzte) runde gefüllte Noppen möglich sind. Es ist unbestreitbar, dass die von der
BGE 129 III 514 S. 524

Beklagten als Form beanspruchten, auf den Quadern der Spielbausteine aufgesetzten, zylinderförmigen Noppen nicht die einzige Möglichkeit bilden, um die Fixierung der Spielbausteine gegeneinander zu erreichen. Insbesondere sind technische Ausgestaltungen denkbar, die beim vertikalen Bau eine Verzahnung durch positiv vorstehende Elemente auf der Unterseite des Quaders mit Aussparungen auf der Oberseite der "Bausteine" bewirken. Neben zylindrischen, ausgefüllten Noppen kommen dafür eine Vielzahl anderer Elemente in Frage (anders geformte Aufsätze, aber auch durchgängig parallel geführte Erhebungen etc.). Es kann sich daher einzig fragen, ob der Klägerin die Wahl einer anderen technischen Möglichkeit zur Erreichung des stabilen Ineinandergreifens der Spielbausteine unzumutbar sei.
3.2.4 Diese Frage hat die Vorinstanz nicht abschliessend beurteilt. Sie hat zwar festgestellt, dass es praktikable Alternativen zu runden, gefüllten Noppen gibt. Ausgehend von der unzutreffenden Auffassung, das Publikum erwarte für Spielbausteine bzw. "Klemm"-Bausteine Quader mit aufgesetzten Noppen, hat sie jedoch nur geprüft, welches die nahe liegende und erwartete Form der Noppen sei. Die tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil erlauben die Beurteilung nicht, ob die auf den bestimmt proportionierten Quadern aufgesetzten, in bestimmter Weise angeordneten, zylinderförmigen Noppen zur Erreichung der angestrebten Klemm- oder Stabilisierungswirkung beim Zusammenbau der Spielbausteine technisch notwendig sind. Dies wäre der Fall, wenn Mitbewerbern wie der Klägerin mit dem Verbot ihrer Verwendung der Verzicht auf eine nahe liegende und zweckmässige Ausstattung zugemutet würde, so dass sie an deren Stelle eine weniger praktische, eine weniger solide oder eine mit grösseren Herstellungskosten verbundene Ausführung wählen müssten.
4. Formen, die nicht im Sinne von Art. 2 lit. b MSchG das Wesen der Ware ausmachen oder technisch notwendig sind, können dennoch zum Gemeingut gehören. Gegebenenfalls sind sie nach Art. 2 lit. a MSchG vom Kennzeichenschutz ausgeschlossen, sofern sie sich nicht im Verkehr als Marke für die beanspruchte Ware durchgesetzt haben (vgl. die vorstehende Erwägung 2.3).
4.1 Als Gemeingut gelten nach ständiger Praxis Hinweise auf Eigenschaften, die Beschaffenheit, die Zusammensetzung, die Zweckbestimmung oder die Wirkung der Ware oder Dienstleistung, welche die Marke kennzeichnet. Dass die Marke Gedankenassoziationen
BGE 129 III 514 S. 525

weckt oder Anspielungen enthält, die nur entfernt auf die Ware oder Dienstleistung hindeuten, reicht freilich nicht aus, sie zur Beschaffenheitsangabe werden zu lassen. Der gedankliche Zusammenhang mit der Ware oder Dienstleistung muss vielmehr derart sein, dass der beschreibende Charakter der Marke ohne besonderen Aufwand an Fantasie zu erkennen ist (BGE 127 III 160 E. 2b/aa S. 166 f. mit Hinweisen). Zum Gemeingut gehören insbesondere Formen, die weder in ihren Elementen noch in ihrer Kombination vom Erwarteten und Gewohnten abweichen und daher mangels Originalität im Gedächtnis der Abnehmer nicht haften bleiben (BGE 120 II 307 E. 3b; vgl. auch Urteil 4A.6/1999 vom 14. Oktober 1999, E. 3, sic! 4/2000 S. 286).
4.2 Bei den von der Beklagten als Marken hinterlegten Formen der LEGO-Bausteine handelt es sich, sofern sie nicht technisch notwendig sind, jedenfalls um technisch bedingte Formen, die nicht als originell und damit als unterscheidungskräftig betrachtet werden können: Das Formelement des Quaders ist als solches für Spielbausteine weder unerwartet noch überraschend. Auch die aufgesetzten, zylindrischen Noppen sind als solche für Spiel-Bauelemente übliche, gebräuchliche und daher nicht kennzeichnungskräftige, sondern gemeinfreie Elemente. Die Bestandteile hinterlassen beim Publikum weder je für sich allein noch in ihrer Kombination einen prägenden Eindruck der Spielbausteine, der im Gedächtnis haften bliebe. Die als Marke beanspruchten Formen sind daher nicht kennzeichnungskräftig und somit nur schutzfähig, wenn sie sich im Verkehr durchgesetzt haben (vgl. Erwägung 2.4.3 oben; zum Begriff der Verkehrsdurchsetzung vgl. DAVID, a.a.O., N. 38 f. zu Art. 2 MSchG; MARBACH, a.a.O., S. 55 f.; HEINRICH/RUF, a.a.O., S. 403). Es kann insofern zwar als notorisch gelten, dass die LEGO-Bausteine in den von der Beklagten hinterlegten Formen beim schweizerischen Publikum seit langem allgemein bekannt sind (vgl. BGE 108 II 327; Urteil vom 8. November 1960, E. 5e, SMI 1961 S. 71 ff.). Die Klägerin bestreitet jedoch, dass sich die hinterlegten LEGO-Baustein-Formen im Verkehr rechtserheblich als Unterscheidungsmerkmal der Waren der Beklagten durchgesetzt haben, und die Beklagte beantragt die Rückweisung der Streitsache an die Vorinstanz. Da die Vorinstanz - aufgrund ihrer Rechtsauffassung folgerichtig - die Verkehrsdurchsetzung der hinterlegten Formmarke nicht geprüft hat, ist die Sache auch zur Beurteilung dieser Frage zurückzuweisen.

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
¹	La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
²	Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
^a	les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
^b	les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
^c	les signes propres à induire en erreur;
^d	les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
^a	les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
^b	les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
^c	les signes propres à induire en erreur;
^d	les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
^a	les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
^b	les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
^c	les signes propres à induire en erreur;
^d	les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
^a	les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
^b	les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
^c	les signes propres à induire en erreur;
^d	les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.

SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 2 - 1 Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
¹	Chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi.
²	L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi.

SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 3 Méthodes déloyales de publicité et de vente et autres comportements illicites - 1 Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
¹	Agit de façon déloyale celui qui, notamment:
^a	dénigre autrui, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix ou ses affaires par des allégations inexactes, fallacieuses ou inutilement blessantes;
^b	donne des indications inexactes ou fallacieuses sur lui-même, son entreprise, sa raison de commerce, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations, ses prix, ses stocks, ses méthodes de vente ou ses affaires ou qui, par de telles allégations, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
^c	porte ou utilise des titres ou des dénominations professionnelles inexacts, qui sont de nature à faire croire à des distinctions ou capacités particulières;
^d	prend des mesures qui sont de nature à faire naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, les prestations ou les affaires d'autrui;
^e	compare, de façon inexacte, fallacieuse, inutilement blessante ou parasitaire sa personne, ses marchandises, ses oeuvres, ses prestations ou ses prix avec celles ou ceux d'un concurrent ou qui, par de telles comparaisons, avantage des tiers par rapport à leurs concurrents;
^f	offre, de façon réitérée, au-dessous de leur prix coûtant, un choix de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et met cette offre particulièrement en valeur dans sa publicité, trompant ainsi la clientèle sur ses propres capacités ou celles de ses concurrents; la tromperie est présumée lorsque le prix de vente est inférieur au prix coûtant pour des achats comparables de marchandises, d'oeuvres ou de prestations de même nature; si le défendeur peut établir le prix coûtant effectif, celui-ci est déterminant pour le jugement;
^g	trompe, par des primes, la clientèle sur la valeur effective de son offre;
^h	entrave la liberté de décision de la clientèle en usant de méthodes de vente particulièrement agressives;
ⁱ	trompe la clientèle en faisant illusion sur la qualité, la quantité, les possibilités d'utilisation, l'utilité de marchandises, d'oeuvres ou de prestations ou en taisant les dangers qu'elles présentent;
^k	omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le montant net du crédit, le coût total du crédit et le taux annuel effectif global;
^l	omet, dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services, de désigner nettement sa raison de commerce, ou de donner des indications claires sur le prix de vente au comptant, le prix de vente résultant du contrat de crédit et le taux annuel effectif global;
^m	offre ou conclut, dans le cadre d'une activité professionnelle, un contrat de crédit à la consommation en utilisant des formules de contrat qui contiennent des indications incomplètes ou inexactes sur l'objet du contrat, le prix, les conditions de paiement, la durée du contrat, le droit de révocation ou de dénonciation du client ou le droit qu'a celui-ci de payer le solde par anticipation;
ⁿ	omet dans des annonces publiques en matière de crédit à la consommation (let. k) ou en matière de crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services (let. l) de signaler que l'octroi d'un crédit est interdit s'il occasionne le surendettement du consommateur;
^o	envoie ou fait envoyer, par voie de télécommunication, de la publicité de masse n'ayant aucun lien direct avec une information demandée et omet de requérir préalablement le consentement des clients, de mentionner correctement l'émetteur ou de les informer de leur droit à s'y opposer gratuitement et facilement; celui qui a obtenu les coordonnées de ses clients lors de la vente de marchandises, d'oeuvres ou de prestations et leur a indiqué qu'ils pouvaient s'opposer à l'envoi de publicité de masse par voie de télécommunication n'agit pas de façon déloyale s'il leur adresse une telle publicité sans leur consentement, pour autant que cette publicité concerne des marchandises, oeuvres et prestations propres analogues;
^p	fait de la publicité par le biais de formulaires d'offre, de propositions de correction ou d'autres moyens, pour l'inscription dans des répertoires de toute nature ou pour la publication d'annonces, ou propose directement cette inscription ou cette publication, sans faire mention des éléments suivants en grands caractères, à un endroit bien visible et dans un langage compréhensible:
^p1	le caractère onéreux et privé de l'offre,
^p2	la durée du contrat,
^p3	le prix total pour la durée du contrat,
^p4	la diffusion géographique, la forme, le tirage minimum et la date limite de la publication du répertoire ou de l'annonce;
^q	envoie des factures pour une inscription dans des répertoires de toute nature ou la publication d'annonces sans en avoir reçu le mandat;
^r	subordonne la livraison de marchandises, la distribution de primes ou l'octroi d'autres prestations à des conditions dont l'avantage pour l'acquéreur dépend principalement du recrutement d'autres personnes plutôt que de la vente ou de l'utilisation de marchandises ou de prestations (système de la boule de neige, de l'avalanche ou de la pyramide);
^s	propose des marchandises, des oeuvres ou des prestations au moyen du commerce électronique sans remplir les conditions suivantes:
^s1	indiquer de manière claire et complète son identité et son adresse de contact, y compris pour le courrier électronique,
^s2	indiquer les différentes étapes techniques conduisant à la conclusion d'un contrat,
^s3	fournir les outils techniques appropriés permettant de détecter et de corriger les erreurs de saisie avant l'envoi d'une commande,
^s4	confirmer sans délai la commande du client par courrier électronique;
^t	dans le cadre d'un concours ou d'un tirage au sort, promet un gain dont la validation est liée au recours à un numéro payant de service à valeur ajoutée, au versement d'une indemnité pour frais, à l'achat d'une marchandise ou d'un service, à la participation à une manifestation commerciale ou à un voyage publicitaire ou à la participation à un autre tirage au sort;
^u	ne respecte pas la mention contenue dans l'annuaire indiquant qu'un client ne souhaite pas recevoir de messages publicitaires de personnes avec lesquelles il n'entretient aucune relation commerciale, et que les données le concernant ne peuvent pas être communiquées à des fins de prospection publicitaire directe; les clients qui ne sont pas inscrits dans l'annuaire doivent être traités de la même manière que ceux qui y figurent avec la mention;
^v	procède à des appels publicitaires sans que soit affiché un numéro d'appel inscrit dans l'annuaire et pour lequel il possède un droit d'utilisation;
^w	se fonde sur des informations obtenues par suite d'une infraction relevant des let. u ou v.
²	L'al. 1, let. s, ne s'applique pas à la téléphonie vocale et aux contrats conclus uniquement par l'échange de courriers électroniques ou de moyens de communication analogues.18

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 10 Durée de validité et prolongation de l'enregistrement - 1 L'enregistrement est valable pendant dix ans à compter de la date de dépôt.
¹	L'enregistrement est valable pendant dix ans à compter de la date de dépôt.
²	L'enregistrement est prolongé, sur demande, par périodes de dix ans, à condition que les taxes prévues à cet effet par l'ordonnance soient payées.10
³	La demande de prolongation doit être présentée auprès de l'IPI dans les douze mois qui précèdent l'échéance de l'enregistrement, ou au plus tard dans les six mois qui la suivent.11
⁴	...12

SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 14 - 1 Le brevet dure au plus jusqu'à l'expiration de vingt ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet.43
¹	Le brevet dure au plus jusqu'à l'expiration de vingt ans à compter de la date du dépôt de la demande de brevet.43
²	...44