107 II 356
56. Arrêt de la Ire Cour civile du 6 octobre 1981 dans la cause Micco contre Armellin La San Marco S.A. (recours en réforme)
Regeste (de):
- Markenrecht, unlauterer Wettbewerb.
- Voraussetzungen, unter welchen der Gebrauch der Marke durch einen Dritten (in diesem Fall durch einen Alleinvertreter) dem Markeninhaber angerechnet wird (Erw. 1).
- Art. 1 Abs. 2 lit. d UWG. Verwechslungsgefahr zwischen einer Marke und einer Firma. Anwendung des Grundsatzes des Vorrechts an der Marke, unter Vorbehalt besonderer Umstände, welche in diesem Fall nicht vorliegen (Erw. 4).
- Tragweite der Einwilligung des Markeninhabers, den Wortteil der Marke in der Firma eines Dritten, einem Alleinvertreter, zu gebrauchen (Erw. 2, 4d).
Regeste (fr):
- Droit des marques, concurrence déloyale.
- Conditions auxquelles l'usage de la marque par un tiers (en l'espèce, concessionnaire exclusif de vente) profite au titulaire (consid. 1).
- Art. 1er al. 2
SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)
LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée.
- Portée de l'autorisation donnée par le titulaire d'utiliser l'élément verbal de la marque dans la raison sociale d'un tiers, concessionnaire exclusif de vente (consid. 2, 4d).
Regesto (it):
- Diritto delle marche, concorrenza sleale.
- Condizioni alle quali l'uso di una marca da parte di un terzo (nella fattispecie: concessionario di vendita esclusiva) giova al suo titolare (consid. 1).
- Art. 1 cpv. 2 lett. d LCSl. Rischio di confusione tra una marca e una ditta. Applicazione del principio della priorità, con riserva di circostanze eccezionali non riscontrabili nella fattispecie (consid. 4).
- Portata dell'autorizzazione data dal titolare di utilizzare l'elemento verbale della marca nella ditta di un terzo, concessionario di vendita esclusiva (consid. 2, 4d).
Sachverhalt ab Seite 357
BGE 107 II 356 S. 357
A.- a) La société en nom collectif Fratelli G. et F. Romanut Fabbrica macchine da caffè espresso, ayant son siège à Udine (Italie) et dont la raison sociale est devenue en mai 1978 "La San Marco S.p.A." (désignée ci-après: "la Romanut"), fabrique et vend des machines à café express sous une marque mixte ayant pour élément verbal les mots "La San Marco". Elle utilise cette marque en Italie depuis 1928 et fait figurer le nom "La San Marco" sur son papier à lettres, en caractères plus grands que ceux de sa raison sociale. Ladite marque a été enregistrée en Italie en 1967 et portée au registre international des marques de l'Office mondial de la propriété intellectuelle. A fin 1954, Ermès Armellin, domicilié à Lausanne, a suggéré à la Romanut d'exporter ses machines sur le marché suisse, où elles n'étaient pas connues. Le 18 février 1955, la Romanut a accordé à Armellin le titre de "concessionnaire exclusif pour la Suisse" des machines à café "La San Marco". Le contrat conclu avec Armellin, d'une durée de 5 ans, était tacitement renouvelable. Il a été reconduit pour 5 ans en 1960. Au début de 1961, Armellin a décidé de transformer son commerce en une société anonyme qu'il souhaitait appeler "La San Marco S.A.". A sa demande, la Romanut lui a adressé une déclaration l'autorisant à employer le nom de "La San Marco" comme raison sociale de la société anonyme à constituer avec siège à Lausanne et dont le but serait notamment la vente des machines à café "La San Marco" et d'autres produits fabriqués par la Romanut. Armellin a alors constitué la société "Machines à café express La San Marco S.A.", qui a été inscrite au registre du commerce de Lausanne et dont le but est l'achat, la vente et l'exploitation de toutes machines et du matériel pour hôtels, bars et usages domestiques, notamment des machines à café express "La San Marco". b) Les machines livrées par la Romanut à la société Machines à café express La San Marco S.A. arrivaient d'Italie non terminées. Armellin commandait ailleurs et installait dans ses ateliers le système électrique et de chauffage, adapté aux normes suisses. Il assumait le service après vente et la garantie à la clientèle, ainsi que les frais de promotion et de publicité en Suisse. Les machines vendues dans ce pays portaient deux marques: du côté opposé au serveur, la marque d'origine "La San Marco", assortie de la représentation graphique d'un lion ailé; du côté serveur,
BGE 107 II 356 S. 358
une plaquette métallique sur laquelle figurait la marque "La San Marco Lausanne" ou "La San Marco S.A. Lausanne". Au printemps 1977, la Romanut a substitué à la marque mixte originale une nouvelle marque, dont l'élément verbal était toujours "La San Marco", mais dont l'élément graphique était différent. Cette marque a été déposée en Italie et enregistrée internationalement en 1977. c) En automne 1977, les relations entre la Romanut et Armellin se sont dégradées et aucun accord n'a pu intervenir sur de nouvelles propositions de contrat de concession de vente exclusive. Le 14 septembre 1977, la Romanut a informé Machines à café express La San Marco S.A. que dès ce jour tous les rapports entre les deux maisons avaient pris fin et qu'elle lui faisait défense d'utiliser la marque "San Marco". Elle a cessé de lui livrer des machines à café et a chargé d'autres concessionnaires de couvrir le marché suisse. Machines à café express La San Marco S.A. a dès lors fabriqué elle-même, de toutes pièces, un nouveau modèle de machine à café express portant également la marque verbale "La San Marco", accompagnée d'un dessin différent. Elle l'a présenté pour la première fois en septembre 1978, comme étant un modèle projeté et réalisé pour la Suisse par "La San Marco S.A. Lausanne". d) Renato Micco exploite un commerce de machines à café à Lausanne. Par contrat du 18 octobre 1977, la Romanut lui a accordé une concession exclusive de vente des machines et appareils de sa production pour le canton de Vaud. Dès 1978, il a fait inscrire sur sa camionnette, en gros caractères, "Machines à café La San Marco", à côté d'autres marques qu'il représente. Par lettre du 27 janvier 1978, Machines à café express La San Marco S.A. a avisé Micco qu'elle agirait contre lui s'il vendait des machines à café sous la marque "La San Marco". Micco n'a pas répondu à cette lettre.
B.- Machines à café express La San Marco S.A. a ouvert action contre Micco le 12 mai 1978. Elle demandait au Tribunal de constater qu'elle avait un usage exclusif sur sa raison de commerce, interdiction étant faite en conséquence au défendeur d'utiliser les mots "Machines à café express La San Marco" ou "Machines à café La San Marco" pour désigner son entreprise; de constater qu'elle possédait en Suisse un droit exclusif sur la marque "La San Marco" ou "San Marco", pour désigner des machines à café, interdiction étant faite en conséquence au défendeur de mettre en vente
BGE 107 II 356 S. 359
ou en circulation des machines à café revêtues du signe "La San Marco" ou "San Marco"; de faire interdiction au défendeur d'utiliser ce signe sur tous documents commerciaux et tous supports publicitaires. Par jugement du 16 mars 1981, la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a interdit au défendeur, sous la menace des peines prévues par l'art. 292
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
C.- Le défendeur recourt en réforme au Tribunal fédéral. Il conclut principalement au rejet de la demande et au paiement de 7'000 fr. à titre de dépens de première instance, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle complète le dossier et statue à nouveau. L'intimée, dont la raison de commerce est maintenant "Armellin La San Marco S.A.", propose le rejet du recours. Le Tribunal fédéral admet le recours, annule le jugement attaqué et rejette la demande.
Erwägungen
Considérant en droit:
1. a) La cour cantonale relève avec raison que la marque mixte "La San Marco", utilisée en Italie dès 1928 par la Romanut, était une marque valable susceptible d'être protégée en Suisse. On ne peut que se rallier à cet égard aux considérants du jugement attaqué, qui ne sont pas critiqués par les parties. Les premiers juges examinent ensuite qui, de la Romanut ou de la demanderesse, peut se prévaloir de la priorité d'usage en Suisse de la marque litigieuse et invoquer la protection de la loi sur les marques. Jugeant cette question de priorité d'après le droit suisse, ils considèrent qu'Armellin, concessionnaire exclusif pour la Suisse des machines à café "La San Marco", a fait un usage dérivé de cette marque, usage qui valait pour la Romanut; c'est dès lors cette société qui peut se prévaloir de la priorité d'usage de la marque en Suisse, à condition qu'elle n'ait pas perdu ultérieurement la titularité du droit.
La demanderesse conteste ce point de vue. Selon elle, l'usage qu'Armellin a fait de la marque "La San Marco" entre 1955 et 1961 doit être considéré comme un usage originaire et non pas comme un usage dérivé du droit de la Romanut.
BGE 107 II 356 S. 360
b) La question de la priorité d'usage de la marque litigieuse en Suisse doit être jugée d'après le droit de ce pays (ATF 72 II 425). Ce droit est également applicable au contrat de concession exclusive de vente, ou contrat de représentation exclusive, dont la cour cantonale a retenu l'existence, à juste titre, entre la Romanut et Armellin (ATF 100 II 450 s.). c) Selon le principe de la territorialité, le droit à la marque n'est acquis et conservé que par l'usage en Suisse (ATF 105 II 52, ATF 89 II 100). Le droit prioritaire est rattaché au premier usage (ATF 63 II 124), qui commence avec l'apparition de la marchandise sur le marché (cf. ATF 102 II 115). En l'espèce, l'usage à titre de marque, constitutif du droit de priorité en Suisse, a donc commencé avec l'apparition de la marchandise sur le marché suisse, soit en 1955, selon une constatation souveraine du jugement attaqué, quand bien même la Romanut utilisait la marque litigieuse en Italie depuis 1928. Le titulaire d'une marque, enregistrée ou non, doit en principe utiliser la marque lui-même. Dans certaines conditions cependant, l'usage de la marque par un tiers profite au détenteur du droit (A. TROLLER, Immaterialgüterrecht, I p. 326 ss). Ainsi, en cas de licence de marque, soit lorsque le titulaire confère à un tiers le droit de munir de la marque des marchandises ou leur emballage, après avoir fabriqué lui-même la marchandise ou l'avoir transformée dans une mesure non négligeable; l'utilisation de la marque par le preneur vaut emploi par le donneur de licence (ATF 105 II 55, ATF 101 II 297 consid. 2 et les arrêts cités). Cette jurisprudence s'applique à plus forte raison lorsque le tiers se borne à apposer la marque sur une marchandise fabriquée par le titulaire (emploi de la marque par représentation immédiate, unmittelbar stellvertretender Gebrauch; cf. notamment BAUER, Die Agentenmarke, p. 137 et les auteurs cités; WUNDERLICH, in Die Warenzeichenlizenz, publication collective dédiée à E. ULMER, 1963, p. 239 s.; A. TROLLER, op.cit., I p. 326-328; BAUMBACH/HEFERMEHL, Warenzeichenrecht, 11e éd., p. 440, n. 5 ad WZG Anh par. 8). Quant au cas où la marque est apposée par son titulaire sur la marchandise qu'il produit et qui est remise au tiers, agent ou représentant exclusif, pour qu'il la revende, l'agent n'est qu'un intermédiaire dans l'usage de la marque, qui est en réalité le fait du titulaire de la marque (A. TROLLER, op.cit., I p. 328). En l'espèce, les machines mises en vente par Armellin étaient bien celles de la Romanut, munies de la marque dont celle-ci était
BGE 107 II 356 S. 361
titulaire, même s'il les complétait avec une installation électrique adaptée à la Suisse. La situation relève donc davantage de l'emploi par représentation immédiate que de la licence, et il est exclu d'admettre qu'il y ait eu emploi originaire de la marque par Armellin. L'argument de l'intimée selon lequel la Romanut aurait perdu son droit à la marque, parce qu'elle aurait "omis de prendre toutes mesures utiles pour informer le public que les machines provenaient de son entreprise, et ... laissé naître l'impression que les machines avaient leur origine dans l'entreprise d'Armellin" (avec référence à A. TROLLER, op.cit., II p. 964), est sans pertinence du moment que la marque était apposée sur la marchandise, même incomplète, par le titulaire de la marque lui-même. Les premiers juges considèrent dès lors avec raison qu'Armellin a fait un usage dérivé de la marque et que c'est la Romanut qui peut se prévaloir de la priorité d'usage de la marque en Suisse et invoquer la protection de la loi spéciale, pour autant qu'elle n'ait pas perdu ultérieurement la titularité du droit.
2. a) La cour cantonale nie que l'autorisation donnée en 1961 par la Romanut à Armellin d'employer le nom "La San Marco" comme raison sociale de la société anonyme qu'il se proposait de constituer puisse être considérée comme une renonciation de la société italienne à son droit à la marque issu de l'usage antérieur. Elle relève qu'un accord portant sur une telle renonciation ne ressort nullement des circonstances et que la Romanut est restée titulaire du droit immatériel à la marque d'origine après 1961, puisqu'elle était alors au bénéfice d'un droit prioritaire et qu'elle n'a pas cessé d'utiliser la marque depuis lors. b) La demanderesse conteste à tort ce point de vue. L'autorisation donnée par la Romanut en 1961 ne porte que sur la raison sociale, et rien ne permet d'en déduire une renonciation à l'usage de la marque. Le seul fait qu'un fabriquant, titulaire d'une marque, confère à un représentant exclusif le doit d'utiliser dans sa raison sociale les éléments de cette marque ne signifie pas qu'il renonce à la titularité de la marque en faveur du représentant. Une telle interprétation est exclue en l'espèce, puisque la Romanut a continué à fabriquer ses machines et à apposer sa marque sur elles. Un transfert du droit immatériel à la marque est d'ailleurs interdit par l'art. 11 al. 1
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
BGE 107 II 356 S. 362
ne peut donc impliquer un transfert de la marque. Enfin, la thèse de la demanderesse est démentie par le fait qu'en 1967, alors qu'aucun différend n'avait encore surgi, la société italienne a déposé la marque et l'a fait enregistrer internationalement. La cour cantonale a donc admis avec raison que la Romanut était restée titulaire du droit à la marque d'origine après 1961. c) Les raisons de commerce suisses utilisées comme marques sont protégées de plein droit (art. 2
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SR 311.0 Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP Art. 292 - Quiconque ne se conforme pas à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents est puni d'une amende. |
3. La demanderesse ne peut pas invoquer non plus la protection conférée aux raisons de commerce par l'art. 956
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SR 220 Première partie: Dispositions générales Titre premier: De la formation des obligations Chapitre I: Des obligations résultant d'un contrat CO Art. 956 - 1 Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. |
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1 | Dès que la raison de commerce d'un particulier, d'une société commerciale ou d'une société coopérative a été inscrite sur le registre et publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce, l'ayant droit en a l'usage exclusif. |
2 | Celui qui subit un préjudice du fait de l'usage indu d'une raison de commerce peut demander au juge d'y mettre fin et, s'il y a faute, réclamer des dommages-intérêts. |
4. La cour cantonale a admis l'action au regard de la loi sur la concurrence déloyale. Elle considère que l'application du principe de la priorité ne se justifie pas ici, compte tenu du fait que la demanderesse a adopté sa raison sociale avec l'autorisation de la Romanut, et que c'est Armellin puis la demanderesse qui ont fait connaître en Suisse le nom "La San Marco" et lui ont donné sa réputation. Pesant dès lors les intérêts en présence, elle estime que la demanderesse est au bénéfice d'un droit préférable, lui conférant l'exclusivité sur la désignation commerciale "La San Marco" et l'autorisant à s'opposer à tout ce qui risquerait de créer la confusion. Le défendeur soutient que le conflit entre le droit à la marque et le droit à la raison de commerce doit être soumis au principe de la priorité, sans qu'il y ait lieu de peser les intérêts respectifs des parties; au demeurant, une telle pesée ne pourrait que lui être favorable, à lui.
BGE 107 II 356 S. 363
a) Un acte qui fait naître une confusion avec les marchandises, les oeuvres, l'activité ou l'entreprise d'autrui ne tombe sous le coup de l'art. 1er al. 2
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée. |
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SR 241 Loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD) LCD Art. 1 - La présente loi vise à garantir, dans l'intérêt de toutes les parties concernées, une concurrence loyale et qui ne soit pas faussée. |
BGE 107 II 356 S. 364
L'extinction du contrat de représentation exclusive entraînait naturellement pour la demanderesse la perte du droit de vendre les produits de la Romanut. Elle permettait en outre à cette dernière de livrer ses produits à un nouveau représentant habilité à les mettre en circulation sous la marque dont la Romanut était restée titulaire. Les circonstances qui justifient aux yeux de la cour cantonale le droit préférable de la demanderesse, contrairement au principe de la priorité, à savoir le développement de la vente des machines à café "La San Marco" par Armellin et la demanderesse et la réputation qu'ils leur ont donnée, découlent normalement de la bonne exécution du contrat de représentation exclusive. On ne saurait considérer comme une situation tout à fait particulière, dans le sens indiqué plus haut, des événements inhérents à l'exécution et à l'extinction d'un contrat. Le seul fait que la résiliation d'un contrat de représentation exclusive entraîne des conséquences graves pour le représentant ne suffit pas à justifier que l'on renonce à appliquer un principe fondamental du droit des marques et de la concurrence déloyale. Le droit à la marque exercé par le concessionnaire en vertu d'un contrat de représentation exclusive reste acquis au concédant, titulaire de la marque (cf. ATF 72 II 423 ss, ATF 61 II 59 ss). Même si la marque est enregistrée par le concessionnaire, elle l'est en raison des liens contractuels noués avec le concédant; lorsque ces relations prennent fin, le concédant doit recouvrer la titularité de la marque et peut exiger la radiation de l'enregistrement effectué par le concessionnaire (arrêt du Tribunal fédéral du 11 décembre 1973 Staehle KG contre Dixon AG, Rollnick & Gordon Ltd et Columbus-Dixon Ltd, publié dans la Revue suisse de la propriété industrielle et du droit d'auteur 1974, p. 120 ss, notamment consid. 3c; cf. aussi ATF 43 II 252). A supposer qu'une réserve doive être faite à cette jurisprudence dans l'hypothèse où le goodwill acquis par la marque et le produit qu'elle recouvre a été le seul fait du concessionnaire, alors que le concédant est resté purement passif (cf. A. TROLLER, op.cit., I p. 328; BAUER, op.cit., p. 137 s. et les auteurs cités), cette réserve ne saurait s'appliquer ici: la Romanut ne s'est en effet nullement désintéressée de ses produits et de sa marque puisqu'elle continuait à fabriquer le produit pour l'essentiel, à y apposer la marque et à le transmettre à son concessionnaire.
d) L'autorisation donnée par la Romanut à la demanderesse d'user de l'appellation "La San Marco" dans sa raison sociale ne justifie
BGE 107 II 356 S. 365
pas non plus une dérogation au principe de la priorité, quelle que soit la portée de cette autorisation. aa) Si l'on admet avec la cour cantonale que l'autorisation était indépendante de la vente des machines à café "La San Marco", la demanderesse était fondée à garder la désignation litigieuse dans sa raison sociale, en tout cas à l'égard de la Romanut et de ses ayants cause. Mais ce droit de la demanderesse entre en collision avec celui de la Romanut de conserver sa marque. On se trouve donc en présence d'un conflit d'intérêts équivalents, et il n'y a pas lieu de s'écarter du principe de la priorité. bb) Si l'on considère que l'autorisation donnée par la Romanut en 1961 était liée à la vente de machines à café "La San Marco" et ne valait que pour la durée du contrat de concession exclusive de vente, la demanderesse n'est pas fondée à garder la désignation litigieuse dans sa raison sociale. Une comparaison des intérêts en présence ne peut alors que profiter au défendeur, et confirmer la solution découlant de l'application du principe de la priorité. cc) L'interprétation de la cour cantonale, quant à la portée de l'autorisation donnée par la Romanut en 1961, n'est d'ailleurs guère convaincante. Le mot "notamment" signifie seulement que la société à créer pouvait vendre d'autres produits que les machines "La San Marco". L'octroi de l'autorisation n'en reste pas moins lié à la vente de ces machines, éventuellement complétée par d'autres produits, avec cette conséquence que l'autorisation n'a plus de raison d'être et devient caduque en cas de cessation de cette vente. L'utilisation d'un nom pour des buts particuliers, comme dans une raison sociale, peut être autorisée (EGGER, n. 24 ad art. 29
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
|
1 | Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
2 | Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. |
BGE 107 II 356 S. 366
Quant à l'art. 29
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SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 29 - 1 Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
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1 | Celui dont le nom est contesté peut demander au juge la reconnaissance de son droit. |
2 | Celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser, sans préjudice de tous dommages-intérêts en cas de faute et d'une indemnité à titre de réparation morale si cette indemnité est justifiée par la nature du tort éprouvé. |