Tribunal federal
{T 0/2}
4C.403/2005 /len
Urteil vom 28. Februar 2007
I. zivilrechtliche Abteilung
Besetzung
Bundesrichter Corboz, Präsident,
Bundesrichterinnen Klett, Rottenberg Liatowitsch,
Bundesrichter Kolly, Bundesrichterin Kiss,
Gerichtsschreiberin Hürlimann.
Parteien
X.________ A/S,
Beklagte und Berufungsklägerin,
vertreten durch Rechtsanwälte Dr. Michael Ritscher und Dr. Andreas Wildi,
gegen
Y.________ AG,
Klägerin und Berufungsbeklagte,
vertreten durch Advokat Dr. Felix H. Thomann.
Gegenstand
Patentrecht,
Berufung gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 18. Oktober 2005.
Sachverhalt:
A.
Die Klägerin hat ihren Sitz in der Schweiz. Sie produziert und handelt mit pharmazeutischen Spezialitäten. Sie ist die grösste Herstellerin von Generika in der Schweiz.
Die Beklagte ist in Dänemark ansässig. Sie ist auf die Erforschung, Herstellung und Vermarktung von Medikamenten gegen Erkrankungen des Zentralnervensystems spezialisiert. Sie war Inhaberin des Patents CH 626 886 für das Antidepressivum Citalopram. Am 30. April 1996 wurde ihr dafür ein ergänzendes Schutzzertifikat erteilt, das am 12. Januar 2002 ablief.
A.a Die Beklagte meldete am 22. Februar 2001 das Patent CH 691 537 ("Kristalline Citaloprambase") an, mit folgenden Ansprüchen:
1. Eine kristalline Base von Citalopram oder ein Hydrobromid- oder Hydrochloridsalz von Citalopram dadurch gekennzeichnet, dass es eine Reinheit von mehr als 99,8% w/w hat.
2. Die kristalline Base von Citalopram oder ein Hydrobromid- oder Hydrochloridsalz von Citalopram gemäss Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass es eine Reinheit von mehr als 99,9% w/w hat.
3. Eine pharmazeutische Mischung enthaltend das Hydrobromid- oder Hydrochloridsalz von Citalopram gemäss einem der Ansprüche 1-2 oder die kristalline Base von Citalopram.
4. Eine pharmazeutische Zusammensetzung gemäss Anspruch 3, welche eine Tablette ist, die mittels
a) direktem Komprimieren von Citalopram; oder
b) mittels Komprimieren eines nassen Granulates von Citalopram oder
c) mittels Komprimieren eines Schmelzgranulats von Citalopram hergestellt wird.
5. Die pharmazeutische Zusammensetzung gemäss Anspruch 4, worin das Citalopram in Mischung mit pharmazeutisch annehmbaren Hilfsstoffen vorliegt.
6. Die pharmazeutische Zusammensetzung gemäss einem der Ansprüche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass sie das Razemat der Citaloprambase, des Citalopramhydrochlorids oder des Citalopramhydrobromids enthält."
Die Klägerin beabsichtigt nach ihrer Darstellung, ein Citalopram-Präparat auf den Markt zu bringen.
A.b Am 12. Juni 2003 befasste die Klägerin das Handelsgericht des Kantons Zürich mit dem Rechtsbegehren, es sei das Schweizer Patent Nr. 691 537 nichtig zu erklären und es sei das Institut für geistiges Eigentum anzuweisen, die Löschung des erwähnten Patents im Register vorzunehmen. Die Beklagte erhob Widerklage mit dem Begehren, es sei der Klägerin zu verbieten, pharmazeutische Produkte herzustellen, zu verkaufen, abzugeben oder zu bewerben, die Hydrobromidsalz von Citalopram mit einer Reinheit von mehr als 99,8% bzw. 99,9% enthalten.
B.
Mit Urteil vom 18. Oktober 2005 stellte das Handelsgericht des Kantons Zürich in Gutheissung der Hauptklage fest, dass das Schweizer Patent Nr. 691 537 nichtig ist. Die Widerklage wurde abgewiesen. Das Gericht gelangte zum Schluss, mit der in den Patentansprüchen definierten Reinheit des vorbekannten Stoffes Citalopram werde keine neue Erfindung offenbart und kein bisher unbekannter technischer Effekt erreicht, weshalb Neuheit und erfinderische Tätigkeit fehlten.
C.
Die Beklagte hat gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Zürich Berufung eingereicht mit den Anträgen, der Entscheid des Handelsgerichts des Kantons Zürich vom 18. Oktober 2005 sei aufzuheben und die Klage auf Nichtigerklärung des Schweizer Patents Nr. 691 537 sei abzuweisen und festzustellen, dass das Schweizer Patent Nr. 691 537 nicht ungültig sei (Ziffer 1), eventualiter sei die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen mit der Auflage, das Verfahren im Sinne der Erwägungen des Bundesgerichts neu zu beurteilen (Ziffer 2). Die Beklagte rügt die Verletzung von Art. 51 Abs. 1 lit. c OG mit der Begründung, die Vorinstanz gehe gemäss ihrer Sachverhaltsdarstellung davon aus, die Beklagte habe ihr wirtschaftlich erfolgreiches Medikament Seropram® durch Cipralex® ersetzt und damit Feststellungen getroffen, welche ihr Verhalten als rechtsmissbräuchlich erscheinen lassen könnten. Sie hält sodann möglicherweise Art. 43a Abs. 1 lit. a OG für verletzt, weil die Vorinstanz ihr Urteil an Ausführungen der Beschwerdekammer des Europäischen Patentamts anlehne. Sie rügt sodann, die Vorinstanz habe Art. 7 Abs. 1
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 7 |
|
1 | Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
2 | L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. |
3 | En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant: |
a | que les conditions de l'art. 138 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande internationale; |
b | que les conditions de l'art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 200017 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande européenne résultant d'une demande internationale; |
c | que les taxes visées à l'art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu'il s'agit d'une demande européenne.18 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 |
|
1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |
verneinte.
D.
Die Klägerin stellt in der Antwort das Rechtsbegehren, die Berufung sei abzuweisen.
E.
Das Kassationsgericht des Kantons Zürich wies mit Zirkulationsbeschluss vom 30. September 2006 eine Nichtigkeitsbeschwerde der Beklagten gegen das Urteil des Handelsgerichts ab, soweit darauf eingetreten werden konnte. Mit Urteil vom heutigen Tag wies das Bundesgericht die staatsrechtliche Beschwerde dagegen ab, soweit darauf einzutreten war. Auf eine direkt gegen das Urteil des Handelsgerichts vom 18. Oktober 2005 gerichtete staatsrechtliche Beschwerde wurde nicht eingetreten.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.
Das Bundesgesetz über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) ist am 1. Januar 2007 in Kraft getreten (AS 2006, 1205, 1243). Da der angefochtene Entscheid vorher ergangen ist, richtet sich das Verfahren noch nach dem OG (Art. 132 Abs. 1
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
2.
Nach Art. 51 Abs. 1 lit. c OG ist in den Entscheiden der letzten kantonalen Instanzen das Ergebnis der Beweisführung festzustellen und anzugeben, inwieweit die Entscheidung auf der Anwendung eidgenössischer, kantonaler oder ausländischer Gesetzesbestimmungen beruht. Wird wegen besonderer Sachkunde einzelner Richter vom Beweis durch Sachverständige Umgang genommen, so sind deren Voten zu protokollieren.
2.1 Die Bestimmung rechtfertigt sich in zweifacher Hinsicht. Einerseits haben die Parteien im Hinblick auf den Entscheid über die Einlegung einer Berufung Anspruch darauf, alle tatsächlichen und rechtlichen Erwägungen des kantonalen Gerichts zur Kenntnis nehmen zu können. Anderseits ergibt sich die Notwendigkeit einer vollständigen Sachverhaltsfeststellung aus der Vorschrift von Art. 63 Abs. 2
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 132 Droit transitoire - 1 La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
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1 | La présente loi s'applique aux procédures introduites devant le Tribunal fédéral après son entrée en vigueur; elle ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. |
2 | ...122 |
3 | La période de fonction des juges ordinaires et suppléants qui ont été élus sur la base de l'organisation judiciaire du 16 décembre 1943123 ou de l'arrêté fédéral du 23 mars 1984 concernant l'augmentation du nombre des juges suppléants du Tribunal fédéral124 ou qui seront élus pendant les années 2007 et 2008 prend fin le 31 décembre 2008.125 |
4 | La limitation du nombre de juges suppléants au sens de l'art. 1, al. 4, s'applique dès 2009.126 |
2.2 Die Beklagte beanstandet, die Vorinstanz habe den Sachverhalt auf unzutreffende Art und Weise verwirrend festgestellt, indem sie ausgeführt habe, ihr früheres Präparat Seropram® mit dem Wirkstoff Citalopram sei ersetzt worden durch das Citalopram-Präparat Cipralex®. Die Beklagte hält fest, dass sie das Citalopram-Präparat Seropram® weiterhin vertreibe und zusätzlich das Medikament Cipralex® führe, das den Wirkstoff Citalopram nicht enthalte. Die Beklagte wendet sich dagegen, dass ihr die Vorinstanz im Ergebnis unterstelle, sie habe ein Nachfolgeprodukt mit gleichem Inhaltsstoff kommerzialisiert, um die bisherige Monopolstellung zu erhalten. Diese falsche Annahme habe das Gericht durch das ganze Verfahren hindurch beeinflusst und könnte nach Ansicht der Beklagten dazu führen, dass ihre Patentanmeldung als rechtsmissbräuchlich qualifiziert würde.
2.3 Die Vorinstanz hat festgestellt, die Beklagte habe unter dem Namen Seropram® ein Citalopram-Medikament vertrieben, das - was notorisch sei - kommerziell äusserst erfolgreich gewesen sei und die Haupteinnahmequelle der Beklagten dargestellt habe. Die Vorinstanz hat zwar bemerkt, es gebe ein Nachfolgeprodukt mit dem Namen "Cipralex". Sie hat dabei aber zum Vorbringen der Klägerin, es handle sich beim Streitpatent um ein typisches "follow-up"-Schutzrecht mit dem einzigen Ziel, die Konkurrenz vom Markt der Citalopram-Präparate fernzuhalten, dargelegt, die Motive der Parteien spielten für die einzig zu beurteilende Frage keine Rolle, ob das Patent gültig sei. Sie hat damit die - von der Beklagten als offensichtlich falsch kritisierte - Feststellung als unerheblich erachtet. Die Feststellung hat auch im vorliegenden Rechtsmittelverfahren keinerlei Einfluss auf den Entscheid der Rechtsfrage der Gültigkeit des Streitpatents. Die für das Bundesgericht verbindlichen Sachverhaltsfeststellungen der Vorinstanz müssen aber die Entscheidung beeinflussen können. Auch wenn daher bedauert werden mag, dass sich die Vorinstanz überhaupt zu den von ihr selbst als unerheblich erachteten (mutmasslichen) Motiven der Beklagten geäussert hat, besteht
unter diesen Umständen kein Grund zur Aufhebung des angefochtenen Urteils.
3.
Der Ansicht der Beklagten kann nicht gefolgt werden, wenn sie in Frage stellt, ob die Entscheide der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts für die Anwendung des schweizerischen Patentgesetzes von Bedeutung sein können. Mit dem Übereinkommen über die Erteilung europäischer Patente (Europäisches Patentübereinkommen) vom 5. Oktober 1973 (SR 0.232.142.2; im Folgenden: EPÜ) wurden die materiellen Voraussetzungen der Patentierbarkeit unter den Mitgliedstaaten harmonisiert. Die Anforderungen an die patentfähige Erfindung sind inhaltlich im Geltungsbereich des EPÜ die gleichen (Christoph Bertschinger, in: Bertschinger/Münch/Geiser (Hrsg.), Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Bd. VI, Rz. 4.2). Die harmonisierten Bestimmungen sind entsprechend in gleicher Weise auszulegen (Hans Peter Walter, Die Auslegung staatsvertraglichen und harmonisierten Rechts: Gewicht und Bedeutung von Entscheidungen ausländischer Gerichte und der Beschwerdekammern des EPA, GRUR 1998, S. 866/870). Es ist daher nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz die Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts berücksichtigt hat, soweit sie die Auslegung der harmonisierten Normen des EPÜ betrifft und für
die zu beurteilende Frage erheblich ist.
4.
Erfindungspatente werden nach Art. 1 Abs. 1
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 |
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1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 7 |
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1 | Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
2 | L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. |
3 | En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant: |
a | que les conditions de l'art. 138 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande internationale; |
b | que les conditions de l'art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 200017 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande européenne résultant d'une demande internationale; |
c | que les taxes visées à l'art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu'il s'agit d'une demande européenne.18 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 7 |
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1 | Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
2 | L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. |
3 | En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant: |
a | que les conditions de l'art. 138 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande internationale; |
b | que les conditions de l'art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 200017 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande européenne résultant d'une demande internationale; |
c | que les taxes visées à l'art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu'il s'agit d'une demande européenne.18 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 7 |
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1 | Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
2 | L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. |
3 | En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant: |
a | que les conditions de l'art. 138 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande internationale; |
b | que les conditions de l'art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 200017 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande européenne résultant d'une demande internationale; |
c | que les taxes visées à l'art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu'il s'agit d'une demande européenne.18 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 7 |
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1 | Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
2 | L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. |
3 | En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant: |
a | que les conditions de l'art. 138 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande internationale; |
b | que les conditions de l'art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 200017 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande européenne résultant d'une demande internationale; |
c | que les taxes visées à l'art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu'il s'agit d'une demande européenne.18 |
4.1 Eine Erfindung ist nur dann neuheitsschädlich vorweggenommen, wenn sie vor der Patentanmeldung mit allen ihren Merkmalen veröffentlicht worden ist. Beim Entscheid, ob das zutreffe, ist jede vorbekannte Lösung einzeln mit der patentierten Erfindung zu vergleichen. Nur wenn eine davon in allen Teilen mit den Merkmalen der Erfindung identisch ist, fehlt dieser die Neuheit (Briner, a.a.O., S. 114 ff.; Bertschinger, a.a.O., Rz. 4.92; vgl. schon BGE 114 II 82 E. 2 S. 84; 94 II 319 E. 3 S. 323; 93 II 504 E. 3a S. 510; 92 II 48 E. 2 S. 52). Dabei genügt, ist aber auch erforderlich, dass eine vorbekannte Ausführung dem Fachmann die beanspruchte technische Lehre vermittelt (Briner, a.a.O., S. 120; Bertschinger, a.a.O., Rz. 4.93 ff.; Klaus-Jürgen Melullis, in: Benkard, Europäisches Patentübereinkommen, Beck'sche Kurz-Kommentare, Band 4a, N. 161 zu Art. 54
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 7 |
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1 | Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
2 | L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. |
3 | En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant: |
a | que les conditions de l'art. 138 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande internationale; |
b | que les conditions de l'art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 200017 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande européenne résultant d'une demande internationale; |
c | que les taxes visées à l'art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu'il s'agit d'une demande européenne.18 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 7 |
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1 | Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
2 | L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. |
3 | En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant: |
a | que les conditions de l'art. 138 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande internationale; |
b | que les conditions de l'art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 200017 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande européenne résultant d'une demande internationale; |
c | que les taxes visées à l'art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu'il s'agit d'une demande européenne.18 |
Fall ist nicht bestritten, dass der von der Beklagten im Patent CH 691 537 als kristalline Base beanspruchte chemische Stoff Citalopram als solcher der Öffentlichkeit bekannt und für den Fachmann herstellbar war.
4.2 Die weitere Reinigung der in einem chemischen Verfahren erzeugten Verbindungen gehört für einen Fachmann auf dem Gebiet der präparativen organischen Chemie zu den üblichen Massnahmen, wobei ihm die dazu erforderlichen gebräuchlichen Verfahren bekannt sind (Melullis, a.a.O., N. 177 zu Art. 54
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 7 |
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1 | Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
2 | L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. |
3 | En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant: |
a | que les conditions de l'art. 138 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande internationale; |
b | que les conditions de l'art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 200017 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande européenne résultant d'une demande internationale; |
c | que les taxes visées à l'art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu'il s'agit d'une demande européenne.18 |
Beklagte bestreitet nicht, dass eine chemische Verbindung grundsätzlich in allen ihren Reinheitsgraden der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, soweit herkömmliche Verfahren zur Anwendung kommen. Sie behauptet nicht, sie habe bewiesen, dass mit herkömmlichen Verfahren der von ihr beanspruchte Reinheitsgrad nicht zu erreichen sei, und sie habe ein besonderes Verfahren zur Erzielung der beanspruchten Reinheit von 99,8 bzw. 99,9% offenbart. Sie hält dafür, die Klägerin trage dafür die Beweislast.
4.3 Das Institut für geistiges Eigentum prüft gemäss Art. 59 Abs. 4
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 59 |
|
1 | Si l'objet d'une demande de brevet n'est pas ou n'est que partiellement conforme aux art. 1, 1a, 1b et 2 l'IPI en informe le requérant en lui indiquant les raisons et lui impartit un délai pour répondre.136 |
2 | Si la demande de brevet ne répond pas à d'autres prescriptions de la présente loi ou de l'ordonnance, l'IPI impartit au requérant un délai pour en corriger les défauts.137 |
3 | ...138 |
4 | L'IPI n'examine pas si l'invention est nouvelle ni si elle découle d'une manière évidente de l'état de la technique.139 |
5 | Le requérant peut, moyennant le paiement d'une taxe: |
a | demander, dans le délai de quatorze mois à compter de la date de dépôt ou, lorsqu'une priorité est revendiquée, à compter de la date de priorité, que l'IPI établisse un rapport sur l'état de la technique; |
b | demander, dans le délai de six mois à compter de la date de dépôt d'une première demande, que l'IPI réalise une recherche de type international.140 |
6 | Si aucun rapport au sens de l'al. 5, let. a n'a été établi ni aucune recherche au sens de l'al. 5, let. b réalisée, toute personne habilitée à demander la consultation du dossier conformément à l'art. 65 peut, moyennant le paiement d'une taxe, demander l'établissement par l'IPI d'un rapport sur l'état de la technique.141 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Nachweis kann insbesondere mit dem Beweis erbracht werden, dass ein besonderes Verfahren zur Herstellung dieser Reinheit erforderlich ist. Es obliegt aber in jedem Fall der Beklagten, die allgemeine Erfahrung zu widerlegen, dass der von ihr beanspruchte Reinheitsgrad mit herkömmlichen Methoden nicht zu erreichen ist (Melullis, a.a.O., N. 177 zu Art. 54
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 7 |
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1 | Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
2 | L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. |
3 | En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant: |
a | que les conditions de l'art. 138 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande internationale; |
b | que les conditions de l'art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 200017 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande européenne résultant d'une demande internationale; |
c | que les taxes visées à l'art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu'il s'agit d'une demande européenne.18 |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
4.4 Nach den Feststellungen der Vorinstanz hat die Beklagte den ihr obliegenden Beweis nicht erbracht, dass die im Patent CH 691 537 beanspruchte Reinheit von Citalopram mit herkömmlichen Methoden nicht erreicht werden kann. An diese Feststellung, welche die Beklagte übrigens materiell nicht bestreitet, ist das Bundesgericht im Berufungsverfahren gebunden. Daran ändert die Berufung der Beklagten auf Art. 67
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
Verfahren nachzuholen, und erlaubt insbesondere weder das Nachreichen neuer Vorbringen noch neuer Beweismittel, die im kantonalen Verfahren hätten beigebracht werden können (BGE 120 II 312 E. 3a S. 314). Sie dient auch nicht dazu, entgegen Art. 55 Abs. 1 lit. c
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
4.5 Die Vorinstanz hat das Patent CH 691 537 der Beklagten zutreffend wegen fehlender Neuheit nichtig erklärt. Es kann deshalb dahin gestellt bleiben, ob die Erwägungen der Vorinstanz zur erfinderischen Tätigkeit die Nichtigkeit ebenfalls zu begründen vermöchten.
5.
Aus den genannten Gründen ist die Berufung abzuweisen. Die Gerichtsgebühr ist bei diesem Verfahrensausgang der Beklagten zu auferlegen (Art. 156 Abs. 1
SR 210 Code civil suisse du 10 décembre 1907 CC Art. 8 - Chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit. |
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Demnach erkennt das Bundesgericht:
1.
Die Berufung wird abgewiesen.
2.
Die Gerichtsgebühr von Fr. 8'000.-- wird der Beklagten auferlegt.
3.
Die Beklagte hat die Klägerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 9'000.-- zu entschädigen.
4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Zürich schriftlich mitgeteilt.
Lausanne, 28. Februar 2007
Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts
Der Präsident: Die Gerichtsschreiberin: