B-1395/2014 - 2015-02-25 - Marken-, Design- und Sortenschutz - Widerspruchsverfahren Nr. 12'820 CH 362'117 PERENTEROL / CH 635'489 MEPHENTEROL

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II

B-1395/2014

Abschreibungsentscheid
vom25. Februar 2015

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),

Richterin Vera Marantelli-Sonanini,
Besetzung
Richter David Aschmann,

Gerichtsschreiber Lukas Abegg.

Biorganon S.A.,

Rue des Granges 5, 1204 Genève,

vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Michael Treis,
Parteien
Baker & McKenzie Zurich,

Holbeinstrasse 30, Postfach, 8034 Zürich,

Beschwerdeführerin,

gegen

Mepha Schweiz AG,

Kirschgartenstrasse 14, 4051 Basel,

vertreten durch WEINMANN ZIMMERLI,

Apollostrasse 2, Postfach 1021, 8032 Zürich,

Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Widerspruchsverfahren Nr. 12'820 CH 362'117
Gegenstand
PERENTEROL / CH 635'489 MEPHENTEROL.

Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest und erwägt,

dass die Vorinstanz mit Verfügung vom 10. Februar 2014 den gegen die Eintragung der Marke Mephenterol eingelegten Widerspruch abwies und im Verfügungsdispositiv festhielt:

1. Der Widerspruch Nr. 12820 wird abgewiesen.

2. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

3. Der Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 zu bezahlen.

4. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet.

dass die Vorinstanz die Abweisung des Widerspruchs damit begründete, die Beschwerdeführerin könne nicht glaubhaft machen, dass sie die Widerspruchsmarke Perenterol rechtserhaltend gebraucht habe,

dass die Beschwerdeführerin die Verfügung vom 10. Februar 2014 mit Beschwerde vom 14. März 2014 beim Bundesverwaltungsgericht angefochten hat und folgende Anträge stellt:

I. Der Entscheid des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 10. Februar 2014 im Widerspruchsverfahren Nr. 12820 sei aufzuheben.

II. Der Widerspruch sei an das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum zurückzuverweisen und das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum sei anzuweisen, den Widerspruch gegen die CH Marke Nr. 635 489 in Bezug auf die relativen Schutzhindernisse materiell zu prüfen und darüber zu entscheiden.

III. Alles unter Kosten- und Entschädigungsfolgen auch im erstinstanzlichen Verfahren zu Lasten der Beschwerdegegnerin.

dass gemäss Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32) das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden gegen Verfügungen nach Art. 5 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) beurteilt, sofern keine Ausnahme nach Art. 32 VGG vorliegt,

dass als Vorinstanzen die in Art. 33 VGG genannten Behörden, Anstalten und Betriebe des Bundes gelten,

dass Verfügungen der Vorinstanz im Markenwiderspruchsverfahren vor Bundesverwaltungsgericht anfechtbar sind,

dass die Beschwerdeführerin im Beschwerdeverfahren neue Beweismittel ins Recht legte,

dass die Vorinstanz in Anwendung von Art. 58 VwVG ihren ursprünglichen Entscheid in Wiedererwägung ziehen kann,

dass die Vorinstanz im Rahmen der Vernehmlassung ihren Entscheid vom 10. Februar 2014 aufgrund der neuen Beweismittel in Wiedererwägung zog und mit Verfügung vom 30. Juni 2014 neu entschied. Die Verfügung enthielt folgendes Dispositiv:

1. Der Widerspruchsentscheid Nr. 12820 vom 10. Februar 2014 wird in Anwendung von Art. 58 VwVG wiedererwägungsweise aufgehoben und durch den vorliegenden Entscheid ersetzt.

2. Der Widerspruch Nr. 12820 wird abgewiesen.

3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4. Die Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin für das erstinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 zu bezahlen.

5. Dieser Entscheid wird den Parteien schriftlich eröffnet und dem Bundesverwaltungsgericht zur Kenntnis gebracht.

dass die Vorinstanz die erneute Abweisung des Widerspruchs damit begründete, wonach es zwar glaubhaft sei, dass die Widerspruchsmarke rechtserhaltend gebraucht wurde, eine Verwechslungsgefahr nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) hingegen zu verneinen sei,

dass die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 14. Juli 2014 sich beim Bundesverwaltungsgericht erkundigte, ob der Beschwerdeführerin Gelegenheit zur Einreichung einer Replik eingeräumt werde,

dass das Bundesverwaltungsgericht mit Verfügung vom 16. Juli 2014 allen Parteien Gelegenheit gab, sich dazu zu äussern, welche Auswirkungen der Wiedererwägungsentscheid ihrer Auffassung nach auf den weiteren Fortgang des Beschwerdeverfahrens habe,

dass die Beschwerdeführerin in der Folge mit Schreiben vom 18. August 2014 beantragt, das Beschwerdeverfahren vor Bundesverwaltungsgericht sei fortzusetzen, da sie «durch den Wiedererwägungsentscheid der
Vorinstanz nach wie vor besonders berührt» sei und sich noch nicht zur Thematik der Verwechslungsgefahr nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG habe äussern können,

dass die Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 22. September 2014 vorbringt, dass das Beschwerdeverfahren durch Wiedererwägung gegenstandslos geworden und daher abzuschreiben sei,

dass das Bundesverwaltungsgericht gemäss Art. 58 Abs. 3 VwVG im Wiedererwägungsfall die Behandlung der Beschwerde fortsetzt, soweit diese durch die neue Verfügung der Vorinstanz nicht gegenstandslos geworden ist,

dass die Prozesserledigung zufolge Gegenstandslosigkeit dabei voraussetzt, dass das Rechtsschutzinteresse an der materiellen Beurteilung eines Streitgegenstands nicht mehr anerkannt werden kann und diesem Erfordernis dann bzw. in dem Umfang Genüge getan ist, als eine während der Hängigkeit des Rechtsstreits erlassene Verfügung den Anträgen der beschwerdeführenden Partei entspricht (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basel 2008, S. 162 f. Rz. 3.46 m.H.; August Mächler, in: Auer/Müller/Schindler (Hrsg.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zürich 2008, Art. 58 N. 16 ff. m.H.),

dass dabei als Streitgegenstand nicht das der Vorinstanz eingereichte Begehren, sondern allein die von ihr erlassene Verfügung, beschränkt durch die Beschwerdeanträge, zu betrachten ist (André Moser,in:
Auer/Müller/Schindler (Hrsg.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), Zürich 2008, Art. 52 N. 3 m.H.) und die Beschwerdeführerin darauf verzichtet hat, die Wiedererwägungsverfügung beim Bundesverwaltungsgericht anzufechten,

dass die Vorinstanz den Rechtsbegehren der Beschwerdeführerin vollumfänglich entsprach, indem sie den Entscheid vom 10. Februar 2014 inkl. die mit diesem Entscheid verbundenen Kosten- und Entschädigungsfolgen aufhob, das Vorliegen relativer Ausschlussgründe nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG prüfte, mit Verfügung vom 30. Juni 2014 über das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr entschied und die entsprechenden Kosten- und Entschädigungsfolgen festlegte,

dass es mit der Aufhebung der Verfügung vom 10. Februar 2014 (nachträglich) am Anfechtungsobjekt fehlt, weshalb das Beschwerdeverfahren nicht mehr weiterzuführen und nun gegenstandslos geworden ist
(Andreas Güngerich, in: Seiler/Werdt/Güngerich (Hrsg.), Handkommentar zum Bundesgerichtsgesetz (BGG), Bern 2007, Art. 32 N. 11 m.H.),

dass die Beschwerdeverfahrenskosten in der Regel jener Partei auferlegt werden, deren Verhalten die Gegenstandslosigkeit bewirkt hat (Art. 5 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]),

dass für die Festsetzung der Parteientschädigung bei gegenstandslosen Verfahren Artikel 5 VGKE sinngemäss gilt (Art. 15 VGKE),

dass die besonderen Umstände des vorliegenden Falles es rechtfertigen, ausnahmsweise auf die Erhebung von Verfahrenskosten im Beschwerdeverfahren zu verzichten (Art. 6 VGKE) und der Beschwerdeführerin der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- zurückzuerstatten ist,

dass vorliegend die Beschwerdeführerin die Gegenstandslosigkeit des Beschwerdeverfahrens zu vertreten hat, da sie mit der Beschwerde neue Beweismittel eingereicht hat, welche zum vorinstanzlichen Wiedererwägungsentscheid führten und ihr daher keine Parteientschädigung im Beschwerdeverfahren auszurichten ist (Art. 15 VGKE i.V.m. Art. 5 VGKE),

dass andererseits auch der Beschwerdegegnerin im Beschwerdeverfahren keine Parteientschädigung auszurichten ist, da diese zum ersten spätestens bei Einreichung der massgeblichen Belege durch die Beschwerdeführerin die Beschwerde in diesem Punkt hätte anerkennen können, was sie unterlassen hat (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 246/2008 vom 26. September 2008 E. 4 "Red Bull / Dancing Bull" m.H.) und zum zweiten auf das Einreichen einer detaillierten Stellungnahme verzichtete und ihr daher keine nötigen Kosten entstanden sind,

dass gegen dieses Urteil keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung steht (Art. 73 BGG) und das Urteil mit Eröffnung rechtskräftig wird.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Das Beschwerdeverfahren wird als gegenstandslos geworden abgeschrieben.

2.
Es werden keine Verfahrenskosten im Beschwerdeverfahren erhoben. Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss in der Höhe von Fr. 4'000.- wird ihr zurückerstattet.

3.
Es werden keine Parteientschädigungen im Beschwerdeverfahren ausgerichtet.

4.
Dieser Entscheid geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen: Beschwerdebeilagen zurück, Rückerstattungsformular)

- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. 12820; Einschreiben; Beilagen: Vorakten
zurück)

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:

Maria Amgwerd Lukas Abegg

Versand: 5. März 2015

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 5 - 1 Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
¹	Als Verfügungen gelten Anordnungen der Behörden im Einzelfall, die sich auf öffentliches Recht des Bundes stützen und zum Gegenstand haben:
^a	Begründung, Änderung oder Aufhebung von Rechten oder Pflichten;
^b	Feststellung des Bestehens, Nichtbestehens oder Umfanges von Rechten oder Pflichten;
^c	Abweisung von Begehren auf Begründung, Änderung, Aufhebung oder Feststellung von Rechten oder Pflichten oder Nichteintreten auf solche Begehren.
²	Als Verfügungen gelten auch Vollstreckungsverfügungen (Art. 41 Abs. 1 Bst. a und b), Zwischenverfügungen (Art. 45 und 46), Einspracheentscheide (Art. 30 Abs. 2 Bst. b und 74), Beschwerdeentscheide (Art. 61), Entscheide im Rahmen einer Revision (Art. 68) und die Erläuterung (Art. 69).25
³	Erklärungen von Behörden über Ablehnung oder Erhebung von Ansprüchen, die auf dem Klageweg zu verfolgen sind, gelten nicht als Verfügungen.

SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 32 Ausnahmen - 1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
¹	Die Beschwerde ist unzulässig gegen:
^a	Verfügungen auf dem Gebiet der inneren und äusseren Sicherheit des Landes, der Neutralität, des diplomatischen Schutzes und der übrigen auswärtigen Angelegenheiten, soweit das Völkerrecht nicht einen Anspruch auf gerichtliche Beurteilung einräumt;
^b	Verfügungen betreffend die politische Stimmberechtigung der Bürger und Bürgerinnen sowie Volkswahlen und -abstimmungen;
^c	Verfügungen über leistungsabhängige Lohnanteile des Bundespersonals, soweit sie nicht die Gleichstellung der Geschlechter betreffen;
^d	...
^e	Verfügungen auf dem Gebiet der Kernenergie betreffend:
^e1	Rahmenbewilligungen von Kernanlagen,
^e2	die Genehmigung des Entsorgungsprogramms,
^e3	den Verschluss von geologischen Tiefenlagern,
^e4	den Entsorgungsnachweis;
^f	Verfügungen über die Erteilung oder Ausdehnung von Infrastrukturkonzessionen für Eisenbahnen;
^g	Verfügungen der unabhängigen Beschwerdeinstanz für Radio und Fernsehen;
^h	Verfügungen über die Erteilung von Konzessionen für Spielbanken;
ⁱ	Verfügungen über die Erteilung, Änderung oder Erneuerung der Konzession für die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG);
^j	Verfügungen über die Beitragsberechtigung einer Hochschule oder einer anderen Institution des Hochschulbereichs.
²	Die Beschwerde ist auch unzulässig gegen:
^a	Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Einsprache oder durch Beschwerde an eine Behörde im Sinne von Artikel 33 Buchstaben c-f anfechtbar sind;
^b	Verfügungen, die nach einem anderen Bundesgesetz durch Beschwerde an eine kantonale Behörde anfechtbar sind.

SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:
^a	des Bundesrates und der Organe der Bundesversammlung auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses des Bundespersonals einschliesslich der Verweigerung der Ermächtigung zur Strafverfolgung;
^b	des Bundesrates betreffend:
^b1	die Amtsenthebung eines Mitgliedes des Bankrats, des Direktoriums oder eines Stellvertreters oder einer Stellvertreterin nach dem Nationalbankgesetz vom 3. Oktober 200325,
^b10	die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Schweizerischen Trassenvergabestelle oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Geschäftsführerin oder des Geschäftsführers durch den Verwaltungsrat nach dem Eisenbahngesetz vom 20. Dezember 195743;
^b2	die Abberufung eines Verwaltungsratsmitgliedes der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Finanzmarktaufsichtsgesetz vom 22. Juni 200726,
^b3	die Sperrung von Vermögenswerten gestützt auf das Bundesgesetz vom 18. Dezember 201528 über die Sperrung und die Rückerstattung unrechtmässig erworbener Vermögenswerte ausländischer politisch exponierter Personen,
^b4	das Verbot von Tätigkeiten nach dem NDG30,
^b5bis	die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Eidgenössischen Instituts für Metrologie nach dem Bundesgesetz vom 17. Juni 201133 über das Eidgenössische Institut für Metrologie,
^b6	die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Eidgenössischen Revisionsaufsichtsbehörde oder die Genehmigung der Auflösung des Arbeitsverhältnisses der Direktorin oder des Direktors durch den Verwaltungsrat nach dem Revisionsaufsichtsgesetz vom 16. Dezember 200535,
^b7	die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Heilmittelinstituts nach dem Heilmittelgesetz vom 15. Dezember 200037,
^b8	die Abberufung eines Verwaltungsratsmitglieds der Anstalt nach dem Ausgleichsfondsgesetz vom 16. Juni 201739,
^b9	die Abberufung eines Mitglieds des Institutsrats des Schweizerischen Instituts für Rechtsvergleichung nach dem Bundesgesetz vom 28. September 201841 über das Schweizerische Institut für Rechtsvergleichung,
^c	des Bundesstrafgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
^cbis	des Bundespatentgerichts auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses seiner Richter und Richterinnen und seines Personals;
^cquater	des Bundesanwaltes oder der Bundesanwältin auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von ihm oder ihr gewählten Staatsanwälte und Staatsanwältinnen sowie des Personals der Bundesanwaltschaft;
^cquinquies	der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses ihres Sekretariats;
^cter	der Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft auf dem Gebiet des Arbeitsverhältnisses der von der Vereinigten Bundesversammlung gewählten Mitglieder der Bundesanwaltschaft;
^d	der Bundeskanzlei, der Departemente und der ihnen unterstellten oder administrativ zugeordneten Dienststellen der Bundesverwaltung;
^e	der Anstalten und Betriebe des Bundes;
^f	der eidgenössischen Kommissionen;
^g	der Schiedsgerichte auf Grund öffentlich-rechtlicher Verträge des Bundes, seiner Anstalten und Betriebe;
^h	der Instanzen oder Organisationen ausserhalb der Bundesverwaltung, die in Erfüllung ihnen übertragener öffentlich-rechtlicher Aufgaben des Bundes verfügen;
ⁱ	kantonaler Instanzen, soweit ein Bundesgesetz gegen ihre Verfügungen die Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht vorsieht.

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 58 - 1 Die Vorinstanz kann bis zu ihrer Vernehmlassung die angefochtene Verfügung in Wiedererwägung ziehen.
¹	Die Vorinstanz kann bis zu ihrer Vernehmlassung die angefochtene Verfügung in Wiedererwägung ziehen.
²	Sie eröffnet eine neue Verfügung ohne Verzug den Parteien und bringt sie der Beschwerdeinstanz zur Kenntnis.
³	Die Beschwerdeinstanz setzt die Behandlung der Beschwerde fort, soweit diese durch die neue Verfügung der Vorinstanz nicht gegenstandslos geworden ist; Artikel 57 findet Anwendung, wenn die neue Verfügung auf einem erheblich veränderten Sachverhalt beruht oder eine erheblich veränderte Rechtslage schafft.

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 58 - 1 Die Vorinstanz kann bis zu ihrer Vernehmlassung die angefochtene Verfügung in Wiedererwägung ziehen.
¹	Die Vorinstanz kann bis zu ihrer Vernehmlassung die angefochtene Verfügung in Wiedererwägung ziehen.
²	Sie eröffnet eine neue Verfügung ohne Verzug den Parteien und bringt sie der Beschwerdeinstanz zur Kenntnis.
³	Die Beschwerdeinstanz setzt die Behandlung der Beschwerde fort, soweit diese durch die neue Verfügung der Vorinstanz nicht gegenstandslos geworden ist; Artikel 57 findet Anwendung, wenn die neue Verfügung auf einem erheblich veränderten Sachverhalt beruht oder eine erheblich veränderte Rechtslage schafft.

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 3 Relative Ausschlussgründe - 1 Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:
¹	Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:
^a	mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese;
^b	mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
^c	einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
²	Als ältere Marken gelten:
^a	hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen;
^b	Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 18834 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind.
³	Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen.

SR 173.320.2 Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) VGKE Art. 6 Verzicht auf Verfahrenskosten - Die Verfahrenskosten können einer Partei, der keine unentgeltliche Rechtspflege im Sinne von Artikel 65 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 19684 über das Verwaltungsverfahren gewährt wird, ganz oder teilweise erlassen werden, wenn:
^a	ein Rechtsmittel ohne erheblichen Aufwand für das Gericht durch Rückzug oder Vergleich erledigt wird;
^b	andere Gründe in der Sache oder in der Person der Partei es als unverhältnismässig erscheinen lassen, sie ihr aufzuerlegen.