Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Corte II
B-3798/2014
Sentenza del 19 novembre 2015
Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio),
Composizione Vera Marantelli, Maria Amgwerd,
cancelliera Camilla Fumagalli.
REXOIL SA,
[...],
Parti patrocinata dall'avv. Thomas Widmer,
[...],
ricorrente,
contro
REPSOL S.A.,
[...],
patrocinata dall'avv. Hermann Padovani,
[...],
controparte,
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berna,
autorità inferiore.
Procedura di opposizione n° 13399,
Oggetto
IR 1'146'022 "REPSOL (fig.)" / CH 648'012 "REXOIL (fig.)".
Fatti:
A.
REXOIL SA (di seguito: la resistente o la ricorrente) è titolare del marchio combinato svizzero n. 648'012:
(di seguito: marchio resistente), depositato il 24 aprile 2013 e pubblicato per la prima volta su Swissreg (cfr.
Classe 1: Additifs chimiques pour huile de moteurs; additifs chimiques pour huile.
Classe 4: Huiles lubrifiantes; huiles lubrifiantes pour moteur de véhicules automobiles.
B.
B.a Il 3 dicembre 2013, REPSOL S.A. (di seguito: l'opponente o la controparte) ha presentato opposizione totale contro la registrazione del succitato marchio presso l'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (IPI, di seguito: autorità inferiore). L'opposizione poggia sul marchio internazionale n. 1'146'022 "REPSOL (fig.)" (di seguito: marchio opponente) di cui la medesima è titolare:
Il marchio opponente, depositato il 4 maggio 2012, è registrato tra l'altro per i seguenti prodotti:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure de métaux; produits chimiques pour la conservation d'aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) pour l'industrie; matières synthétiques pour l'absorption d'huile; accélérateurs de vulcanisation; acétates; acétone; acides et compositions chimiques résistant aux acides; charbon actif; liquides pour désulfater les accumulateurs électriques, ainsi que solutions pour prévenir la formation d'écume dans ces derniers; additifs chimiques pour carburants; agents de refroidissement pour moteurs de véhicules; agglutinants pour le béton; eau distillée; papier albuminé; produits chimiques pour faciliter l'alliage de métaux; produits chimiques pour la conservation d'aliments; produits chimiques pour analyses en laboratoire autres qu'à usage médical ou vétérinaire; adhésifs pour carreaux de revêtement; catalyseurs et catalyseurs biochimiques; décolorants à usage industriel; produits pour économiser les combustibles; produits pour la conservation de la maçonnerie; dissolvants pour vernis; émulsificateurs et émulsifiants; résines époxy à l'état brut; additifs détergents pour l'essence; antidétonants pour moteurs à explosion; agents de refroidissement pour moteurs; compositions pour la réparation des pneumatiques; agents pour détruire le pétrole; produits pour la purification des huiles et de l'eau; produits de vulcanisation.
Classe 4: Graisses et huiles industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; huiles combustibles; additifs non chimiques pour carburants; alcool à brûler; briquettes combustibles; graisses et huiles de graissage; gaz combustibles; énergie électrique; pétrole, y compris éther de pétrole et gelée de pétrole à usage industriel.
L'opponente ha sottolineato, in sostanza, che i prodotti in questione sarebbero identici, "REPSOL (fig.)" andrebbe considerato un marchio forte, in quanto privo di aderenza concettuale con i prodotti contraddistinti, ed i due marchi andrebbero considerati simili. Vi sarebbe infatti una forte somiglianza tra i due marchi dal profilo fonetico e visivo. Essi potrebbero quindi trarre in errore il consumatore svizzero, il quale potrebbe credere che i prodotti provengano dalla medesima fonte, dando pertanto origine ad un elevato rischio di confusione, ritenuto altresì che il titolare del marchio opponente disporrebbe di altre registrazioni svizzere ed internazionali per i prodotti delle classi sopra menzionate.
B.b Con risposta del 17 marzo 2014 la resistente ha, in sostanza, proposto il rigetto dell'opposizione, sottolineando anzitutto come i prodotti rivendicati in classe 1 per i due marchi siano solo mediamente simili, mentre i rispettivi prodotti registrati per la classe 4 sarebbero identici. Infatti, per quanto riguarda la somiglianza tra i segni dal punto di vista fonetico, i due marchi, sebbene condividano lo stesso numero di lettere, verrebbero pronunciati in due modi diversi. Inoltre, in ambito visivo, gli elementi figurativi permetterebbero chiaramente ai due marchi di distinguersi. Del resto, dal profilo concettuale, la differenza sarebbe evidente: i marchi da paragonare sarebbero invero "Huile REX" ("Olio REX") e "REPSOL". La resistente considera altresì che i propri prodotti registrati per la classe 1, ossia gli additivi chimici per oli da motore, siano utilizzati unicamente da professionisti del settore, dai quali ci si attende un livello di attenzione più alto. Per di più, il campo di protezione del marchio opponente andrebbe considerato normale e l'impressione di insieme dei due segni divergente. In ultima analisi, il marchio resistente, data la sua componente parzialmente descrittiva "OIL", condurrebbe il consumatore a prestare maggiore attenzione alla componente distintiva "REX", raffrontato al marchio opponente "REPSOL" privo di significato. Non vi sarebbe quindi alcun rischio di confusione.
B.c Tramite decisione del 19 giugno 2014, l'autorità inferiore ha accolto l'opposizione n. 13399 revocando la registrazione del marchio svizzero "REXOIL (fig.)" per tutti i prodotti delle classi 1 e 4. A mente dell'autorità inferiore, vi sarebbe identità, rispettivamente forte similarità, tra i prodotti rivendicati nelle summenzionate classi. Inoltre, la somiglianza tra i segni sarebbe accertata sul piano visivo e uditivo. Emergerebbe poi che i prodotti delle classi 1 e 4, in particolare gli additivi per carburante e gli oli industriali, sarebbero acquistati con un grado di attenzione medio. Al marchio opponente è stato attribuito un campo di protezione medio e quindi riconosciuto il rischio di confusione tra i marchi contrapposti.
C.
Contro suddetta decisione la resistente è insorta tramite ricorso dell'8 luglio 2014 al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'accoglimento del medesimo, l'annullamento integrale della decisione impugnata, segnatamente il rigetto dell'opposizione n. 13399 contro la registrazione del marchio svizzero n. 648'012 "REXOIL (fig.)", con protesta di tasse, spese e ripetibili.
La ricorrente sostiene che, per quanto riguarda il grado di attenzione dei consumatori, andrebbe fatta una distinzione tra le due classi. Inoltre, la similarità dei prodotti dovrebbe essere in sostanza considerata media, ma non forte. Del resto, circa la somiglianza tra i segni, non vi sarebbero corrispondenze dal profilo visivo, sonoro, o semantico. Da ciò ne conseguirebbe che le corrispondenze uditive e visive accertate dall'autorità inferiore non sarebbero sufficienti per rilevare un rischio di confusione tra i due marchi. A sostegno delle proprie allegazioni, la ricorrente produce infine una decisione del Dipartimento dei marchi turco del 27 gennaio 2014 (allegato 4 al ricorso).
D.
Con osservazioni del 15 settembre 2014, la controparte ha proposto il respingimento integrale del gravame, la conferma della decisione impugnata, protestando altresì spese e ripetibili. La medesima non condivide le argomentazioni della ricorrente circa il grado di attenzione dei consumatori. Inoltre, la controparte sottolinea la pacifica similarità tra i prodotti di entrambe le classi, la somiglianza tra i marchi e, infine, l'esistenza di un rischio di confusione.
E.
Con scritto del 16 settembre 2014, l'autorità inferiore ha rinunciato a presentare una risposta, rinviando alle motivazioni della decisione impugnata, e postulato la reiezione del gravame, con protesta di spese a carico della ricorrente.
F.
In data 17 ottobre 2014, la ricorrente ha presentato una replica, ribadendo in sostanza le medesime argomentazioni presentate nel ricorso.
G.
In data 21 novembre 2014, la controparte ha presentato una duplica, ribadendo in sostanza le medesime argomentazioni presentate nelle osservazioni al ricorso.
H.
Le parti non hanno presentato alcuna istanza volta ad indire un dibattimento pubblico.
Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Diritto:
1.
1.1 Il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5
|
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 5 - 1 Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
|
| 1 | Sono decisioni i provvedimenti delle autorità nel singolo caso, fondati sul diritto pubblico federale e concernenti: |
| a | la costituzione, la modificazione o l'annullamento di diritti o di obblighi; |
| b | l'accertamento dell'esistenza, dell'inesistenza o dell'estensione di diritti o di obblighi; |
| c | il rigetto o la dichiarazione d'inammissibilità d'istanze dirette alla costituzione, alla modificazione, all'annullamento o all'accertamento di diritti o di obblighi. |
| 2 | Sono decisioni anche quelle in materia d'esecuzione (art. 41 cpv. 1 lett. a e b), le decisioni incidentali (art. 45 e 46), le decisioni su opposizione (art. 30 cpv. 2 lett. b e 74), le decisioni su ricorso (art. 61), le decisioni in sede di revisione (art. 68) e l'interpretazione (art. 69).24 |
| 3 | Le dichiarazioni di un'autorità che rifiuta o solleva pretese da far valere mediante azione non sono considerate decisioni. |
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SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
Contro le decisioni dell'autorità inferiore è ammesso il ricorso al Tribunale (art. 31 e
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SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 31 Principio - Il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 196819 sulla procedura amministrativa (PA). |
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SR 173.32 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF) LTAF Art. 32 Eccezioni - 1 Il ricorso è inammissibile contro: |
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| 1 | Il ricorso è inammissibile contro: |
| a | le decisioni in materia di sicurezza interna o esterna del Paese, neutralità, protezione diplomatica e altri affari esteri, in quanto il diritto internazionale pubblico non conferisca un diritto al giudizio da parte di un tribunale; |
| b | le decisioni in materia di diritto di voto dei cittadini nonché di elezioni e votazioni popolari; |
| c | le decisioni in materia di salario al merito del personale federale, in quanto non concernano la parità dei sessi; |
| d | ... |
| e | le decisioni nel settore dell'energia nucleare concernenti: |
| e1 | le autorizzazioni di massima per impianti nucleari, |
| e2 | l'approvazione del programma di smaltimento, |
| e3 | la chiusura di depositi geologici in profondità, |
| e4 | la prova dello smaltimento; |
| f | le decisioni in materia di rilascio o estensione di concessioni di infrastrutture ferroviarie; |
| g | le decisioni dell'autorità indipendente di ricorso in materia radiotelevisiva; |
| h | le decisioni in materia di rilascio di concessioni per case da gioco; |
| i | le decisioni in materia di rilascio, modifica o rinnovo della concessione della Società svizzera di radiotelevisione (SSR); |
| j | le decisioni in materia di diritto ai sussidi di una scuola universitaria o di un altro istituto accademico. |
| 2 | Il ricorso è inoltre inammissibile contro: |
| a | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante opposizione o ricorso dinanzi a un'autorità ai sensi dell'articolo 33 lettere c-f; |
| b | le decisioni che, in virtù di un'altra legge federale, possono essere impugnate mediante ricorso dinanzi a un'autorità cantonale. |
1.2 La decisione impugnata è datata 19 giugno 2014 ed è pervenuta alla ricorrente al più presto il giorno successivo. Introdotto entro 30 giorni (art. 50 cpv. 1
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SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 50 - 1 Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
|
| 1 | Il ricorso dev'essere depositato entro 30 giorni dalla notificazione della decisione. |
| 2 | Il ricorso per denegata o ritardata giustizia può essere interposto in ogni tempo. |
L'atto di ricorso è stato presentato nella forma prevista dall'art. 52
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SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 52 - 1 L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
|
| 1 | L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente. |
| 2 | Se il ricorso non soddisfa a questi requisiti o se le conclusioni o i motivi del ricorrente non sono sufficientemente chiari, e il ricorso non sembra manifestamente inammissibile, l'autorità di ricorso assegna al ricorrente un breve termine suppletorio per rimediarvi. |
| 3 | Essa gli assegna questo termine con la comminatoria che, decorrendo infruttuoso, deciderà secondo l'inserto o, qualora manchino le conclusioni, i motivi oppure la firma, non entrerà nel merito del ricorso. |
|
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
|
| 1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
| 2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
| 3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
| 4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
| 4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
| a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
| b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
| 5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
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SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 48 - 1 Ha diritto di ricorrere chi: |
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| 1 | Ha diritto di ricorrere chi: |
| a | ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore o è stato privato della possibilità di farlo; |
| b | è particolarmente toccato dalla decisione impugnata; e |
| c | ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa. |
| 2 | Ha inoltre diritto di ricorrere ogni persona, organizzazione o autorità cui un'altra legge federale riconosce tale diritto. |
Nulla osta, quindi, alla ricevibilità del ricorso.
2.
L'opposizione, come pure la decisione impugnata sono state redatte in italiano, mentre l'atto di ricorso è stato presentato in lingua francese. La ricorrente non ha inoltrato esplicita richiesta di svolgimento della presente procedura in tale lingua, ma unicamente di potersi esprimere in francese. Del resto, la controparte, patrocinata da un rappresentante di lingua italiana, non ha avuto nulla da eccepire su questo punto. Pertanto, la presente sentenza è redatta in italiano, facendo stato la lingua della decisione impugnata (cfr. art. 33a cpv. 2
|
SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 33a - 1 Il procedimento si svolge in una delle quattro lingue ufficiali, di regola nella lingua in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le conclusioni. |
|
| 1 | Il procedimento si svolge in una delle quattro lingue ufficiali, di regola nella lingua in cui le parti hanno presentato o presenterebbero le conclusioni. |
| 2 | Nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua ufficiale, il procedimento può svolgersi in tale lingua. |
| 3 | Se una parte presenta documenti non redatti in una lingua ufficiale, l'autorità può, previo assenso delle altre parti, rinunciare a esigerne la traduzione. |
| 4 | Per il resto, l'autorità ordina una traduzione se necessario. |
3.
Preliminarmente, per quanto attiene alla decisione del Dipartimento dei marchi turco (cfr. supra consid. C in fine), il Tribunale rileva che non vi è un diritto alla registrazione di un marchio sulla base di una registrazione estera, ritenuto che le decisioni estere non hanno effetti pregiudiziali, ma possono costituire un indizio circa la possibilità di registrazione. Infatti, ogni Paese valuta la possibilità di proteggere un marchio in base alla propria legislazione ed alla percezione delle proprie cerchie commerciali (cfr. sentenza del Tribunale B-502/2009 del 3 novembre 2009 consid. 7 "Premium ingredients, s.l. [fig.]/Premium Ingredients International [fig.]" e relativi riferimenti).
Pertanto, la decisione turca in questione risulta ininfluente nella fattispecie.
4.
Il marchio è un segno atto a distinguere un prodotto o un servizio da offerte identiche o simili, affinché un'individualizzazione del determinato prodotto o servizio, segnatamente la sua origine commerciale, sia possibile [cfr. art. 1 cpv. 1
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SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 1 Definizione - 1 Il marchio è un segno atto a distinguere i prodotti o i servizi di un'azienda da quelli di un'altra azienda. |
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| 1 | Il marchio è un segno atto a distinguere i prodotti o i servizi di un'azienda da quelli di un'altra azienda. |
| 2 | Parole, lettere, cifre, rappresentazioni grafiche, forme tridimensionali, sole o combinate tra loro oppure con colori, possono in particolare costituire marchi. |
A norma dell'art. 3 cpv. 1 lett. c
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SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 3 Motivi relativi d'esclusione - 1 Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio: |
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| 1 | Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio: |
| a | i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici; |
| b | i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi simili, se ne risulta un rischio di confusione; |
| c | i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione. |
| 2 | Sono considerati marchi anteriori: |
| a | i marchi depositati o registrati che godono di una priorità secondo la presente legge (art. 6 a 8); |
| b | i marchi che, al momento del deposito del segno considerato dal capoverso 1, sono notoriamente conosciuti in Svizzera ai sensi dell'articolo 6bis della Convenzione di Parigi del 20 marzo 18834 per la protezione della proprietà industriale (Convenzione di Parigi). |
| 3 | Soltanto il titolare del marchio anteriore può invocare i motivi di esclusione giusta il presente articolo. |
5.
Si tratta di esaminare in primo luogo quali sono i destinatari dei prodotti, oltre al grado di attenzione che ci si può attendere dai medesimi. Infatti, è proprio sulla base della percezione dei consumatori che vanno esaminate le questioni relative alla similarità dei prodotti (consid. 6), alla somiglianza tra i segni (consid. 7) e al rischio di confusione (consid. 8) (cfr. sentenze del Tribunale B-3310/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 4 "RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]" e B-8006/2010 del 12 marzo 2012 consid. 3 "viva! [fig.]/viva figurstudios für frauen [fig.]").
5.1 Per quanto riguarda il grado di attenzione dei consumatori vanno prese in considerazione tutte le circostanze del caso ed in particolare la capacità di percezione dei destinatari interessati nonché il loro comportamento effettivo nella situazione concreta di procurarsi i prodotti o servizi in un certo mercato. Nel caso di prodotti di consumo corrente, ci si basa sulla capacità di ricordare del grande pubblico. Di regola, si presume un grado di attenzione accresciuto, se un marchio si rivolge solo ad un pubblico di specialisti, oppure se si tratta di prodotti o servizi che non appartengono al fabbisogno quotidiano (cfr. sentenza del Tribunale B 6770/2007 del 9 giugno 2008 consid. 7.2 "Nasacort/Vasocor"; Ivan Cherpillod, Le droit suisse des marques, 2007, pag. 110; Eugen Marbach, in: von Büren/David [ed.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, vol. III/1, Markenrecht, 2a ed., 2009 [di seguito: Marbach, SIWR], n° 995 e segg.).
5.2
5.2.1 Il marchio opponente è, in particolare, destinato a prodotti della classe 1 quali "Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; engrais pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure de métaux; produits chimiques pour la conservation d'aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) pour l'industrie; matières synthétiques pour l'absorption d'huile; accélérateurs de vulcanisation; acétates; acétone; acides et compositions chimiques résistant aux acides; charbon actif; liquides pour désulfater les accumulateurs électriques, ainsi que solutions pour prévenir la formation d'écume dans ces derniers; additifs chimiques pour carburants; agents de refroidissement pour moteurs de véhicules; agglutinants pour le béton; eau distillée; papier albuminé; produits chimiques pour faciliter l'alliage de métaux; produits chimiques pour la conservation d'aliments; produits chimiques pour analyses en laboratoire autres qu'à usage médical ou vétérinaire; adhésifs pour carreaux de revêtement; catalyseurs et catalyseurs biochimiques; décolorants à usage industriel; produits pour économiser les combustibles; produits pour la conservation de la maçonnerie; dissolvants pour vernis; émulsificateurs et émulsifiants; résines époxy à l'état brut; additifs détergents pour l'essence; antidétonants pour moteurs à explosion; agents de refroidissement pour moteurs; compositions pour la réparation des pneumatiques; agents pour détruire le pétrole; produits pour la purification des huiles et de l'eau; produits de vulcanisation". Per la classe 4, il medesimo rivendica "Graisses et huiles industrielles; lubrifiants; produits pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; huiles combustibles; additifs non chimiques pour carburants; alcool à brûler; briquettes combustibles; graisses et huiles de graissage; gaz combustibles; énergie électrique; pétrole, y compris éther de pétrole et gelée de pétrole à usage industriel".
Il marchio resistente è registrato per prodotti della classe 1 indicati come "Additifs chimiques pour huile de moteurs; additifs chimiques pour huile" e per prodotti della classse 4 quali "Huiles lubrifiantes; huiles lubrifiantes pour moteur de véhicules automobiles".
5.2.2 Per quanto riguarda i prodotti della classe 1, l'autorità inferiore ha deciso che, parimenti ai prodotti della classe 4, si tratterebbe di beni di consumo corrente, i quali verrebbero acquistati con un grado di attenzione medio e con una capacità di discernimento corrispondente. Infatti, benché non siano da considerare beni di massa di uso quotidiano nel senso stretto, essi sarebbero richiesti con una certa regolarità.
La ricorrente critica tale visione, ritenuto che i prodotti registrati per la classe 1, non sarebbero dei prodotti di consumo corrente. Per definizione gli additivi chimici per olio a motore non sarebbero infatti indispensabili per il buon funzionamento di quest'ultimo e, quindi, verrebbero utilizzati unicamente da professionisti del settore o da appassionati, ma non dal consumatore medio. Di conseguenza, il grado di attenzione dei destinatari sarebbe da considerarsi elevato. Per quanto riguarda invece i prodotti registrati per la classe 4, sostiene anch'essa che si tratti di beni di consumo relativamente corrente, anche se non di uso quotidiano.
Per la controparte, i prodotti rivendicati in classe 1 non sarebbero appannaggio di soli specialisti, essendo utilizzati in svariati ambiti e complementari ai prodotti in classe 4, acquistabili dal consumatore medio con un grado di attenzione corrispondente. Gli additivi conferirebbero infatti agli oli industriali, di utilizzo corrente per lubrificare i motori, le loro peculiarità. Nondimeno, i prodotti in oggetto sarebbero dei prodotti finiti, pronti per l'utilizzo da parte del consumatore finale e, quindi, non soggetti ad ulteriore manipolazione da parte di professionisti del settore. Inoltre, l'industria automobilistica sarebbe solo uno dei molteplici settori facenti uso degli additivi in combinazione agli oli industriali.
5.2.3
5.2.3.1 Gli oli lubrificanti sono normalmente composti da una base e da un insieme di additivi. Questi additivi compongono dal 10 al 30% del volume complessivo del lubrificante in vendita. L'additivazione è suddivisa in pacchetti per il miglioramento della viscosità, dell'indice di viscosità, della detergenza, per inibire la formazione di schiuma o l'ossidazione, ecc. e sono per lo più in comune a tutti i lubrificanti oggi in commercio (
5.2.3.2 I prodotti della classe 4 qui in esame sono anch'essi destinati a specialisti del settore. Tuttavia, non è escluso che il grande pubblico se ne interessi. Infatti, gli oli lubrificanti sono essenziali al buon funzionamento del motore dei veicoli e sono facilmente reperibili presso la grande distribuzione. Pertanto, il grado di attenzione deve essere, di regola, considerato medio, senza tuttavia dimenticare che tali prodotti vengono acquistati anche da specialisti (cfr. sentenza del Tribunale
B-3310/2012 dell'11 marzo 2013 consid. 4.2.3 "RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]").
6.
Di seguito, va esaminato se i prodotti in questione dei marchi contrapposti possono essere considerati identici o perlomeno simili dal punto di vista delle cerchie commerciali interessate, definite al consid. 5.
6.1 L'autorità inferiore ha ritenuto che i prodotti rivendicati dal marchio resistente per la classe 1, sarebbero da considerarsi perlomeno come fortemente simili ad alcuni prodotti rivendicati dal marchio opponente per la medesima classe, in quanto perseguirebbero lo stesso scopo generale ed avrebbero gli stessi canali di distribuzione. Invece, i prodotti appartenenti alla classe 4 "huiles lubrifiantes; huiles lubrifiantes pour moteur de véhicules automobiles" sarebbero identici o, comunque, compresi nella formulazione della lista dei prodotti rivendicati dal marchio opponente per la medesima classe "graisses et huiles industrielles; graisses et huiles de graissage".
Diversamente, a mente della ricorrente, i prodotti rivendicati dal marchio resistente in classe 1, sarebbero unicamente mediamente simili ai prodotti registrati dalla controparte nella medesima classe, giacché vi sarebbe differenza tra gli additivi per olio da motore e gli additivi per il carburante. Infine, i propri prodotti rivendicati per la classe 4 sarebbero identici a quelli rivendicati dalla controparte per la medesima classe.
La controparte, oltre a sostenere l'identità dei prodotti rivendicati dai marchi per la classe 4 e la similarità dei prodotti inerenti alla classe 1, ritiene che alla ricorrente sfuggirebbe la stretta complementarietà tra i prodotti rivendicati nella classe 1, oltre che la commercializzazione di questi ultimi tramite gli stessi canali di distribuzione.
6.2
6.2.1 Indicatori per una similarità tra i prodotti e servizi possono essere segnatamente i medesimi luoghi di produzione, lo stesso know-how specifico per la fabbricazione, canali di distribuzione simili oppure la presenza di uno scopo di impiego simile. Diversamente, rappresentano degli indizi contro la similarità dei canali di distribuzione separati per una medesima categoria di acquirenti. Inoltre, prodotti e servizi in questione vanno confrontati alla luce di un'eventuale complementarità. Tutti questi elementi sono generalmente ritenuti degli indizi dalla dottrina e dalla giurisprudenza. Tuttavia, nessuno di questi elementi, preso individualmente, è di per sé sufficiente o determinante, ritenuto che ogni caso deve essere analizzato singolarmente e sulla base di una valutazione globale. Non da ultimo, l'appartenenza alla medesima classe giusta la Classificazione di Nizza non è sufficiente per giudicarne la similarità, ma costituisce un indizio da prendere in considerazione nell'analisi (cfr. sentenze del Tribunale B 1494/2011 del 2 maggio 2012 consid. 3.2 "Marcuard Heritage", B 3064/2010 del 26 ottobre 2010 consid. 5 "[fig.]/[fig.]", B-137/2009 del 30 settembre 2009 consid. 4 "DIAPASON", B-8105/2007 del 17 novembre 2008 consid. 4.2 "ACTIVIA" e B-3268/2007 del 25 gennaio 2008 consid. 3 "MBR/MR [fig.]"; Marbach, SIWR, n. 817 segg.; David, op. cit., art. 3
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SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 3 Motivi relativi d'esclusione - 1 Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio: |
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| 1 | Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio: |
| a | i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici; |
| b | i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi simili, se ne risulta un rischio di confusione; |
| c | i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione. |
| 2 | Sono considerati marchi anteriori: |
| a | i marchi depositati o registrati che godono di una priorità secondo la presente legge (art. 6 a 8); |
| b | i marchi che, al momento del deposito del segno considerato dal capoverso 1, sono notoriamente conosciuti in Svizzera ai sensi dell'articolo 6bis della Convenzione di Parigi del 20 marzo 18834 per la protezione della proprietà industriale (Convenzione di Parigi). |
| 3 | Soltanto il titolare del marchio anteriore può invocare i motivi di esclusione giusta il presente articolo. |
6.2.2 La funzione degli additivi per oli motore (classe 1) è quella di migliorare la performance del lubrificante a base di olio (minerale o di sintesi) (cfr. consid. 5.2.3.1). Esistono diversi tipi di additivi per oli e fra questi si possono annoverare per esempio i detergenti, i quali svolgono una funzione di pulizia e neutralizzazione delle impurità dell'olio (cfr.
Per quanto riguarda i prodotti registrati dal marchio opponente per la classe 4 "graisses et huiles industrielles", "lubrifiants", "graisses et huiles de graissage", essi sono da considerarsi identici, rispettivamente
estremamente simili agli "huiles lubrifiantes", "huiles lubrifiantes pour
moteur de véhicules automobiles", rivendicati dal marchio resistente per la classe 4.
7.
Vista la grande similarità, rispettivamente l'identità tra i prodotti, va di seguito esaminata l'esistenza di una somiglianza tra i marchi.
7.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha rilevato che fra i due marchi vi sarebbe una certa somiglianza. In primo luogo, gli elementi figurativi di entrambi i segni sarebbero trascurabili, giacché avrebbero una funzione subordinata. In entrambi i casi sarebbero infatti gli elementi verbali a risultare chiaramente percettibili. Pertanto, avrebbe concentrato il paragone su tali elementi, ovvero "REPSOL" e "REXOIL". I due marchi avrebbero il medesimo numero di lettere, lo stesso inizio e la stessa fine. Sul piano uditivo, vi sarebbe una forte somiglianza, mentre che per quanto concerne l'aspetto semantico i due segni si differenzierebbero.
La ricorrente ha ritenuto, invece, che sul piano fonetico i due segni differirebbero, in quanto a livello fonetico sia la pronuncia delle prime sillabi che delle ultime differirebbe. Sul piano visivo, il marchio resistente possiederebbe un elemento figurativo circoscrivente l'elemento verbale "REXOIL", il quale sarebbe poi scisso dal medesimo elemento grafico in due parti ben distinte "REX" e "OIL". Peraltro, per il consumatore medio sarebbe immediatamente percettibile il termine "OIL" finale, contrapposto al termine "SOL". Inoltre, l'elemento figurativo del marchio opponente non andrebbe tralasciato, vista la dimensione ed il richiamo ad un sole. Ugualmente, le rivendicazioni di colore di tale elemento ne aumenterebbero sensibilmente la forza distintiva. Dal punto di vista concettuale, il marchio resistente sarebbe facilmente compreso come "re dell'olio" e percepito come tale in contrapposizione a " REPSOL", privo di significato.
La controparte ribadisce la somiglianza tra i segni contrapposti dal punto di vista fonetico e visivo e si allinea all'autorità inferiore per quel che concerne la funzione subordinata degli elementi figurativi in relazione agli elementi verbali chiaramente percettibili. Per di più, il numero di lettere sarebbe identico e le lettere sarebbero a loro volta identiche nella parte iniziale e in quella finale. Per quanto riguarda la somiglianza tra i segni, dal punto di vista fonetico, la pronuncia dei due marchi sarebbe pressoché identica. Dal punto di vista semantico, il fatto che il marchio resistente abbia un significato proprio non sarebbe un motivo sufficiente per concludere ad un'assenza di rischio di confusione, ritenuta la somiglianza fonetica e visiva.
7.2 La somiglianza tra i segni va esaminata in base all'impressione di insieme che i marchi lasciano nella memoria delle cerchie commerciali (DTF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller"). Siccome nella maggior parte dei casi il pubblico non percepisce i segni simultaneamente, occorre fondare il confronto tra i marchi sugli elementi atti a rimanere impressi nella memoria, non sempre chiara, di un consumatore medio (cfr. DTF 121 III 337 consid. 2a "Boss"; Marbach, SIWR, n. 867). Tale impressione di insieme viene principalmente influenzata dagli elementi dominanti di un marchio. In generale, si tratta degli elementi più distintivi di quest'ultimo (cfr. sentenza del Tribunale B-2380/2010 del 7 dicembre 2011 consid. 7.1.1 "lawfinder/LexFind.ch [fig.]"). Tuttavia, gli elementi deboli di un marchio, o quelli che appartengono al dominio pubblico, non devono venire tralasciati. Infatti, tali elementi possono anch'essi influenzare l'impressione di insieme del marchio (cfr. sentenza del tribunale B-38/2011 del 29 aprile 2011 consid. 7.1.2 "IKB/ICB [fig.], IKB/ICB, IKB/ICB BANKING GROUP"). Va quindi ponderato ciascuno degli elementi in base all'influenza esercitata sull'impressione di insieme, senza ad ogni modo dissociarli o decomporre il segno stesso (cfr. sentenza del Tribunale B 7442/2006 del 18 maggio 2007 consid. 4 "FEEL 'N LEARN/SEE 'N LEARN"; Marbach, SIWR, n. 866; Joller, op. cit., ad. art. 3 n. 122 e seg.).
Nel caso di collisione tra segni che combinano elementi verbali e figurativi, non vi sono delle regole assolute volte a stabilire quale elemento risulti preponderante nell'esame dell'impressione di insieme. Va dunque stabilito, di volta in volta, quale sia l'elemento che è di maggiore influenza per il segno in esame (Marbach, SIWR, n. 930 e relativi riferimenti; cfr. sentenza del Tribunale B-531/2013 del 21 ottobre 2013 consid. 2.4 in fine "GALLO/Gallay [fig.]"). Una corrispondenza tra gli elementi caratteristici, verbali o figurativi, non può essere compensata da una discordanza tra le componenti meno originali. Tuttavia, quando la corrispondenza è costatabile unicamente in relazione ad elementi secondari dal punto di vista dell'impressione globale, una chiara differenza tra i rispettivi elementi caratteristici è atta ad evitare un giudizio di somiglianza tra i segni. In presenza di elementi caratteristici, sia verbali che figurativi, la corrispondenza di una delle componenti può essere sufficiente a determinare una somiglianza tra i segni (cfr. Marbach, SIWR, n. 931; sentenza del Tribunale B 1618/2011 del 25 settembre 2012 consid. 4.1 "EIFFEL/GUSTAVE EIFFEL [fig.]"). L'impressione di insieme che scaturisce da un marchio combinato è caratterizzata dagli elementi verbali, qualora quelli figurativi non siano particolarmente originali, oppure non siano in grado di conferire al marchio un'immagine semplice da memorizzare (cfr. sentenza del Tribunale B-4159/2009 del 25 novembre 2009 consid. 2.4 "Efe [fig.]/Eve" e relativi riferimenti).
Nei marchi verbali, come negli elementi verbali dei marchi, sono determinanti l'aspetto fonetico, visivo e semantico (DTF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas"; DTF 121 III 377 consid. 2b "Boss/Boks"). Una corrispondenza per uno di questi criteri è sufficiente per ammettere la somiglianza tra i segni (Marbach, SIWR, n. 875). L'aspetto fonetico è determinato in sostanza dal numero di sillabe, dalla cadenza e dalla sequenza delle vocali, mentre quello visivo si caratterizza dalla lunghezza delle parole e dalle particolarità delle lettere utilizzate. Infine, l'inizio, la radice, nonché la fine di una parola hanno in linea di massima un'importanza maggiore rispetto alle lettere o alle sillabe atone collocate tra di esse (DTF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas"; DTF 122 III 382 consid. 5a "Kamillosan/Kamillan").
7.3 Il marchio opponente "REPSOL (fig.)" e il marchio resistente "REXOIL (fig.)" sono entrambi dei marchi che combinano contemporaneamente elementi figurativi e verbali.
Il marchio opponente si compone di un elemento ellittico, posto diagonalmente verso destra, attorniato da due fasce circolari, le quali danno una certa prospettiva spaziale, sferica, all'intera figura. L'elemento verbale "REPSOL", maiuscolo, è anch'esso inclinato verso destra. Il marchio è registrato con la seguente rivendicazione di colori: arancione, bianco, rosso e blu.
Il marchio resistente non presenta alcuna rivendicazione di colore e si compone dell'elemento verbale "REXOIL", attorniato da un elemento figurativo rettangolare dai lati minori arrotondati, il quale a sua volta contiene la medesima forma geometrica attorniante l'elemento verbale finale "OIL".
7.4 In seguito, si procederà, in base agli aspetti determinanti, all'esame dal profilo visivo, fonetico e semantico.
7.4.1 Sul piano visivo, il marchio opponente "REPSOL (fig.)" è composto da un elemento verbale chiaramente percettibile e da una figura geometrica relativamente semplice, la quale, vista la taglia ed il fatto che non è puramente descrittiva, va presa in considerazione (cfr. sentenza del Tribunale B-38/2011, B-39/2011 e B-40/2011 del 29 aprile 2011 consid. 7.1.3 "IKB/ICB [fig.]; ICB; ICB Banking Group"). La grafia è blu su fondo bianco.
Il marchio resistente "REXOIL (fig.)" è composto da un elemento verbale preponderante e da un elemento figurativo estremamente semplice, il quale mette in evidenza le due sillabe "REX" e "OIL". La grafia si presenta qui bianca su fondo scuro.
Gli elementi verbali del marchio opponente "REPSOL" e del marchio resistente "REXOIL" si propongono con lo stesso numero di lettere, ovvero sei ("R-E-P-S-O-L", "R-E-X-O-I-L"). V'è inoltre la ripresa delle due lettere iniziali "RE" e della "L" finale. I due elementi verbali dei marchi in questione differiscono unicamente nella loro parte centrale "PSO" e "XOI". La struttura è di conseguenza molto simile: RE-PS-OL e RE-X-OIL.
Vi è quindi una certa somiglianza tra i due marchi sul piano visivo.
7.4.2 Dal punto di vista fonetico, i due marchi hanno in comune l'elemento iniziale "RE", così come la lettera finale "L" ed entrambi posseggono al loro interno la lettera "O". La sequenza delle vocali è simile (E-O, E-O-I). Inoltre, la pronuncia dell'elemento centrale "PS" del marchio opponente è ampiamente somigliante alla pronuncia dell'elemento centrale "X" del marchio resistente.
Ne discende che, dal punto di vista uditivo, emergono importanti corrispondenze.
7.4.3 A livello semantico, "REP" deriva con tutta probabilità da "REPESA", ossia Refinería de Petróleos de Escombreras S.A., la compagnia fondatrice dell'attuale controparte. "SOL", oltre ad essere una nota musicale, in latino ed in alcune lingue da esso derivanti, come lo spagnolo oppure il portoghese, significa sole (cfr. rispettivamente: http://www. diziona rio-latino.com/dizionario-latino-italiano.php , http:// www. grandi dizionari .it/ Dizionario_Spagnolo-italiano/parola/S/sol.aspx?qu ery =sol , http:// www.sapere.it/sapere/search.html?tipo_traduzione=Por toghese-Italiano& q=sol&cerca=traduzioni&x=11&y=12 , tutti consultati il 18 novembre 2015), riferimento che può venire compreso anche dal consumatore svizzero italofono, in quanto forma contratta del vocabolo italiano "sole". In francese "SOL" significa segnatamente "suolo", "terra" (cfr. Le Robert & Signorelli, Dictionnaire français-italien, 2003). Inoltre, è possibile intravvedere nel finale "OL" un riferimento descrittivo all'olio ("oil", "Öl"), ciò che è del resto riscontrabile in altri marchi registrati per le medesime categorie di prodotti (ad esempio "Castrol" oppure "Migrol"). Tuttavia, gli elementi del marchio opponente non vengono percepiti distintamente, in forma scissa. Quest'ultimo non ha quindi, nel suo insieme, alcun significato particolare, nonostante il suo riferimento possibile a prodotti in qualche modo legati al mondo dei lubrificanti, rispettivamente dei carburanti.
A mente della ricorrente l'elemento verbale "REXOIL" avrebbe il chiaro significato di "re dell'olio", ciò che sarebbe facilmente comprensibile per il consumatore medio svizzero (cfr. supra consid. 7.1). Tuttavia, il grande pubblico non comprende automaticamente le componenti in latino di un marchio. Ciò vale anche in casu per i consumatori più avvertiti dei prodotti registrati per la classe 1. Infatti, non si tratta, di regola, di categorie di destinatari con necessariamente delle conoscenze di latino (cfr. sentenza del Tribunale B-5641/2012 del 16 agosto 2013 consid. 8.4.1 "NOBIS/NOVIS ENERGY [fig.]"). Inoltre, il vocabolo latino "rex", immediatamente seguito da un altro non nella medesima lingua, bensì in inglese ("OIL"), rende ancora più difficoltosa la comprensione del significato globale del marchio resistente. Del resto, in Svizzera il vocabolo "rex" può venire piuttosto associato alle omonime sale cinematografiche, al cane poliziotto dell'omonima serie austriaca, rispettivamente ad un nome o cognome di persona (cfr. anche
Sul piano semantico sono dunque riscontrabili lievi corrispondenze.
7.5 In virtù di quanto precede, è possibile concludere alla somiglianza tra i segni.
8.
Infine, accertata la somiglianza tra i segni (consid. 7) oltre che la similarità rispettivamente l'identità tra i prodotti rivendicati (consid. 6), va esaminata la sussistenza del rischio di confusione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 lett. c
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SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 3 Motivi relativi d'esclusione - 1 Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio: |
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| 1 | Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio: |
| a | i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici; |
| b | i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi simili, se ne risulta un rischio di confusione; |
| c | i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione. |
| 2 | Sono considerati marchi anteriori: |
| a | i marchi depositati o registrati che godono di una priorità secondo la presente legge (art. 6 a 8); |
| b | i marchi che, al momento del deposito del segno considerato dal capoverso 1, sono notoriamente conosciuti in Svizzera ai sensi dell'articolo 6bis della Convenzione di Parigi del 20 marzo 18834 per la protezione della proprietà industriale (Convenzione di Parigi). |
| 3 | Soltanto il titolare del marchio anteriore può invocare i motivi di esclusione giusta il presente articolo. |
Nell'esaminare il rischio di confusione deve essere tenuto conto, nel singolo caso, del grado di attenzione che i destinatari impiegano nella scelta di determinati prodotti o servizi (consid. 5), nonché del campo di protezione del marchio opponente (consid. 8.1).
8.1
8.1.1 Nella decisione impugnata, per quanto attiene alla forza distintiva del marchio opponente, l'autorità inferiore l'ha giudicata di tipo medio, in assenza di qualsivoglia carattere descrittivo della stessa.
La ricorrente non contesta l'approccio dell'autorità inferiore, sottolineando inoltre che l'assenza di carattere descrittivo del marchio opponente per rapporto ai prodotti in questione non sarebbe comunque sufficiente per dedurne una forza distintiva accresciuta.
A mente della controparte, invece, il marchio opponente dovrebbe essere considerato forte, in quanto privo di qualsiasi aderenza concettuale con i prodotti da esso contraddistinti.
8.1.2
8.1.2.1 Il campo di protezione di un marchio è determinato dalla sua forza distintiva. Essa è minore per i marchi deboli rispetto a quelli forti. Nel primo caso delle differenze minime sono sufficienti a creare una distinzione. In particolare, sono da ritenersi deboli i marchi i cui elementi essenziali risultano essere banali o presentano una stretta somiglianza con termini descrittivi del linguaggio corrente (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_207/2010 del 9 giugno 2011 consid. 5.1 "R RSWRama Swiss Watch [fig.]/RAM Swiss Watch AG"; Marbach, SIWR, n. 981). Al contrario, sono da considerarsi marchi forti quelli immaginativi o aventi acquisito notorietà commerciale. I marchi forti, essendo dei prodotti creativi o avendo necessitato lunghi processi per acquisire notorietà commerciale, devono potere beneficiare di una tutela più intensa, ritenuta la loro maggior esposizione ai tentativi di imitazione (cfr. DTF 122 III 382 consid. 2a "Kamillosan"; sentenza del Tribunale B-1077/2008 del 3 marzo 2009 consid. 6 "Sky/SkySIM").
8.1.2.2 Al marchio opponente "REPSOL (fig.)", di per sé privo di significato particolare, avendo peraltro, nei suoi elementi essenziali, un'accezione solo parzialmente descrittiva per rapporto ai prodotti in esame (supra consid. 7.4.3), deve essere attribuita una forza distintiva normale. La controparte, del resto, non apporta alcun elemento che permetta di ritenere che, data la presunta notorietà commerciale, al marchio opponente vada attribuito un campo di protezione accresciuto.
8.2
8.2.1 V'è rischio di confusione, se il segno posteriore pregiudica la funzione distintiva del marchio anteriore. Un pregiudizio di questo genere si verifica quando vi è pericolo che le cerchie commerciali determinanti possano essere tratte in inganno dalla somiglianza tra i marchi e che i prodotti su cui figura uno dei due segni siano attribuiti al titolare del marchio sbagliato (rischio di confusione diretto). Un tale rischio esiste altresì nel caso in cui il pubblico sia in grado di distinguere i marchi, supponendo tuttavia delle associazioni erronee data la loro somiglianza, pensando segnatamente a marchi di serie che identificano linee di prodotti diverse della stessa azienda o di aziende legate economicamente (rischio di confusione indiretto) (cfr. DTF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller", DTF 119 II 473 consid. 2c "Radion" e DTF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan").
L'esame del rischio di confusione non avviene sulla base di un raffronto astratto de segni, bensì in funzione del complesso delle circostanze del singolo caso (cfr. DTF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). È opportuno considerare la somiglianza tra i segni, come pure le categorie di prodotti e servizi per le quali sono registrati i marchi in questione. Questi due elementi interagiscono reciprocamente. In altre parole, più i prodotti e i servizi per cui i marchi sono stati registrati sono simili, più aumenta il rischio di confusione e più il segno posteriore deve differenziarsi da quello anteriore, affinché tale rischio sia escluso e viceversa (cfr. sentenza del Tribunale B-4260/2010 del 21 dicembre 2011 consid. 5.1 "Bally/BALU [fig.]"; Lucas David, in: Honsell/Vogt/David [ed.], Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz / Muster- und Modellgesetz, 2a ed., 1999, ad art. 3
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SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 3 Motivi relativi d'esclusione - 1 Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio: |
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| 1 | Sono inoltre esclusi dalla protezione come marchio: |
| a | i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici; |
| b | i segni identici a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi simili, se ne risulta un rischio di confusione; |
| c | i segni simili a un marchio anteriore e destinati a prodotti o servizi identici o simili, se ne risulta un rischio di confusione. |
| 2 | Sono considerati marchi anteriori: |
| a | i marchi depositati o registrati che godono di una priorità secondo la presente legge (art. 6 a 8); |
| b | i marchi che, al momento del deposito del segno considerato dal capoverso 1, sono notoriamente conosciuti in Svizzera ai sensi dell'articolo 6bis della Convenzione di Parigi del 20 marzo 18834 per la protezione della proprietà industriale (Convenzione di Parigi). |
| 3 | Soltanto il titolare del marchio anteriore può invocare i motivi di esclusione giusta il presente articolo. |
8.2.2
8.2.2.1 Per i prodotti rivendicati per la classe 4, il rischio di confusione è manifesto. Infatti, sebbene sia vero che una corrispondenza a livello sonoro e visivo tra due marchi può essere compensata da una differenza di senso tale da affievolire fino a dissolvere completamente il rischio di confusione, nondimeno un certo riserbo si impone, ritenuto che per fare in modo che il rischio di confusione scompaia è necessario che il significato di almeno uno dei due marchi sia immediatamente ed involontariamente comprensibile in tutte le regioni della Svizzera (cfr. sentenza del Tribunale B-142/2009 del 6 maggio 2009 consid. 5.4 "Pulcino/Dolcino"). Il significato del marchio resistente non è tuttavia immediatamente percettibile dai consumatori, ritenuta segnatamente la combinazione degli idiomi inglese e latino nella medesima parola. Del resto, nemmeno il marchio opponente ha un significato evidente. Infine, il suffisso "OIL" può essere facilmente confuso con il suffisso "OL" del marchio opponente. La corrispondenza sonora e visiva, nella fattispecie, è quindi tale per cui il rischio di confusione risulta alto per i destinatari dei prodotti registrati per tale classe, il cui grado di attenzione è medio.
8.2.2.2 Per quanto attiene ai prodotti della classe 1, considerato che il pubblico di riferimento si compone di specialisti, o di appassionati (cfr. supra consid. 5.2.3.1), dai quali ci si può attendere un grado di attenzione accresciuto, prima di ammettere il rischio di confusione è necessaria una certa prudenza. In casu, l'elemento figurativo sovrastante l'elemento verbale del marchio opponente, le grafie a contrasto divergenti (blu su bianco e bianco su fondo scuro), oltre che la traduzione chiara di "OIL", ed il conseguente significato "olio rex" del marchio resistente, sono sufficienti a dissipare il rischio di confusione (cfr. sentenze del Tribunale B-38/2011, B 39/2011 e B-40/2011 del 29 aprile 2011 consid. 8.1 "IKB/ICB [fig.]; ICB; ICB Banking Group"; B 6770/2007 del 9 giugno 2008 consid. 7.2 "Nasacort/Vasocor"; Cherpillod, op. cit., pag. 110; Marbach, SIWR, n. 995 segg.).
8.2.3 In virtù di quanto precede, vi è ragione di concludere che non è possibile stabilire alcun rischio di confusione tra i marchi per i prodotti della classe 1, ma unicamente per quelli della classe 4.
9.
Per questi motivi, il ricorso è parzialmente accolto.
10.
10.1 Le spese del procedimento comprendono la tassa di giustizia e i disborsi a carico della parte soccombente (art. 63 cpv. 1
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SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 63 - 1 L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
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| 1 | L'autorità di ricorso mette nel dispositivo le spese processuali, consistenti in una tassa di decisione nelle tasse di cancelleria e negli sborsi, di regola a carico della parte soccombente. Se questa soccombe solo parzialmente, le spese processuali sono ridotte. Per eccezione, si possono condonare le spese processuali. |
| 2 | Nessuna spesa processuale è messa a carico dell'autorità inferiore ne delle autorità federali, che promuovano il ricorso e soccombano; se l'autorità ricorrente, che soccombe, non è un'autorità federale, le spese processuali le sono addossate in quanto la causa concerna interessi pecuniari di enti o d'istituti autonomi. |
| 3 | Alla parte vincente possono essere addossate solo le spese processuali che abbia cagionato violando le regole di procedura. |
| 4 | L'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione esige dal ricorrente un anticipo equivalente alle presunte spese processuali. Stabilisce un congruo termine per il pagamento con la comminatoria che altrimenti non entrerà nel merito. Se sussistono motivi particolari, può rinunciare interamente o in parte a esigere l'anticipo.100 |
| 4bis | La tassa di decisione è stabilita in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Il suo importo oscilla: |
| a | da 100 a 5000 franchi nelle controversie senza interesse pecuniario; |
| b | da 100 a 50 000 franchi nelle altre controversie.101 |
| 5 | Il Consiglio federale disciplina i dettagli relativi alla determinazione delle tasse.102 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005103 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010104 sull'organizzazione delle autorità penali.105 |
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SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 2 Calcolo della tassa di giustizia - 1 La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
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| 1 | La tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. Sono fatte salve le norme in materia di tasse e spese previste da leggi speciali. |
| 2 | Il Tribunale può aumentare la tassa di giustizia al di là degli importi massimi previsti dagli articoli 3 e 4 se particolari motivi, segnatamente un procedimento temerario o necessitante un lavoro fuori dall'ordinario, lo giustificano.2 |
| 3 | In caso di procedimenti che hanno causato un lavoro trascurabile, la tassa di giustizia può essere ridotta se si tratta di decisioni concernenti le misure provvisionali, la ricusazione, la restituzione di un termine, la revisione o l'interpretazione, come pure di ricorsi contro le decisioni incidentali. L'importo minimo previsto dall'articolo 3 o dall'articolo 4 deve essere rispettato. |
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SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 4 Tassa di giustizia per le cause con interesse pecuniario - Nelle cause con interesse pecuniario, la tassa di giustizia ammonta a: |
10.2 Nella fattispecie, le spese del procedimento davanti al Tribunale vengono fissate a CHF 4'000.- e poste a carico di entrambe le parti parzialmente soccombenti in ragione di CHF 2'000.- cadauna. L'anticipo di CHF 4'000.-, già versato in data 14 luglio 2014, viene restituito alla ricorrente in ragione di CHF 2'000. -.
La tassa di opposizione di CHF 800.-, rimasta all'istituto (cifra 3 del dispositivo della decisione impugnata), è stata posta a carico della resistente nella procedura di opposizione. Ritenuto l'esito della presente, la pretesa di rimborso ad essa relativa prevista in favore dell'opponente deve essere dimezzata a CHF 400.-.
11.
11.1 La parte, totalmente o parzialmente, vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 64 cpv. 1
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SR 172.021 Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
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| 1 | L'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente una indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. |
| 2 | Il dispositivo indica l'ammontare dell'indennità e l'addossa all'ente o all'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, in quanto non possa essere messa a carico di una controparte soccombente. |
| 3 | Se una controparte soccombente ha presentato conclusioni indipendenti, l'indennità può essere messa a suo carico, secondo la propria solvenza. |
| 4 | L'ente o l'istituto autonomo, nel cui nome l'autorità inferiore ha deciso, risponde dell'indennità addossata a una controparte soccombente, in quanto non possa essere riscossa. |
| 5 | Il Consiglio federale disciplina la determinazione delle spese ripetibili.106 Sono fatti salvi l'articolo 16 capoverso 1 lettera a della legge del 17 giugno 2005107 sul Tribunale amministrativo federale e l'articolo 73 della legge del 19 marzo 2010108 sull'organizzazione delle autorità penali.109 |
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SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 7 Principio - 1 La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
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| 1 | La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa. |
| 2 | Se la parte vince solo parzialmente, le spese ripetibili sono ridotte in proporzione. |
| 3 | Le autorità federali e, di regola, le altre autorità con qualità di parte non hanno diritto a un'indennità a titolo di ripetibili. |
| 4 | Se le spese sono relativamente modeste, si può rinunciare a concedere alla parte un'indennità a titolo di ripetibili. |
| 5 | L'articolo 6a è applicabile per analogia.7 |
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SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 8 Spese ripetibili - 1 Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte. |
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| 1 | Le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali altri disborsi di parte. |
| 2 | Per spese non necessarie non vengono corrisposte indennità. |
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SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 9 Spese di rappresentanza e di patrocinio - 1 Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono: |
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| 1 | Le spese di rappresentanza e di patrocinio comprendono: |
| a | l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati; |
| b | i disborsi quali, segnatamente, le spese di fotocopiatura, le spese di viaggio, di vitto e di alloggio, le spese di porto e le spese telefoniche; |
| c | l'imposta sul valore aggiunto eventualmente dovuta sulle indennità ai sensi delle lettere a e b, a meno che la stessa non sia già stata considerata. |
| 2 | Non è dovuta alcuna indennità se esiste un rapporto di lavoro tra il mandatario e la parte. |
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SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 10 Onorario dell'avvocato ed indennità dei mandatari professionali che non sono avvocati - 1 L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte. |
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| 1 | L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte. |
| 2 | La tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi, per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi. L'imposta sul valore aggiunto non è compresa in dette tariffe. |
| 3 | Nelle cause con interesse pecuniario, l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati possono essere adeguatamente aumentati. |
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SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 10 Onorario dell'avvocato ed indennità dei mandatari professionali che non sono avvocati - 1 L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte. |
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| 1 | L'onorario dell'avvocato e l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati sono calcolati in funzione del tempo necessario alla rappresentanza della parte. |
| 2 | La tariffa oraria per gli avvocati oscilla tra un minimo di 200 e un massimo di 400 franchi, per i rappresentanti professionali che non sono avvocati tra un minimo di 100 e un massimo di 300 franchi. L'imposta sul valore aggiunto non è compresa in dette tariffe. |
| 3 | Nelle cause con interesse pecuniario, l'onorario dell'avvocato o l'indennità dovuta ai mandatari professionali che non sono avvocati possono essere adeguatamente aumentati. |
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SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili - 1 Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
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| 1 | Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
| 2 | Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa. |
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SR 173.320.2 Regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF) TS-TAF Art. 14 Determinazione delle spese ripetibili - 1 Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
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| 1 | Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese. |
| 2 | Il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base della nota particolareggiata delle spese. Se quest'ultima non è stata inoltrata, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa. |
11.2 Nella fattispecie, visto l'esito della procedura, le spese ripetibili, equivalenti e ridotte nella medesima misura, risultano compensate.
Relativamente alla procedura di fronte all'autorità inferiore alla resistente viene accordata un'indennità a titolo di ripetibili per CHF 500.-. All'opponente, la quale risulta ancora e comunque parzialmente vincente di fronte all'autorità inferiore, vengono accordati CHF 900.- (tassa di opposizione dimezzata compresa, cfr. supra consid. 10.2). Compensate le ripetibili, la resistente verserà all'opponente CHF 400.- a titolo di rimborso parziale della tassa di opposizione.
12.
La presente sentenza è definitiva (art. 73
|
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria LTF Art. 73 Eccezione - Il ricorso è inammissibile contro le decisioni pronunciate nell'ambito della procedura di opposizione alla registrazione di un marchio. |
Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1.
Il ricorso è parzialmente accolto.
2.
I punto 1 e 2 del dispositivo della decisione del 19 giugno 2014 dell'autorità inferiore sono modificati come segue:
1. L'opposizione n° 13399 contro il marchio svizzero n° 648 012 "REXOIL" (fig.) è parzialmente accolta.
2. Il marchio svizzero n° 648 012 "REXOIL" (fig.) è revocato per tutti i prodotti rivendicati nella classe 4. L'opposizione è respinta per i prodotti rivendicati nella classe 1.
3.
Il punto 4 del medesimo dispositivo è modificato come segue:
4. La resistente deve pagare all'opponente un'indennità di parte di CHF 400. - a titolo di rimborso parziale della tassa di opposizione.
4.
Le spese vengono fissate a CHF 4'000.- e poste a carico di entrambe le parti in ragione di CHF 2'000.- cadauna.
L'anticipo spese di CHF 4'000.- versato dalla ricorrente viene rifuso in ragione di CHF 2'000.-.
L'importo di CHF 2'000.- dovuto dalla controparte deve essere versato alla cassa del Tribunale, utilizzando il bollettino di versamento annesso, entro i trenta giorni che seguono la spedizione della presente sentenza.
5.
Le indennità a titolo di ripetibili per la procedura di ricorso risultano compensate.
6.
Comunicazione a:
- ricorrente (raccomandata; allegati: formulario indirizzo per il pagamento e atti di ritorno)
- controparte (raccomandata; allegati: bollettino di versamento)
- autorità inferiore (n. di rif. 13399; raccomandata; allegato: incarto)
Il presidente del collegio: La cancelliera:
Pietro Angeli-Busi Camilla Fumagalli
Data di spedizione: 24 novembre 2015