B-3325/2010 - 2010-12-15 - protection des marques, du design et des variétés végétales

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II

B-3325/2010

Urteil vom 15. Dezember 2010

Richter Philippe Weissenberger (Vorsitz),

Besetzung Richterin Maria Amgwerd, Richter Bernard Maitre,

Gerichtsschreiberin Astrid Hirzel.

Tally Weijl Holding AG,
Viaduktstrasse 42, 4051 Basel,

Parteien vertreten durch Dr. iur. Patrick Troller,
Schweizerhofquai 2, Postfach, 6002 Luzern ,

Beschwerdeführerin,

gegen

Bally Schuhfabriken AG,
via Industria 1, 6987 Caslano,

vertreten durch E. Blum & Co. AG,
Patentanwälte und Markenanwälte VSP,
Vorderberg 11, 8044 Zürich ,

Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Widerspruchsverfahren Nr. 8279 - CH-Marke Nr. 335 182 "BALLY" / CH-Marke Nr. 543 259 "TALLY".

Sachverhalt:

A.
Die Eintragung der Schweizer Marke Nr. 543 259 "TALLY" der Tally Weijl Holding AG (nachfolgend: Beschwerdeführerin) wurde am 14. März 2006 im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) veröffentlicht. Sie ist u.a. für folgende Waren registriert:

Klasse 14
Edelmetalle und deren Legierungen sowie daraus hergestellte oder damit plattierte Waren, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Juwelierwaren, Schmuckwaren, Edelsteine; Uhren und Zeitmessinstrumente; Zubehör zu all diesen Waren soweit in dieser Klasse enthalten.

Klasse 18
Leder und Lederimitationen sowie Waren daraus, soweit sie nicht in anderen Klassen enthalten sind; Häute und Felle, Reise- und Handkoffer; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Sattlerwaren; Handtaschen, Taschen, Börsen, Schlüsseletuis, Portemonnaies und Brieftaschen jeglicher Art aus Leder und Lederimitat.

Klasse 25
Bekleidungsstücke; Schuhwaren; Kopfbedeckungen, alle Waren sowohl aus Leder als auch aus Textilien und anderen Materialien; Gürtel und Hosen.

B.
Am 1. Juni 2006 reichte die Bally Schuhfabriken AG (nachfolgend: Beschwerdegegnerin) beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE, nachfolgend: Vorinstanz) gegen alle oben aufgeführten Waren der angefochtenen Marke Widerspruch ein. Die Beschwerdegegnerin stützt sich dabei auf ihre Schweizer Marke Nr. 335 182 "BALLY", welche für folgende Waren eingetragen ist:

Klassen 1-4, 7-11, 14, 16-26, 28:

Chemische Erzeugnisse für wissenschaftliche und fotografische Zwecke; Härtemittel und chemische Präparate zum Löten; Gerbstoffe; Klebstoffe, Farben, Firnisse, Lacke; Seifen; Parfümerien, ätherische Öle, Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, Haarwässer, Zahnputzmittel; chemisch-technische Erzeugnisse zur Pflege und Behandlung von Schuhen und Leder; Spiele und Spielwaren; Maschinen, Werkzeugmaschinen und Werkzeuge für die schuh- und lederverarbeitende Industrie, Apparate zur Bestimmung der Faltfestigkeit von Schuhoberleder und ähnlichen Werkstoffen, Kompressions-Zweizuggummistrümpfe, -Zweizuggummistrumpfhosen, -Zweizuggummikniekappen und -Zweizuggummiknöchelstützen, Beleuchtungskörper und Teile derselben wie Lampenkörper, Lampenabdeckungen und Leuchtwannen; Edelmetalle und deren Legierungen sowie Gegenstände daraus und plattierte Gegenstände, Schmucksachen, Edelsteine, Uhren und andere Zeitmessinstrumente; Bedachungsfolien aus Kunststoff oder Gummi, Profile und Profilabdichtungen aus Kunststoff oder Gummi, Sohlen, Absätze, Steckflecke, Keile, Gelenke und andere Schuhbestandteile aus Kunststoff oder Gummi, Schuhwaren, einschliesslich Stiefel und Pantoffeln; Strumpfwaren, Kopfbedeckungen; gewirkte und gestrickte Ober- und Unterbekleidungsstücke; Ober- und Unterbekleidungsstücke; Leibwäsche; Korsett- und Miederwaren; Krawatten, Hosenträger, Handschuhe, Taschentücher, Schals; Bade- und Strandbekleidungsstücke für Männer, Frauen und Kinder; Kunststoffplatten; Dübel; Dichtungs-, Packungs- und Isoliermaterialien; Schläuche aus Kunststoff oder Gummi; Handtaschen, Einkaufstaschen, Gepäcktaschen, Badetaschen, Aktentaschen, Brieftaschen, Toilettentaschen, Gürtel, Portemonnaies, Lederetuis, Koffer und Reisetaschen; Häute und Felle; Regenschirme, Sonnenschirme und Spazierstöcke; Peitschen, Pferdegeschirre und Sattlerwaren; Bretter, Latten, Kanteln, Holzleisten, Leistenrohlinge und Stiefelknechte; Absätze, Sohlen, Keile, Steckflecke und andere Schuhbestandteile aus Holz, Kork oder Gummikork, Sperrholzschablonen zur Verwendung in der Schuhindustrie; Schuhleisten aus Holz sowie dazugehörige Kammarmierungen aus Fiberplatten; Geschenk- und Dekorationsartikel aus Acrylglas, nämlich Schirmständer, Würfel, Blumentöpfe, Verkaufsständer und -regale, extrudierte Acrylglasformteile und -platten für das Baugewerbe, insbesondere für den Innenausbau, zu Reklamezwecken in Form von Leucht- und Blindbuchstaben, sowie zur Schaufensterdekoration, kleine Haus- und Küchengeräte, Seile, Bindfaden, Netze, Planen, Segel, Säcke aus Textilstoffen oder Kunststoff; Polstermaterial (Pferdehaare, Kapok, Federn, Seegras), Gespinstfasern, Garne, Webstoffe; Bett- und Tischdecken und andere Textilwaren, nämlich Textilstoffe, Gardinen, Vorhänge,
Haushaltwäsche, Tisch- und Bettwäsche, Spitzen und Stickereien, Bänder und Schnürsenkel.

C.
Das Verfahren vor der Vorinstanz wurde auf Antrag der Parteien zwecks Verhandlung über eine vergleichsweise Erledigung in der Zeit vom 10. November 2006 bis zum 9. Juni 2009 sistiert. Anschliessend wurde das Verfahren wieder aufgenommen. Die Beschwerdeführerin nahm am 5. August 2009 zum Widerspruch Stellung.

D.
Mit Verfügung vom 6. April 2010 hiess die Vorinstanz den Widerspruch gut (Ziff. 1). Die Schweizer Marke Nr. 543 259 "TALLY" werde im Umfang des Widerspruchs (Klassen 14, 18 und 25) widerrufen (Ziff. 2). Der Beschwerdegegnerin werde zu Lasten der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von Fr. 1'800.- (inkl. Ersatz der Widerspruchsgebühr) zugesprochen (Ziff. 4).

Zur Begründung führt die Vorinstanz aus, die Zeichen verfügten zwar über einen Unterschied beim Sinngehalt; in Anbetracht der festgestellten Ähnlichkeiten der Vergleichszeichen bestünden jedoch auf der semantischen Ebene keine rechtsgenüglichen Unterschiede, welche die Ähnlichkeit der sich gegenüber stehenden Zeichen zu kompensieren vermöchten. Die Identität der im vorliegenden Fall starken Endung -ALLY und die (bei nicht allzu deutlicher Aussprache) nur wenig unterschiedliche Aussprache des Anfangsbuchstabens führten in klanglicher Hinsicht zu einer Markenähnlichkeit. Die beiden Begriffe würden sich reimen und seien deshalb infolge des ähnlichen Wortklangs verwechselbar. Da die beanspruchten Waren weitgehend identisch seien, sei eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

E.
Mit Eingabe vom 7. Mai 2010 erhob die Beschwerdeführerin dagegen Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht. Sie beantragt, die Ziffern 1, 2 und 4 der angefochtenen Verfügung aufzuheben und den Widerspruch abzuweisen.

Bei den Worten BALLY und TALLY handle es sich um Kurzwörter; die Unterschiede würden deshalb stark ins Gewicht fallen, zumal der Unterschied vorliegend zu einer Veränderung des Wortsinns führe. Die jeweiligen Anfangsbuchstaben würden (in jeder Landessprache) betont ausgesprochen und auch klanglich einen deutlich hörbaren Unterschied zwischen den Zeichen bewirken. Auch das Schriftbild unterscheide sich deutlich. Die Unterschiede seien am prägenden Wortanfang. Insgesamt liege ein genügender Zeichenabstand vor. Die bearbeiteten Marktsegmente und der Marktauftritt der beiden Parteien seien offensichtlich derart verschieden, dass das Publikum keiner Gefahr von Fehlzurechnungen unterliegen würde. Zudem würden die beiden Marken BALLY und TALLY (WEIJL) seit knapp 20 Jahren problemlos koexistieren. Die beiden Marken verfügten über klar verschiedene Sinngehalte. Der Sinngehalt von BALLY werde von der Vorinstanz in Abweichung zu ihrer bisherigen Praxis beurteilt. Die Vorinstanz unterscheide im angefochtenen Entscheid fälschlicherweise nicht zwischen dem erkennbaren Zweck eines Wortes und dem parallel dazu erkennbaren Sinn desselben Wortes. Es fehle an jeglicher Gedankenverbindung zwischen den beiden Kurzwörtern. Selbst bei weitgehend identischen Waren begründe die blosse entfernte Möglichkeit einer Verwechslung noch keine rechtlich relevante Verwechslungsgefahr. Vorliegend fehle es sowohl an einer unmittelbaren als auch an einer mittelbaren Verwechslungsgefahr.

F.
Die Vorinstanz verweist mit Vernehmlassung vom 10. Juni 2010 auf ihre Begründung in der angefochtenen Verfügung und beantragt, die Beschwerde sei unter Kostenfolge abzuweisen.

G.
Die Beschwerdegegnerin beantragt mit Stellungnahme vom 18. Juni 2010, die Beschwerde sei vollumfänglich abzuweisen. Sämtliche Ausführungen der Beschwerdeführerin zu möglicherweise divergierenden Marktsegmenten oder aktuellen Marktauftritten seien im vorliegenden Verfahren nicht zu hören; das Verfahren habe sich ausschliesslich auf die Frage der Verwechselbarkeit der Wortmarken BALLY und TALLY zu beschränken. Es sei bei der Marke BALLY zumindest von einem durchschnittlichen Schutzumfang auszugehen und an die Zeichenverschiedenheit seien demnach, angesichts der identischen bzw. gleichartigen Waren, erhöhte Anforderungen zu stellen. Die Verwechslungsgefahr sei vorliegend streng zu prüfen. Die Frage, ob sich die beiden Marken genügend unterschieden, sei aufgrund des Gesamteindrucks zu entscheiden; eine Aufteilung der Widerspruchsmarke in die Vorsilbe BAL- und die Endsilbe -LY, wie dies die Beschwerdeführerin postuliere, sei unangebracht. Die Marken BALLY und TALLY stimmten in allen für die Beurteilung des Wortklangs massgebenden Kriterien überein. Die unterschiedlichen Konsonanten am Wortanfang vermöchten keine genügende Verschiedenheit zu bewirken. Dass die kaum hörbare klangliche Verschiedenheit am Wortanfang stehe, habe keine entscheidende Bedeutung. Bei Fantasiemarken komme keinem Teil mehr oder weniger Kennzeichnungskraft zu; alle Silben würden gleichermassen zum Gesamteindruck beitragen. Der Vergleich des Schriftbildes ergebe, dass beide Marken in vier von fünf Buchstaben übereinstimmten und eine identische Buchstabenanzahl aufwiesen. Der Unterschied der Konsonanten B und T werde durch die beide Buchstaben prägende, dominante Linie senkrechte Linie abgeschwächt. TALLY werde von den Konsumenten als blosse Variation zum Zeichen BALLY aufgefasst. Die Annahme einer blossen Markenvariation beeinflusse die Verwechslungsgefahr von kurzen, zweisilbigen Zeichen zentral. Es sei bei der Marke BALLY im Zusammenhang mit den beanspruchten Waren von einem reinen Fantasiebegriff auszugehen, da ein wesentlicher Teil der angesprochenen Verkehrskreise darin keinen Nachnamen erkenne. Bei der Marke TALLY sei ebenfalls von einem Fantasiebegriff auszugehen. Eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken sei zu bejahen.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist für die Beurteilung der vorliegenden Streitsache zuständig (Art. 31 , 32 und 33 Bst. d des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (VGG, SR 173.32).

Die Beschwerdeführerin hat am vorinstanzlichen Verfahren teilgenommen (Art. 48 Abs. 1 Bst. a des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 [VwVG, SR 172.021]), ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt (Art. 48 Abs. 1 Bst. b VwVG) und hat ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung (Art. 48 Abs. 1 Bst. c VwVG).

Die Beschwerde wurde frist- und formgerecht eingereicht und die übrigen Sachurteilsvoraussetzungen liegen vor (Art. 50 Abs. 1 , Art. 52 Abs. 1 und Art. 44 ff . VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.
Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]. Der Inhaber einer älteren Marke kann gestützt auf Art. 3 Abs. 1 MSchG innerhalb von drei Monaten nach der Veröffentlichung der Eintragung Widerspruch erheben (Art. 31 MSchG).

2.1. Ob zwei Marken sich hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht auf Grund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund der gesamten Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und anderseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 - Kamillosan/Kamillan, Kamillon).

2.2. Für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist ausschlaggebend, ob aufgrund der Ähnlichkeit Fehlzurechnungen zu befürchten sind, welche das besser berechtigte Zeichen in seiner Individualisierungsfunktion beeinträchtigen (BGE 127 III 160 E. 2a - Securitas/Securicall). Von einer Verwechslungsgefahr ist nicht nur auszugehen, wenn die angesprochenen Verkehrskreise zwei Marken nicht auseinander zu halten vermögen (unmittelbare Verwechslungsgefahr), sondern auch dann, wenn sie die Zeichen zwar auseinander halten können, aufgrund der Markenähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermuten, wie dass die entsprechend gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen vom gleichen Unternehmen stammten (mittelbare Verwechslungsgefahr; BGE 127 III 160 E. 2a - Securitas/Securicall; Gallus Joller, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 21 ff.).

Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (BGE 127 III 160 E. 2a - Securitas/Securicall). Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist auf die Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers abzustellen (BGE 121 III 378 E. 2a - Boss/Boks). Zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen und dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte sind und umgekehrt (Lucas David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, Basel 1999, Art. 3 N. 8). Die Beurteilung im Lichte von Art. 3 Abs. 1 MSchG richtet sich dabei nach dem Registereintrag der Marken (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5325/2007 vom 12. November 2007 E. 3 - Adwista/ad-vista, mit Hinweisen; Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 705).

2.3. Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie gehandelt zu werden pflegen. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb - Rivella/Apiella).

Neben dem Aufmerksamkeitsgrad, mit dem die Abnehmer Waren oder Dienstleistungen nachfragen, ist auch die Kennzeichnungskraft im Rahmen der Beurteilung des Einzelfalles von wesentlicher Bedeutung, da diese den Schutzumfang einer Marke massgeblich beeinflusst (BGE 122 III 382 E. 2a - Kamillosan/Kamillan, Kamillon; Joller, a.a.O., Art. 3 N. 69 ff.). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist kleiner als für starke. Bei schwachen Marken genügen daher bereits bescheidenere Abweichungen, um eine ausreichende Unterscheidbarkeit zu bewirken (BGE 122 III 382 E. 2a - Kamillosan/ Kamillon, Kamillan). Stark sind Marken, die entweder aufgrund ihres fantasiehaften Gehalts auffallen oder aber sich im Verkehr durchgesetzt haben (BGE 122 III 382 E. 2a - Kamillosan/Kamillon, Kamillan mit Hinweisen; Marbach, a.a.O., N. 979). Als schwach gelten demgegenüber Marken, die sich eng an Sachbegriffe des allgemeinen Sprachgebrauchs anlehnen oder durch eine allgemein gebräuchlichen Bezeichnung für die in Frage stehenden Waren und Dienstleistungen geprägt werden (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5440/2008 vom 24. Juli 2009 E. 6.2 - jump[fig.]/Jumpman; Marbach, a.a.O., N. 976 ff.; Joller, a.a.o., Art. 3 N. 86 ff.).

2.4. Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377 E. 2a - Boss/Boks). Der Gesamteindruck wird bei Wortmarken durch den Klang, das Schriftbild und den Sinngehalt bestimmt. Den Klang prägen das Silbenmass, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale, während das Schriftbild vor allem durch die Wortlänge und die Eigenheiten der verwendeten Buchstaben gekennzeichnet wird. Schliesslich ist zu beachten, dass der Wortanfang beziehungsweise der Wortstamm und die Endung in der Regel grössere Beachtung finden als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Silben (BGE 127 III 160 E. 2b/cc - Securitas/Securicall; Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für Geistiges Eigentum [RKGE] vom 20. August 2002, Zeitschrift für Immaterialgüter-, Informations- und Wettbewerbsrecht [sic!] 2002, S. 756 f., E. 7 - Bally/Ball [fig.]; Joller, a.a.O., Art. 3 N. 130 ff.).

Bereits die Nähe auf einer der genannten Beurteilungsebenen kann genügen, um auf Zeichenähnlichkeit zu schliessen (RKGE vom 7. Juni 2000, sic! 2001, 133, E. 3 - Otor/Artor). Bestehen auf mehreren Ebenen Ähnlichkeiten, so verstärkt dies die Ähnlichkeit. Andererseits kann die Ähnlichkeit auf einer Ebene durch klare Unterschiede auf einer anderen Ebene neutralisiert werden, so beispielsweise ein ähnlicher Wortklang durch einen klar abweichenden Sinngehalt (Eugen Marbach, a.a.O., N. 875).

3.
Die fraglichen Marken sind aus der Sicht der Käuferschaft der entsprechenden Konsumgüter zu beurteilen. Die bezeichneten Waren richten sich vorwiegend an das allgemeine Publikum.

Vorliegend ist unbestritten, dass die beanspruchten Waren der sich gegenüber stehenden Marken weitgehend identisch sind (vgl. Sachverhalt A. und B. sowie E. 2.3), weshalb die Verwechslungsgefahr streng zu beurteilen ist (BGE 122 III 387 E. 3 - Kamillosan/Kamillon, Kamillan; vgl. E. 2.2 f.).

4.
Ausgehend von der Warengleichartigkeit sind die beiden Marken nun auf ihre Zeichenähnlichkeit und Verwechselbarkeit hin zu überprüfen (vgl. E. 2.4).

4.1. Die Widerspruchsmarke und die angefochtene Marke sind Wortmarken. Sie weisen die gleiche Anzahl Buchstaben auf und stimmen in den letzten vier Buchstaben -ALLY überein. Sie unterscheiden sich somit lediglich im Anfangsbuchstaben B bzw. T.

4.2. In Bezug auf den Sinngehalt der strittigen Marken hat die Vorinstanz ausgeführt, dass die Marke BALLY aus einem Familiennamen besteht. Entgegen ihren Ausführungen erscheint indessen zweifelhaft, ob dieser Hintergrund der Marke für den massgebenden Abnehmerkreis wirklich erkennbar ist. Mindestens ebenso naheliegend ist vielmehr, dass die Marke als Phantasiemarke verstanden wird, bei welcher es sich um eine Abwandlung der englischsprachigen Worte "Ball" oder "Ballsy" handeln könnte. Für den massgebenden Abnehmerkreis dürfte ebenso wenig erkennbar sein, dass die Marke TALLY aus dem Vornamen der Firmengründerin besteht. Der Sinngehalt beider Marken bleibt damit für den durchschnittlichen Konsumenten unklar; es kann nicht von einem klar erkennbaren unterschiedlichen Sinngehalt ausgegangen werden.

4.3. Die Vorinstanz bejahte die Ähnlichkeit der fraglichen Marken sowohl in schriftbildlicher als auch in klanglicher Hinsicht. Demgegenüber würde die Verschiedenheit der Konsonanten B und T kaum ins Gewicht fallen. Diese seien klangschwach und nicht geeignet, die beiden Marken im mündlichen Verkehr (vor allem bei nicht sehr deutlicher Aussprache) klar auseinanderzuhalten. Dieser Auffassung ist aus nachfolgenden Gründen zuzustimmen:

4.4. Das Schriftbild der beiden Marken präsentiert sich mit Ausnahme des Anfangsbuchstabens gleich; Silbenanzahl und Wortlänge von TALLY und BALLY stimmen überein. Die Konsonanten B und T verfügen zwar beide über einen senkrechten Strich, doch fügen sich beim B unmittelbar daran zwei Bogen an, während das T lediglich einen waagrechten darüber liegenden Strich aufweist. Der schriftbildliche Unterschied zwischen B und T ist jedoch unter Berücksichtigung der bisherigen Rechtsprechung (RKGE vom 28. Juni 2005, sic! 2005, 754 ff., E. 8 - Gabel/Kabel 1; RKGE vom 15. Juli 1999, E. 4 - Bico/Hico, auszugsweise publiziert in sic! 1999, 566 ff.) als marginal einzustufen; zumindest besteht diesbezüglich eine grosse Ähnlichkeit.

4.5. Die angefochtene Marke wird "TA-LLY", die Widerspruchsmarke "BA-LLY" ausgesprochen. Vokalfolge und Aussprachekadenz sind zwar identisch, doch wird der Anfangsbuchstabe T mit der Zunge und dem Gaumen gebildet, was eine harte Klangfolge bewirkt, während der Anfangsbuchstabe B mit den Lippen gebildet und entsprechend weicher ausgesprochen wird. Insofern sind die beiden Marken phonetisch voneinander abgegrenzt. Weiter ist zu beachten, dass gemäss ständiger Rechtsprechung dem Wortanfang erhöhte Bedeutung zukommt, weil er in der Regel besser im Gedächtnis haften bleibt (BGE 127 III 160 E. 2b/cc - Securitas/Securicall;vgl. E. 2.4). Es handelt sich dabei jedoch lediglich um ein Indiz, welches sich schematischer Anwendung entzieht und im Einzelfall ohne Weiteres eine abweichende Beurteilung zulässt (RKGE vom 7. Juni 2000, sic! 2001, 133, E. 4 - Otor/Artor). Eine solch differenzierte Sichtweise drängt sich im vorliegenden Fall auf, weil der, beiden Marken gemeinsamen, Endung "ALLY" prägendes Gewicht zukommt und die marginalen Unterschiede in Schriftbild und Aussprache dadurch in den Hintergrund treten.

4.6. Daraus ergibt sich zusammenfassend, dass, obschon gewisse Unterschiede in Schriftbild und Aussprache bestehen, die Buchstabenfolge "ALLY" dominiert und die fraglichen Marken bei den angesprochenen Verkehrskreisen keinen deutlich verschiedenen Gesamteindruck (Anwendung eines strengen Beurteilungsmassstabs, vgl. E. 3) hinterlassen, zumal TALLY und BALLY nicht über einen klar erkennbaren unterschiedlichen Sinngehalt verfügen (vgl. E. 4.2). Die Marken erweisen sich daher gesamthaft betrachtet als nicht genügend unterscheidungskräftig. Dies gilt gleichermassen im Französischen sowie im Italienischen.

Dies steht im Einklang mit der bisherigen Rechtsprechung (BGE 126 III 315 - Rivella/Apiella; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7438/2006 vom 10. Mai 2007 - Cellini [fig.]/Elini [fig.]; RKGE vom 28. Juni 2005, sic! 2005, 754 ff. - Gabel/Kabel 1; RKGE vom 13. August 2004, sic! 2004, 927 ff. - Ecofin/Icofin [fig.]; RKGE vom 20. August 2002, sic! 2002, 756 f. - Bally/Ball [fig.]; RKGE vom 7. Juni 2000, sic! 2001, 133 - Otor/Artor; RKGE vom 15. Juli 1999, sic! 1999, 566 ff. - Bico/Hico; RKGE vom 21. März 1995, Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht [SMI] 1995, 311 ff. - Bally/Sali) und es besteht vorliegend kein Anlass, von dieser Rechtsprechung abzuweichen.

5.
Zusammenfassend ergibt sich, dass vorliegend eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG besteht. Die Beschwerde erweist sich daher als unbegründet und ist abzuweisen.

6.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

6.1. Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bisVwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE), wobei dafür im Widerspruchsbeschwerdeverfahren das Interesse der Widersprechenden an der Löschung, bzw. der Widerspruchsgegnerin am Bestand der angefochtenen Marke zu veranschlagen ist. Es würde allerdings zu weit führen, wenn dafür im Einzelfall stets konkrete Aufwandsnachweise verlangt würden. Mangels anderer streitwertrelevanter Angaben ist der Streitwert darum nach Erfahrungswerten auf einen Betrag zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- festzulegen (BGE 133 III 490 E. 3.3, mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Daraus ergeben sich Verfahrenkosten von Fr. 3'000.-, die der unterliegenden Beschwerdeführerin aufzuerlegen sind. Der den Kostenvorschuss in Höhe von Fr. 4'000.- übersteigende Betrag von Fr. 1'000.- ist der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten.

6.2. Der obsiegenden Partei kann von Amtes wegen oder auf Antrag eine Entschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zulasten der Beschwerdegegnerin zugesprochen werden (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VKGE.). Die Parteientschädigung umfasst die Kosten der Vertretung sowie allfällige weitere notwendige Auslagen der Partei (Art. 8 VGKE). Gemäss Art. 14 VGKE setzt das Gericht die Parteientschädigung aufgrund einer detaillierten Kostennote fest, sofern eine solche eingereicht wird. Vorliegend hat die Beschwerdegegnerin mit Eingabe vom 18. Juni 2010 eine solche eingereicht, die sich auf ein anwaltliches Honorar in Höhe von Fr. 3'800.- (pauschal für die Durchsicht der Beschwerde und die Ausarbeitung sowie Einreichung der Beschwerdeantwort) beläuft. Angesichts der durchschnittlichen Komplexität dieses Widerspruchsverfahrens erscheint dies angemessen. Damit ist der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung von insgesamt Fr. 4'088.80, bestehend aus einem Honorar in Höhe von Fr. 3'800.-, zuzüglich Fr. 288.80.- Mehrwertsteuer (7.6 %), aufzuerlegen.

7.
Entscheide, die im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens gegen eine Marke getroffen worden sind, sind nach Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) nicht an das Bundesgericht weiterziehbar. Das vorliegende Urteil ist somit rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten in Höhe von Fr. 3'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Sie werden mit dem geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- verrechnet. Der Restbetrag ist der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten.

3.
Der Beschwerdegegnerin wird zulasten der Beschwerdeführerin eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 4'088.80.- zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilage: Rückerstattungsformular; Beschwerdebeilagen zurück)

- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. Widerspruchsverfahren Nr. 8279; Einschreiben; Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

Philippe Weissenberger Astrid Hirzel

Versand: 20. Dezember 2010

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions
¹	Le recours est irrecevable contre:
^a	les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
^b	les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
^c	les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
^d	...
^e	les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
^e1	l'autorisation générale des installations nucléaires;
^e2	l'approbation du programme de gestion des déchets;
^e3	la fermeture de dépôts en profondeur;
^e4	la preuve de l'évacuation des déchets.
^f	les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
^g	les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
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ⁱ	les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
^j	les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
²	Le recours est également irrecevable contre:
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SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
^a	du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
^b	du Conseil fédéral concernant:
^b1	la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
^b10	la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
^b2	la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
^b3	le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
^b4	l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
^b4bis	l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
^b5	la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
^b6	la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
^b7	la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
^b8	la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
^b9	la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
^c	du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
^cbis	du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
^dquinquies	de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
^e	des établissements et des entreprises de la Confédération;
^f	des commissions fédérales;
^g	des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
^h	des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
ⁱ	d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48
¹	A qualité pour recourir quiconque:
^a	a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
^b	est spécialement atteint par la décision attaquée, et
^c	a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
²	A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48
¹	A qualité pour recourir quiconque:
^a	a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
^b	est spécialement atteint par la décision attaquée, et
^c	a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
²	A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48
¹	A qualité pour recourir quiconque:
^a	a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
^b	est spécialement atteint par la décision attaquée, et
^c	a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
²	A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50
¹	Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
²	Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 52
¹	Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains.
²	Si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours.
³	Elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé, elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable.

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion
¹	Sont en outre exclus de la protection:
^a	les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
^b	les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
^c	les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
²	Par marques antérieures, on entend:
^a	les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
^b	les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
³	Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 31 Opposition
¹	Le titulaire d'une marque antérieure peut former opposition contre un nouvel enregistrement en se fondant sur l'art. 3, al. 1.
^1bis	Il ne peut former opposition contre l'enregistrement d'une marque géographique.28
²	L'opposition doit être motivée par écrit auprès de l'IPI dans les trois mois qui suivent la publication de l'enregistrement. La taxe d'opposition doit également être payée dans ce délai.

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63
¹	En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
²	Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
³	Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
⁴	L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
^4bis	L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
^a	entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
^b	entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
⁵	Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64
¹	L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
²	Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
³	Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
⁴	La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
⁵	Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
¹	L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
²	Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
³	S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 8 Dépens
¹	Les dépens comprennent les frais de représentation et les éventuels autres frais de la partie.
²	Les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés.

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens
¹	Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
²	Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.