Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Abteilung II
B-2363/2015
Urteil vom 11. Oktober 2016
Richter David Aschmann (Vorsitz),
Besetzung Richter Pietro Angeli-Busi, Richter Marc Steiner,
Gerichtsschreiberin Karin Behnke.
Gerhard Schäfer,
Friedrichstrasse 7/2, DE-73230 Kirchheim/Teck,
vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. LL.M. Jürg Burger,
Parteien
Badertscher Rechtsanwälte AG,
Grafenauweg 6, Postfach 4239, 6304 Zug,
Beschwerdeführer,
gegen
Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,
Vorinstanz.
Gegenstand Markeneintragung IR 1'097'432 TITAN.
Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest und erwägt,
dass die Organisation Mondiale pour la Propriété Intellectuelle (OMPI) der Vorinstanz am 1. Dezember 2011 die Internationale Registrierung der Wortmarke Nr. 1'097'432 TITAN mit Ursprungsland Deutschland des Beschwerdeführers notifiziert hat,
dass die Vorinstanz dieser Eintragung am 28. November 2012 provisorisch den Schutz in der Schweiz verweigert hat, da das Zeichen mit Bezug auf die Bestandteile der beanspruchten Waren beschreibend und für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sei (Art. 2 Bst. a
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SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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| a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
| b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
| c | les signes propres à induire en erreur; |
| d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
dass der Beschwerdeführer, um dieser Beanstandung zu entgehen, mit Schreiben vom 31. Oktober 2014 vorbehaltlos erklärt hat, das Warenverzeichnis seiner Marke für das Gebiet der Schweiz durch den Zusatz: "...tous les produits ne contenant ni de titan ni d'oxyde de titan" einzuschränken,
dass die Vorinstanz mit Schreiben vom 19. Dezember 2014 entgegnet hat, das Zeichen sei mit dieser Einschränkung zwar nicht mehr beschreibend, schaffe aber eine Irreführungsgefahr, indem der Verkehr von gekennzeichneten Waren erwarte, dass sie Titan oder Titandioxid enthielten,
dass die Vorinstanz der Marke aus diesen Gründen mit vorliegend angefochtener Verfügung vom 13. März 2015 den Schutz in der Schweiz verweigert hat,
dass zwischen Staaten wie Deutschland und der Schweiz, die das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 ("MMA", SR 232.112.3) und das Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken ("MMP", SR 0.232.112.4) ratifiziert haben, ausschliesslich das MMP Anwendung findet (Art. 9sexies Abs. 1 Bst. a MMP; BGE 130 III 371 S. 375 "Focus"),
dass eine Schutzverweigerung gegen die Ausdehnung des Schutzes einer Internationalen Registrierung auf die Schweiz nur auf Gründe gestützt werden darf, welche die Vorinstanz dem Internationalen Büro innerhalb der Frist von Art. 5 Abs. 2 Bst. a MMP mitgeteilt hat (Art. 5 Abs. 1 MMP; Urteil des BVGer vom 8. Januar 2008, B-7416/2006, E. 3 "Pralinenverpackung"),
dass die Wahrung dieser Frist von Amtes wegen zu berücksichtigen ist (Art. 5 Abs. 5 MMP),
dass die fristgerecht erhobene Schutzverweigerung vom 28. Februar 2012 auf den Ausschlussgrund beschränkt war, die strittige Marke sei Gemeingut, während die Vorinstanz die Beanstandung, die Marke sei irreführend, verspätet erhoben hat,
dass die nachträgliche Einschränkung des Warenverzeichnisses einen nachgeschobenen Rückweisungsgrund nicht rechtfertigt, sondern es der Vorinstanz zumutbar gewesen wäre, die Marke bereits mit der Schutzverweigerung vom 28. Februar 2012 als irreführend für Waren zu beanstanden, die kein Titan oder Titandioxid enthalten,
dass der rechtzeitig erhobene Rückweisungsgrund von Art. 2 Bst. a
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SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection: |
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| a | les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés; |
| b | les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires; |
| c | les signes propres à induire en erreur; |
| d | les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur. |
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SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 35 - L'IPI radie en tout ou en partie l'enregistrement de la marque dans les cas suivants:30 |
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| a | le titulaire demande la radiation; |
| b | l'enregistrement n'est pas prolongé; |
| c | l'enregistrement est déclaré nul par un jugement entré en force; |
| d | l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée sur laquelle se fonde une marque géographique est radiée; |
| e | une demande de radiation est acceptée. |
dass die Beschwerde sich somit ohne Prüfung weiterer Ausschlussgründe als begründet erweist, mithin die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen ist, der Marke IR 1'097'432 TITAN den Schutz in der Schweiz zu gewähren,
dass bei diesem Ausgang des Verfahrens keine Kosten zu erheben sind und dem Beschwerdeführer zulasten der Vorinstanz eine angemessene Parteientschädigung für das Beschwerdeverfahren (ohne erstinstanzliches Verfahren) zuzusprechen ist (Art. 63 Abs. 2
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
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| 1 | En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis. |
| 2 | Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes. |
| 3 | Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure. |
| 4 | L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101 |
| 4bis | L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé: |
| a | entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires; |
| b | entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102 |
| 5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106 |
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SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
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| 1 | L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. |
| 2 | Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué. |
| 3 | Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens. |
| 4 | La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables. |
| 5 | Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110 |
Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziff. 1 der Verfügung vom 13. März 2015 wird aufgehoben und die Vorinstanz angewiesen, der Marke IR 1'097'432 TITAN den Schutz in der Schweiz zu gewähren.
2.
Es werden keine Kosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- wird dem Beschwerdeführer aus der Gerichtskasse zurückerstattet.
3.
Dem Beschwerdeführer wird zu Lasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung von Fr. 3'500.- (exkl. MWST) zugesprochen.
4.
Dieses Urteil geht an:
- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)
- die Vorinstanz (Ref-Nr. 1097432 - TITAN; Gerichtsurkunde)
Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:
David Aschmann Karin Behnke
Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 72 Principe - 1 Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
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| 1 | Le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière civile. |
| 2 | Sont également sujettes au recours en matière civile: |
| a | les décisions en matière de poursuite pour dettes et de faillite; |
| b | les décisions prises en application de normes de droit public dans des matières connexes au droit civil, notamment les décisions: |
| b1 | sur la reconnaissance et l'exécution de décisions ainsi que sur l'entraide en matière civile, |
| b2 | sur la tenue des registres foncier, d'état civil et du commerce, ainsi que des registres en matière de protection des marques, des dessins et modèles, des brevets d'invention, des obtentions végétales et des topographies, |
| b3 | sur le changement de nom, |
| b4 | en matière de surveillance des fondations, à l'exclusion des institutions de prévoyance et de libre passage, |
| b5 | en matière de surveillance des exécuteurs testamentaires et autres représentants successoraux, |
| b6 | les décisions prises dans le domaine de la protection de l'enfant et de l'adulte, |
| b7 | ... |
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SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire LTF Art. 42 Mémoires - 1 Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
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| 1 | Les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. |
| 2 | Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Si le recours n'est recevable que lorsqu'il soulève une question juridique de principe ou qu'il porte sur un cas particulièrement important pour d'autres motifs, il faut exposer en quoi l'affaire remplit la condition exigée.15 16 |
| 3 | Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu'elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée si le mémoire est dirigé contre une décision. |
| 4 | En cas de transmission électronique, le mémoire doit être muni de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique17. Le Tribunal fédéral détermine dans un règlement: |
| a | le format du mémoire et des pièces jointes; |
| b | les modalités de la transmission; |
| c | les conditions auxquelles il peut exiger, en cas de problème technique, que des documents lui soient adressés ultérieurement sur papier.18 |
| 5 | Si la signature de la partie ou de son mandataire, la procuration ou les annexes prescrites font défaut, ou si le mandataire n'est pas autorisé, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
| 6 | Si le mémoire est illisible, inconvenant, incompréhensible ou prolixe ou qu'il n'est pas rédigé dans une langue officielle, le Tribunal fédéral peut le renvoyer à son auteur; il impartit à celui-ci un délai approprié pour remédier à l'irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération. |
| 7 | Le mémoire de recours introduit de manière procédurière ou à tout autre égard abusif est irrecevable. |
Versand: 12. Oktober 2016