B-7416/2006 - 2008-01-08 - Marken-, Design- und Sortenschutz - Markenrecht (Schutzverweigerung der internationale...

SR 232.111 MSchV Verordnung vom 23. Dezember 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchV)

Art. 10 [1] Wiedergabe der Marke

Die Marke muss grafisch darstellbar sein. Das IGE kann für besondere Markentypen weitere Arten der Darstellung zulassen. [2]

Wird für die Marke eine farbige Ausführung beansprucht, so ist die entsprechende Farbe oder Farbkombination anzugeben. Das IGE kann zusätzlich verlangen, dass farbige Wiedergaben der Marke eingereicht werden.

Handelt es sich um einen besonderen Markentyp, beispielsweise ein dreidimensionales Zeichen, so muss dies im Eintragungsgesuch vermerkt werden.

[1] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 8. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2002 (AS 2002 1119).
[2] Fassung gemäss Ziff. I der V vom 3. Dez. 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2005 (AS 2004 5019).

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Tribu na l e a m m i n i s t r a t ivo fe d e r a l e Tribu na l a d m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Abteilung II
B-7416/2006
{T 0/2}

Urteil vom 8. Januar 2008

Besetzung

Richter Marc Steiner (Vorsitz), Richterin Maria Amgwerd, Richter David Aschmann;
Gerichtsschreiberin Miriam Sahlfeld.

Parteien

X._______
vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Roger Staub,
Bellerivestrasse 201, 8034 Zürich
Beschwerdeführerin,
gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern.
Gegenstand

Markenrecht (Schutzverweigerung der Internationalen Registrierung Nr. 798'782 [marque 3D - emballage de praliné] für die Schweiz).

B-7416/2006

Sachverhalt:
A.
Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin der IR-Marke Nr. 798'782 (3-D Marke), die am 10. Februar 2003 als Basismarke in Deutschland registriert wurde. Sie sieht wie folgt aus:

Der Schutz dieser Marke wurde für "Confiseries, chocolat, produits chocolatés" in der Klasse 30 beantragt. Für die Farben Karamell, Braun, Silber und Orange ist ein Farbanspruch registriert. Der Schweiz wurde die Schutzausdehnung der obigen Marke seitens der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) erstmals am 22. Mai 2003 notifiziert. In dieser ersten Notifikation fehlte jedoch der Hinweis, dass es sich um eine dreidimensionale Marke handelt. Am 11. März 2004 berichtigte die OMPI den ursprünglichen Eintrag mit dem Hinweis, dass der ersten Notifikation "marque tridimensionnelle" angefügt werden müsse.
B.
Am 13. Mai 2004 erliess die Vorinstanz eine provisorische Schutzverweigerung mit der Begründung, das vorliegende Zeichen sei nicht rechtsgenügend dargestellt, da man das Objekt in verschiedenen Stadien sehe (einmal sei die Praline sichtbar, dann wieder nicht). Das Zeichen sei deshalb ungenügend definiert, weshalb der Markenschutz verweigert werden müsse.
C.
Mit Schreiben vom 7. Oktober 2004 wies die Beschwerdeführerin darauf hin, dass es sich bei den drei Abbildungen um die Wiedergabe dieser Marke aus verschiedenen Perspektiven handle, wie dies bei dreidimensionalen Marken üblich sei. Aus diesem Grund sei auch nicht auf jeder Wiedergabe dasselbe zu sehen.

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D.
Am 8. Dezember 2004 erliess die Vorinstanz eine zweite provisorische Schutzverweigerung. Dieses Mal begründete sie ihren negativen Entscheid damit, dass es sich beim strittigen Zeichen um eine banale Form handle, die bei Pralinenverpackungen üblich sei. Die Marke sei deshalb dem Gemeingut zuzuschreiben. Die Formmarke hebe sich zu wenig von den gewohnten Pralinenverpackungen ab und bleibe nicht im Gedächtnis der Konsumenten haften. Daran ändere auch der beantragte Farbanspruch nichts, da die Farben Karamell, Braun, Silber und Orange im Schokoladensektor nicht aussergewöhnlich seien. In einem Begleitschreiben führte die Vorinstanz aus, nach nochmals eingehender Prüfung des Dossiers könne der Zurückweisungsgrund gemäss Art. 10 MSchV - ungenügende Wiedergabe der Marke - fallen gelassen werden, da durch die Darstellung lediglich die verschiedenen Perspektiven veranschaulicht würden. Des Weiteren hielt die Vorinstanz fest, dass die Prüfungsfrist erst am 11. März 2005 ablaufe, da seitens der OMPI am 11. März 2004 eine Berichtigung der ursprünglichen Notifikation ergangen sei. Die mit der provisorischen Schutzverweigerung formulierte Begründung - Gemeingut aufgrund der banalen Form - erweise sich deshalb als fristgerecht mitgeteilt. E.
Mit der Stellungnahme zur provisorischen Schutzverweigerung vom 6. Mai 2005 wies die Beschwerdeführerin ergänzend darauf hin, dass die vorliegend zu beurteilende Marke auch in anderen EU-Staaten zugelassen worden sei. Insbesondere die zweite Beschwerdekammer des Harmonisierungsamtes für den Binnenmarkt habe festgehalten, dass die Kombination aller Gestaltungsmerkmale der angemeldeten Marke geeignet sei, als Herkunftshinweis zu fungieren. F.
Mit Schreiben vom 2. August 2005 bestätigte die Vorinstanz die Schutzverweigerung der internationalen Registrierung. Sie hielt daran fest, dass es sich beim strittigen Zeichen lediglich um die Darstellung der beanspruchten Ware in einer banalen Verpackung handle. Zusätzlich hielt die Vorinstanz fest, es sei zwar zutreffend, dass nicht von Anfang an alle relevanten Ausschlussgründe vorgebracht worden seien. Indessen sei der Vorbehalt bezüglich Gemeingutcharakter fristgerecht erfolgt.

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G.
Mit Stellungnahme vom 2. Februar 2006 hielt die Beschwerdeführerin an ihrer Auffassung fest, wonach sich die Marke insbesondere im Gesamteindruck aufgrund der Kombination sämtlicher Elemente originell und unterscheidungskräftig erweist. Im gesamten Erscheinungsbild erinnere sie an eine Mohnblüte und bleibe in der Erinnerung des Konsumenten besonders gut haften. H.
Mit Verfügung vom 5. Mai 2006 verweigerte die Vorinstanz der IR-Marke Nr. 798'782 definitiv den Schutz in der Schweiz für die beanspruchten Waren. Zur Begründung führt sie im Wesentlichen an, dass das vorliegende Zeichen auch im Gesamteindruck nicht als betrieblicher Herkunftshinweis verstanden werde. In Bezug auf die Frage der Rechtzeitigkeit der Beanstandung wird festgehalten, die Berichtigung seitens des OMPI vom 11. März 2004 habe eine neue Beanstandungsfrist ausgelöst. I.
Hiergegen erhob die Beschwerdeführerin am 7. Juni 2006 Beschwerde an die Eidgenössische Rekurskommission für Geistiges Eigentum. Sie stellt folgende Rechtsbegehren:
1.

Es sei die Verfügung des IGE vom 5. Mai 2006, mit welcher der internationalen Registrierung Nr. 798'782 (marque 3D - emballage de praliné) der Schutz in der Schweiz für die in der Kasse 30 beanspruchten Waren, nämlich "confiseries, chocolat, produits chocolatés" verweigert wurde, aufzuheben.

2.

Es sei das IGE anzuweisen, der internationalen Registrierung Nr. 798'782 (marque 3D - emballage de praliné) den Schutz in der Schweiz zu erteilen.

3.

Es sei der Beschwerdeführerin eine angemessene Entschädigung für die ihr im Zusammenhang mit der Verweigerung des Schutzes der internationalen Registrierung Nr. 798'782 (marque 3D - emballage de praliné) für die Schweiz entstandenen Kosten zuzusprechen.

J.
Am 16. August 2006 erstattete die Vorinstanz ihre Vernehmlassung. Sie beantragt die Abweisung der Beschwerde unter Kostenfolge.
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K.
Mit Verfügung vom 15. November 2006 wurde das Verfahren per 1. Januar 2007 an das Bundesverwaltungsgericht überwiesen. L.
Mit Schreiben vom 23. März 2007 stellte die Vorinstanz ein Gesuch um Sistierung des Verfahrens, da das unter der Geschäftsnummer 4A. /2007 hängige Verfahren vor dem Bundesgericht ("Verpackungsbehälter", inzwischen publiziert als BGE 133 II 342) präjudizielle Wirkung auf das vorliegende Verfahren haben könne. Die Beschwerdeführerin beantragte am 3. Mai 2007 die Abweisung des Sistierungsgesuches. Mit Zwischenverfügung vom 3. Mai 2007 wurde das Sistierungsgesuch der Vorinstanz abgewiesen.
Am 21. Juni 2007 fand die seitens der Beschwerdeführerin beantragte öffentliche Verhandlung statt. Beide Parteien hielten an ihren Begehren fest. Auf ihre Vorbringen ist, soweit erforderlich, im Rahmen der nachfolgenden Erwägungen einzugehen. M.
Mit Verfügung vom 2. Juli 2007 wurde der Beschwerdeführerin Frist gesetzt, um sich nochmals zur Frage zu äussern, ob es sich bei den drei Abbildungen jeweils um die gleiche Form aus unterschiedlichen Perspektiven oder um unterschiedliche Formen (im Sinne der Darstellung eines Bewegungsablaufs) handle. Mit Schreiben vom 15. August 2007 bestätigte die Beschwerdeführerin, dass es sich jeweils um die gleiche Form aus unterschiedlichen Perspektiven handelt. Die Vorinstanz verzichtete auf eine weitere Stellungnahme (Aktennotiz vom 16. August 2007).

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung: 1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Eintragungsverfügungen der Vorinstanz in Markensachen zuständig (Art. 31 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]). Es hat das vorliegende Verfahren am 1. Januar 2007 von der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum übernommen (Art. 53 Abs. 2 VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht
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und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Antragstellerin zur Schutzausdehnung der internationalen Marke 798'782 für die Schweiz ist die Beschwerdeführerin durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten. 2.
Zwischen der Schweiz und Deutschland gelten das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (MMA, SR 0.232.112.3) sowie die Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ, SR 0.232.04) beide revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967. Gestützt auf Art. 5 Abs. 1 MMA in Verbindung mit Art. 6quinquies B Ziff. 2 PVÜ darf die Eintragung einer Marke insbesondere dann verweigert werden, wenn diese jeder Unterscheidungskraft entbehrt oder ausschliesslich aus beschreibenden Zeichen oder Angaben besteht. Dieser zwischenstaatlichen Regelung entspricht Art. 2 lit. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11), wonach die Eintragung dann zu verweigern ist, wenn das Zeichen, für welches der Markenschutz verlangt wird, Gemeingut ist. Damit können Lehre und Praxis zu dieser Norm herangezogen werden (BGE 114 II 373 E. 1 Alta tensione, 128 III 457 E. 2 Yukon; Entscheid B-7379/2006 vom 17. Juli 2007 E. 3 Leimtube). 3.
Zunächst ist die Staatsvertragskonformität der Verfügung der Vorinstanz vom 5. Mai 2006 zu prüfen. Gemäss Art. 5 Abs. 2 MMA kann die Vorinstanz innerhalb eines Jahres ab Mitteilung einer internationalen Markenregistrierung erklären, dass sie dieser Marke den Schutz in der Schweiz verweigere.
3.1 Die Beschwerdeführerin verlangt die Aufhebung der angefochtenen Verfügung aus formellen Gründen. Da die internationale Registrierung Nr. 798'782 am 22. Mai 2003 notifiziert worden sei, sei die Frist zum Erlass einer vorläufigen Schutzverweigerung am 21. Mai 2004 abgelaufen. Die Berichtigung der OMPI vom 11. März 2004 habe entgegen der Ansicht der Vorinstanz nicht zur Folge gehabt, dass die einjährige Frist gemäss Art. 5 Abs. 2 MMA nochmals zu laufen begonnen habe. Damit sei die zweite vorläufige Schutzverweigerung vom 8. Dezember 2004 verspätet erfolgt. Insbesondere habe die Vorinstanz bereits bei der ersten provisorischen Schutzverweigerung erkannt, dass es sich beim fraglichen Zeichen um eine 3D-Marke handle. Aus die-
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sem Grund hätte sie schon im Zeitpunkt der ersten vorläufigen Schutzverweigerung alle Vorbehalte gegenüber der Formmarke anfügen können und müssen (Beschwerde, S. 5). Die Vorinstanz vertritt dagegen die Auffassung, dass eine Berichtigung der internationalen Registrierung seitens der OMPI - in gleicher Weise wie die ursprüngliche Notifikation - die Einjahresfrist zum Vorbringen von Schutzverweigerungsgründen erneut auslöse. Die Berichtigung sei dem Institut am 11. März 2004 zugestellt worden. Mit der vorläufigen Schutzverweigerung vom 8. Dezember 2004 sei die einjährige Frist ohne Weiteres gewahrt. Die Vorinstanz führt weiter aus, dass sie sich bei der ersten provisorischen Schutzverweigerung an die Mitteilung der OMPI habe halten dürfen. Da es keine Angaben bezüglich der Art der Marke gegeben habe, sei man nicht verpflichtet gewesen, die Prüfung im Hinblick auf eine Formmarke vorzunehmen. Doch selbst wenn die Vorinstanz bei der ersten vorläufigen Schutzverweigerung bereits von einer Formmarke ausgegangen wäre, hätte dies ihrer Ansicht nach nicht zur Folge, dass das Recht zum Anführen von Schutzausschlussgründen gemäss Art. 2 Bst. a des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 (MSchG, SR 232.11) verwirkt sei (vgl. Vernehmlassung, S. 2 ff.). 3.2 Gemäss Art. 5 Abs. 2 MMA ist die Schutzverweigerung spätestens "vor Ablauf eines Jahres nach der internationalen Registrierung der Marke oder dem gemäss Art. 3ter MMA gestellten Gesuch um Ausdehnung des Schutzes" mitzuteilen (Art. 5 Abs. 2 MMA; Entscheid B-7397/2006 vom 4. Juni 2007, E. 2 Gitarrenkopf; vgl. auch den Entscheid der Eidgenössischen Rekurskommission für geistiges Eigentum [RKGE] vom 15. Juli 2005, in: sic! 1/2006 32 E. 2 Schmuckkäfer [fig.]; sowie KARL-HEINZ FEZER, Handbuch der Markenpraxis, Band 1: Markenverfahrensrecht, Teil 3: IR-Markenverfahren, München 2007, N. 528). Jede Schutzverweigerung, die erst nach Ablauf der Jahresfrist eintrifft, wird als nicht erfolgt betrachtet (Regel 18 Abs. 1 Bst. a der Gemeinsamen Ausführungsverordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen [GAFO; SR 0.232.112.21]; FEZER, Handbuch, N. 537). An diese Regel sind sowohl die Vorinstanz als auch das Bundesverwaltungsgericht gebunden (Entscheid der RKGE vom 28. September 2006, in: sic! 5/2007, nicht publizierte E. 5 Alpendorf).
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3.3 Es ist nicht erforderlich, dass innert der Frist gemäss Art. 5 Abs. 2 MMA eine definitive Schutzverweigerung verfügt wird. Vielmehr reicht es aus, wenn innerhalb der Frist eine provisorische Schutzverweigerung erfolgt, in der sämtliche Gründe für die Schutzverweigerung mitgeteilt werden. Es können auch Gründe nachgeschoben werden, sofern dies innerhalb der Jahresfrist geschieht. Eine definitive Schutzverweigerung aus anderen als den fristgerecht mitgeteilten Gründen ist dagegen nicht möglich (Guide to the international registration of marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol, World Intellectual Property Organization [Hrsg.], Geneva 2004 [zit. Guide MMA/MMP], Ziff. 34.01; Entscheid der RKGE vom 28. September 2006, in: sic! 5/2007, nicht publizierte E. 5 Alpendorf; FEZER, Handbuch, N. 540). Eine Ausnahme kommt allenfalls in Betracht, wenn die der WIPO fristgerecht mitgeteilte und die in der Schutzverweigerung verwendete Begründung einander im Tatsächlichen wie im Rechtlichen gleich zu erachten sind, sodass die Nennung des einen Grundes als ausreichende Grundlage für die auf den anderen Grund gestützte Schutzversagung angesehen werden kann (KARL-HEINZ FEZER, Markenrecht, Kommentar zum Markengesetz, zur Pariser Verbandsübereinkunft und zum Madrider Markenabkommen, Dokumentation des nationalen, europäischen und internationalen Kennzeichenrechts, 3. Aufl., München 2001, Art. 5 MMA, N. 10).
3.4 Welchen Einfluss eine Berichtigung der internationalen Registrierung auf die Einjahresfrist zum Vorbringen von Schutzverweigerungsgründen hat, ist in der Regel 28 Abs. 3 GAFO festgehalten. Danach ist die nationale Behörde berechtigt, in einer Mitteilung über die vorläufige Schutzverweigerung an das Internationale Büro zu erklären, dass der internationalen Registrierung in der berichtigten Fassung der Schutz nicht oder nicht mehr gewährt werden kann. Art. 5 des MMA und die Regeln 16 und 18 GAFO finden diesfalls sinngemäss Anwendung, was unter anderem bedeutet, dass erneut eine einjährige Frist (gemäss Art. 5 Abs. 2 MMA) zur Angabe von Gründen für die Schutzverweigerung zu laufen beginnt. Dies gilt jedoch nur für das Vorbringen solcher Gründe, die aufgrund der Berichtigung neu hinzugekommen sind und nicht bereits aufgrund der ursprünglichen Fassung hätten geltend gemacht werden können (Guide MMA/ MMP, Ziff. 68.05). Dies entspricht auch der ratio legis des Madrider Abkommens, insbesondere derjenigen von Art. 5 MMA. Zweck der Regelung ist es, dem Markeninhaber innert angemessener Frist ein hinreichend klares Bild der Rechtslage zu geben (FEZER, Markenrecht, Art. 5 MMA, N. 10). Er soll
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nicht ungebührlich lange in einem Schwebezustand gelassen werden. Die Regel 28 Abs. 3 GAFO darf deshalb nicht zu weit ausgelegt werden. Sie soll insbesondere nicht dazu dienen, dass die nationale Behörde die Jahresfrist zur Geltendmachung von Schutzverweigerungsgründen umgehen kann, indem sie Gründe vorbringt, die nicht im Zusammenhang mit der Berichtigung stehen. 3.5 Im vorliegenden Fall berichtigte die OMPI die ursprüngliche Notifikation der in Frage stehenden Marke mit Notifikation vom 11. März 2004, indem sie den Hinweis anbrachte, es müsse die Angabe hinzugefügt werden, dass es sich um eine dreidimensionale Marke handle. Indessen ist bereits aus der räumlichen Abbildung ersichtlich, dass es sich beim vorliegenden Zeichen um eine Formmarke handeln muss. Dass auch die Vorinstanz von dieser Beurteilung ausging, belegt bereits die provisorische Schutzverweigerung vom 13. Mai 2004. Dort wird die Marke der Beschwerdeführerin mit "798782 marque tridimensionnelle (emballage de praliné)" betitelt. In der Begründung zur provisorischen Schutzverweigerung wird weiter ausgeführt, dass es sich bei der Marke um die Wiedergabe eines Objekts in verschiedenen Stadien handle. Die Frage, ob es sich allenfalls um ein zweidimensionales Zeichen handeln könnte, hat sich zu keinem Zeitpunkt gestellt. Vielmehr ist deshalb davon auszugehen, dass die Vorinstanz bereits vor der ersten provisorischen Schutzverweigerung - wie im Übrigen auch aus der Basiseintragung in Deutschland ersichtlich - erkannt hat, dass es sich beim Zeichen der Beschwerdeführerin um eine 3D-Marke handelt. 3.6 Nach dem Gesagten hat die Berichtigung der OMPI, wonach ein ausdrücklicher Hinweis auf die Dreidimensionalität der Marke zu machen ist, keine neuen Erkenntnisse im Bezug auf die Beurteilung der Marke mit sich gebracht. Es sind keine zusätzlichen Schutzverweigerungsgründe hinzugetreten, die nicht bereits bei der ersten Notifikation vom 22. Mai 2003 bestanden hätten. Die Berichtigung vom 11. März 2004 hat somit keine neue Frist im Sinne von Art. 5 Abs. 2 MMA ausgelöst. Die Frist zum Vorbringen sämtlicher Schutzverweigerungsgründe ist demnach am 22. Mai 2004 abgelaufen (Regel 4 Abs. 1 GAFO). Alle Gründe, die erst nach diesem Datum geltend gemacht worden sind, sind nicht mehr zu hören. Dies gilt insbesondere für das Argument, das strittige Zeichen gehöre zum Gemeingut im Sinne von Art. 2 Bst. a MSchG, welches erst mit der provisorischen Schutzverweigerung vom 8. Dezember 2004 vorgebracht worden ist. Die vor-
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liegende IR-Marke ist deshalb nur im Lichte der in der provisorischen Schutzverweigerung vom 13. Mai 2004 angeführten Schutzverweigerungsgründe zu prüfen. 3.7 Mit provisorischer Schutzverweigerung vom 13. Mai 2004 versagte die Vorinstanz der in Frage stehenden Marke den Schutz mit der Begründung, dass in der Abbildung das Objekt in verschiedenen Stadien dargestellt sei. Das Schutzobjekt sei folglich nicht eindeutig definiert. Dies widerspreche den Vorgaben von Art. 2 Bst. d MSchG und Art. 10 Abs. 1 MSchV und schaffe eine Rechtsunsicherheit. Nachdem die Beschwerdeführerin darauf hingewiesen hatte, dass es sich bei den drei Abbildungen um die Wiedergabe des stets gleichen Objekts aus unterschiedlichen Perspektiven handelt, liess die Vorinstanz den Zurückweisungsgrund "unklare Definition des Schutzobjekts" (Art. 10 MSchV) fallen. Im Schreiben vom 8. Dezember 2004 führte die Vorinstanz aus, dass sie nach eingehender Prüfung ebenfalls zum Schluss gekommen sei, dass es sich beim vorliegenden Zeichen um die Wiedergabe des gleichen Objekts aus unterschiedlichen Perspektiven handle. Nachdem die erste provisorische Schutzverweigerung fallen gelassen worden und die zweite nicht fristgerecht erfolgt ist (vgl. E. 3.6 hiervor), fehlt es vorliegend an einer gültigen Schutzverweigerung. Das Recht zu erklären, dass der Marke der Schutz in der Schweiz nicht gewährt werden kann, ist mit Fristablauf am 22. Mai 2004 verwirkt (Art. 5 Abs. 1 und 5 MMA). Die Beschwerde ist demnach bereits aus diesem Grund gutzuheissen. 3.8 In tatsächlicher Hinsicht kann angesichts des soeben Gesagten offen bleiben, ob es sich, wovon die Vorinstanz mit Schreiben vom 8. Dezember 2004 ausgegangen ist, bei allen drei Abbildungen um das gleiche Objekt aus unterschiedlichen Perspektiven handelt. Indessen rechtfertigt sich im Sinne einer Eventualbegründung die Feststellung, dass die vorliegende 3D-Marke grafisch eindeutig dargestellt ist. Dass nicht auf allen Abbildungen dasselbe zu sehen ist (z.B. die Praline) liegt daran, dass das Objekt einmal von vorne (Abbildung links und in der Mitte) und einmal seitlich gezeigt wird (Abbildung rechts). Dreht man jedoch die seitlich wiedergegebene Darstellung (Abbildung rechts) um 90 Grad, ergibt sich das Bild, wie es sich bei der Abbildung in der Mitte präsentiert. Die Praline wird sichtbar, dagegen werden der "Kelch" durch die "Blüte" verdeckt. Richtet man anschliessend die Blüte auf und dreht sie leicht seitlich ab, ergibt dies die Abbildung ganz links, auf der sowohl die Praline als auch der Kelch zu sehen ist. Dies
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hat die Beschwerdeführerin gegenüber der Vorinstanz bereits mit Schreiben vom 7. Oktober 2004 geltend gemacht. Entsprechend hat die Vorinstanz bestätigt, dass der Zurückweisungsgrund gemäss Art. 10 MSchV fallen gelassen werden könne, da die Wiedergabe der internationalen Registrierung die verschiedenen Perspektiven veranschauliche (vgl. E. 3.7 hiervor). Mit Eingabe vom 15. August 2007 hat die Beschwerdeführerin nochmals bestätigt, dass es sich nicht um die Darstellung eines Bewegungsablaufs handelt.
4.
Zusammenfassend ergibt sich, dass die Beschwerde gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen ist, der IR-Marke 798'782 (marque 3D emballage de praliné) den Schutz in der Schweiz zu gewähren. 5.
5.1 Ausgangsgemäss sind keine Kosten zu erheben (Art. 63 Abs. 2 VwVG). Der geleistete Kostenvorschuss ist der Beschwerdeführerin zurück zu erstatten. Überdies ist ihr eine angemessene Parteientschädigung zuzusprechen. 5.2 Fehlt wie vorliegend eine unterliegende Gegenpartei, ist die Parteientschädigung derjenigen Körperschaft oder autonomen Anstalt aufzuerlegen, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat (Art. 64 Abs. 2 VwVG). Nach Art. 1 des Bundesgesetzes über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG, SR 172.010.31) handelt die Vorinstanz als autonome Anstalt mit eigener Rechtspersönlichkeit. Sie ist in eigenem Namen mit dem Vollzug des Markenschutzgesetzes, namentlich der Führung des Markenregisters beauftragt (Art. 2 Abs. 1 Bst. a und b IGEG). Gestützt darauf hat die Vorinstanz die angefochtene Verfügung in eigenem Namen erlassen und die dafür vorgesehene Gebühr erhoben. Ihr sind demnach die Parteikosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Da die Beschwerdeführerin keine Kostennote eingereicht hat, ist die Parteientschädigung aufgrund der Akten zu bestimmen und auf Fr. 3'500.-- festzusetzen (Art. 8 und 14 Abs. 2 des Reglements über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]).

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Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:
1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, die Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 5. Mai 2006 wird aufgehoben und das Institut angewiesen, der IR-Marke 798'782 (emballage de praliné) den Schutz in der Schweiz zu gewähren. 2.
Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.-- wird der Beschwerdeführerin zurückerstattet. 3.
Der Beschwerdeführerin wird zulasten des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum eine Parteientschädigung von Fr. 3'500.-- zugesprochen. 4.
Dieses Urteil wird eröffnet:
- der Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter; mit Gerichtsurkunde) - der Vorinstanz (Ref. IR Nr. 798'782; mit Gerichtsurkunde) - dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement (mit Gerichtsurkunde).
Für die Rechtsmittelbelehrung wird auf die nächste Seite verwiesen.
Der vorsitzende Richter:

Die Gerichtsschreiberin:

Marc Steiner

Miriam Sahlfeld

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Rechtsmittelbelehrung:
Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14 Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff ., 90 ff. und 100 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Die Rechtsschrift ist in einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie der Beschwerdeführer in Händen hat, beizulegen (vgl. Art. 42 BGG).
Versand: 15. Januar 2008

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B-7416/2006 08. Januar 2008 31. Januar 2008 Bundesverwaltungsgericht Unpubliziert Marken-, Design- und Sortenschutz

Gegenstand Markenrecht (Schutzverweigerung der internationale...

DE FR IT EN

Gesetzesregister

BGE Register

114-II-371 128-III-454 133-II-331

BVGer

B-7379/2006 B-7397/2006 B-7416/2006

sic!

1/2006 S.325/200 S.7

SR 173.32 VGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz Art. 53 Übergangsbestimmungen
	1.	Das Beschwerdeverfahren gegen Entscheide, die vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes ergangen sind und bisher beim Bundesgericht oder beim Bundesrat anfechtbar waren, richtet sich nach dem bisherigen Recht.
	2.	Das Bundesverwaltungsgericht übernimmt, sofern es zuständig ist, die Beurteilung der beim Inkrafttreten dieses Gesetzes bei Eidgenössischen Rekurs- oder Schiedskommissionen oder bei Beschwerdediensten der Departemente hängigen Rechtsmittel. Die Beurteilung erfolgt nach neuem Verfahrensrecht.

SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 48 [1]
	1.	Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
		a.	vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
		b.	durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
		c.	ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
	2.	Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.

[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197 1069; BBl 2001 4202).

SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 63
	1.	Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
	2.	Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
	3.	Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
	4.	Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden. [1]
	4bis.	Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
		a.	in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
		b.	in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken. [2]
	5.	Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen. [3] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [4] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [5]. [6]

[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197 1069; BBl 2001 4202). [2] Eingefügt durch Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197 1069; BBl 2001 4202). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197 1069; BBl 2001 4202). [4] SR 173.32 [5] SR 173.71 [6] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125).

SR 172.021 VwVG Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz Art. 64
	1.	Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
	2.	Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
	3.	Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
	4.	Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
	5.	Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung. [1] Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [2] und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010 [3]. [4]

[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 10 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005, in Kraft seit 1. Jan. 2007 (AS 2006 2197 1069; BBl 2001 4202). [2] SR 173.32 [3] SR 173.71 [4] Fassung des zweiten Satzes gemäss Anhang Ziff. II 3 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. Jan. 2011 (AS 2010 3267; BBl 2008 8125).

SR 172.010.31 IGEG Bundesgesetz vom 24. März 1995 über Statut und Aufgaben des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum (IGEG) Art. 2 Aufgaben
	1.	Das IGE erfüllt folgende Aufgaben:
		a. [1]	Es besorgt die Vorbereitung der Erlasse über die Erfindungspatente, das Design, das Urheberrecht und verwandte Schutzrechte, die Topographien von Halbleitererzeugnissen, die Marken und Herkunftsangaben, öffentlichen Wappen und anderen öffentlichen Kennzeichen sowie der übrigen Erlasse auf dem Gebiet des geistigen Eigentums, soweit nicht andere Verwaltungseinheiten des Bundes zuständig sind.
		b.	Es vollzieht nach Massgabe der Spezialgesetzgebung die Erlasse nach Buchstabe a sowie die völkerrechtlichen Verträge auf dem Gebiet des Geistigen Eigentums.
		c.	Es berät im gemeinwirtschaftlichen Bereich den Bundesrat und die übrigen Bundesbehörden in Fragen des Geistigen Eigentums.
		d.	Es vertritt die Schweiz, falls erforderlich in Zusammenarbeit mit anderen Verwaltungseinheiten des Bundes, im Rahmen von internationalen Organisationen und Übereinkommen auf dem Gebiet des Geistigen Eigentums.
		e.	Es wirkt bei der Vertretung der Schweiz im Rahmen anderer internationaler Organisationen und Übereinkommen mit, soweit diese das Geistige Eigentum mitbetreffen.
		f.	Es beteiligt sich an der technischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Geistigen Eigentums.
		g.	Es erbringt in seinem Zuständigkeitsbereich auf der Grundlage des Privatrechts Dienstleistungen; insbesondere informiert es über die immaterialgüterrechtlichen Schutzsysteme, über Schutztitel und über den Stand der Technik.
	2.	Der Bundesrat kann dem IGE weitere Aufgaben zuweisen; die Artikel 13 und 14 sind anwendbar. [2]
	3.	Das IGE arbeitet mit der Europäischen Patentorganisation, mit andern internationalen sowie mit in- und ausländischen Organisationen zusammen.
	3bis.	Das IGE kann bei der Erfüllung der Aufgaben nach Absatz 1 Buchstabe f völkerrechtliche Verträge von beschränkter Tragweite abschliessen. Es koordiniert sich dabei mit den anderen Bundesstellen, die im Bereich der internationalen Zusammenarbeit tätig sind. [3]
	4.	Es kann gegen Entgelt Dienstleistungen anderer Verwaltungseinheiten des Bundes in Anspruch nehmen.

[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des Designgesetzes vom 5. Okt. 2001, in Kraft seit 1. Juli 2002 (AS 2002 1456; BBl 2000 2729). [2] Fassung gemäss Ziff. I 1 des BG vom 17. Juni 2005 über das Entlastungsprogramm 2004, in Kraft seit 1. Jan. 2006 (AS 2005 5427; BBl 2005 759). [3] Eingefügt durch Anhang Ziff. 1 des BG vom 21. Juni 2013, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2015 3631; BBl 2009 8533).

SR 173.320.2 VGKE Reglement vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht (VGKE) Art. 14 Festsetzung der Parteientschädigung
	1.	Die Parteien, die Anspruch auf Parteientschädigung erheben, und die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen haben dem Gericht vor dem Entscheid eine detaillierte Kostennote einzureichen.
	2.	Das Gericht setzt die Parteientschädigung und die Entschädigung für die amtlich bestellten Anwälte und Anwältinnen auf Grund der Kostennote fest. Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht die Entschädigung auf Grund der Akten fest.

SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 72 Grundsatz
	1.	Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
	2.	Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
		a.	Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
		b. [1]	öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,über die Bewilligung zur Namensänderung,auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,...
			1.	über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
			2.	über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
			3.	über die Bewilligung zur Namensänderung,
			4.	auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
			5. [1]	auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
			6. [2]	auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
			7. [3]	...

[1] Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001). [2] Fassung gemäss Anhang Ziff. 5 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), in Kraft seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001). [3] Aufgehoben durch Anhang Ziff. 5 des BG vom 19. Dez. 2008 (Erwachsenenschutz, Personenrecht und Kindesrecht), mit Wirkung seit 1. Jan. 2013 (AS 2011 725; BBl 2006 7001).

SR 173.110 BGG Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz Art. 42 Rechtsschriften
	1.	Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
	1bis.	Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden. [1]
	2.	In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. [2] [3]
	3.	Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
	4.	Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 2016 [4] über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
		a.	das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
		b.	die Art und Weise der Übermittlung;
		c.	die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann. [5]
	5.	Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
	6.	Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
	7.	Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.

[1] Eingefügt durch Ziff. II 1 des BG vom 17. März 2023 (Verbesserung der Praxistauglichkeit und der Rechtsdurchsetzung), in Kraft seit 1. Jan. 2025 (AS 2023 491; BBl 2020 2697). [2] Fassung des zweiten Satzes gemäss Ziff. I 1 des Steuererlassgesetzes vom 20. Juni 2014, in Kraft seit 1. Jan. 2016 (AS 2015 9; BBl 2013 8435). [3] Fassung gemäss Anhang Ziff. 1 des Steueramtshilfegesetzes vom 28. Sept. 2012, in Kraft seit 1. Febr. 2013 (AS 2013 231; BBl 2011 6193). [4] SR 943.03 [5] Fassung gemäss Anhang Ziff. II 2 des BG vom 18. März 2016 über die elektronische Signatur, in Kraft seit 1. Jan. 2017 (AS 2016 4651; BBl 2014 1001).