Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-2363/2015

Urteil vom 11. Oktober 2016

Richter David Aschmann (Vorsitz),

Besetzung Richter Pietro Angeli-Busi, Richter Marc Steiner,

Gerichtsschreiberin Karin Behnke.

Gerhard Schäfer,

Friedrichstrasse 7/2, DE-73230 Kirchheim/Teck,

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. LL.M. Jürg Burger,
Parteien
Badertscher Rechtsanwälte AG,

Grafenauweg 6, Postfach 4239, 6304 Zug,

Beschwerdeführer,

gegen

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Markeneintragung IR 1'097'432 TITAN.

Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest und erwägt,

dass die Organisation Mondiale pour la Propriété Intellectuelle (OMPI) der Vorinstanz am 1. Dezember 2011 die Internationale Registrierung der Wortmarke Nr. 1'097'432 TITAN mit Ursprungsland Deutschland des Beschwerdeführers notifiziert hat,

dass die Vorinstanz dieser Eintragung am 28. November 2012 provisorisch den Schutz in der Schweiz verweigert hat, da das Zeichen mit Bezug auf die Bestandteile der beanspruchten Waren beschreibend und für den Wirtschaftsverkehr freizuhalten sei (Art. 2 Bst. a

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 2 Absolute Ausschlussgründe - Vom Markenschutz ausgeschlossen sind:
a	Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden;
b	Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind;
c	irreführende Zeichen;
d	Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen.

des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [MSchG, SR 232.11]),

dass der Beschwerdeführer, um dieser Beanstandung zu entgehen, mit Schreiben vom 31. Oktober 2014 vorbehaltlos erklärt hat, das Warenverzeichnis seiner Marke für das Gebiet der Schweiz durch den Zusatz: "...tous les produits ne contenant ni de titan ni d'oxyde de titan" einzuschränken,

dass die Vorinstanz mit Schreiben vom 19. Dezember 2014 entgegnet hat, das Zeichen sei mit dieser Einschränkung zwar nicht mehr beschreibend, schaffe aber eine Irreführungsgefahr, indem der Verkehr von gekennzeichneten Waren erwarte, dass sie Titan oder Titandioxid enthielten,

dass die Vorinstanz der Marke aus diesen Gründen mit vorliegend angefochtener Verfügung vom 13. März 2015 den Schutz in der Schweiz verweigert hat,

dass zwischen Staaten wie Deutschland und der Schweiz, die das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 ("MMA", SR 232.112.3) und das Protokoll zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken ("MMP", SR 0.232.112.4) ratifiziert haben, ausschliesslich das MMP Anwendung findet (Art. 9sexies Abs. 1 Bst. a MMP; BGE 130 III 371 S. 375 "Focus"),

dass eine Schutzverweigerung gegen die Ausdehnung des Schutzes einer Internationalen Registrierung auf die Schweiz nur auf Gründe gestützt werden darf, welche die Vorinstanz dem Internationalen Büro innerhalb der Frist von Art. 5 Abs. 2 Bst. a MMP mitgeteilt hat (Art. 5 Abs. 1 MMP; Urteil des BVGer vom 8. Januar 2008, B-7416/2006, E. 3 "Pralinenverpackung"),

dass die Wahrung dieser Frist von Amtes wegen zu berücksichtigen ist (Art. 5 Abs. 5 MMP),

dass die fristgerecht erhobene Schutzverweigerung vom 28. Februar 2012 auf den Ausschlussgrund beschränkt war, die strittige Marke sei Gemeingut, während die Vorinstanz die Beanstandung, die Marke sei irreführend, verspätet erhoben hat,

dass die nachträgliche Einschränkung des Warenverzeichnisses einen nachgeschobenen Rückweisungsgrund nicht rechtfertigt, sondern es der Vorinstanz zumutbar gewesen wäre, die Marke bereits mit der Schutzverweigerung vom 28. Februar 2012 als irreführend für Waren zu beanstanden, die kein Titan oder Titandioxid enthalten,

dass der rechtzeitig erhobene Rückweisungsgrund von Art. 2 Bst. a

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 2 Absolute Ausschlussgründe - Vom Markenschutz ausgeschlossen sind:
a	Zeichen, die Gemeingut sind, es sei denn, dass sie sich als Marke für die Waren oder Dienstleistungen durchgesetzt haben, für die sie beansprucht werden;
b	Formen, die das Wesen der Ware ausmachen, und Formen der Ware oder Verpackung, die technisch notwendig sind;
c	irreführende Zeichen;
d	Zeichen, die gegen die öffentliche Ordnung, die guten Sitten oder geltendes Recht verstossen.

MSchG nach zutreffender Ansicht aller Verfahrensbeteiligten durch die Einschränkung des Warenverzeichnisses (Art. 35

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 35 - Das IGE löscht eine Markeneintragung ganz oder teilweise; wenn:
a	der Inhaber die Löschung beantragt;
b	die Eintragung nicht verlängert wird;
c	die Eintragung durch ein rechtskräftiges richterliches Urteil nichtig erklärt wird;
d	die geschützte Ursprungsbezeichnung oder die geschützte geografische Angabe, auf die sich eine geografische Marke stützt, gelöscht wird;
e	ein Antrag auf Löschung gutgeheissen wird.

MSchG) beseitigt worden ist,

dass die Beschwerde sich somit ohne Prüfung weiterer Ausschlussgründe als begründet erweist, mithin die angefochtene Verfügung aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen ist, der Marke IR 1'097'432 TITAN den Schutz in der Schweiz zu gewähren,

dass bei diesem Ausgang des Verfahrens keine Kosten zu erheben sind und dem Beschwerdeführer zulasten der Vorinstanz eine angemessene Parteientschädigung für das Beschwerdeverfahren (ohne erstinstanzliches Verfahren) zuzusprechen ist (Art. 63 Abs. 2

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1	Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2	Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3	Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4	Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis	Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a	in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b	in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5	Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107

und Art. 64 Abs. 1

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 64 - 1 Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
1	Die Beschwerdeinstanz kann der ganz oder teilweise obsiegenden Partei von Amtes wegen oder auf Begehren eine Entschädigung für ihr erwachsene notwendige und verhältnismässig hohe Kosten zusprechen.
2	Die Entschädigung wird in der Entscheidungsformel beziffert und der Körperschaft oder autonomen Anstalt auferlegt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, soweit sie nicht einer unterliegenden Gegenpartei auferlegt werden kann.
3	Einer unterliegenden Gegenpartei kann sie je nach deren Leistungsfähigkeit auferlegt werden, wenn sich die Partei mit selbständigen Begehren am Verfahren beteiligt hat.
4	Die Körperschaft oder autonome Anstalt, in deren Namen die Vorinstanz verfügt hat, haftet für die einer unterliegenden Gegenpartei auferlegte Entschädigung, soweit sich diese als uneinbringlich herausstellt.
5	Der Bundesrat regelt die Bemessung der Entschädigung.108 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005109 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010110.111

VwVG).

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen, Ziff. 1 der Verfügung vom 13. März 2015 wird aufgehoben und die Vorinstanz angewiesen, der Marke IR 1'097'432 TITAN den Schutz in der Schweiz zu gewähren.

2.
Es werden keine Kosten erhoben. Der geleistete Kostenvorschuss von Fr. 2'500.- wird dem Beschwerdeführer aus der Gerichtskasse zurückerstattet.

3.
Dem Beschwerdeführer wird zu Lasten der Vorinstanz eine Parteientschädigung von Fr. 3'500.- (exkl. MWST) zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- den Beschwerdeführer (Gerichtsurkunde; Beilage: Rückerstattungsformular)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. 1097432 - TITAN; Gerichtsurkunde)

Der vorsitzende Richter: Die Gerichtsschreiberin:

David Aschmann Karin Behnke

Rechtsmittelbelehrung:

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bundesgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in Zivilsachen geführt werden (Art. 72 ff

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 72 Grundsatz - 1 Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
1	Das Bundesgericht beurteilt Beschwerden gegen Entscheide in Zivilsachen.
2	Der Beschwerde in Zivilsachen unterliegen auch:
a	Entscheide in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
b	öffentlich-rechtliche Entscheide, die in unmittelbarem Zusammenhang mit Zivilrecht stehen, insbesondere Entscheide:
b1	über die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheiden und über die Rechtshilfe in Zivilsachen,
b2	über die Führung des Grundbuchs, des Zivilstands- und des Handelsregisters sowie der Register für Marken, Muster und Modelle, Erfindungspatente, Pflanzensorten und Topografien,
b3	über die Bewilligung zur Namensänderung,
b4	auf dem Gebiet der Aufsicht über die Stiftungen mit Ausnahme der Vorsorge- und Freizügigkeitseinrichtungen,
b5	auf dem Gebiet der Aufsicht über die Willensvollstrecker und -vollstreckerinnen und andere erbrechtliche Vertreter und Vertreterinnen,
b6	auf dem Gebiet des Kindes- und Erwachsenenschutzes,
b7	...

., 90 ff. und 100 BGG). Die Rechtsschrift hat die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der angefochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerdeführende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
1	Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
2	In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 14 15
3	Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
4	Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201616 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
a	das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
b	die Art und Weise der Übermittlung;
c	die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.17
5	Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
6	Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
7	Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.

BGG).

Versand: 12. Oktober 2016