Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 297/2020

Urteil vom 7. September 2020

I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Kiss, Präsidentin,
Bundesrichterinnen Hohl, Niquille,
Bundesrichter Rüedi,
Bundesrichterin May Canellas,
Gerichtsschreiber Stähle.

Verfahrensbeteiligte
FRACTAL-SWISS AG,
vertreten durch Rechtsanwalt Pierre de Raemy, Beschwerdeführerin,

gegen

A.________ Sàrl,
vormals: FRACTAL-SWISS (pma) Sàrl,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Markenrecht,

Beschwerde gegen das Urteil des Obergerichts des Kantons Nidwalden, Zivilabteilung, vom 27. April 2020 (ZA 19 17).

Sachverhalt:

A.
Die FRACTAL-SWISS AG (Lizenzgeberin, Klägerin, Beschwerdeführerin) mit Sitz in Hergiswil ist Inhaberin der Wortmarke Nr. 604913 "Fractal", hinterlegt am 31. August 2010, sowie der Wort-Bild-Marke Nr. 681948 "Fractal-Swiss", hinterlegt am 11. Dezember 2015. Beide Marken beanspruchen Schutz für Waren und Dienstleistungen der Klasse 9.
Am 26. Januar 2017 wurde die FRACTAL-SWISS (pma) Sàrl (heute: A.________ Sàrl; Lizenznehmerin, Beklagte, Beschwerdegegnerin) mit Sitz in V.________ ins Handelsregister eingetragen.
Zwischen diesen beiden Gesellschaften bestand ein Lizenzvertrag, den die FRACTAL-SWISS AG mit Schreiben vom 11. Mai 2018 gekündigt hat.
Am 20. März 2019 ersuchte die FRACTAL-SWISS (pma) Sàrl das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum (IGE) um Zulassung des Zeichens "Fractal-Swiss" zum Markenschutz für Waren und Dienstleistungen der Klassen 35 und 45 (Markeneintragungsgesuch Nr. 3872/2019).

B.

B.a. Am 1. Juli 2019 reichte die FRACTAL-SWISS AG beim Obergericht des Kantons Nidwalden Klage gegen die FRACTAL-SWISS (pma) Sàrl ein. Sie stellte folgende Rechtsbegehren, wobei sie jeweils die Androhung einer Ordnungsbusse und Strafdrohung nach Art. 292
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 292 - Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.
StGB verlangte:

"1. Es sei der Beklagten [...] zu verbieten, das Zeichen 'FRACTAL' in der Schweiz als Firma oder Bestandteil einer Firma zu verwenden und es sei die Beklagte anzuweisen, innerhalb von 30 Tagen nach Rechtskraft dieses Urteils die Firmenbezeichnung 'FRACTAL-SWISS (pma) Sàrl' durch das Handelsre gister des Kantons Waadt löschen zu lassen.

2. Es sei der Beklagten [...] zu verbieten, das Zeichen 'FRACTAL' in der Schweiz im geschäftlichen Verkehr zu verwenden um sich, ihre Waren oder ihre Dienstleistungen zu bezeichnen.

3.1 Es sei der Beklagten [...] zu befehlen, innerhalb von 30 Tagen nach Rechtskraft des vorliegenden Urteils das schweizerische Markeneintragungsgesuch Nr. 3872/2019 bzw. die daraus resultierende Marke auf die Klägerin zu übertragen.

3.2 Eventualiter sei der Beklagten [...] zu befehlen, innerhalb von 30 Tagen nach Rechtskraft des vorliegenden Urteils das schweizerische Markenein tragungsgesuch Nr. 3872/2019 bzw. die daraus resultierende Marke löschen zu lassen."

Die FRACTAL-SWISS (pma) Sàrl wurde am 23. August 2019 in A.________ Sàrl umfirmiert. Eine Klageantwort reichte sie nicht ein.
Auf gerichtliche Nachfrage teilte die FRACTAL-SWISS AG mit Schreiben vom 12. September 2019 mit, dass sie an der Klage trotz Umfirmierung der Beklagten "zumindest vorläufig" festhalte.

B.b. Mit Urteil vom 27. April 2020 entschied das Obergericht was folgt:
Da sich die Beklagte, wie von der Klägerin in Rechtsbegehren-Ziffer 1 verlangt, umfirmiert habe, sei die Klage in diesem Punkt anerkannt worden und als erledigt abzuschreiben. Im Übrigen sei auf die Klage nicht einzutreten. Die Gerichtskosten in Höhe von Fr. 2'500.-- seien der Beklagten im Umfang von einem Drittel, der Klägerin im Umfang von zwei Dritteln aufzuerlegen. Die Beklagte wurde verurteilt, der Klägerin eine Parteientschädigung von Fr. 2'311.-- zu bezahlen.

C.
Die FRACTAL-SWISS AG verlangt mit Beschwerde in Zivilsachen, das Urteil des Obergerichts sei aufzuheben, soweit dieses nicht die Gegenstandslosigkeit der Klage zufolge Anerkennung feststelle. In der Sache wiederholt sie ihre vor Vorinstanz gestellten Anträge, wobei die Frist zur Übertragung beziehungsweise Löschung des Markeneintragungsgesuchs Nr. 3872/2019 (neu) fünf Tage betragen soll. Eventualiter sei die Sache zu neuer Entscheidung an das Obergericht zurückzuweisen. Ausserdem sei das IGE für die Dauer des bundesgerichtlichen Verfahrens sowie, im Fall einer Zurückweisung an die Vorinstanz, für die Dauer eines neuerlichen Verfahrens vor Obergericht vorsorglich anzuweisen, das Markeneintragungsgesuch Nr. 3872/2019 weder zu löschen, noch zu übertragen, noch mit einer Nutzniessung, einem Pfandrecht, einer Lizenz oder einer Vollstreckungsmassnahme zu belasten.
Die Vorinstanz verzichtete auf Vernehmlassung. Die Beschwerdegegnerin liess sich nicht vernehmen.
Mit Präsidialverfügung vom 2. Juli 2020 wurde dem Gesuch um Erlass vorsorglicher Massnahmen mangels Opposition entsprochen, soweit sich dieses auf das Verfahren vor Bundesgericht bezog.

Erwägungen:

1.
Der angefochtene Entscheid des Obergerichts hat eine Zivilrechtsstreitigkeit im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. a
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 5 Istanza cantonale unica - 1 Il diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, nei seguenti ambiti:
1    Il diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, nei seguenti ambiti:
a  controversie in materia di proprietà intellettuale, comprese quelle relative alla nullità, alla titolarità, all'utilizzazione su licenza, al trasferimento e alla violazione di tali diritti;
b  controversie in materia cartellistica;
c  controversie vertenti sull'uso di una ditta commerciale;
d  controversie secondo la legge federale del 19 dicembre 19864 contro la concorrenza sleale, in quanto il valore litigioso ecceda 30 000 franchi o in quanto la Confederazione eserciti il suo diritto d'azione;
e  controversie secondo la legge federale del 13 giugno 20086 sulla responsabilità civile in materia nucleare;
f  azioni giudiziali contro la Confederazione;
g  controversie riguardo all'istituzione e all'esecuzione di una verifica speciale secondo gli articoli 697c-697hbis del Codice delle obbligazioni (CO)8;
h  controversie secondo la legge del 23 giugno 200610 sugli investimenti collettivi, la legge del 19 giugno 201511 sull'infrastruttura finanziaria e la legge del 15 giugno 201812 sugli istituti finanziari;
i  controversie secondo la legge del 21 giugno 201314 sulla protezione degli stemmi, la legge federale del 25 marzo 195415 concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa e la legge federale del 15 dicembre 196116 concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e d'altre organizzazioni intergovernative.
2    Questo tribunale è parimenti competente per l'emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa.
und lit. c ZPO zum Gegenstand. Es ist ein Endentscheid (Art. 90
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
BGG) einer einzigen kantonalen Instanz im Sinne von Art. 75 Abs. 2 lit. a
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 75 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui:
a  una legge federale prevede un'istanza cantonale unica;
b  un tribunale specializzato nelle controversie di diritto commerciale giudica in istanza cantonale unica;
c  è proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un'azione con un valore litigioso di almeno 100 000 franchi.
BGG. Dagegen steht grundsätzlich die Beschwerde in Zivilsachen offen, gemäss Art. 74 Abs. 2 lit. b
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 74 Valore litigioso minimo - 1 Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:
1    Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:
a  15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione;
b  30 000 franchi in tutti gli altri casi.
2    Quando il valore litigioso non raggiunge l'importo determinante secondo il capoverso 1, il ricorso è ammissibile:
a  se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale;
b  se una legge federale prevede un'istanza cantonale unica;
c  contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
d  contro le decisioni del giudice del fallimento e del concordato;
e  contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti.
BGG unabhängig vom Streitwert.

2.
Die Beschwerdeführerin verlangte in Rechtsbegehren-Ziffer 2 ihrer Klage eine Unterlassung (Verbot der Verwendung des Zeichens "FRACTAL").

2.1. Wer in seinem Recht an der Marke oder an einer Herkunftsangabe verletzt oder gefährdet wird, kann vom Richter gemäss Art. 55 Abs. 1 lit. a
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 55 Azione d'esecuzione di una prestazione - 1 La persona che subisce o rischia di subire una violazione del diritto al marchio o a un'indicazione di provenienza può chiedere al giudice:
1    La persona che subisce o rischia di subire una violazione del diritto al marchio o a un'indicazione di provenienza può chiedere al giudice:
a  di proibire una violazione imminente;
b  di fare cessare una violazione attuale;
c  di ingiungere al convenuto d'indicare la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso muniti illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali.
2    Sono fatte salve le azioni secondo il Codice delle obbligazioni80 volte a ottenere il risarcimento, la riparazione del torto morale o la restituzione di un utile, giusta le disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato.
2bis    L'azione d'esecuzione di una prestazione può essere promossa soltanto dopo che il marchio è stato registrato. Un danno può essere fatto valere con effetto retroattivo al momento in cui il convenuto è venuto a conoscenza del contenuto della domanda di registrazione.81
3    L'uso, contrario al regolamento, di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo costituisce pure una violazione del diritto al marchio.
4    Chi dispone di una licenza esclusiva è legittimato in proprio all'azione indipendentemente dal fatto che la licenza sia iscritta nel registro, sempre che il contratto di licenza non lo escluda espressamente. Tutti i titolari di una licenza possono intervenire nell'azione per far valere il proprio danno.82
MSchG unter anderem verlangen, eine drohende Verletzung zu verbieten.
Die Anordnung eines Verbots nach Art. 55 Abs. 1 lit. a
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 55 Azione d'esecuzione di una prestazione - 1 La persona che subisce o rischia di subire una violazione del diritto al marchio o a un'indicazione di provenienza può chiedere al giudice:
1    La persona che subisce o rischia di subire una violazione del diritto al marchio o a un'indicazione di provenienza può chiedere al giudice:
a  di proibire una violazione imminente;
b  di fare cessare una violazione attuale;
c  di ingiungere al convenuto d'indicare la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso muniti illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali.
2    Sono fatte salve le azioni secondo il Codice delle obbligazioni80 volte a ottenere il risarcimento, la riparazione del torto morale o la restituzione di un utile, giusta le disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato.
2bis    L'azione d'esecuzione di una prestazione può essere promossa soltanto dopo che il marchio è stato registrato. Un danno può essere fatto valere con effetto retroattivo al momento in cui il convenuto è venuto a conoscenza del contenuto della domanda di registrazione.81
3    L'uso, contrario al regolamento, di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo costituisce pure una violazione del diritto al marchio.
4    Chi dispone di una licenza esclusiva è legittimato in proprio all'azione indipendentemente dal fatto che la licenza sia iscritta nel registro, sempre che il contratto di licenza non lo escluda espressamente. Tutti i titolari di una licenza possono intervenire nell'azione per far valere il proprio danno.82
MSchG setzt ein Rechtsschutzinteresse voraus. Ein rechtlich geschütztes Interesse an einer Unterlassungsklage besteht nur, wenn eine Verletzung droht, das heisst wenn das Verhalten des Beklagten die künftige Rechtsverletzung ernsthaft befürchten lässt. Indiz für einen bevorstehenden Eingriff kann sein, dass gleichartige Eingriffe in der Vergangenheit stattgefunden haben und eine Wiederholung zu befürchten ist. Wiederholungsgefahr kann regelmässig angenommen werden, wenn der Verletzer die Widerrechtlichkeit des beanstandeten Verhaltens bestreitet, ist doch in einem solchen Fall zu vermuten, dass er es im Vertrauen auf dessen Rechtmässigkeit weiterführen wird (BGE 128 III 96 E. 2e; 124 III 72 E. 2a S. 74; Urteil 4A 379/2019 vom 4. Dezember 2019 E. 9.3.1, nicht publiziert in: BGE 146 III 89, mit weiteren Hinweisen).

2.2. Das Obergericht erwog, die Beschwerdeführerin habe nicht konkret aufgezeigt, inwiefern - "insbesondere nach der Umfirmierung" - eine Störung durch die Verwendung des Zeichens "FRACTAL" (weiterhin) bestehe oder unmittelbar drohe. Sie habe auch nicht dargetan, dass dieses Zeichen nach Auflösung des Lizenzvertrags zur Kennzeichnung von Waren oder Dienstleistungen der Beschwerdegegnerin verwendet worden wäre oder eine solche Verwendung unmittelbar bevorstehe. Mangels Rechtsschutzinteresse sei auf die Klage in diesem Punkt nicht einzutreten.

2.3. Mit diesen Ausführungen übergeht das Obergericht wesentliche Vorbringen der Beschwerdeführerin, wie diese zu Recht (und mit hinreichenden Aktenhinweisen) moniert. Es trifft zwar zu, dass sie in ihrer Klageschrift nicht ausdrücklich den Begriff des Rechtsschutzinteresses nannte. Sie legte darin aber dar, dass sie die Beschwerdegegnerin bereits im Kündigungsschreiben vom 11. Mai 2018 aufgefordert habe, bis am 8. Juni 2018 das Element "FRACTAL-SWISS" aus deren Firma zu löschen, und dass die Beschwerdegegnerin diese Frist ungenutzt habe verstreichen lassen. Die Beschwerdeführerin führte in der Klageschrift weiter aus, dass sie die Beschwerdegegnerin mit Schreiben vom 22. Februar 2019 und mit Schreiben vom 17. Mai 2019 erneut, aber erfolglos gemahnt habe, die Firmenbezeichnung zu ändern. Ferner wies die Beschwerdeführerin darauf hin, dass die Beschwerdegegnerin am 20. März 2019 das Markeneintragungsgesuch Nr. 3872/2019 für das Zeichen "Fractal-Swiss" eingereicht habe. Damit ist hinreichend dargetan, dass Eingriffe, wie sie die Beschwerdeführerin mit ihrem Unterlassungsbegehren verbieten lassen will, in der Vergangenheit stattgefunden haben und Verwarnungen keine Wirkungen gezeigt haben. Wiederholungen scheinen jedenfalls nicht
ausgeschlossen, zumal mit Blick auf die am 20. März 2019 erfolgte Markenanmeldung. Diese bildet - wie die Beschwerdeführerin zutreffend vorbringt - zumindest ein starkes Indiz für eine bevorstehende Verwendung des Zeichens als Marke (siehe BGE 87 II 107 E. 4 S. 111; ROGER STAUB, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MschG], 2. Aufl. 2017, N. 11 und 50 zu Art. 55
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 55 Azione d'esecuzione di una prestazione - 1 La persona che subisce o rischia di subire una violazione del diritto al marchio o a un'indicazione di provenienza può chiedere al giudice:
1    La persona che subisce o rischia di subire una violazione del diritto al marchio o a un'indicazione di provenienza può chiedere al giudice:
a  di proibire una violazione imminente;
b  di fare cessare una violazione attuale;
c  di ingiungere al convenuto d'indicare la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso muniti illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali.
2    Sono fatte salve le azioni secondo il Codice delle obbligazioni80 volte a ottenere il risarcimento, la riparazione del torto morale o la restituzione di un utile, giusta le disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato.
2bis    L'azione d'esecuzione di una prestazione può essere promossa soltanto dopo che il marchio è stato registrato. Un danno può essere fatto valere con effetto retroattivo al momento in cui il convenuto è venuto a conoscenza del contenuto della domanda di registrazione.81
3    L'uso, contrario al regolamento, di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo costituisce pure una violazione del diritto al marchio.
4    Chi dispone di una licenza esclusiva è legittimato in proprio all'azione indipendentemente dal fatto che la licenza sia iscritta nel registro, sempre che il contratto di licenza non lo escluda espressamente. Tutti i titolari di una licenza possono intervenire nell'azione per far valere il proprio danno.82
MSchG; vgl. allerdings BGE 128 III 96 E. 2e).
Die Vermutung der Wiederholungsgefahr kann durch den Verletzer widerlegt werden, wenn er Umstände dartut, die eine Wiederholung im konkreten Fall ausschliessen oder als unwahrscheinlich erscheinen lassen (BGE 116 II 357 E. 2b; Urteil 4A 379/2019 vom 4. Dezember 2019 E. 9.3.1, nicht publiziert in BGE 146 III 89). An die Beseitigung der Vermutung sind jedoch strenge Anforderungen zu stellen. Diese sind im vorliegenden Fall nicht erfüllt: Die Beschwerdegegnerin hat ihre Firma zwar in der Zwischenzeit geändert - die Buchstabenfolge "Fractal" erscheint darin nicht mehr -; indes hat sie dies erst nach Einreichung der Klage getan. Nach der Rechtsprechung genügt die blosse Einstellung einer Verletzung im Hinblick auf einen von der Gegenpartei angestrengten Prozess jedoch nicht, wenn etwa an der Rechtmässigkeit des eigenen Verhaltens weiterhin festgehalten wird (siehe Urteile 4A 379/2019 vom 4. Dezember 2019 E. 9.3.1, nicht publiziert in: BGE 146 III 89; 4A 38/2014 vom 27. Juni 2014 E. 2.3.1, nicht publiziert in: BGE 140 III 297; je mit Hinweisen). Die Beschwerdegegnerin hat das (behauptete) Ausschliesslichkeitsrecht der Beschwerdeführerin am Zeichen "FRACTAL" nicht anerkannt. Insbesondere scheint sie weiterhin an ihrem
Markeneintragungsgesuch Nr. 3872/2019 "Fractal-Swiss" festzuhalten.
Vor diesem Hintergrund hat die Vorinstanz das Vorliegen einer Wiederholungsgefahr zu Unrecht verneint.

2.4. Zu den weiteren Voraussetzungen des Unterlassungsbegehrens hat sich das Obergericht nicht geäussert und keine Feststellungen getroffen. Die Angelegenheit ist daher in Anwendung von Art. 107 Abs. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 107 Sentenza - 1 Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti.
1    Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti.
2    Se accoglie il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all'autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa all'autorità che ha deciso in prima istanza.
3    Se ritiene inammissibile un ricorso interposto nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale o dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, il Tribunale federale prende la decisione di non entrare nel merito entro 15 giorni dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti. Nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale non è tenuto a rispettare tale termine se la procedura d'estradizione concerne una persona sulla cui domanda d'asilo non è ancora stata pronunciata una decisione finale passata in giudicato.97
4    Sui ricorsi interposti contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195419 sui brevetti, il Tribunale federale decide entro un mese dalla presentazione del ricorso.98
Satz 1 BGG zur weiteren Beurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

3.
In Rechtsbegehren-Ziffer 3.1 verlangte die Beschwerdeführerin die Übertragung des Markeneintragungsgesuchs Nr. 3872/2019 "Fractal-Swiss" beziehungsweise die Übertragung der daraus resultierenden Marke.

3.1. Nach Art. 53
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 53 Azione di cessione del diritto al marchio - 1 Invece di fare accertare la nullità della registrazione, l'attore può chiedere al giudice che gli sia ceduto il diritto al marchio che il convenuto abbia usurpato.
1    Invece di fare accertare la nullità della registrazione, l'attore può chiedere al giudice che gli sia ceduto il diritto al marchio che il convenuto abbia usurpato.
2    L'azione dev'essere proposta entro due anni dalla pubblicazione della registrazione o dalla revoca del consenso del titolare giusta l'articolo 4.
3    Se è ordinata la cessione, le licenze o gli altri diritti concessi nel frattempo a terzi si estinguono; detti terzi hanno tuttavia diritto al rilascio di una licenza non esclusiva qualora, in buona fede, abbiano usato commercialmente il marchio in Svizzera o abbiano effettuato a tale scopo speciali preparativi.76
4    Sono fatte salve le pretese di risarcimento dei danni.77
MSchG kann der Kläger anstatt auf Feststellung der Nichtigkeit der Markeneintragung auf Übertragung der Marke klagen, wenn der Beklagte sich diese angemasst hat. Diese Klage dient dem Schutz vor Usurpatoren. Indem der besser Berechtigte nicht nur auf Nichtigkeit der Marke klagen, sondern ihre Übertragung verlangen kann, vermag er sich insbesondere die Priorität der Markeneintragung des Usurpators zu sichern. Voraussetzungen des Übertragungsanspruchs sind zum einen die bessere Berechtigung des Klägers an der Marke und zum anderen, dass sich der Beklagte die Marke angemasst hat. Beides ist vom Kläger nachzuweisen (Urteil 4A 39/2011, 4A 47/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1 mit Hinweisen).

3.2. Die Vorinstanz trat auch auf das Übertragungsbegehren der Beschwerdeführerin nicht ein. Sie nannte hierfür zwei Argumente:

3.2.1. Zum einen könnten nach dem "klaren Wortlaut" von Art. 53
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 53 Azione di cessione del diritto al marchio - 1 Invece di fare accertare la nullità della registrazione, l'attore può chiedere al giudice che gli sia ceduto il diritto al marchio che il convenuto abbia usurpato.
1    Invece di fare accertare la nullità della registrazione, l'attore può chiedere al giudice che gli sia ceduto il diritto al marchio che il convenuto abbia usurpato.
2    L'azione dev'essere proposta entro due anni dalla pubblicazione della registrazione o dalla revoca del consenso del titolare giusta l'articolo 4.
3    Se è ordinata la cessione, le licenze o gli altri diritti concessi nel frattempo a terzi si estinguono; detti terzi hanno tuttavia diritto al rilascio di una licenza non esclusiva qualora, in buona fede, abbiano usato commercialmente il marchio in Svizzera o abbiano effettuato a tale scopo speciali preparativi.76
4    Sono fatte salve le pretese di risarcimento dei danni.77
MSchG einzig Markeneintragungen Gegenstand einer Übertragungsklage bilden. Die blosse Anmeldung einer Marke sei dagegen vom Anwendungsbereich dieser Bestimmung nicht erfasst. Diese Überlegung geht fehl:
Zwar entsteht das Markenrecht nach Art. 5
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 5 Insorgenza del diritto al marchio - Il diritto al marchio insorge con la registrazione.
MSchG mit der Eintragung im Register. Indes befürwortet die Lehre einhellig die Möglichkeit, klageweise die Übertragung von Marken im Anmeldungsstadium zu verlangen (MARKUS R. FRICK, in: Basler Kommentar, Markenschutzgesetz/Wappenschutzgesetz, 3. Aufl. 2017, N. 2 zu Art. 53
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 53 Azione di cessione del diritto al marchio - 1 Invece di fare accertare la nullità della registrazione, l'attore può chiedere al giudice che gli sia ceduto il diritto al marchio che il convenuto abbia usurpato.
1    Invece di fare accertare la nullità della registrazione, l'attore può chiedere al giudice che gli sia ceduto il diritto al marchio che il convenuto abbia usurpato.
2    L'azione dev'essere proposta entro due anni dalla pubblicazione della registrazione o dalla revoca del consenso del titolare giusta l'articolo 4.
3    Se è ordinata la cessione, le licenze o gli altri diritti concessi nel frattempo a terzi si estinguono; detti terzi hanno tuttavia diritto al rilascio di una licenza non esclusiva qualora, in buona fede, abbiano usato commercialmente il marchio in Svizzera o abbiano effettuato a tale scopo speciali preparativi.76
4    Sono fatte salve le pretese di risarcimento dei danni.77
MSchG; CHRISTOPH GASSER, in: Noth/Bühler/Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MschG], 2. Aufl. 2017, N. 19 zu Art. 5
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 5 Insorgenza del diritto al marchio - Il diritto al marchio insorge con la registrazione.
MSchG; ANNE-VIRGINIE LA SPADA-GAIDE, in: Commentaire romand, Propriété intellectuelle, 2013, N. 9 zu Art. 5
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 5 Insorgenza del diritto al marchio - Il diritto al marchio insorge con la registrazione.
MSchG; STAUB, a.a.O., N. 7 zu Art. 53
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 53 Azione di cessione del diritto al marchio - 1 Invece di fare accertare la nullità della registrazione, l'attore può chiedere al giudice che gli sia ceduto il diritto al marchio che il convenuto abbia usurpato.
1    Invece di fare accertare la nullità della registrazione, l'attore può chiedere al giudice che gli sia ceduto il diritto al marchio che il convenuto abbia usurpato.
2    L'azione dev'essere proposta entro due anni dalla pubblicazione della registrazione o dalla revoca del consenso del titolare giusta l'articolo 4.
3    Se è ordinata la cessione, le licenze o gli altri diritti concessi nel frattempo a terzi si estinguono; detti terzi hanno tuttavia diritto al rilascio di una licenza non esclusiva qualora, in buona fede, abbiano usato commercialmente il marchio in Svizzera o abbiano effettuato a tale scopo speciali preparativi.76
4    Sono fatte salve le pretese di risarcimento dei danni.77
MSchG). Dies überzeugt. Denn es ist nicht einzusehen, weshalb der Kläger zuwarten müsste, bis die Marke eingetragen ist und so der widerrechtliche Registerinhalt länger als nötig aufrecht bleibt. Das Bundesgericht hat sich dieser Auffassung im Urteil 4A 39/2011, 4A 47/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1 angeschlossen.
Die Vorinstanz stützt sich für ihre Auffassung einzig auf STAUB, a.a.O., N. 7 zu Art. 53
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 53 Azione di cessione del diritto al marchio - 1 Invece di fare accertare la nullità della registrazione, l'attore può chiedere al giudice che gli sia ceduto il diritto al marchio che il convenuto abbia usurpato.
1    Invece di fare accertare la nullità della registrazione, l'attore può chiedere al giudice che gli sia ceduto il diritto al marchio che il convenuto abbia usurpato.
2    L'azione dev'essere proposta entro due anni dalla pubblicazione della registrazione o dalla revoca del consenso del titolare giusta l'articolo 4.
3    Se è ordinata la cessione, le licenze o gli altri diritti concessi nel frattempo a terzi si estinguono; detti terzi hanno tuttavia diritto al rilascio di una licenza non esclusiva qualora, in buona fede, abbiano usato commercialmente il marchio in Svizzera o abbiano effettuato a tale scopo speciali preparativi.76
4    Sono fatte salve le pretese di risarcimento dei danni.77
MSchG. Dieser Autor führt zwar aus, dass sich der Wortlaut von Art. 53 Abs. 1
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 53 Azione di cessione del diritto al marchio - 1 Invece di fare accertare la nullità della registrazione, l'attore può chiedere al giudice che gli sia ceduto il diritto al marchio che il convenuto abbia usurpato.
1    Invece di fare accertare la nullità della registrazione, l'attore può chiedere al giudice che gli sia ceduto il diritto al marchio che il convenuto abbia usurpato.
2    L'azione dev'essere proposta entro due anni dalla pubblicazione della registrazione o dalla revoca del consenso del titolare giusta l'articolo 4.
3    Se è ordinata la cessione, le licenze o gli altri diritti concessi nel frattempo a terzi si estinguono; detti terzi hanno tuttavia diritto al rilascio di una licenza non esclusiva qualora, in buona fede, abbiano usato commercialmente il marchio in Svizzera o abbiano effettuato a tale scopo speciali preparativi.76
4    Sono fatte salve le pretese di risarcimento dei danni.77
MSchG auf eingetragene Marken beziehe, hält aber im gleichen Absatz einschränkend fest, dass die Übertragungsklage auch in Bezug auf Markenanmeldungen zu befürworten sei. Auch den Materialien sind im Übrigen keine Anhaltspunkte zu entnehmen, wonach die Klage auf Übertragung der Marke bewusst auf bereits im Register eingetragene Zeichen hätte beschränkt, (blosse) Markenanmeldungen dagegen vom Anwendungsbereich des Art. 53
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 53 Azione di cessione del diritto al marchio - 1 Invece di fare accertare la nullità della registrazione, l'attore può chiedere al giudice che gli sia ceduto il diritto al marchio che il convenuto abbia usurpato.
1    Invece di fare accertare la nullità della registrazione, l'attore può chiedere al giudice che gli sia ceduto il diritto al marchio che il convenuto abbia usurpato.
2    L'azione dev'essere proposta entro due anni dalla pubblicazione della registrazione o dalla revoca del consenso del titolare giusta l'articolo 4.
3    Se è ordinata la cessione, le licenze o gli altri diritti concessi nel frattempo a terzi si estinguono; detti terzi hanno tuttavia diritto al rilascio di una licenza non esclusiva qualora, in buona fede, abbiano usato commercialmente il marchio in Svizzera o abbiano effettuato a tale scopo speciali preparativi.76
4    Sono fatte salve le pretese di risarcimento dei danni.77
MSchG hätten ausgenommen werden sollen (vgl. Botschaft vom 21. November 1990 zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [nachfolgend: Botschaft], BBl 1991 I 43 zu Art. 50
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 50 Disposizioni particolari - 1 Nell'interesse dei consumatori, dell'economia in generale o di singoli settori, il Consiglio federale può precisare le condizioni di cui agli articoli 48 capoverso 2 e 48a-49.
1    Nell'interesse dei consumatori, dell'economia in generale o di singoli settori, il Consiglio federale può precisare le condizioni di cui agli articoli 48 capoverso 2 e 48a-49.
2    Il Consiglio federale può, in particolare in caso di domanda presentata da un settore economico sulla base di un avamprogetto, precisare le condizioni alle quali un'indicazione di provenienza svizzera può essere usata per determinati prodotti o servizi.
3    Il Consiglio federale sente dapprima i Cantoni, le associazioni professionali o economiche e le organizzazioni dei consumatori interessati.
[heute: Art. 53
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 53 Azione di cessione del diritto al marchio - 1 Invece di fare accertare la nullità della registrazione, l'attore può chiedere al giudice che gli sia ceduto il diritto al marchio che il convenuto abbia usurpato.
1    Invece di fare accertare la nullità della registrazione, l'attore può chiedere al giudice che gli sia ceduto il diritto al marchio che il convenuto abbia usurpato.
2    L'azione dev'essere proposta entro due anni dalla pubblicazione della registrazione o dalla revoca del consenso del titolare giusta l'articolo 4.
3    Se è ordinata la cessione, le licenze o gli altri diritti concessi nel frattempo a terzi si estinguono; detti terzi hanno tuttavia diritto al rilascio di una licenza non esclusiva qualora, in buona fede, abbiano usato commercialmente il marchio in Svizzera o abbiano effettuato a tale scopo speciali preparativi.76
4    Sono fatte salve le pretese di risarcimento dei danni.77
] MSchG; parlamentarische Beratungen: AB 1992 S 33; AB 1992 N 402). Für eine solche Unterscheidung wären nach dem Gesagten auch keine stichhaltigen praktischen Gründe erkennbar.

3.2.2. Zum andern sei - so das Obergericht weiter - "nicht rechtsgenügend dargetan", dass die Beschwerdegegnerin das streitgegenständliche Zeichen "effektiv in Gebrauch" habe.
Mit dieser Erwägung ist die Beschwerdeführerin zu Recht nicht einverstanden: Anmassung im Sinne von Art. 53
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 53 Azione di cessione del diritto al marchio - 1 Invece di fare accertare la nullità della registrazione, l'attore può chiedere al giudice che gli sia ceduto il diritto al marchio che il convenuto abbia usurpato.
1    Invece di fare accertare la nullità della registrazione, l'attore può chiedere al giudice che gli sia ceduto il diritto al marchio che il convenuto abbia usurpato.
2    L'azione dev'essere proposta entro due anni dalla pubblicazione della registrazione o dalla revoca del consenso del titolare giusta l'articolo 4.
3    Se è ordinata la cessione, le licenze o gli altri diritti concessi nel frattempo a terzi si estinguono; detti terzi hanno tuttavia diritto al rilascio di una licenza non esclusiva qualora, in buona fede, abbiano usato commercialmente il marchio in Svizzera o abbiano effettuato a tale scopo speciali preparativi.76
4    Sono fatte salve le pretese di risarcimento dei danni.77
MSchG meint, dass der Beklagte die Marke zur Eintragung anmeldet, obwohl er vom besseren Recht des Klägers wusste oder hätte wissen müssen (Urteil 4A 39/2011, 4A 47/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1; FRICK, a.a.O., N. 3 f. zu Art. 53
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 53 Azione di cessione del diritto al marchio - 1 Invece di fare accertare la nullità della registrazione, l'attore può chiedere al giudice che gli sia ceduto il diritto al marchio che il convenuto abbia usurpato.
1    Invece di fare accertare la nullità della registrazione, l'attore può chiedere al giudice che gli sia ceduto il diritto al marchio che il convenuto abbia usurpato.
2    L'azione dev'essere proposta entro due anni dalla pubblicazione della registrazione o dalla revoca del consenso del titolare giusta l'articolo 4.
3    Se è ordinata la cessione, le licenze o gli altri diritti concessi nel frattempo a terzi si estinguono; detti terzi hanno tuttavia diritto al rilascio di una licenza non esclusiva qualora, in buona fede, abbiano usato commercialmente il marchio in Svizzera o abbiano effettuato a tale scopo speciali preparativi.76
4    Sono fatte salve le pretese di risarcimento dei danni.77
MSchG; STAUB, a.a.O., N. 11 f. zu Art. 53
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 53 Azione di cessione del diritto al marchio - 1 Invece di fare accertare la nullità della registrazione, l'attore può chiedere al giudice che gli sia ceduto il diritto al marchio che il convenuto abbia usurpato.
1    Invece di fare accertare la nullità della registrazione, l'attore può chiedere al giudice che gli sia ceduto il diritto al marchio che il convenuto abbia usurpato.
2    L'azione dev'essere proposta entro due anni dalla pubblicazione della registrazione o dalla revoca del consenso del titolare giusta l'articolo 4.
3    Se è ordinata la cessione, le licenze o gli altri diritti concessi nel frattempo a terzi si estinguono; detti terzi hanno tuttavia diritto al rilascio di una licenza non esclusiva qualora, in buona fede, abbiano usato commercialmente il marchio in Svizzera o abbiano effettuato a tale scopo speciali preparativi.76
4    Sono fatte salve le pretese di risarcimento dei danni.77
MSchG). Bereits die - dergestalt treuwidrige - Anmeldung der Marke tangiert die Rechte des Klägers, ohne dass es einen darüber hinausgehenden "effektiv[en]" Gebrauch des Zeichens durch den Beklagten bedürfte (siehe auch die Botschaft, BBl 1991 I 43 zu Art. 50
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 50 Disposizioni particolari - 1 Nell'interesse dei consumatori, dell'economia in generale o di singoli settori, il Consiglio federale può precisare le condizioni di cui agli articoli 48 capoverso 2 e 48a-49.
1    Nell'interesse dei consumatori, dell'economia in generale o di singoli settori, il Consiglio federale può precisare le condizioni di cui agli articoli 48 capoverso 2 e 48a-49.
2    Il Consiglio federale può, in particolare in caso di domanda presentata da un settore economico sulla base di un avamprogetto, precisare le condizioni alle quali un'indicazione di provenienza svizzera può essere usata per determinati prodotti o servizi.
3    Il Consiglio federale sente dapprima i Cantoni, le associazioni professionali o economiche e le organizzazioni dei consumatori interessati.
[heute: Art. 53
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 53 Azione di cessione del diritto al marchio - 1 Invece di fare accertare la nullità della registrazione, l'attore può chiedere al giudice che gli sia ceduto il diritto al marchio che il convenuto abbia usurpato.
1    Invece di fare accertare la nullità della registrazione, l'attore può chiedere al giudice che gli sia ceduto il diritto al marchio che il convenuto abbia usurpato.
2    L'azione dev'essere proposta entro due anni dalla pubblicazione della registrazione o dalla revoca del consenso del titolare giusta l'articolo 4.
3    Se è ordinata la cessione, le licenze o gli altri diritti concessi nel frattempo a terzi si estinguono; detti terzi hanno tuttavia diritto al rilascio di una licenza non esclusiva qualora, in buona fede, abbiano usato commercialmente il marchio in Svizzera o abbiano effettuato a tale scopo speciali preparativi.76
4    Sono fatte salve le pretese di risarcimento dei danni.77
] MSchG).
Hinzu kommt, dass die Klage nach Art. 53
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 53 Azione di cessione del diritto al marchio - 1 Invece di fare accertare la nullità della registrazione, l'attore può chiedere al giudice che gli sia ceduto il diritto al marchio che il convenuto abbia usurpato.
1    Invece di fare accertare la nullità della registrazione, l'attore può chiedere al giudice che gli sia ceduto il diritto al marchio che il convenuto abbia usurpato.
2    L'azione dev'essere proposta entro due anni dalla pubblicazione della registrazione o dalla revoca del consenso del titolare giusta l'articolo 4.
3    Se è ordinata la cessione, le licenze o gli altri diritti concessi nel frattempo a terzi si estinguono; detti terzi hanno tuttavia diritto al rilascio di una licenza non esclusiva qualora, in buona fede, abbiano usato commercialmente il marchio in Svizzera o abbiano effettuato a tale scopo speciali preparativi.76
4    Sono fatte salve le pretese di risarcimento dei danni.77
MSchG auf die Herstellung des rechtmässigen Zustands und insofern auf eine Bereinigung des Markenregisters zielt, weshalb etwa verlangt wird, dass die Marke, deren Übertragung verlangt wird, dem Kläger tatsächlich zustünde, wenn er sie selbst angemeldet hätte (Urteil 4A 39/2011, 4A 47/2011 vom 8. August 2011 E. 8.5.1). Auf den Gebrauch der angegriffenen Marke durch den Beklagten kann es dabei nicht ankommen. Es wäre der Beschwerdeführerin denn auch nicht zuzumuten, trotz der - behauptetermassen markenrechtsverletzenden - Anmeldung des Zeichens "Fractal-Swiss" mit der Erhebung der Übertragungsklage zuzuwarten, bis sich die Rechtsverletzung in einem Gebrauch durch die Beschwerdegegnerin manifestiert.

3.3. Damit trägt die für den vorinstanzlichen Nichteintretensentscheid massgebliche Begründung nicht. Die Sache ist auch in diesem Punkt zur Prüfung der weiteren Voraussetzungen der Übertragungsklage an das Obergericht zurückzuweisen (Art. 107 Abs. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 107 Sentenza - 1 Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti.
1    Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti.
2    Se accoglie il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all'autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa all'autorità che ha deciso in prima istanza.
3    Se ritiene inammissibile un ricorso interposto nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale o dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, il Tribunale federale prende la decisione di non entrare nel merito entro 15 giorni dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti. Nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale non è tenuto a rispettare tale termine se la procedura d'estradizione concerne una persona sulla cui domanda d'asilo non è ancora stata pronunciata una decisione finale passata in giudicato.97
4    Sui ricorsi interposti contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195419 sui brevetti, il Tribunale federale decide entro un mese dalla presentazione del ricorso.98
Satz 1 BGG). Der zum Übertragungsbegehren gestellte Eventualantrag (Löschung des Markeneintragungsgesuchs beziehungsweise der daraus resultierenden Marke) braucht vorderhand nicht beurteilt zu werden.

4.
Die Beschwerde ist gutzuheissen. Das angefochtene Urteil des Obergerichts ist aufzuheben, soweit darin nicht das Verfahren zufolge Anerkennung abgeschrieben wird. Die Sache ist zu neuer Beurteilung des Unterlassungs-, des Übertragungs- und allenfalls des Löschungsbegehrens an die Vorinstanz zurückzuweisen. Diese wird auch über die Kosten- und Entschädigungsfolgen des kantonalen Verfahrens erneut zu befinden haben. Damit kann offen bleiben, wie es sich mit der in der Beschwerde geübten Kritik am vorinstanzlichen Kostenentscheid verhält.
Ausgangsgemäss wird die Beschwerdegegnerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
und Art. 68 Abs. 2
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
BGG). Daran ändert nichts, dass sie sich im Verfahren vor Bundesgericht nicht vernehmen liess (siehe Urteil 4A 595/2019 vom 18. Februar 2020 E. 3.1 mit Hinweisen).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird gutgeheissen. Der Entscheid des Obergerichts des Kantons Nidwalden vom 27. April 2020 wird aufgehoben, soweit darin nicht das Verfahren zufolge Anerkennung abgeschrieben wird. Die Sache wird zu neuer Beurteilung an die Vorinstanz zurückgewiesen.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 3'500.-- werden der Beschwerdegegnerin auferlegt.

3.
Die Beschwerdegegnerin hat die Beschwerdeführerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 4'000.-- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien, dem Obergericht des Kantons Nidwalden, Zivilabteilung, und dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum IGE schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 7. September 2020

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Kiss

Der Gerichtsschreiber: Stähle
Informazioni decisione   •   DEFRITEN
Documento : 4A_297/2020
Data : 07. settembre 2020
Pubblicato : 25. settembre 2020
Sorgente : Tribunale federale
Stato : Pubblicato come BGE-147-III-85
Ramo giuridico : Proprietà intellettuale, concorrenza e cartelli
Oggetto : Markenrecht


Registro di legislazione
CP: 292
SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937
CP Art. 292 - Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa.
CPC: 5
SR 272 Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (Codice di procedura civile, CPC) - Codice di procedura civile
CPC Art. 5 Istanza cantonale unica - 1 Il diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, nei seguenti ambiti:
1    Il diritto cantonale designa il tribunale competente a decidere, in istanza cantonale unica, nei seguenti ambiti:
a  controversie in materia di proprietà intellettuale, comprese quelle relative alla nullità, alla titolarità, all'utilizzazione su licenza, al trasferimento e alla violazione di tali diritti;
b  controversie in materia cartellistica;
c  controversie vertenti sull'uso di una ditta commerciale;
d  controversie secondo la legge federale del 19 dicembre 19864 contro la concorrenza sleale, in quanto il valore litigioso ecceda 30 000 franchi o in quanto la Confederazione eserciti il suo diritto d'azione;
e  controversie secondo la legge federale del 13 giugno 20086 sulla responsabilità civile in materia nucleare;
f  azioni giudiziali contro la Confederazione;
g  controversie riguardo all'istituzione e all'esecuzione di una verifica speciale secondo gli articoli 697c-697hbis del Codice delle obbligazioni (CO)8;
h  controversie secondo la legge del 23 giugno 200610 sugli investimenti collettivi, la legge del 19 giugno 201511 sull'infrastruttura finanziaria e la legge del 15 giugno 201812 sugli istituti finanziari;
i  controversie secondo la legge del 21 giugno 201314 sulla protezione degli stemmi, la legge federale del 25 marzo 195415 concernente la protezione dell'emblema e del nome della Croce Rossa e la legge federale del 15 dicembre 196116 concernente la protezione dei nomi e degli emblemi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e d'altre organizzazioni intergovernative.
2    Questo tribunale è parimenti competente per l'emanazione di provvedimenti cautelari prima della pendenza della causa.
LPM: 5 
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 5 Insorgenza del diritto al marchio - Il diritto al marchio insorge con la registrazione.
50 
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 50 Disposizioni particolari - 1 Nell'interesse dei consumatori, dell'economia in generale o di singoli settori, il Consiglio federale può precisare le condizioni di cui agli articoli 48 capoverso 2 e 48a-49.
1    Nell'interesse dei consumatori, dell'economia in generale o di singoli settori, il Consiglio federale può precisare le condizioni di cui agli articoli 48 capoverso 2 e 48a-49.
2    Il Consiglio federale può, in particolare in caso di domanda presentata da un settore economico sulla base di un avamprogetto, precisare le condizioni alle quali un'indicazione di provenienza svizzera può essere usata per determinati prodotti o servizi.
3    Il Consiglio federale sente dapprima i Cantoni, le associazioni professionali o economiche e le organizzazioni dei consumatori interessati.
53 
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 53 Azione di cessione del diritto al marchio - 1 Invece di fare accertare la nullità della registrazione, l'attore può chiedere al giudice che gli sia ceduto il diritto al marchio che il convenuto abbia usurpato.
1    Invece di fare accertare la nullità della registrazione, l'attore può chiedere al giudice che gli sia ceduto il diritto al marchio che il convenuto abbia usurpato.
2    L'azione dev'essere proposta entro due anni dalla pubblicazione della registrazione o dalla revoca del consenso del titolare giusta l'articolo 4.
3    Se è ordinata la cessione, le licenze o gli altri diritti concessi nel frattempo a terzi si estinguono; detti terzi hanno tuttavia diritto al rilascio di una licenza non esclusiva qualora, in buona fede, abbiano usato commercialmente il marchio in Svizzera o abbiano effettuato a tale scopo speciali preparativi.76
4    Sono fatte salve le pretese di risarcimento dei danni.77
55
SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi
LPM Art. 55 Azione d'esecuzione di una prestazione - 1 La persona che subisce o rischia di subire una violazione del diritto al marchio o a un'indicazione di provenienza può chiedere al giudice:
1    La persona che subisce o rischia di subire una violazione del diritto al marchio o a un'indicazione di provenienza può chiedere al giudice:
a  di proibire una violazione imminente;
b  di fare cessare una violazione attuale;
c  di ingiungere al convenuto d'indicare la provenienza e la quantità degli oggetti in suo possesso muniti illecitamente di un marchio o di un'indicazione di provenienza, nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali.
2    Sono fatte salve le azioni secondo il Codice delle obbligazioni80 volte a ottenere il risarcimento, la riparazione del torto morale o la restituzione di un utile, giusta le disposizioni sulla gestione d'affari senza mandato.
2bis    L'azione d'esecuzione di una prestazione può essere promossa soltanto dopo che il marchio è stato registrato. Un danno può essere fatto valere con effetto retroattivo al momento in cui il convenuto è venuto a conoscenza del contenuto della domanda di registrazione.81
3    L'uso, contrario al regolamento, di un marchio di garanzia o di un marchio collettivo costituisce pure una violazione del diritto al marchio.
4    Chi dispone di una licenza esclusiva è legittimato in proprio all'azione indipendentemente dal fatto che la licenza sia iscritta nel registro, sempre che il contratto di licenza non lo escluda espressamente. Tutti i titolari di una licenza possono intervenire nell'azione per far valere il proprio danno.82
LTF: 66 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 66 Onere e ripartizione delle spese giudiziarie - 1 Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
1    Di regola, le spese giudiziarie sono addossate alla parte soccombente. Se le circostanze lo giustificano, il Tribunale federale può ripartirle in modo diverso o rinunciare ad addossarle alle parti.
2    In caso di desistenza o di transazione, il Tribunale federale può rinunciare in tutto o in parte a riscuotere le spese giudiziarie.
3    Le spese inutili sono pagate da chi le causa.
4    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non possono di regola essere addossate spese giudiziarie se, senza avere alcun interesse pecuniario, si rivolgono al Tribunale federale nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali o se le loro decisioni in siffatte controversie sono impugnate mediante ricorso.
5    Salvo diversa disposizione, le spese giudiziarie addossate congiuntamente a più persone sono da queste sostenute in parti eguali e con responsabilità solidale.
68 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 68 Spese ripetibili - 1 Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
1    Nella sentenza il Tribunale federale determina se e in che misura le spese della parte vincente debbano essere sostenute da quella soccombente.
2    La parte soccombente è di regola tenuta a risarcire alla parte vincente, secondo la tariffa del Tribunale federale, tutte le spese necessarie causate dalla controversia.
3    Alla Confederazione, ai Cantoni, ai Comuni e alle organizzazioni incaricate di compiti di diritto pubblico non sono di regola accordate spese ripetibili se vincono una causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
4    Si applica per analogia l'articolo 66 capoversi 3 e 5.
5    Il Tribunale federale conferma, annulla o modifica, a seconda dell'esito del procedimento, la decisione sulle spese ripetibili pronunciata dall'autorità inferiore. Può stabilire esso stesso l'importo di tali spese secondo la tariffa federale o cantonale applicabile o incaricarne l'autorità inferiore.
74 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 74 Valore litigioso minimo - 1 Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:
1    Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta almeno a:
a  15 000 franchi nelle controversie in materia di diritto del lavoro e di locazione;
b  30 000 franchi in tutti gli altri casi.
2    Quando il valore litigioso non raggiunge l'importo determinante secondo il capoverso 1, il ricorso è ammissibile:
a  se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale;
b  se una legge federale prevede un'istanza cantonale unica;
c  contro le decisioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento;
d  contro le decisioni del giudice del fallimento e del concordato;
e  contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti.
75 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 75 Autorità inferiori - 1 Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36
1    Il ricorso è ammissibile contro le decisioni pronunciate dalle autorità cantonali di ultima istanza, dal Tribunale amministrativo federale e dal Tribunale federale dei brevetti.36
2    I Cantoni istituiscono tribunali superiori quali autorità cantonali di ultima istanza. Tali tribunali giudicano su ricorso, salvo nei casi in cui:
a  una legge federale prevede un'istanza cantonale unica;
b  un tribunale specializzato nelle controversie di diritto commerciale giudica in istanza cantonale unica;
c  è proposta loro direttamente, con il consenso di tutte le parti, un'azione con un valore litigioso di almeno 100 000 franchi.
90 
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 90 Decisioni finali - Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento.
107
SR 173.110 Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF) - Organizzazione giudiziaria
LTF Art. 107 Sentenza - 1 Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti.
1    Il Tribunale federale non può andare oltre le conclusioni delle parti.
2    Se accoglie il ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all'autorità inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa all'autorità che ha deciso in prima istanza.
3    Se ritiene inammissibile un ricorso interposto nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale o dell'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale, il Tribunale federale prende la decisione di non entrare nel merito entro 15 giorni dalla chiusura di un eventuale scambio di scritti. Nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale non è tenuto a rispettare tale termine se la procedura d'estradizione concerne una persona sulla cui domanda d'asilo non è ancora stata pronunciata una decisione finale passata in giudicato.97
4    Sui ricorsi interposti contro le decisioni del Tribunale federale dei brevetti in materia di rilascio di una licenza secondo l'articolo 40d della legge del 25 giugno 195419 sui brevetti, il Tribunale federale decide entro un mese dalla presentazione del ricorso.98
Registro DTF
116-II-357 • 124-III-72 • 128-III-96 • 140-III-297 • 146-III-89 • 87-II-107
Weitere Urteile ab 2000
4A_297/2020 • 4A_379/2019 • 4A_38/2014 • 4A_39/2011 • 4A_47/2011 • 4A_595/2019
Parole chiave
Elenca secondo la frequenza o in ordine alfabetico
all'interno • ammonizione • autorità giudiziaria • autorità inferiore • avvertimento • avvocato • azienda • azione di cessione del diritto al marchio • azione tendente a proibire una lesione imminente • cancelliere • causa civile • comportamento • conclusioni • condannato • condizione • contratto di licenza • convenuto • coscienza • decisione d'irricevibilità • decisione finale • decisione • diritto esclusivo • ditta commerciale • durata • esame • fattispecie • giorno • giudizio sulle spese • indizio • interesse giuridicamente protetto • istituto federale della proprietà intellettuale • lf sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza • licenza • losanna • marchio verbale • misura cautelare • misura di protezione • motivazione della decisione • nidwaldo • nullità • ordine d'evacuazione • parte costitutiva • parte interessata • pericolo di recidiva • petizione • polvere • posto • prato • presunzione • procedura cantonale • protezione dei marchi • registro dei marchi • restrizione di un diritto costituzionale • ricorso in materia civile • ripetizione • risposta • spese giudiziarie • termine • trattario • tribunale federale • utilizzazione • valore litigioso • vaud • violazione del diritto • volontà
FF
1991/I/43
BO
1992 N 402 • 1992 S 33