B-3138/2013 - 2014-10-03 - protection des marques, du design et des variétés végétales - Verfügung des IGE vom 30. April 2013 betreffend Widerspruchsverfahren Nr. 12023 TRILEPTAL / Desileptal (Wortmarke)

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II

B-3138/2013

Urteil vom 3. Oktober 2014

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),

Richter Pietro Angeli-Busi,
Besetzung
Richter Hans Urech,

Gerichtsschreiber Michael Tschudin.

Novartis AG,

4002 Basel,

vertreten durch Schneider Feldmann AG,
Parteien
Patent- und Markenanwälte,

Beethovenstrasse 49, Postfach 2792, 8022 Zürich ,

Beschwerdeführerin,

gegen

Desitin Arzneimittel GmbH,

Weg beim Jäger 214, DE-22335 Hamburg,

vertreten durch die Rechtsanwälte

Dr. Stefan Schröterund/oder Dr. Michael Ritscher,

Meyerlustenberger Lachenal (Zürich),

Forchstrasse 452, Postfach 1432, 8032 Zürich,

Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Gegenstand Verfügung des IGE vom 30. April 2013 betreffend Widerspruchsverfahren Nr. 12023 TRILEPTAL / Desileptal.

Sachverhalt:

A.
Die Beschwerdegegnerin ist Inhaberin der am 9. Mai 2011 von der Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) international registrierten Wortmarke Nr. 1 081 439 "Desileptal" mit einer deutschen Marke als Basiseintragung. Für diese Marke wurde mittels Notifikation vom 7. Juli 2011 (Publikation der Notifikation am 14. Juli 2011) die Schutzausdehnung für die Waren "Préparations pharmaceutiques contre des maladies liées au système nerveux central" der Klasse 5 für die Schweiz beansprucht.

B.
Am 31. Oktober 2011 erhob die Beschwerdeführerin bei der Vorinstanz Widerspruch gegen diese Schutzausdehnung und beantragte den Widerruf der "Eintragung des Schweizer Teils der internationalen Marke Nr. 1 081 439" für alle Waren der Klasse 5. Sie stützte sich dabei auf ihre Schweizer Wortmarke Nr. 2P-305 613 "TRILEPTAL", welche für die Waren "Arzneimittel, chemische Produkte für medizinische und hygienische Zwecke, pharmazeutische Drogen und Präparate, Veterinärprodukte" der Klasse 5 am 15. August 1980 eingetragen wurde.

C.
Mit Widerspruchsantwort vom 20. März 2012 bestellte die Beschwerdegegnerin einen schweizerischen Vertreter. Sie berief sich auf die Einrede des Nichtgebrauchs, wobei sie vorbrachte, die Widerspruchsmarke sei lediglich für ein Anti-Epileptikum zugelassen. Weil eine für ein ganz bestimmtes Arzneimittel zugelassene Marke nicht auch für andere Arzneimittel verwendet werden dürfe, sei erwiesen, dass die Widerspruchsmarke für alle anderen "Arzneimittel, chemische Produkte für medizinische und hygienische Zwecke, pharmazeutische Drogen und Präparate, Veterinärprodukte" nicht benutzt worden sei. Anti-Epileptika würden nur nach ärztlicher Verschreibung abgegeben. Entsprechend sei in Bezug auf den relevanten Verkehrskreis auf ein ausgesprochen aufmerksames und geschultes Fachpublikum abzustellen. Die prägenden Anfangssilben "TRI" und "Desi" würden sich deutlich voneinander unterscheiden, weshalb auch selbst bei einem grösseren Verkehrskreis keine Verwechslungsgefahr bestehen würde.

D.
Nach weiteren Schriftenwechseln wies die Vorinstanz den Widerspruch der Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 30. April 2013 mit folgendem Dispositiv ab:

"1. Der Widerspruch Nr. 12023 wird abgewiesen.

2. Die internationale Registrierung Nr. 1 081 439 "Desileptal" wird vollumfänglich zum Schutz in der Schweiz zugelassen [sog. Déclaration d'octroi de la protection faisant suite à un refus provisoire - règle 18ter.2)i) du règlement d'exécution commun (sur motifs relatifs)].

3. Die Widerspruchsgebühr von CHF 800.00 verbleibt dem Institut.

4. Der Widersprechende hat der Widerspruchsgegnerin eine Parteientschädigung von CHF 2'000.00 zu bezahlen.

5. [Eröffnung]"

Die Vorinstanz begründete dies im Wesentlichen mit Folgendem: In Bezug auf die Einrede des Nichtgebrauchs sei festzuhalten, dass der Gebrauch für ein Anti-Epileptika von beiden Parteien übereinstimmend vorgebracht worden sei und dies das Institut binde. Der Gebrauch für andere Waren sei dagegen nicht glaubhaft gemacht worden, weshalb für die Prüfung der Verwechslungsgefahr lediglich auf die Warenbezeichnung "Anti-Epileptika" abzustützen sei. Die hier interessierenden Waren wurden als hochgradig gleichartig qualifiziert. Hinsichtlich Zeichenähnlichkeit wurde festgehalten, die Schriftbilder würden sich ähnlich sehen. Jedoch führe der unterschiedliche Wortanfang "TRI-" bzw. "Desi-" zu einer abweichenden Vokal- bzw. Konsonantenfolge, einer anderen Silbenzahl und damit zu einer unterschiedlichen Kadenz. Das Widerspruchszeichen "TRILEPTAL" stelle eine Wortschöpfung dar und habe vorliegend keinen eindeutigen Bedeutungsinhalt. Einzig dem Präfix "TRI" könne eine Bedeutung beigemessen werden. Dieser Umstand vermöge die festgestellte Ähnlichkeit in den Schriftbildern für sich alleine nicht zu kompensieren. Auch das angefochtene Zeichen "Desileptal" sei eine Wortschöpfung.

Die Verwechselbarkeit wurde schliesslich verneint, da die Kadenz der Silben beider Marken deutlich verschieden und auch der Zeichenanfang, auf den besonders Gewicht zu legen sei, unterschiedlich sei. Deshalb könnten Fehlzurechnungen im Lichte der Pharma-Rechtsprechung ausgeschlossen werden.

E.
Gegen diese Verfügung erhob die Beschwerdeführerin mit Eingabe vom 3. Juni 2013 Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und stellt folgende Anträge:

"1. Der Widerspruchsentscheid des Eidgenössischen Institutes für Geistiges Eigentum im Widerspruchsverfahren Nr. 12023 vom 30. April 2013 - TRILEPTAL // Desileptal sei aufzuheben und der Widerspruch aus der Schweizer Marke Nr. 305613 - TRILEPTAL gegen die Internationale Marke Nr. 1081439 - Desileptal sei gutzuheissen.

2. unter Kosten- und Entschädigungsfolgen zu Lasten der Beschwerdegegnerin."

Die Beschwerdeführerin macht geltend, es handle sich um identische Waren, welche sich auch an die gleichen Abnehmerkreise richten würden, nämlich sowohl an ein breites Publikum (Endverbraucher) als auch an ein Fachpublikum (Ärzte, Apotheker). Ob ihre Marke tatsächlich für rezeptpflichtige oder für rezeptfreie Medikamente gebraucht würde, spiele bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr keine Rolle. Die Beschwerdeführerin macht ausserdem eine erhöhte Kennzeichnungskraft ihrer Marke geltend, da sie intensiv gebraucht worden sei.

Die gegenüberstehenden Marken würden in den letzten sieben Buchstaben übereinstimmen. Deshalb bestehe eine Verwechslungsgefahr, selbst wenn Pharmazeutika mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft würden.

F.
Die Beschwerdegegnerin verzichtete mit Schreiben vom 8. August 2013 aus wirtschaftlichen Gründen darauf, eine Beschwerdeantwort einzureichen. Die Vorinstanz verzichtete mit Eingabe vom 28. August 2013 ebenfalls auf die Einreichung einer Vernehmlassung und beantragt, unter Hinweis auf die Begründung im angefochtenen Entscheid, die Beschwerde sei unter Kostenfolge abzuweisen.

G.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31 , 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48 VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.
Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]).

2.1
Ob sich zwei Marken hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht auf Grund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund aller relevanten Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt dabei einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und andererseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegen-überstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382, E. 1, "Kamillosan/Kamillan").

2.2
Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist für die Verwechselbarkeit von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und Dienstleistungen richten und unter welchen Umständen sie üblicherweise gehandelt bzw. angeboten werden. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten bzw. Spezialdienstleistungen, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004, E. 2.3, "Yello/Yellow", BGE 126 III 315, E. 6b/bb, "Rivella/Apiella"; BGE 122 III 382, E. 3a, "Kamillosan/Kamillan").

2.3
Als massgeblicher Verkehrskreis bei Fällen, bei welchen ein Zeichen allgemein für pharmazeutische Präparate registriert ist, erscheint zunächst die Sichtweise der Endverbraucher entscheidend, zumal sich in solcher Weise registrierte Heilmittel letztlich an das breite Publikum richten (vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-1760/2012 vom 11. März 2013, E. 4.1, "Zurcal/Zorcala"; B-5780/2009 vom 12. Januar 2010, E. 3.2, "Sevikar/Sevcad"; B-4070/2007 vom 8. April 2008, E. 5.2, "Levane/Levact"). Das Verständnis der entsprechenden Fachkreise ist als zusätzlicher Verkehrskreis bei Heilmitteln von untergeordneter Bedeutung, da die Verwechslungsgefahr bei entsprechend geschulten Personen in der Regel kleiner sein dürfte, als aus der Perspektive des Endverbrauchers. Nicht entscheidend für die Berücksichtigung eines zusätzlichen Verkehrskreises ist dagegen, ob dieser mengenmässig kleiner ist als das breite Publikum (vgl. Urteil des Bundesgerichts 4A-6/2013 vom 16. April 2013, E. 3.2.1).

Bei schweren Schmerzmitteln ist gemäss Praxis indessen ausschliesslich die Wahrnehmung der entsprechenden Fachkreise massgebend, weil bei solchen Heilmitteln davon ausgegangen werden darf, dass eine Verschreibungspflicht besteht und sie somit stets von Fachpersonen bestellt und eingekauft werden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B 1760/2012 vom 11. März 2013, E. 4.1, "Zurcal/Zorcala"; B 4070/2007 vom 8. April 2008, E. 8, "Levane/Levact"). Dabei ist nicht entscheidend, ob effektiv eine Verschreibungspflicht besteht. Vielmehr muss sich dieser Umstand aus dem Registereintrag direkt (z.B. da das Heilmittel in der Warenbezeichnung als verschreibungspflichtig spezifiziert wird - vgl. dazu das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 4070/2007 vom 8. April 2008, E. 8, "Levane/Levact", in welchem der Eintrag auf Heilmittel "sur prescription médicale obligatoire" eingeschränkt wurde) oder indirekt (wie im Beispiel der Warenbezeichnung "schwere Schmerzmittel") ergeben.

2.4
Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen (BGE 121 III 377, E. 2a, "Boss/Boks"; Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, Rz. 864; Lucas David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, N 11 und 15 zu Art. 3; Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, N 63 und 67 zu Art. 3).

2.5
Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160, E. 2b/cc, "Securitas"; BGE 121 III 377, E. 2b, "Boss/Boks"). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf nur eines dieser Kriterien bejaht wird (RKGE, in sic! 2006, S. 761, E. 4, "McDonald's/McLake";Eugen Marbach, a.a.O., N 875). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben. Schliesslich ist zu beachten, dass der Wortanfang respektive der Wortstamm in der Regel grössere Beachtung findet als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Buchstaben oder Silben (BGE 127 III 160, E. 2b/cc, "Securitas"; BGE 122 III 382, E. 5a, "Kamillosan/Kamillan"; BGE 119 II 473, E. 2c, "Radion/ Radomat"; RKGE, in sic! 2002, S. 101, E. 6 "Mikron [fig.]/ Mikromat [fig.]").

2.6
Die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen mehrsilbigen Wortmarken, die beide für Pharmazeutika registriert sind, hat die Rechtsprechung schon wiederholt beschäftigt. Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr wurde gewöhnlich bejaht, wenn die Marken sich entweder nur in ihrer End- oder nur in ihrer Mittelsilbe voneinander unterschieden (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-953/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 2.5, "Cizello/Scielo"; B-5871/2011 vom 4. März 2013, E. 6, "Gadovist/Gadogita"; B-4070/2007 vom 8. April 2008, E. 7, "Levane/Levact"; RKGE, in sic! 2003, S. 345 ff., "Mobilat/Mobigel"; RKGE, in sic! 2005, S. 576 ff., "Silkis/Sipqis"; RKGE, in sic! 2003, S. 500 ff., "Rivotril/Rimostil"; RKGE in sic! 2000, S. 704 ff., "Nasobol/Nascobal"; RKGE, in sic! 1999, S. 650 ff., "Monistat/Mobilat").

Zählen die zu vergleichenden Marken unterschiedlich viele Silben oder hat ein Wortbestandteil einen im Gemeingut stehenden und darum nur schwach kennzeichnungskräftigen Sinngehalt, hängt die Beurteilung vor allem davon ab, ob auch die prägenden, kennzeichnungsstarken Silben von der widersprochenen Marke übernommen wurden (BVGE 2010/32, E. 7.4, "Pernaton/Pernadol 400"; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-3369/2013, vom 12. März 2014, E. 2., "Xolair/Bloxair"; B-953/2013 vom 15. Oktober 2013, E. 2.5, "Cizello/Scielo"; B-5871/2011 vom 4. März 2013, E. 6, "Gadovist/Gadogita"; B-5780/2009 vom 12. Januar 2010, E. 3.5, "Sevikar/Sevcad"; B-1700/2009 vom 11. November 2009, E. 7, "Oscillococcinum/Anticoccinum"; RKGE, in sic! 2006, S. 337, E. 3 ff., "BSN medical/bsmedical Biomedical Surgery [fig.]"; RKGE, in sic! 2003, S. 346, E. 5, "Mobilat/Mobigel"; RKGE, in sic! 2000, S. 608 ff., "Tasmar/Tasocar"; RKGE, in sic! 1997, S. 295 ff.; "Exosurf/Exomuc", RKGE, in sic! 1997, S. 294, E. 2, "Nicopatch/Nicoflash"). Dabei kommt dem Wortanfang in der Regel eine erhöhte Bedeutung zu, weil er in der Regel besser im Gedächtnis haften bleibt (BGE 127 III 160, E. 2b/cc, "Securitas"; BGE 122 III 382, E. 5, "Kamillosan/Kamillan"; Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4664/2013 vom 8. Mai 2014, E. 2.3, "Stone/Contimilestone"; B-1700/2009 vom 11. November 2009, E. 7.2.1,
"Oscillococcinum/Anticoccinum").

3.
Nachfolgend sind die Gleichartigkeit der Waren, die Verkehrskreise, die Zeichenähnlichkeit, die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke und die Verwechslungsgefahr zu prüfen.

Zunächst ist jedoch festzuhalten, dass der Gebrauch der Marke nach der angefochtenen Verfügung einzig in Bezug auf Anti-Epileptika (durch Anerkennung der Beschwerdegegnerin im vorinstanzlichen Verfahren) dargetan ist. Die Beschwerdeführerin rügt den eingeschränkten Gebrauch ihrer Widerspruchsmarke in ihrer Beschwerde nicht. Somit sind der folgenden Prüfung nicht die im Register eingetragenen Waren zu Grunde zu legen, sondern in Bezug auf die Widerspruchsmarke einzig auf die Warenbezeichnung "Anti-Epileptika" abzustellen.

3.1
Die Vorinstanz geht von hochgradiger Warengleichheit zwischen der für Anti-Epileptika gebrauchten Widerspruchsmarke und die für "Préparations pharmaceutiques contre des maladies liées au système nerveux central" verlangte Schutzausdehnung (beide Klasse 5) aus. Die Beschwerdeführerin ist der Meinung, es bestehe sogar Warenidentität, weil ein Anti-Epileptika ein Pharmazeutikum gegen die Erkrankung des zentralen Nervensystems sei. Die sich gegenüber stehenden Pharmazeutika würden bekanntlich von grösseren Pharmaunternehmen mit Hilfe der gleichen bzw. sehr ähnlichen Technologien hergestellt. Pharmazeutische Präparate würden deshalb ungeachtet ihrer jeweiligen besonderen Indikation als hochgradig gleichartig gelten.

Angesichts der Ausführungen der Beschwerdeführerin ist nicht ersichtlich, warum Warenidentität bestehen soll. Zumal sie selbst neben Identität in ihrer Beschwerde auch von hochgradiger Gleichartigkeit spricht und die Beschreibungen der Waren nicht vollständig deckungsgleich sind. Demnach ist von der Qualifikation der Vorinstanz auszugehen, wonach vorliegend hochgradige Warengleichheit besteht.

3.2
Weiter sind die relevanten Verkehrskreise zu bestimmen. Unstreitig ist, dass der Registereintrag keinen Zusatz enthält, wonach die Marke nur für den Vertrieb von verschreibungspflichtigen Medikamenten genutzt würde. Deshalb ist vorliegend zu prüfen, ob immerhin indirekt von einer Verschreibungspflicht - und damit einer Einschränkung des Vertriebs in Bezug auf geschulte Fachkreise - ausgegangen werden darf.

Die Umschreibung "Anti-Epileptika" deutet auf ein Medikament für schwerwiegende Indikationen hin, wie Erkrankung des zentralen Nervensystems. Ähnlich wie bei schweren Schmerzmitteln ist davon auszugehen, dass Medikamente für solche Indikationen nur auf ärztliche Verschreibung bezogen werden dürfen. Dementsprechend erscheint der Verkehrskreis der medizinisch geschulten Fachpersonen als massgebend.

3.3
Als nächstes werden die strittigen Zeichen auf ihre Ähnlichkeit hin überprüft. Es stehen sich die reinen Wortmarken "TRILEPTAL" und "Desileptal" gegenüber. Die angefochtene Wortmarke "Desileptal" übernimmt unverändert die letzten beiden Silben der Widerspruchsmarke "TRILEPTAL". Demnach weisen die beiden Marken in optischer, wie auch klanglicher Hinsicht eine gewisse Ähnlichkeit auf. Jedoch unterscheiden sich die beiden Marken in Bezug auf den Wortanfang und die Silbenzahl.

3.3.1
Der Wortanfang "TRI" unterscheidet sich optisch von der Buchstabenfolge "Desi" deutlich. Insbesondere der Wortanfang ist unterschiedlich. Optisch lässt sich das "T" von einem "D" einfach unterscheiden. Abgesehen vom letzten Buchstaben "i" unterscheiden sich alle weiteren Buchstaben der beiden Wortanfänge. Auch in klanglicher Hinsicht unterscheidet sich zunächst das harte "t" vom weichen "d". Ferner ist das klanglich auffällige "r" nur in der Silbe "TRI" enthalten, welche kurz und hart ausgesprochen wird. Demgegenüber wird die Buchstabenfolge "Desi" durchwegs weich ausgesprochen, da sie neben weichem "d" auch den weichen Zischlaut "s" enthält.

Ausserdem ist festzuhalten, dass das kurz ausgesprochene "TRI" aus einer Silbe mit einem Vokal, die Buchstabenfolge "Desi" dagegen aus zwei Silben mit insgesamt zwei Vokalen besteht. Dies führt zu einer unterschiedlichen Aussprachekadenz, welche insbesondere deshalb im Gedächtnis bleiben dürfte, da sie am Wortanfang steht.

3.3.2
In Bezug auf den Bedeutungsinhalt der beiden Marken ist auf die Feststellung der Vorinstanz hinzuweisen, welche das Widerspruchszeichen "TRILEPTAL" als Wortschöpfung ohne eindeutigen Bedeutungsinhalt qualifizierte. Gleich verhalte es sich mit dem angefochtenen Zeichen "Desileptal". Einzig dem Präfix "TRI" könne eine Bedeutung beigemessen werden. Die Vorinstanz leitet daraus ab, dass die Bedeutung von "TRI" für sich alleine noch nicht die festgestellte Ähnlichkeit im Schriftbild zu kompensieren vermöge.

Die Feststellungen der Vorinstanz zum Bedeutungsinhalt wurden von den Parteien im Beschwerdeverfahren nicht bestritten.

3.3.3
Als Zwischenfazit erscheinen die beiden Marken insofern ähnlich, als die angefochtene Wortmarke "Desileptal" die letzten beiden Silben der Widerspruchsmarke "TRILEPTAL" unverändert übernimmt. Die optische und klangliche Ähnlichkeit ist zwar dadurch vermindert, dass der Wortanfang anders lautet und über eine verschiedene Silbenanzahl verfügt. Diese Unterschiede vermögen die grundsätzliche Ähnlichkeit jedoch nicht völlig aufzuheben.

3.4
Die Vorinstanz liess die Frage nach der Kennzeichnungskraft der einzelnen Zeichenelemente offen. Im Ergebnis kam sie zum Schluss, dass selbst bei Annahme einer schwachen Kennzeichnung des Bestandteils "LEP" bzw. "LEPTAL" aufgrund seines Charakters als Gemeingut - wie von der Beschwerdegegnerin vorgebracht - eine Verwechslungsgefahr ausgeschlossen werden könne.

Die Beschwerdeführerin bringt im Rahmen der Beschwerde erstmals vor, der Marke "TRILEPTAL" komme als Ganzes eine erhöhte Kennzeichnungskraft zu, weil sie seit dem 1. Februar 1995 in der ganzen Schweiz für Anti-Epileptika in Gebrauch sei. Die intensive Nutzung sei durch die Verkaufszahlen der letzten fünf Jahre und auch durch mehrere Erwähnungen in verschiedenen Presseartikeln belegt. Aus diesem Gebrauch schliesst die Beschwerdeführerin darauf, dass ihre Marke nicht nur den Fachärzten, sondern auch einem breiten Publikum bekannt sei.

Vor dem Hintergrund der vorliegenden engen Qualifikation des massgebenden Verkehrskreises (vgl. oben E. 3.2) ist die Bekanntheit der Widerspruchsmarke für das breite Publikum irrelevant. Eine erhöhte Bekanntheit in Bezug auf die Fachärzte wird nicht geltend gemacht. Selbst wenn man von einer starken Marke ausgehen würde, änderte sich an der nachfolgenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr nichts.

3.5
Es ist nun in einer Gesamtbeurteilung zu entscheiden, ob zwischen den hier gegenüberstehenden Zeichen eine Verwechslungsgefahr i.S.v. Art. 3 Abs. 1 Bst. c MSchG besteht.

Wie erwähnt, ist vorliegend von hochgradiger Warengleichheit auszugehen. Die Zeichenähnlichkeit der beiden Wortmarken ist grundsätzlich gegeben, weil beide Zeichen die Silben "leptal" enthalten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass wesentliche Unterschiede in Bezug auf den Wortanfang bestehen. Diese Unterschiede dürften vom massgebenden Verkehrskreis, der sich aus medizinisch geschulten Fachpersonen zusammensetzt, erkannt werden. Aufgrund der Aufmerksamkeit des massgebenden Verkehrskreises sind die Wortanfänge "TRI(-LEPTAL)" und "Desi(-leptal)" derart unterschiedlich, dass eine markenrechtlich relevante Verwechslungsgefahr ausgeschlossen ist. Die unterschiedlichen Wortanfänge der beiden Marken bleiben stark in Erinnerung, weshalb selbst dann keine Verwechslungsgefahr drohen würde, wenn von einer erhöhten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke ausgegangen würde.

Dementsprechend ist die Beschwerde abzuweisen.

4.
Bei diesem Ausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin aufzuerlegen (Art. 63 Abs. 1 VwVG). Die Gerichtsgebühren sind nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG i.V.m. Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Bei Markeneintragungen geht es um Vermögensinteressen. Die Gerichtsgebühr bemisst sich folglich nach dem Streitwert (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich ein Streitwert zwischen Fr. 50'000.-und Fr. 100'000.- angenommen werden darf (BGE 133 III 492, E. 3.3,"Turbinenfuss [3D]", mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007, E. 1, "we make ideas work", mit Hinweis).

Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Die aufgrund vorgenannter Kriterien auf Fr. 3'500.-festzusetzenden Gerichtskosten sind der Beschwerdeführerin aufzuerlegen. Der von ihr geleistete Kostenvorschuss in gleicher Höhe ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden.

5.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine angemessene Parteientschädigung für die ihr erwachsenen notwendigen Kosten zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Wird keine Kostennote eingereicht, so setzt das Gericht gemäss Art. 14 Abs. 2 Satz 2 VGKE die Entschädigung aufgrund der Akten fest.

Der Rechtsvertreter der Beschwerdegegnerin hat dem Bundesverwaltungsgericht keine Kostennote eingereicht. Ihr ist auch nur ein geringer Aufwand erwachsen, da sie auf eine ausführliche Stellungnahme verzichtete. Demnach scheint in Würdigung der Aktenlage eine Parteientschädigung der Beschwerdeführerin an die Beschwerdegegnerin von Fr. 400.- (exkl. MWST) als angemessen.

Der Mehrwertsteuer unterliegen die im Inland durch steuerpflichtige Per-sonen gegen Entgelt erbrachten Leistungen. Als Ort der Dienstleistung gilt der Ort, an dem die Empfängerin der Dienstleistung den Sitz ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit hat (Art. 8 Abs. 1 MWSTG i.V.m. Art. 18 Abs. 1 MWSTG). Die Beschwerdegegnerin hat ihren Sitz in Hamburg, Deutschland. Eine Ausnahme im Sinne von Art. 8 Abs. 2 MWSTG liegt nicht vor. Sie ist somit für die Parteientschädigung nicht MwSt-pflichtig, weshalb die Parteientschädigung exklusiv MwSt aufzufassen ist.

6.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist daher mit Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von insgesamt Fr. 3'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt; der einbezahlte Kostenvorschuss in gleicher Höhe wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

3.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung für das Beschwerdeverfahren in der Höhe von Fr. 400.- (exkl. MwSt) zu entrichten.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Rechtsvertreter, z.H. Céline Schwarzenbach; Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)

- die Beschwerdegegnerin (Rechtsvertreter; Einschreiben)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. 12023; Einschreiben; Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:

Maria Amgwerd Michael Tschudin

Versand: 7. Oktober 2014

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 40 Débats
¹	Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60
²	Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires.
³	Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie.

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions
¹	Le recours est irrecevable contre:
^a	les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
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^d	...
^e	les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
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^e2	l'approbation du programme de gestion des déchets;
^e3	la fermeture de dépôts en profondeur;
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^g	les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
^h	les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
ⁱ	les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
^j	les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
²	Le recours est également irrecevable contre:
^a	les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
^b	les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
^a	du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
^b	du Conseil fédéral concernant:
^b1	la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
^b10	la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
^b2	la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
^b3	le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
^b4	l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
^b4bis	l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
^b5	la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
^b6	la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
^b7	la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
^b8	la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
^b9	la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
^c	du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
^cbis	du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
^dquinquies	de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
^e	des établissements et des entreprises de la Confédération;
^f	des commissions fédérales;
^g	des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
^h	des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
ⁱ	d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50
¹	Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
²	Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48
¹	A qualité pour recourir quiconque:
^a	a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
^b	est spécialement atteint par la décision attaquée, et
^c	a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
²	A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion
¹	Sont en outre exclus de la protection:
^a	les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
^b	les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
^c	les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
²	Par marques antérieures, on entend:
^a	les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
^b	les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
³	Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63
¹	En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
²	Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
³	Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
⁴	L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
^4bis	L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
^a	entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
^b	entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
⁵	Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire
¹	L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
²	Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
³	S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64
¹	L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
²	Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
³	Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
⁴	La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
⁵	Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe
¹	La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
²	Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
³	Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
⁴	Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
⁵	L'art. 6a s'applique par analogie.7

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens
¹	Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
²	Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.

SR 641.20 Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (Loi sur la TVA, LTVA) - Loi sur la TVA LTVA Art. 18 Principe - 1 Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas.
¹	Sont soumises à l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse les prestations fournies sur le territoire suisse par des assujettis moyennant une contre-prestation; ces prestations sont imposables pour autant que la présente loi ne l'exclue pas.
²	En l'absence de prestation, les éléments suivants, notamment, ne font pas partie de la contre-prestation:
^a	les subventions et autres contributions de droit public, même si elles sont versées en vertu d'un mandat de prestations ou d'une convention-programme au sens de l'art. 46, al. 2, Cst.;
^b	les recettes provenant exclusivement de taxes touristiques de droit public engagées par les offices du tourisme et les sociétés de développement touristique en faveur de la communauté, sur mandat d'une collectivité publique;
^c	les contributions cantonales versées par les fonds pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées ou la gestion des déchets aux établissements qui assurent ces tâches;
^d	les dons;
^e	les apports faits à une entreprise, notamment les prêts sans intérêts, les contributions d'assainissement et l'abandon de créances;
^f	les dividendes et autres parts de bénéfices;
^g	les indemnités compensatoires versées aux acteurs économiques d'une branche en vertu de dispositions légales ou contractuelles par une unité d'organisation, notamment par un fonds;
^h	les consignes, notamment sur les emballages;
ⁱ	les montants versés à titre de dommages-intérêts ou de réparation morale ainsi que les indemnités de même genre;
^j	les indemnités versées pour une activité exercée à titre salarié telles que les honoraires de membre d'un conseil d'administration ou d'un conseil de fondation, les indemnités versées par des autorités ou la solde;
^k	les remboursements, les contributions et les aides financières reçus pour la livraison de biens à l'étranger, exonérée en vertu de l'art. 23, al. 2, ch. 1;
^l	les émoluments, les contributions et autres montants encaissés pour des activités relevant de la puissance publique.