BGE-78-II-164 - 1952-01-01 - ATF - Droit civil - Markenrecht.Der dem Inhaber einer im schweizerischen Register eingetragenen Marke zukommende Schutz...

S. 164 / Nr. 32 Markenschutz (d)

BGE 78 II 164

32. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 12. Februar 1952 i. S.
Seifenfabrik Sunlight A.-G. gegen Migros-Genossenschaftsbund und Konsorten.

Regeste:
Markenrecht.
Der dem Inhaber einer im schweizerischen Register eingetragenen Marke
zukommende Schutz wirkt gegenüber der ausländischen Marke, sobald diese im
Inland im Verkehr erscheint (Art. 24 lit. c MSchG).
Das gilt auch dann, wenn der schweizerische und der ausländische
Markenberechtigte durch Angehörigkeit zum gleichen Konzern wirtschaftlich
miteinander verbunden sind, sofern in der Schweiz das Zeichen nur für den
schweizerischen Konzernbeteiligten hinterlegt ist (Art. 6bis und 11 MSchG).
Droit des marques.
Le titulaire d'une marque enregistrée en Suisse peut demander la protection de
son droit à l'égard d'une marque étrangère, dès que celle-ci apparaît dans la
circulation à l'intérieur du pays (art. 24 litt. c LMF).
Il en est ainsi même si le titulaire de la marque suisse et le titulaire de la
marque étrangère sont liés économiquement par leur appartenance au même
cartel, en tant que la marque n'est déposée en Suisse que pour le membre
suisse du cartel (art. 6bis et 11 LMF).

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Diritto delle marche.
Il titolare d'una marea registrata in Isvizzera può chiedere la protezione del
suo diritto nei confronti d'una marca estera tosto che questa è messa in
circolazione nell'interno del paese (art. 24 lett. c LMF).
Lo stesso vale anche se il titolare della marca svizzera e il titolare della
marca estera sono vincolati economicamente a motivo della loro appartenenza al
medesimo cartello, nella misura in cui la marca è depositata in Isvizzera
soltanto pel membro svizzero del cartello (art. 6bis e il LMF).

A. - Die klagende Seifenfabrik Sunlight A. G. stellt Wasch- und
Reinigungsmittel her, namentlich Seifen aller Art. Sie ist dem
Unilever-Konzern angeschlossen. Ihre Rechtsvorgängerin war die Seifenfabrik
Helvetia. Diese liess im Jahre 1900 für Seifen und andere Waschartikel die
Marke «Lux» eintragen, welche im Jahre 1910 auf die Sunlight A. G. überging.
Gleichzeitig und dann wieder in den Jahren 1928 und 1948 erfolgte die
Erneuerung des Markenschutzes. Die Klägerin fabriziert u. a. eine mit dem
Zeichen «Lux» versehene Toilettenseife, die an Wiederverkäufer geliefert wird
und in schweizerischen Ladengeschäften zum Stückpreis von 80 Rappen erhältlich
ist. Für deren Verpackung wurde im Jahre 1938 eine kombinierte Wort- und
Bildmarke hinterlegt.
Dem Unilever-Konzern gehört auch die Lever Brothers Company in New York an.
Sie bringt eine ebenfalls mit der Marke «Lux» gekennzeichnete Toilettenseife
auf den amerikanischen Markt. Die Verpackung ist nahezu gleich wie die von der
Sunlight A. G. verwendete, nur trägt sie auf der Vorderseite statt deutscher
und französischer Beschriftung die englische Warenbenennung «Toilet Soap», auf
der Rückseite neben einem Reklametext die Herkunftsangabe «Lever Brothers Co.,
New York N. Y., Made in U.S.A.», während der an gleicher Stelle auf der
Verpackung der Klägerin angebrachte Vermerk «Schweizer Produkt. Savonnerie
Sunlight, Olten», lautet.
B. - ...
Im Sommer 1950 verschafften sich die Beklagten durch ihren Einkäufer in New
York 2000 Kisten zu je 144 Stück der erwähnten, aus dem Betrieb der Lever
Brothers Company

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stammenden amerikanischen «Lux»-Toilet tenseife. Vom 24. August 1950 an
erschienen im Brückenhauer dem Organ des Migros-Genossenschaftsbundes, und in
zahlreichen Tageszeitungen Inserate, mit denen die Beklagten bekannt gaben,
dass sie echte amerikanische «Lux Seife zu 50 statt zu 80 Rappen das Stück
verkaufen, um zu zeigen, wie der Preis dieses Markenartikels durch den
Oel-Trust «zum Nachteil des schweizerischen Abnehmers künstlich hochgehalten
werde. Auf Gesuch der Klägerin hin untersagte der Einzelrichter im
summarischen Verfahren den Beklagten mit einstweiliger Verfügung vom 25.
August 1950, Toilettenseife unter der Marke «Lux» zu verkaufen und für solche
Seife Reklame zu machen. Er hob aber das Verbot in seinem Entscheid vom 11.
September 1950 wieder auf. Einen hiegegen gerichteten Rekurs wies das
Obergericht Zürich am 13. Oktober 1950 ab. Die Beklagten setzten noch im
Oktober 1950 sämtliche aus den Vereinigten Staaten von Amerika bezogenen
«Lux»-Seifen ab, und führen seither diese Ware nicht mehr.
C. - Bei der nachfolgenden prozessualen Auseinandersetzung vor dem
Handelsgericht des Kantons Zürich begehrte die Klägerin u. a. die
Feststellung, Untersagung und Ahndung einer von den Beklagten begangenen
Markenrechtsverletzung.
Zur Begründung wurde geltend gemacht, die Klägerin sei allein berechtigt, in
der Schweiz die Marke «Lux» für Seifen zu gebrauchen der Vertrieb anderer, mit
dieser Marke gezeichneter Seife im Inland sei auch dann rechtswidrig, wenn das
Anbringen der «Lux»-Marke im Ausland zulässig war. Die Beklagten wandten ein,
ihr Vorgehen sei nach dem Wortlaut des MSchG erlaubt; zudem könne die Klägerin
gegenüber der Marke einer wirtschaftlich so eng mit ihr verbundenen Firma
keinen Schutz beanspruchen.
Das Handelsgericht wies die Klage mit Urteil vom 24. April 1951 ab.

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D. - Die Klägerin legte Berufung an das Bundesgericht ein. Sie beantragt
Gutheissung der Klage. Die Beklagten schliessen auf Bestätigung des kantonalen
Erkenntnisses.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Nach Mt. 24 MSchG kann im Wege des Zivil- oder Strafprozesses u. a.
belangt werden:
«.....
c) wer Erzeugnisse oder Waren, von denen er weiss, dass sie mit einer
nachgemachten, nachgeahmten oder rechtswidrigerweise angebrachten Marke
versehen sind, verkauft, feilhält oder in Verkehr bringt;
d) wer bei den obbezeichneten Übertretungen wissentlich mitgewirkt oder deren
Ausführung begünstigt oder erleichtert hat;
..... »
Streitig ist, ob die Klägerin kraft ihrer schweizerischen Rechte an der Marke
«Lux» gestützt auf diese Bestimmungen die Beklagten dafür zur Rechenschaft
ziehen kann, dass sie in Amerika erworbene amerikanische «Lux»-Seife in die
Schweiz einführten und hier umsetzten.
a) Die Vorinstanz verneint das. Da die von den Beklagten vertriebene
amerikanische Seife in den Vereinigten Staaten durch die Lever Brothers
Company rechtmässig mit der Marke «Luxe gezeichnet worden sei, könnten diese
weder als nachgemacht noch als nachgeahmt noch als widerrechtlich angebracht
betrachtet werden. Zwar habe das Bundesgericht (Kassationshof) in BGE 34 I 826
erklärt, das Inverkehrbringen im Inland von Waren, die im Ausland recht mässig
mit einer Marke versehen wurden, sei unzulässig, wenn die Marke in Inland
einem andern zustehe. Jedoch sei später mit BGE 50 I 328 (wiederum vom
Kassationshof des Bundesgerichtes) gegenteilig befunden worden. Wenn Art. 9
Abs. 1 der Pariser Verbandsübereinkunft in der Fassung von 1934 (PVU, vgl. AS
55 S. 1246) vorschreibe, dass jedes widerrechtlich mit einer Fabrik- oder
Handelsmarke versehene Erzeugnis bei der Einfuhr in diejenigen Verbandsländer,
in welchen

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diese Marke Anspruch auf gesetzlichen Schutz habe, mit Beschlag zu belegen
sei, so deute dieser Wortlaut darauf hin, dass die Widerrechtlichkeit bei der
Einfuhr schon bestehen, im Ursprungslande geschaffen sein müsse. Er zwinge
nicht zur Annahme, dass eine im Herkunftslande recht mässige Marke im
Einfuhrlande rechtswidrig werden könne oder unter Umständen werden müsse. Dem
widerspreche Abs. 2 des Art. 9, wonach die Beschlagnahme auch im Lande der
widerrechtlichen Anbringung vorzunehmen sei. Im Gesetz nicht umschriebene
Handlungen dürften vom Richter im allgemeinen nicht für rechtswidrig erklärt
werden, wenn die Übertretung der fraglichen Bestimmung wie bei Art. 24 lit. c
und d MSchG nicht nur zivilrechtliche, sondern auch strafrechtliche Folgen
nach sich ziehe. Anlässlich der Revision des MSchG von 1939 sei eine Änderung
des Art. 24 lit. c nicht für notwendig gehalten worden. Erweise sich der
Schutz des inländischen Markeninhabers durch das revidierte Gesetz als
unzureichend, so werde neuerdings der Weg der Gesetzesänderung zu beschreiten
sein.
b) Richtig ist wohl, dass in BGE 50 I 328 ausgeführt wurde, es könne, wo
Produkte im Ursprungslande berechtigterweise mit einem Zeichen versehen
wurden, von einer Markenrechtsverletzung durch Inverkehrbringen rechts -widrig
gezeichneter Waren im Sinne von Art. 24 lit. c MSchG nicht die Rede sein; und
weiter, es lasse sich in solchem Falle eine Markenrechtsverletzung auch bei
weitestgehender Auslegung nach allgemeinen Grundsätzen nicht unter den seiner
Fassung nach eindeutigen Tatbestand des Art. 24 lit. c MSchG subsumieren,
während in einer den Rahmen der Gesetzesanwendung überschreitenden
Unterstellung die unzulässige Ausfüllung einer Gesetzeslücke durch
Analogieschluss läge.
Abgesehen von offenkundigen Abweichungen zwischen dem damals und dem heute
zugrundeliegenden Sachverhalt kann indessen, entgegen der Ansicht der
Vorinstanz auf jenes Präjudiz gerade deswegen nicht abgestellt

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werden, weil es ein Strafurteil ist. Ob strafrechtlich die Betrachtungsweise
von BGE 50 I 328 zu bestätigen oder ob nicht vielmehr auf diejenige in BGE 34
I 826 und 32 I 157 zurückzugreifen wäre, mag offen bleiben. Unter
zivilrechtlichen Gesichtspunkten jedenfalls, die der Gesetzesanwendung hier
wie anderswo weniger enge Grenzen setzen, ist die von der Vorinstanz
übernommene rein grammatikalische Auslegung des Art. 24 lit. e MSchG mit Sinn
und Zweck der Markenschutzordnung unvereinbar. Sie liefe im Ergebnis auf einen
für die Schweiz unerträglichen Rechtszustand hinaus. Der inländische
Markeninhaber wäre gegenüber der ausländischen Marke machtlos sogar dann, wenn
ihm die Priorität zukommt. Hat er sein Zeichen im Auslande weder hinterlegt
noch benützt, so vermöchte er dort mangels Anerkennung nicht vorzugehen, weil
sich das Ausland fast durchwegs zum Territorialprinzip bekennt. Im eigenen
Lande aber hinge die Abwehrmöglichkeit davon ab, ob der Ausländer nach
Massgabe des ausländischen Rechts die Marke rechtmässig führt oder nicht. Das
kann vernünftigerweise nicht die Meinung des MSchG sein. Dieses gibt dem
Inhaber der im schweizerischen Register eingetragenen Marke ein
ausschliessliches Gebrauchsrecht und bestimmt die zur Durchsetzung verfügbaren
Behelfe. Der damit verliehene Schutz ist, gleich der Geltung des Gesetzes, auf
das Gebiet der Schweiz beschränkt. Er versagt also gegenüber dem im Auslande
angebrachten und verwendeten Zeichen, wird aber wirksam, sobald das Zeichen in
der Schweiz im Verkehr erscheint. Von jetzt an ist es gänzlich belanglos, wie
die Verhältnisse im Auslande liegen. In der Schweiz ist allein der
schweizerische Markeninhaber berechtigt. Und wenn hier das Zeichen nicht von
ihm herstammt noch von ihm oder mit seiner Ermächtigung angebracht wurde, ist
der Gebrauch gemäss Art. 24 lit. e MSchG rechtswidrig. Das folgt zwingend aus
dem Wesen des Ausschlussrechts an der Marke. Befugnisse, die dem ausländischen
Markeninhaber selber nicht zustehen, kann aber noch viel

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weniger ein Dritter haben, der im Auslande mit der dort gültigen Marke
versehene Waren zum Wiederverkauf in der Schweiz erwirbt.
2.- Das Handelsgericht vertritt die Auffassung, dass die Klage auch dann
abzuweisen wäre, wenn Art. 24 lit. e MSchG doch anwendbar sein sollte, und
zwar wegen der engen Beziehungen der Klägerin mit der Lever Brothers Company
(Konzernmarke). Dabei wird nochmals BGE 50 I 328 herangezogen, und es werden
dessen Erwägungen als in vollem Umfange zutreffend auf den gegebenen Fall
übertragen.
a) Rechtlich ist die Klägerin ein selbständiges Unternehmen. Wegen der
Zugehörigkeit zum Unilever-Konzern besteht aber eine wirtschaftliche
Verbundenheit zwischen ihr und der Lever Brothers Company in New York. Aus der
Tatsache, dass die beiden Gesellschaften für das gleiche Produkt die gleiche
Marke führen, darf geschlossen werden, dass der Gebrauch dieses Zeichens
konzernmässig geregelt ist.
b) Das schweizerische MSchG lässt seit der Teilrevision durch Bundesgesetz vom
22. Juni 1939 für Konzerne zwei Möglichkeiten des Markenschutzes zu. Nach Art.
6 bis können wirtschaftlich eng miteinander verbundene Produzenten,
Industrielle oder Handeltreibende auch für Erzeugnisse oder Waren, die ihrer
Natur nach nicht voneinander abweichen, die nämliche Marke hinterlegen, sofern
weder das Publikum getäuscht noch sonstwie das öffentliche Interesse verletzt
wird. Hier ist also die Eintragung einer Kollektivmarke im Inland vorgesehen.
Art. 11 sodann gestattet die Aufteilung des Markenrechts nach Staatsgebieten
derart, dass dieselbe Marke in verschiedenen Ländern verschiedenen Inhabern
geschützt wird.
Die frühere Rechtsprechung des Bundesgerichtes ging davon aus, dass das
Markenrecht Ausfluss des Individualrechts sei. Daraus musste grundsätzlich die
Unteilbarkeit der Marke gefolgert werden. Angesichts der wirtschaftlichen
Entwicklung, namentlich der Verflechtung und konzernmässigen

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Zusammenfassung der industriellen Unternehmungen und der daraus sich
ergebenden praktischen Bedürfnisse, konnte solch strenge Bindung der Marke an
einen bestimmten Geschäftsbetrieb nicht mehr befriedigen. Eine Lockerung
bahnte sich in der bundesgerichtlichen Praxis schon vor 1939 an (vergl. etwa
BGE 58 II 180). Den Weg zur Gesetzesrevision bereiteten die Beschlüsse der
Londoner-Konferenz vom 2. Juni 1934. Art. 5 C Abs. 3 PVU wurde zum Vorbild des
1939 eingeführten Art. 6 bis MSchG, während eine Neufassung des Art. 11 MSchG
die Angleichung an Art. 6quater PVU und Art. 9ter Abs. 1 des Madrider
Abkommens brachte. Damit vollzog sich im schweizerischen Markenrecht die
Abkehr vom Grundsatz der Universalität und die Anerkennung des international
vorherrschenden Territorialprinzips.
Die Aufteilung einer Marke nach Ländern bewirkt im übrigen keine Änderung des
Markenschutzes an sich. Dem schweizerischen Inhaber steht die hinterlegte
Marke im Inland nach wie vor zum alleinigen Gebrauche zu, also unter
Ausschluss auch von Inhabern der gleichen Marke im Auslande. Nun ist die Marke
«Lux» für Seifen im schweizerischen Register nur für die Klägerin eingetragen.
Zeitpunkt der letzten Erneuerung ist das Jahr 1948. Seit 1939 hätte die
Möglichkeit bestanden, das Zeichen für weitere, mit der Klägerin verbundene
Unternehmungen zu hinterlegen. Da der Unilever-Konzern diese Massnahme
unterliess, wurde ein Rechtszustand geschaffen, welcher der Ordnung des Art.
11 MSchG entspricht, d. h. eine Aufteilung der «Lux»-Marke nach Ländern. Das
Ausschlussrecht der Klägerin am Zeichen «Lux» in der Schweiz blieb daher
ungeschmälert.
c) Der von der Vorinstanz angeführte BGE 50 I 328 beruht auf einem wesentlich
verschiedenen Sachverhalt. Anders als sich dort für die Beteiligten und ihre
Waren ergab, ist es hier so, dass die Klägerin und die Lever Brothers Compagny
zueinander nicht im Verhältnis von Mutter- und Tochtergesellschaft stehen dass
das amerikanische

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nicht auf Grund einer vom schweizerischen Unternehmen eingeräumten
Ermächtigung seine Seife fabriziert und unter der Marke «Lux» vertreibt; dass
in der Bezeichnung und auf der Verpackung der Produkte jeder Hinweis auf einen
Zusammenhang zwischen den beiden Gesellschaften fehlt. Schon das verbietet die
im kantonalen Urteil versuchte Gleichstellung der beiden Fälle. Ausserdem
hatte, wie bereits erwähnt, das Bundesgericht sich damals mit dem Straftat
bestand zu befassen. Und es ist klar, dass für die Beantwortung der
strafrechtlichen Schuldfrage Momente erheblich sind, welche bei der
Überprüfung zivilrechtlicher Markenschutzansprüche, die -
Schadenersatzbegehren ausgenommen - ein Verschulden nicht voraussetzen, keine
Bedeutung haben. Hinzu kommt endlich, dass eben die Rechtslage seit 1924 durch
die Revision von 1939 die besprochene Neugestaltung erfahren hat, mit der sich
zumindest die marken-rechtlichen Ausführungen in BGE 50 I 328 nicht mehr
vertragen.
d) Das kantonale Urteil verkennt die Eigenart des mit dem MSchG angestrebten
Schutzes. Die Marke ist in erster Linie ein Herkunftsmerkmal. Ihr Hauptzweck
ist nicht, ein Produkt von Waren gleicher oder anderer Gattung zu
unterscheiden, sondern unmissverständlich auf den Hersteller und seinen
Betrieb zu weisen (BGE 61 II 386, 55 II 65, 22 1108). Es kommt also auch
nichts darauf an, wie sich die Ware des Markeninhabers qualitativ zur Ware
desjenigen verhält, der sich die Marke aneignet. Der Markenschutz besteht
unabhängig davon. Deshalb geht die Überlegung der Vorinstanz fehl, es könne,
weil die Erzeugnisse der Lever Brothers Company denen der Klägerin
gleichwertig seien, nicht geltend gemacht werden, der Verkauf amerikanischer
«Lux»-Seife im Inland täusche die schweizerische Kundschaft. Dergestalt wird
der Markenschutz mit dem Warenschutz vermengt. Markenrechtlich ist die
Täuschungsgefahr zu bejahen, wenn wie hier das usurpierte Zeichen geeignet
ist, eine sei es auch nur

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indirekte Verbindung mit dem Betrieb des schweizerischen Markeninhabers
herbeizuführen. Unrichtig nimmt die Vorinstanz ferner an, die Klägerin habe
kein schutzwürdiges Interesse an der Verteidigung ihrer Marke gegenüber der
gleichlautenden Marke der amerikanischen Konzern-Gesellschaft. Das Interesse
der Klägerin ist bei der geltenden Rechtsordnung genügend dadurch ausgewiesen,
dass für sie als einziger Konzernbeteiligter die Marke in der Schweiz
eingetragen ist. Ebensowenig kann gesagt werden, die schweizerische
Öffentlichkeit sei an der Auseinanderhaltung der beiden «Lux»-Marken nicht
interessiert. Solange zugunsten der Klägerin das schweizerische Markenrecht
besteht, hat sie Anspruch auf ausschliesslichen Gebrauch des Zeichens. Das
öffentliche Interesse spielt nur dann herein, wenn durch solchen Gebrauch eine
Täuschung oder ein sonstiger Nachteil bewirkt wird. Davon kann aber nicht die
Rede sein.
e) Mag innerhalb des Konzerns das Zeichen «Lux e als Konzernmarke angesehen
werden, so tritt es nach aussen nicht als solche in Erscheinung. Dritte sind
nicht legitimiert, sich in die gegebenen Sach- und Rechtsverhältnisse
einzumischen, um auf diese Weise den eigenen Vorteil zu suchen. Die Beklagten
haben dadurch, dass sie eine aus amerikanischem Betrieb stammende Seife unter
dem Zeichen «Luxe in den inländischen Verkehr brachten, die schweizerischen
Markenrechte der Klägerin schuldhaft verletzt.

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 11 Usage de la marque - 1 La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
¹	La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
²	L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque.
³	L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire.

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 11 Usage de la marque - 1 La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
¹	La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
²	L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque.
³	L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire.

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 11 Usage de la marque - 1 La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
¹	La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
²	L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque.
³	L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire.