BGE-70-I-298 - 1944-01-01 - DTF - Diritto amministrativo e diritto internazionale pubblico - Markenschutz, internationale Marke.Eine internationale Marke kann bei der Erneuerung nach Ablauf...

S. 298 / Nr. 59 Registersachen (d)

BGE 70 I 298

59. Urteil der I. Zivilabteilung vom 10. Oktober 1944 i. S. Merz & Co. gegen
eidg. Amt für geistiges Eigentum.

Regeste:
Markenschutz, internationale Marke.
Eine internationale Marke kann bei der Erneuerung nach Ablauf der Schutzdauer
wie eine erstmalige Anmeldung überprüft werden. (Madrider Abkommen Art. 6 Abs.
1; BRB dazu Art. 9; Pariser Verbandsübereinkunft Art. 6 B Abs. 1 Ziff. 3).
Protection des marques de fabrique, marque internationale.
La demande en renouvellement de l'enregistrement d'une marque internationale,
formée après expiration de la période de protection, peut être examinée de la
même façon que la première demande tendante à l'inscription de la marque
(Convention de Madrid, art. 5 al. 1; ACF relatif à cette convention, art. 9;
Convention d'union de Paris. art. 6 B. al. 1. ch. 3).

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Protezione delle marche di fabbrica, marca internazionale.
Là domanda di rinnovo della registrazione d'una marca internazionale,
presentata dopo lo spirare del periodo di protezione, pub essere esaminata
nello stesso modo che la prima domanda per ottenere l'iscrizione della marca
(Accordo di Madrid, art. 6 cp. I, DCF concernente questa convenzione, art. 9,
Convenzione d'unione di Parigi, art. 6 B, cp. 1, cifra 3).

4.- Es bleibt lediglich noch der Einwand der Beschwerdeführerin zu prüfen,
dass das Amt einer internationalen Marke den Schutz nicht verweigern könne,
wenn es sich nur um deren Erneuerung nach Ablauf der Schutzdauer handle.
Dieser Einwand ist nicht stichhaltig. a) Gemäss den internationalen
Vereinbarungen kann einer internationalen Marke in einem Lande der Schutz
verweigert werden, wenn sie wegen Verstosses gegen die guten Sitten auch im
nationalen Register des betreffenden Landes nicht eingetragen werden könnte.
(Art. 5 Abs. 1 des Madrider Abkommens vom 14. April 1891 betr. die
internationale Eintragung der Fabrik oder Handelsmarken, Fassung vom 2. Juni
1934; Art. 6 lit. B Abs. 1 Ziffer 3 der Pariser Verbandsübereinkunft zum
Schutze des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883, Fassung vom 2. Juni
1934; BRB vom 29. September 1939 über die Ausführung des Madrider Abkommens,
Art. 9). Wenn daher nach schweizerischem Recht die Erneuerung einer
Markeneintragung abgelehnt werden kann mit der Begründung, sie verstosse gegen
die guten Sitten, so ist auch gegenüber der Erneuerung eines internationalen
Markeneintrags eine solche Schutzverweigerung zulässig.
b) Eine schweizerische Marke muss ohne jeden Zweifel anlässlich ihrer
Erneuerung gleich geprüft werden wie eine erstmals zur Eintragung angemeldete.
Art. 8 Abs. 2 MSchG (Fassung vom 22. Juni 1939), der die Möglichkeit einer
Erneuerung der Markeneintragung statuiert, bestimmt nämlich im weiteren, die
Erneuerung unterliege «den gleichen Förmlichkeiten», wie eine erste
Eintragung. Was unter diesen Förmlichkeiten zu verstehen ist, geht aus Art. 18
Abs. 1 der VVo zum MSchG (Fassung vom 22. September 1939) hervor. Danach
«finden auf das Gesuch um Erneuerung der Eintragung einer Marke die
Bestimmungen

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über die Hinterlegung, Eintragung und Veröffentlichung neuer Marken (II.
Abschnitt dieser Vo) entsprechende Anwendung». In Abschnitt II, auf den
verwiesen wird, ist Art. 12 enthalten, der das Verfahren regelt, das
einzuschlagen ist, wenn auf ein Hinterlegungsgesuch der oben erwähnte Art. 14
MSchG zutrifft.
Das vom schweizerischen Gesetzgeber gewählte System hat übrigens seinen guten
Grund. Denn da der Begriff der guten Sitten sich im Laufe der Zeit ändern
kann, besteht ein Bedürfnis dafür, vor der Eintragung einer Marke für eine
neue Schutzdauer von 20 Jahren nachzuprüfen, ob sie immer noch mit den guten
Sitten im Einklang stehe.
c) Die Beschwerdeführerin glaubt, sich auf Art. 7 Abs. 3 des Madrider
Abkommens berufen zu können, wonach die Erneuerung eines Eintrags verweigert
werden kann, wenn die Marke eine Veränderung erfahren hat. Hieraus will die
Beschwerdeführerin ableiten, dass die Eintragserneuerung einer unveränderten
Marke nicht abgelehnt werden könne.
Die von der Beschwerdeführerin herangezogene Bestimmung bezieht sich aber
lediglich auf die Frage, unter welchen Bedingungen eine Marke zur Erneuerung
entgegengenommen werden kann. Ob einer zur Erneuerung angemeldeten Marke der
Schutz verweigert werden könne oder nicht, bestimmt sich dagegen nach dem oben
erwähnten Art. 5 Abs. 1 des Madrider Abkommens. Die Beschwerdeführerin beruft
sich für die von ihr vertretene Auffassung auf die deutschen Kommentare zum
Madrider Abkommen. Diese nehmen allerdings den Standpunkt ein, einer
internationalen Marke könne bei der Erneuerung des Eintrags der Schutz nicht
verweigert werden. Allein wie das beschwerdebeklagte Amt zutreffend bemerkt,
erklärt sich diese Stellungnahme daraus, dass eben die internationale Marke
der gleichen Behandlung unterliegt wie die nationale und dass nach deutschem
Recht im Gegensatz zu der schweizerischen Regelung eine Marke bei der
Erneuerung nicht überprüft werden kann (BECHER, Warenzeichengesetz und
internationale Markenregistrierung. S. 180 N. 4).

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d) Fehl geht schliesslich auch die Berufung der Beschwerdeführerin auf BGE 69
I 115 ff. Dort handelte es sich darum, ob das Amt befugt sei, anlässlich der
Übertragung einer Marke während der Schutzdauer die Löschung wegen Verstosses
gegen die guten Sitten anzuordnen. Das Bundesgericht entschied, dass eine
Übertragung der Marke dem Amt keine Prüfungsbefugnisse zu verschaffen vermöge,
die es ohne eine Übertragung nicht auch hätte. Die heute zu entscheidende
Frage, welches der Umfang der Prüfungsbefugnis des Amtes bei einer Erneuerung
des Markeneintrags sei, ist ganz anders gelagert, da man es nicht mit einem im
Laufe der Schutzdauer rein zufällig eintretenden Ereignis zu tun hat, sondern
mit der Frage, ob die Schutzdauer verlängert werden könne oder nicht.

SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 18 Licenza - 1 Il titolare del marchio può autorizzare terze persone a usare il marchio per l'insieme o per una parte del territorio svizzero per tutti o una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è rivendicato.
¹	Il titolare del marchio può autorizzare terze persone a usare il marchio per l'insieme o per una parte del territorio svizzero per tutti o una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio è rivendicato.
²	La licenza è iscritta nel registro su richiesta di parte. Essa diviene pertanto opponibile ad ogni diritto al marchio acquisito posteriormente.

SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 12 Conseguenze del mancato uso - 1 Il titolare che, per un periodo ininterrotto di cinque anni dalla scadenza inutilizzata del termine di opposizione o dalla fine della procedura di opposizione, non ha usato il marchio in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali esso è rivendicato non può più far valere il diritto al marchio, salvo che gravi motivi giustifichino il mancato uso.
¹	Il titolare che, per un periodo ininterrotto di cinque anni dalla scadenza inutilizzata del termine di opposizione o dalla fine della procedura di opposizione, non ha usato il marchio in relazione ai prodotti o ai servizi per i quali esso è rivendicato non può più far valere il diritto al marchio, salvo che gravi motivi giustifichino il mancato uso.
²	Se l'uso o la ripresa dell'uso del marchio avviene dopo oltre cinque anni, il diritto al marchio è ripristinato con l'effetto della priorità originaria, a condizione che nessuno abbia invocato il mancato uso ai sensi del capoverso 1 prima di tale data.
³	Chi invoca il mancato uso del marchio lo deve rendere verosimile; la prova dell'uso incombe allora al titolare del marchio.

SR 232.11 Legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (Legge sulla protezione dei marchi, LPM) - Legge sulla protezione dei marchi LPM Art. 14 Restrizione concernente i segni utilizzati anteriormente - 1 Il titolare del marchio non può vietare a un terzo di continuare a usare, nella stessa misura, un segno che questi aveva già usato prima del deposito.
¹	Il titolare del marchio non può vietare a un terzo di continuare a usare, nella stessa misura, un segno che questi aveva già usato prima del deposito.
²	Tale diritto di proseguire l'uso può essere trasmesso soltanto con l'azienda.