BGE-69-I-115 - 1943-01-01 - BGE - Verwaltungsrecht und internationales öffentliches Recht - Markenrecht, Art. 14, 16 und 16 bis MSchG; Art. 19 Abs. 7 MSchV.Registrierung der Übertragung einer...

S. 115 / Nr. 27 Registersachen (d)

BGE 69 I 115

27. Urteil der I. Zivilabteilung vom 12. Oktober 1943 i. S. Heer & Cie A.-G.
gegen Eidgenössisches Amt für geistiges Eigentum.

Regeste:
Markenrecht, Art. 14 , 16 und 16 bis MSchG; Art. 19 Abs. 7 MSchV.
Registrierung der Übertragung einer Marke. Kann die Registerbehörde gegen eine
Marke vorgehen, die erst nach der Eintragung in das Markenregister infolge
veränderter Verhältnisse sittenwidrig geworden ist?
Marques de fabrique; art. 14, 16 et 16 bis LMF; art. 19 al. 7 OMF.
Annotation de la transmission d'une marque. L'autorité préposée BU registre
des marques de fabrique est-elle fondée à contester une marque qui n'est
devenue contraire aux bonnes moeurs qu'après son enregistrement?
Marche di fabbrica; art. 14, 16 e 16 bis LMF · art. 19 cp. 7 OMF.
Annotazione del trasferimento d'una marca. L'autorità preposta al registro
delle marche ha la facoltà di contestare una marca che è diventata contraria
ai buoni costumi soltanto dopo la sua inscrizione?

A. Im schweizerischen Markenregister sind folgende, am 22. April 1934
hinterlegte Marken der Firma Heer & Cie Oberuzwil eingetragen:
BRODALAN, HERCOLIN, HEROLIN, HEROLAN, STICOLIN, MATALAN. TAPILAN. HERCOLAN.

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Alle diese Marken sind bestimmt für «Garne, Zwirne, Doppelzwirne und
Mischzwirne aus Baumwolle, Wolle, Leinen, Jute, Ramie, Seide und Kunstseide».
Für die gleichen Waren ist auch die weitere Marke SEDALINA eingetragen, die
von der Firma Heer & Cie am 8. August 1935 hinterlegt wurde.
Die Firma Heer & Cie., eine Kollektivgesellschaft, wurde in der Folge in die
Aktiengesellschaft Heer & Cie, A.-G. umgewandelt. Diese stellte am 10. Mai
1943 beim eidgenössischen Amt für geistiges Eigentum das Gesuch, die
angeführten Marken seien auf ihren Namen zu registrieren. Das Amt teilte der
Gesuchstellerin mit, nach seiner jetzigen strengern Praxis seien die Marken
mit der Endung «lin» nur für Waren aus Leinen zulässig, jene mit der Endung
«lan» nur für Waren aus Wolle und die Marke SEDALINA nur für Waren aus Seide
und Leinen. Als sich die Firma Heer & Cie, A.-G. weigerte, die Marken auf
Waren dieser Art zu beschränken, wies das Amt das Übertragungsgesuch am 20.
Juli 1943 zurück mit der Begründung, es sei offenbar, dass die Marken den
Käufer über die wahre Natur der Waren irreführen könnten, wenn sie für andere
Waren als für solche aus Leinen bezw. aus Wolle bezw. aus einem Gemisch von
Seide und Leinen gebraucht würden. Die Marken würden daher im Sinne von Art.
14 Abs. 1 MSchG gegen die guten Sitten verstossen, wenn man sie für alle
bisher eingetragenen Waren zuliesse. Ihre blosse Übertragung müsse daher
gestützt auf Art. 19 Abs. 7 MSchV verweigert werden.
B. Gegen diesen Entscheid reichte die Firma Heer & Cie, A.-G. beim
Bundesgericht Verwaltungsgerichtsbeschwerde ein mit dem Begehren, das Amt für
geistiges Eigentum sei zu verhalten, die Übertragung der erwähnten Marken ohne
Einschränkung ihrer Verwendungsmöglichkeit im Markenregister vorzumerken.
C Das eidgenössische Amt für geistiges Eigentum beantragt in seiner
Vernehmlassung die Abweisung der Beschwerde.

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Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1. Gemäss Art. 14 MSchG hatte das Amt für geistiges Eigentum die streitigen
Marken nach ihrer Hinterlegung in den Jahren 1934 und 1935 u. a. daraufhin zu
prüfen, ob sie zu Täuschungen Anlass geben und deshalb sittenwidrig seien. Das
Amt nahm diese Prüfung damals vor, beanstandete die Marken nicht und trug sie
in das Register ein. Es behauptet auch heute nicht etwa, es sei ihm bei jener
Prüfung ein Fehler unterlaufen. In seiner Vernehmlassung legt es im Gegenteil
dar, es habe bis zum April 1941 bei Marken, welche die Silben «lin» und «lan»
enthielten und für Textilwaren hinterlegt wurden, allgemein eine
Täuschungsgefahr verneint und sie ohne Einschränkung zugelassen. Das Amt
bestreitet denn auch, dass es mit dem angefochtenen Entscheid seinen frühern
Eintragungsentscheid habe aufheben wollen. Wie es mit Recht bemerkt, könnte
einzig das eigenössische Justiz- und Polizeidepartement gestützt auf Art. 16
bis MSchG die Löschung einer von Anfang an fehlerhaften Eintragung anordnen.
2. Das Amt nimmt jedoch für sich die Befugnis in Anspruch, zu einem Gesuch
um Registrierung einer Übertragung Stellung nehmen zu können, «ohne durch die
Tatsache der frühern Markeneintragung gebunden zu sein». Es stützt sich auf
Art. 19 Abs. 7 MSchV, wonach es ein solches Gesuch zurückzuweisen hat, «wenn
nach den im Zeitpunkt des Übertragungsgesuches geltenden bundesrechtlichen
Bestimmungen die Eintragung der Marke verweigert werden müsste». Diese
Vorschrift will nach Ansicht des Amtes verhindern, dass es den Erwerb von
Marken eintragen muss, die dem Gesetz widersprechen. Das Amt führt dazu aus,
es könne beim Entscheid darüber, ob eine Marke gegen das Gesetz verstosse, nur
darauf ankommen, ob sie «nach der im Zeitpunkt des Übertragungsgesuches
erfolgenden Auslegung des Gesetzes» zulässig sei oder nicht. Diese Auslegung
sei selbst

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dann massgebend, wenn sie von einer in frühern Jahren gefundenen Auslegung
abweiche.
Wäre das der Sinn des Art. 19 Abs. 7 MSchV, so könnte das Amt für geistiges
Eigentum, sobald die Registrierung einer Übertragung nachgesucht wird, in
bezug auf die gleiche Marke und auf Grund der gleichen Bestimmungen die
Prüfung wiederholen, die es schon bei der Eintragung vornahm und es könnte
schon dann anders als bei der Eintragung entscheiden, wenn es inzwischen seine
Auslegung des Gesetzes geändert hätte.
Für diese Auffassung stützt sich das Amt jedenfalls zu Unrecht auf BGE 60 I
243 . Aus diesem Urteil ergibt sich nur, dass eine Verwaltungsbehörde, ohne
die Rechtsgleichheit zu verletzen, von ihrer früheren Gesetzesauslegung
abgehen kann, wenn sich ihr in einem neuen Fall die gleiche Rechtsfrage
stellt. Die Vernehmlassung des Amtes wirft dagegen die Frage auf, ob dieses
mit Bezug auf den gleichen Fall seine Auslegung des Gesetzes ändern dürfe und
ferner, ob ihm überhaupt das Recht zu einem zweiten Prüfungsentscheid in der
gleichen Sache zustehe.
Eine solche Befugnis des Amtes könnte aber nur angenommen werden, wenn sie im
Gesetz vorgesehen wäre. Mit der Eintragung der Marke wird eine Rechtslage
geschaffen, welche die Registerbehörden nicht einseitig von sich aus zum
Nachteil des Markeninhabers ändern können, es sei denn, das Gesetz gestatte es
ihnen. Das entspricht auch dem Gebot der Rechtssicherheit und den Bedürfnissen
des Verkehrs. Die eingetragene Marke stellt für den Inhaber sehr oft einen
erheblichen Wert dar. Für ihre Einführung und ihren Gebrauch hat er in der
Regel erhebliche Beträge aufgewendet. Ist daher einmal eine Marke überprüft
und eingetragen worden, so muss ihr Inhaber damit rechnen können, dass der
Eintrag durch die Registerbehörde nicht nachträglich wieder in Frage gestellt
wird, zum mindesten nicht einfach deshalb, weil die Behörde ihre
Rechtsauffassung geändert hat.
Das Gesetz ermächtigt nun aber das Amt nicht, bei

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einer Übertragung die Zulässigkeit einer Marke gleich wie vor der Eintragung
zu überprüfen. Nach Art. 11 MSchG wird die Marke ohne Zutun des Amtes
übertragen. Das Amt hat lediglich die vollzogene Übertragung im Markenregister
vorzumerken, wenn der Erwerber darum nachsucht und eine Urkunde vorlegt,
welche die Übertragung genügend beweist (Art. 16 MSchG, Art. 19 Abs. 1 Ziff. 1
MSchV). Bei dieser Regelung des Gesetzes kann nicht die Rede davon sein, dass
das Amt ein Gesuch um Vormerkung einer Übertragung überprüfen dürfe «ohne
durch die Tatsache der frühern Markeneintragung gebunden zu sein». Hätte Art.
19 Abs. 7 MSchV diese ihm vom Amt beigelegte Bedeutung, so würde er ohne
Zweifel über das Gesetz hinausgehen. Es ist auch nicht einzusehen, warum dem
Amt gerade bei einer Übertragung eine so weitgehende Überprüfungsbefugnis
zukommen sollte. Denn die Übertragung lässt das Markenrecht an sich unberührt.
Der Erwerber tritt in jene Rechtsstellung ein, die durch die Eintragung der
Marke geschaffen wurde. Bei der Übertragung kann weder das Verzeichnis der
Waren, für welche die Marke bestimmt ist, zu Gunsten des Inhabers geändert
werden, noch wird durch die Vormerkung die Schutzfrist unterbrochen (Art. 19
Abs. 4 und 9 MSchV). Die Auswahl der Marken, die das Amt auf diese Weise
erneut überprüfen könnte, wäre ganz zufällig. Es besteht kein innerer Grund,
eine Marke, die den gleichen Inhaber behält, während der Schutzfrist nicht
mehr zu überprüfen, wohl aber eine Marke, bei der beispielsweise das
berechtigte Unternehmen einfach die Rechtsform wechselt, wie das im
vorliegenden Fall zutrifft.
Der Sinn, der dem Art. 19 Abs. 7 MSchV offenbar zukommt, ergibt sich übrigens
zwanglos aus dem Wortlaut dieser Vorschrift: Das Amt für geistiges Eigentum
soll die Übertragung einer Marke dann nicht vormerken, wenn diese nach den
seit ihrer Eintragung erlassenen und zur Zeit der Übertragung geltenden
bundesrechtlichen Bestimmungen nicht mehr als neue Marke eingetragen

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werden könnte. Es handelt sich somit um eine Bestimmung des intertemporalen
Rechtes, die auf den vorliegenden Fall keine Anwendung findet, da die
einschlägigen Vorschriften seit der Eintragung der streitigen Marken nicht
geändert haben.
3. Wie aus der weitern Vernehmlassung des Amtes hervorgeht, erstrebt es mit
seiner Auslegung von Art. 19 Abs. 7 MSchV einen Zweck, der an sich weder mit
dieser Vorschrift noch mit der ihr vom Amt gegebenen Auslegung zusammenhängt.
Das Amt führt aus, in neuerer Zeit, insbesondere seit dem Aufkommen von
Ersatzstoffen, hätten sich gerade auf dem Gebiete der Textilindustrie die
Möglichkeiten einer Täuschung des Publikums erheblich vermehrt. Das Amt sei
verpflichtet, seine Praxis dieser Entwicklung anzupassen. Ob eine Marke
täuschend wirke, stehe nicht ein für allemal fest. Was früher als zulässig
habe gelten können, gebe bei veränderten Verhältnissen zu Täuschungen Anlass.
Das Amt beansprucht somit im Grunde genommen gar nicht die Befugnis, über
einen gleichen Sachverhalt später auf Grund einer neuen Auslegung des Gesetzes
anders zu entscheiden. Es hat vielmehr jene Fälle im Auge, in denen sich mit
Bezug auf eine Marke der Sachverhalt geändert hat, der anlässlich ihrer
Eintragung bei der Anwendung von Art. 14 MSchG zu berücksichtigen war. Das Amt
möchte gegen Marken vorgehen, die wegen des Wandels der tatsächlichen
Verhältnisse sittenwidrig geworden sind.
Die Befugnis der Registerbehörden, dem Art. 14 MSchG auch gegenüber
eingetragenen Marken Nachachtung zu verschaffen, müsste folgerichtig mit Bezug
auf alle Marken, nicht nur die zur Übertragung angemeldeten, gegeben sein. Ob
sie grundsätzlich besteht und ob insbesondere das eidgenössische Justiz- und
Polizeidepartement auf Grund von Art. 16 bis MSchG berechtigt ist, nicht nur
die Löschung und Einschränkung ursprünglich fehlerhafter, sondern auch
fehlerhaft gewordener Marken anzuordnen, kann dahingestellt bleiben. Denn
sicher dürfte ein so

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schwerwiegender Eingriff der Registerbehörden nur dann zugelassen werden, wenn
die Sittenwidrigkeit einer Marke offensichtlich wäre und das öffentliche
Interesse den Eingriff deshalb gebieterisch erfordern würde. Nur wenn ein
derart zwingender Grund vorliegt, lässt es sich mit dem Gebot der
Rechtssicherheit vereinbaren, dass die Registerbehörden nachträglich eine
Marke löschen oder einschränken und damit einen erheblichen wirtschaftlichen
Wert zerstören können. Da nun die streitigen Marken ohne Zweifel nicht
offensichtlich täuschend sind, fällt eine solche ausserordentliche Massnahme
der Registerbehörden zum vorneherein ausser Betracht, selbst wenn sie an sich
nicht ausgeschlossen sein sollte. Übrigens wäre dafür nicht das Amt für
geistiges Eigentum, sondern das Justiz- und Polizeidepartement zuständig.
Der Hinweis des Amtes auf BGE 69 II 203 ändert an diesem Ergebnis nichts.
Allerdings hat das Bundesgericht in jenem Markennichtigkeitsprozess
ausgeführt, dass die Täuschungsgefahr gerade durch den langjährigen Gebrauch
und die dadurch erreichte Verbreitung einer Marke grösser werden könne. Einen
solchen Umstand kann aber nur der Richter würdigen, der auf Klage eines
Interessierten hin die Schutzfähigkeit einer Marke frei beurteilen kann, nicht
aber die Registerbehörde, die nach dem Gesetz gegen eine einmal zugelassene
Marke vor Ablauf der Schutzfrist grundsätzlich nicht mehr vorgehen kann, es
sei denn in jenen ausserordentlichen Fällen, in denen nach dem Gesagten
höchstens eine solche Befugnis in Frage kommt.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Beschwerde wird gutgeheissen, der Entscheid des eidgenössischen Amtes für
geistiges Eigentum vom 20. Juli 1943 aufgehoben und das genannte Amt
angewiesen, die Übertragung der im erwähnten Entscheid angeführten Marken auf
die Beschwerdeführerin ohne Einschränkung der Verwendungsmöglichkeit im
Markenregister vorzumerken.

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 14 Einschränkung zugunsten vorbenützter Zeichen
¹	Der Markeninhaber kann einem anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen.
²	Dieses Weiterbenützungsrecht kann nur zusammen mit dem Unternehmen übertragen werden.

SR 232.111 Verordnung vom 23. Dezember 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchV) MSchV Art. 19 Eintragung und Veröffentlichung - 1 Liegen keine Zurückweisungsgründe vor, so trägt das IGE die Marke im Markenregister ein und veröffentlicht die Eintragung.
¹	Liegen keine Zurückweisungsgründe vor, so trägt das IGE die Marke im Markenregister ein und veröffentlicht die Eintragung.
²	Es bestätigt dem Markeninhaber die Eintragung. Die Bestätigung enthält die im Register eingetragenen Angaben.45

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 14 Einschränkung zugunsten vorbenützter Zeichen
¹	Der Markeninhaber kann einem anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen.
²	Dieses Weiterbenützungsrecht kann nur zusammen mit dem Unternehmen übertragen werden.

SR 232.111 Verordnung vom 23. Dezember 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchV) MSchV Art. 19 Eintragung und Veröffentlichung - 1 Liegen keine Zurückweisungsgründe vor, so trägt das IGE die Marke im Markenregister ein und veröffentlicht die Eintragung.
¹	Liegen keine Zurückweisungsgründe vor, so trägt das IGE die Marke im Markenregister ein und veröffentlicht die Eintragung.
²	Es bestätigt dem Markeninhaber die Eintragung. Die Bestätigung enthält die im Register eingetragenen Angaben.45

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 14 Einschränkung zugunsten vorbenützter Zeichen
¹	Der Markeninhaber kann einem anderen nicht verbieten, ein von diesem bereits vor der Hinterlegung gebrauchtes Zeichen im bisherigen Umfang weiter zu gebrauchen.
²	Dieses Weiterbenützungsrecht kann nur zusammen mit dem Unternehmen übertragen werden.

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 11 Gebrauch der Marke
¹	Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird.
²	Als Gebrauch der Marke gelten auch der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form und der Gebrauch für die Ausfuhr.
³	Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst.