BGE-61-II-59 - 1935-01-01 - ATF - Droit civil - Markenrecht.1. Einräumung einer Markenlizenz; Voraussetzungen der Zulässigkeit. Art. 11 MSchG.2...

S. 59 / Nr. 14 Markenschutz (d)

BGE 61 II 59

14. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung vom 6. Februar 1935 i. S.
Thiele A. G. gegen Preola A.-G.

Regeste:
Markenrecht.
1. Einräumung einer Markenlizenz; Voraussetzungen der Zulässigkeit. Art. 11
MSchG.
2. Gebrauch der Marke; Universalitäts- oder Territorialitätsprinzip. Art. 1 ff
MSchG

A. - Die A. Prée G.m.b.H. - nachstehend kurz als die Prée bezeichnet - wurde
1918 gegründet als Rechtsnachfolgerin des A. Prée, Inhaber eines chemischen
Werkes in Dresden. A. Prée besass eine Reihe geheimgehaltener, aber zur
Hauptsache nicht patentierter Rezepte für die Herstellung gewisser in der
Baubranche verwendeter Produkte, worunter eines Mittels zur Verminderung der
Sonnenhitze in gedeckten Räumen. Er bezeichnete seine Produkte anfänglich als
«Preolit» -Präparate, so das Sonnenschutzmittel als «Preolit-Sonnenschutz».
In den Jahren 1910/1911 gewährte Prée dem Wilhelm Thiele in Zürich die Lizenz
für die Herstellung und den Vertrieb der Preolit-Produkte in der Schweiz, zu
welchem

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Zwecke er ihm die Geheimrezepturen anvertraute. Thiele vertrieb das
Sonnenschutzmittel anfänglich unter dem Namen «Preolit-Sonnenschutz». In der
Folge verwendete er statt dessen im Einverständnis mit dem Lizenzgeber den
Namen «Contrasol».
Am 18. Februar 1919 liess die Prée die Bezeichnung «Contrasol» in der
deutschen Warenzeichenrolle auf ihren Namen eintragen und begann sie auch für
den Vertrieb der Ware in Deutschland zu verwenden.
Im Januar 1926 starb Thiele. Das Geschäft ging einschliesslich des mit der
Prée bestehenden Lizenzvertrages zunächst an eine Kollektivgesellschaft und im
Jahre 1928 an eine Aktiengesellschaft Thiele A. G., die heutige Klägerin,
über.
Am 19. August 1932 kündigte die Prée der Klägerin den Lizenzvertrag und
übertrug das alleinige Recht zur Herstellung und zum Vertrieb ihrer Produkte
für das Gebiet der Schweiz der heutigen Beklagten, Preola A. G.
Seither wurde die Marke «Contrasol» sowohl von der Klägerin wie von der
Beklagten verwendet, von beiden für das nämliche Sonnenschutz-Präparat, das
sie selber fabrizierten und vertrieben.
Am 20. Januar 1933 liess die Klägerin auf ihren Namen im schweizerischen
Markenregister unter Nr. 79444 die Wortmarke «Contrasol» für
chemisch-technische Produkte eintragen.
Am 23. Januar 1933 wurde im internationalen Markenregister unter Nr. 81575 die
gleiche Marke für ähnliche Produkte zu Gunsten der Prée eingetragen, gestützt
auf die erwähnte Eintragung vom 18. Februar 1919, bezw. deren Erneuerung vom
18. Februar 1929, in der deutschen Warenzeichenrolle.
B. - Am 13./16. September 1933 hat die Klägerin die vorliegende Klage
eingereicht, mit der sie beantragt, es sei festzustellen, dass das Recht an
der Marke «Contrasol» für chemisch-technische Produkte für das Gebiet des
Schweiz der Klägerin zustehe und dass die Markeneintragung

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Nr. 79444 im schweizerischen Markenregister rechtsgültig sei.
Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt und Widerklage erhaben mit dem
Antrage, es sei die Löschung der klägerischen Marke «Contrasol» im
schweizerischen Markenregister (Nr. 79444) zu verfügen.
C. - Das Handelsgericht des Kantons Zürich hat durch Urteil vom 21. Juni 1934
die Klage abgewiesen, die Widerklage gutgeheissen und demgemäss die Löschung
der im schweizerischen Markenregister auf den Namen der Klägerin eingetragenen
Marke Nr. 79444 «Contrasol» verfügt.
D. - Dieses Urteil ist vom Bundesgericht am 6. Februar 1935 bestätigt worden.
Aus den Erwägungen:
Es ist davon auszugehen, dass die Klägerin und ihre Rechtsvorgänger gemäss
ihren lizenzvertraglichen Verpflichtungen willens gewesen sind, die Marke
«Contrasol» für die Prée zu gebrauchen. Hieraus folgert die Vorinstanz aber
mit Recht noch nicht ohne weiteres, dass der Prée dieser Gebrauch wirklich als
eigener angerechnet werden könne.
Die grundsätzliche Frage, die sich erhebt, geht dahin, ob eine Lizenz an einem
Markenrecht möglich ist. Nach Art. 11 MSchG kann eine Marke nur mit dem
Geschäft übertragen werden, dessen Erzeugnissen sie zur Unterscheidung dient.
Das würde die Erteilung einer Lizenz, die ja eine, wenn auch nur beschränkte
Übertragung darstellt, wörtlich genommen ohne weiteres ausschliessen, da dabei
in der Regel nicht zugleich auch das Geschäft als Ganzes übergeht. Die
Vorschrift des Art. 11 darf aber, was schon in BGE 58 II 180 dargelegt werden
ist, nicht strenger ausgelegt werden, als es der ihr zugrunde liegende
Schutzgedanke erfordert. Die Vorschrift soll das Publikum davor schützen, dass
es die mit der Marke versehene Ware als aus einem Geschäftsbetrieb stammend
erachte,

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aus dem sie in Wirklichkeit nicht herrührt. Diese Täuschungsgefahr würde ohne
Zweifel bestehen bei einer vom Geschäftsbetrieb des Markeninhabers völlig
losgelösten Lizenz, weshalb eine solche Übertragung unzulässig wäre. Anders
verhalt es sich dagegen, wenn die Lizenz einem Geschäfte erteilt wird, das mit
demjenigen des Lizenzgebers in enger wirtschaftlicher Beziehung steht, und
insbesondere, wenn dabei die vom Lizenznehmer vertriebene Ware mit derjenigen
des Lizenzgebers identisch ist. In einem solchen Falle läuft das Publikum
keine Gefahr, durch die Marke zum Kauf einer andern Ware veranlasst zu werden,
als es sich darunter vorstellt, so dass auch kein Grund vorliegt, der Lizenz
die Anerkennung zu versagen.
Im vorliegenden Falle wurde das von der Klägerin und ihren Rechtsvorgängern
vertriebene Sonnenschutzmittel nach dem Rezepte des Lizenzgebers hergestellt.
Die Klägerin hatte von der Lizenzgeberin vertragsgemäss Weisungen über die
Herstellung des Präparates entgegenzunehmen, ihr über den Vertrieb Bericht zu
erstatten und fortlaufend Lizenzgebühren zu bezahlen; ferner bestimmte der
Vertrag, dass sie bei Auflösung des Vertrages Fabrikation und Vertrieb
einzustellen habe. Damit war, wie die Vorinstanz feststellt, nicht bloss eine
enge wirtschaftliche Verknüpfung beider Betriebe, sondern zufolge der
Übereinstimmung der Rezepte gleichzeitig auch die Identität der von den beiden
Unternehmen hergestellten Produkte gewährleistet.
Unter diesen Umständen bestehen gegen die Zulässigkeit der Markenlizenz keine
Bedenken, was dazu führt, dass der Gebrauch der Marke durch die Lizenznehmer
der Lizenzgeberin als eigener Gebrauch anzurechnen und das Recht an der Marke
daher nicht der Klägerin, sondern der Widerklägerin zuzuerkennen ist. Das
Widerklagebegehren, mit welchem die Löschung der auf den Namen der
Widerbeklagten im schweizerischen Register eingetragenen Marke Nr. 79444
verlangt wird, muss demgemäss gutgeheissen, das Hauptklagebegehren, das auf
Anerkennung

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dieser Markeneintragung gerichtet ist, abgewiesen werden.
Die Vorinstanz kommt zu dem gleichen Ergebnis auch noch deswegen, weil
einerseits Thiele, der das Geschäft bis 1926 geführt, einen eigenen
Rechtsanspruch aus dem Gebrauch der Marke weder habe erwerben wollen noch
erwerben können, und anderseits die Marke seit der Eintragung in der deutschen
Warenzeichenrolle im Jahre 1919 von der Prée selber in Deutschland ebenfalls
gebraucht worden sei; damit habe sich diese nach der auf das
Universalitätsprinzip gestützten Praxis des Bundesgerichts (BGE 26 II 644; 30
II 595; 43 II 100 Erw. 3; 47 II 356) die Priorität des Gebrauchs auch mit
Wirkung für die Schweiz erlangt und das Markenrecht für sich erworben. Die
Klägerin kritisiert das Universalitätsprinzip unter Berufung auf VON
WALDKIRCH, Der Gebrauch der Marke nach schweizerischen Recht (Zeitschrift für
schweizerisches Recht NF 50 S. 135), und SANDREUTER, Rechtliche Natur,
Entstehung und Endigung des Markenrechts, S. 55 f.. Das Bundesgericht hat aber
umsoweniger Anlass, im vorliegenden Falle die Frage nach der Geltung dieses
Prinzips neu aufzugreifen, als ja die Prée nach dem oben Ausgeführten auch auf
Grund des Territorialprinzips als die wahre Berechtigte angesehen werden muss.

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 11 Usage de la marque - 1 La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
¹	La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
²	L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque.
³	L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire.

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 1 Définition - 1 La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
¹	La marque est un signe propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.
²	Les mots, les lettres, les chiffres, les représentations graphiques, les formes en trois dimensions, seuls ou combinés entre eux ou avec des couleurs, peuvent en particulier constituer des marques.

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 11 Usage de la marque - 1 La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
¹	La protection est accordée pour autant que la marque soit utilisée en relation avec les produits ou les services enregistrés.
²	L'usage d'une forme de la marque ne divergeant pas essentiellement de la marque enregistrée et l'usage pour l'exportation sont assimilés à l'usage de la marque.
³	L'usage de la marque auquel le titulaire consent est assimilé à l'usage par le titulaire.