BGE-58-II-279 - 1932-01-01 - ATF - Droit civil - Patentverletzungsklage. Die Einreichung von Privatgutachten im Berufungsverfahren ist unzulässig...

S. 279 / Nr. 46 Erfindungsschutz (d)

BGE 58 II 279

46. Auszug aus dem Urteil der I. Zivlabteilung vom 29. Juni 1932 i. S. «Orion»
Automobilwerkstätten gegen Huber.

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Regeste:
Patentverletzungsklage. Die Einreichung von Privatgutachten im
Berufungsverfahren ist unzulässig (Änderung der Rechtsprechung). OG Art. 80
und 81. (Erw. 2.)
Zerstörung der Neuheit der Erfindung eines Automobilkühlers durch Einfuhr und
Verkehr von wenigen Autos mit gleicher Kühlerkonstruktion, wenn keine
Wahrscheinlichkeit besteht, dass diese Konstruktion von Fachleuten überhaupt
bemerkt worden ist. PatGes. Art. 4, 16 Ziff. 4. (Erw. 6.)
Kleine Erfindungen haben keinen Anspruch auf Schutz der Äquivalente. (Erw. 6.)

A. - Der klägerischen Genossenschaft, «Orion» Automobilwerkstätten, wurde am
18. August 1919/16. April 1920 das schweizerische Patent Nr. 84842 für die
Erfindung eines aus gewellten Lamellen gebildeten Kühlers, insbesondere für
Automobile, erteilt.
Der Hauptanspruch lautet:
«Aus gewellten Lamellen gebildeter Kühler, insbesondere für Automobile, dessen
Lamellen an den Stirnseiten des Kühlers zu Bildung Wasser führender Kanäle
zusammengefügt sind, die zwischen sich Kanäle zum Durchstreichen der Kühlluft
belassen, dadurch gekennzeichnet, dass an den Stirnseiten des Kühlers, wo die
Lamellen zusammengefügt sind, Distanzstreifen angebracht sind, die die
zusammengefügten Lamellenteile zweier benachbarter Wasserkanäle miteinander
verbinden und einen Zwischenraum zwischen zwei benachbarten Wasserkanälen für
den Luftdurchgang aufrechterhalten.»
Die beiden Unteransprüche des Patentes lauten:
«1. Aus gewellten Lamellen gebildeter Kühler nach dem Patentanspruche, dadurch
gekennzeichnet, dass jeder Distanzstreifen der gewellten Form der
Wasserkanäle, die

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»2. Aus gewellten Lamellen gebildeter Kühler nach Patentanspruch und
Unteranspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Distanzstreifen aus
versetzt zu einander angeordneten gebogenen Teilen, die durch gerade Stege
miteinander verbunden sind, besteht, das Ganze derart, dass die Wasserkanäle
durch die Distanzstreifen parallel zueinander gehalten werden können.»
Der Beklagte, Emil Huber, ist Inhaber einer Automobilspenglerei und fabriziert
und vertreibt ebenfalls Kühler, und zwar nach einem gewerblichen Modell, das
er zur Erlangung des Schutzes am 25. Juli 1927 beim Eidgenössischen Amt für
geistiges Eigentum in Bern hinterlegte.
Die Klägerin, Ende 1929 auf die Konstruktion des Kühlers des Beklagten
aufmerksam geworden, erblickte darin eine Verletzung ihres Patentes und
forderte den Beklagten am 2. November 1929 auf, die Herstellung aufzugeben.
Der Beklagte lehnte das Ansinnen ab.
B. - Am 26. Mai 1930 hat die Genossenschaft «Orion» gegen Emil Huber folgende
Klage erhoben:
1. Es sei das vom Beklagten am 25. Juli 1927 hinterlegte Modell Nr. 41011
ungültig zu erklären und das Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum
anzuweisen, dasselbe im amtlichen Register zu löschen.
2. Es sei dem Beklagten die Herstellung und der Vertrieb der aus gewellten
Lamellen gebildeten Kühler, soweit die Klägerin dadurch in ihren Rechten als
Inhaberin des schweizerischen Patentes Nr. 84842 vom 18. August 1919 verletzt
wird, gerichtlich zu untersagen.
3. Es sei der Beklagte zum Ersatz des infolge der Patentverletzung der
Klägerin zugefügten Vermögensschadens im vorläufigen Betrage von 32500 Fr. zu
verurteilen.
4. Es sei die Klägerin berechtigt zu erklären, das Urteil im Dispositiv im
schweizerischen Handelsamtsblatt und zwei andern von ihr zu wählenden Tages-,
bezw. Fachzeitschriften auf Kosten des Beklagten zu veröffentlichen.
Die Schadenersatzforderung ist damit begründet

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worden, dass nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung (BGE 49 II S. 518)
die Patentverletzung eine unbefugte Führung fremder Geschäfte darstelle und
nach Art. 423 OR verantwortlich mache, und dass anzunehmen sei, der Beklagte
habe vorläufig 500 Kühler mit einem Gewinn von 65 Fr. hergestellt und
veräussert.
C. - Der Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt und Widerklage auf
Nichtigerklärung des klägerischen Patentes Nr. 84842 vom 18. August 1919
erhoben.
D. - Durch Urteil vom 10. Dezember 1931 hat das Handelsgericht des Kantons
Zürich das Modell des Beklagten Nr. 41011 als ungültig erklärt und das
Eidgenössische Amt für geistiges Eigentum angewiesen, es im amtlichen Register
zu löschen; im übrigen hat es sowohl die Klage, als die Widerklage abgewiesen.
E. - Gegen diesen Entscheid haben beide Parteien die Berufung an das
Bundesgericht ergriffen und folgende Anträge gestellt:
Die Klägerin hat um Gutheissung auch der Klagebegehren 2, 3 und 4 ersucht.
Der Beklagte hat beantragt, es sei die Widerklage gutzuheissen und es sei der
Widerkläger berechtigt zu erklären, das Urteil im Dispositiv im
schweizerischen Handelsamtsblatt und zwei andern von ihm zu wählenden Tages-
bezw. Fachzeitschriften auf Kosten der Hauptklägerin zu veröffentlichen.
F. - Die Klägerin hat zur Unterstützung ihrer Berufung ein Privatgutachten von
Prof. Rupp, Vorstand der Patentabteilung der A.-G. Brown, Boveri & Cie
eingereicht.
Der Beklagte hat darauf ein Privatgutachten beim Ingenieur und Patentanwalt
Derichtsweiler in Höngg bestellt und eingereicht. Derichtsweiler hat seinem
Gegengutachten ein kleines Modell der amerikanischen Marmonkühlerkonstruktion,
sowie ein Zeugnis des Eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum vom 19. Mai
1932 beigefügt, wonach der Auszug der amerikanischen Patentschrift 1233765 E.
S. Erickson, betreffend Cellular Radiator

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schon seit 23. August 1917 auf der Bibliothek des Amtes in Bern öffentlich
aufgelegen hat.
G. - ...
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- ...
2.- Das Bundesgericht hat seit dem Entscheid vom 7. Juni 1913 (i. S. Stickerei
Feldmühle gegen Schawalder und Kons. (BGE 39 II S. 344) wiederholt erkannt, es
sei in Patentprozessen zulässig, dass die Parteien noch im Berufungsverfahren
Privatgutachten einreichen, die auch allgemeine technische und daneben
patentrechtliche Ausführungen enthalten (BGE 57 II S. 617; 58 II S. 60). In
Patentprozessen sind nämlich die Tatfragen auf's Engste mit den Rechtsfragen
verknüpft, und die rechtliche Beurteilung hängt oft geradezu ausschliesslich
vom richtigen technischen Verständnis einer Erfindung ab. Da das Bundesgericht
im Gegensatz zu den Patentsenaten ausländischer Gerichte jedoch nicht mit
Fachleuten der Technik besetzt ist, bestand und besteht jedenfalls ein
dringendes Bedürfnis sowohl für die Parteien, als für den Berufungsrichter,
dass durch jene auch im Berufungsverfahren noch der Tatbestand klar zum
Ausdruck gebracht werden kann und nicht wegen Missverständnissen, die
lediglich auf das Fehlen jeder Anschauung zurückzuführen sind, die
Rechtsprechung leide. Aus diesem Grund hat die I. Zivilabteilung des
Bundesgerichtes der Bundesversammlung bei der Revision des
Organisationsgesetzes der Bundesrechtspflege von 1921 vorgeschlagen, in Art.
82 ausdrücklich vorzusehen, dass in Patentstreitigkeiten das Bundesgericht
einen Augenschein vornehmen und Sachverständige beiziehen könne. Dieser der
besondern Natur der Patentstreitigkeiten Rechnung tragende Vorschlag ist dann
aber durch den Nationalrat, im Gegensatz zum Ständerat, abgelehnt worden
(StenB 1921 StR 144, NR 329), und das Bundesgericht liess dann wenigstens
wieder die Privatgutachten zu, die immerhin in einzelnen

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Fällen geeignet waren, das richtige Verständnis einer Erfindung, z. B. einer
komplizierten Maschine, zu vermitteln, wenn der durch die kantonale Instanz
festgestellte Tatbestand darüber keinen befriedigenden Aufschluss gab oder
Zweifel an der damit verknüpften rechtlichen Entscheidung offen liess.
Trotzdem kann an der Zulassung solcher Privatgutachten nicht mehr festgehalten
werden. Es hat sich gezeigt, dass die Parteien nun in jedem Fall solche
Gutachten bestellen und einreichen, gleichgültig ob die durch die kantonale
Instanz veranstaltete Expertise schlüssig sei oder nicht und ob in der
Berufungsverhandlung die Erfindung auch durch den Laien ohne technischen
Beistand dargestellt und begriffen werden könne oder nicht. Sodann hat sich
der Berufungsbeklagte regelmässig veranlasst gesehen, ein Gegengutachten
beizubringen oder gar aussergerichtliche Fragen an den frühern gerichtlichen
Experten zu stellen, und die Berufungsklägerin hat dann den so erhaltenen
Bericht wiederum seinem Privatgutachter zur Vernehmlassung unterbreitet, und
so fort, sodass sich bis zur Berufungsverhandlung ein eigentlicher
Schriftenwechsel entsponnen hat und die Instruktion erschwert worden ist. Eine
Frist für die Einreichung der Gutachten ein- für allemal festzusetzen, wäre
ohne Verkürzung der Rechte der einen oder andern Partei nicht möglich gewesen,
und richterliche Fristen von Fall zu Fall wären ja geradezu einer
Aufforderung, solche Gutachten einzureichen, gleichgekommen. Vor allen Dingen
aber hat sich erwiesen, dass die privaten Experten sich nicht darauf
beschränkten, den Tatbestand aufzuhellen, sondern dass sie neue Tatsachen
hinzufügten und sich nicht an den durch das Bundesgericht wiederholt
ausgesprochenen Satz hielten, die Privatgutachten könnten nicht berücksichtigt
werden, soweit sie sich nicht an den gemäss Art. 81 OG verbindlichen
Tatbestand anlehnen (BGE 58 II S. 61 und dort zitierter Entscheid). Gerade das
im vorliegenden Fall durch Ing. Derichsweiler seinem

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Bericht beigefügte Zeugnis des eidgenössischen Amtes für geistiges Eigentum
ist ein Beweis dafür, dass die Privatgutachter oft noch wesentliche Tatsachen
darzutun versuchen, die das Bundesgericht aber nicht mehr berücksichtigen
darf, ein Procedere, das mit schweren Unzukömmlichkeiten verbunden ist, indem
die unterlegene Partei dann meistens ein formalistisches Fehlurteil darin
erblickt, dass der Richter entgegen seiner tatsächlichen Kenntnis des
wirklichen Sachverhaltes entschieden habe. Es rechtfertigt sich demnach, den
Parteien überhaupt nicht mehr Gelegenheit zu geben, solche Weiterungen zu
versuchen.
Privatgutachten sind demnach auch in Patentstreitigkeiten im
Berufungsverfahren fortan auszuschliessen, wiewohl auch diese Lösung mit - den
bereits gekennzeichneten - Unzukömmlichkeiten verbunden ist. Hinweise auf
technische Literatur, d. h. auf wissenschaftliche Arbeiten, die nicht im
Hinblick auf den konkreten Streitfall verfasst worden sind, bleiben
selbstverständlich vorbehalten. Im übrigen wird es Sache des Gesetzgebers
sein, dem Bundesgericht als zuständiger Instanz in Patentstreitigkeiten zu
ermöglichen, die Funktion einer Erfindung selbst zu beobachten und wenn nötig
Fragen an unabhängige Sachverständige zu stellen.
Die von beiden Parteien eingelegten Privatgutachten sind demnach aus dem
Rechte zu weisen und bei Beurteilung des vorliegenden Falles nicht zu
berücksichtigen.
3....
4....
6.- Soweit mit der Widerklage Mangel der Neuheit der klägerischen Erfindung
geltend gemacht wird, hat sich der Beklagte zur Begründung zunächst auf die
Veröffentlichung amerikanischer Patentschriften in der Schweiz berufen. Allein
durch das Zeugnis der Eidgenössischen Technischen Hochschule wird dargetan,
dass die in Frage kommenden Patentschriften der U.S.A.-Patente 1220744
(Harrison), 1233765 (Erickson) und 1238192

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(Reiferscheid) sich erst seit 12. August 1919 und Januar 1920 in der
Bibliothek der genannten Hochschule befinden; es kann daher nicht davon
gesprochen werden, dass die Erfindung vor der Patentanmeldung vom 18. August
1919 wegen des Vorhandenseins der erwähnten Patentschriften schon derart
offenkundig gewesen sei, dass die Ausführung durch Fachleute möglich gewesen
wäre. Das im Berufungsverfahren eingereichte Zeugnis des Eidgenössischen Amtes
für geistiges Eigentum, wonach ein Auszug des EricksonPatentes Nr. 1233765
schon seit 23. August 1917 auf dessen Bibliothek aufliegt und auf das sich der
Beklagte heute berufen hat, ist als neues und daher unzulässiges Beweismittel
für eine neue Behauptung nicht zu beachten (OG Art. 80).
Der Beklagte und Widerkläger hat sodann behauptet, es seien vor der
Patentanmeldung eine Anzahl amerikanischer Marmon-Automobile in die Schweiz
eingeführt worden, welche die gleiche Kühlerkonstruktion aufgewiesen und
offenkundig gemacht hätten. Die klägerische Erfindung sei also durch
Vorbenützung bekannt geworden. Nach dieser Richtung hat das Beweisverfahren
ergeben, dass in der Tat schon vor dem 18. August 1919 durch den damaligen
Fabrikvertreter neuen Marmon-Wagen in die Schweiz eingeführt worden sind. Die
Vorinstanz hat es anderseits jedoch nicht als rechtsgenügend bewiesen
bezeichnet, dass diese neuen Wagen mit Kühlern von der gleichen Erfindung, wie
die Klägerin sie gemacht hat, versehen gewesen seien. An diese Beweiswürdigung
ist das Bundesgericht gebunden, sodass auch in dieser Beziehung die Neuheit
nicht als zerstört zu gelten hat.
Eventuell hat sich die Vorinstanz übrigens auch auf den Standpunkt gestellt,
es könne nicht als ausgemacht gelten, dass die Erfindung in der durch das
Gesetz geforderten Weise bekannt geworden sei, selbst wenn man annehmen
wollte, die neun Wagen hätten dieselbe Erfindung an ihren Kühlern aufgewiesen.
Es sei erstens zweifelhaft. ob von einem hinreichenden Bekanntwerden schon

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in Anbetracht der ausserordentlich kleinen Zahl der eingeführten Wagen
gesprochen werden könne. Zweitens habe die Erfindung nicht schon bei einer
oberflächlichen Prüfung der Kühler der Marmon-Wagen erkannt werden können,
sondern erst nach einem Aufreissen des Kühlers; dass der Kühler aber
aufgerissen worden sei, erscheine nicht als wahrscheinlich, zumal der damalige
schweizerische Vertreter der Marmon-Werke selbst als Zeuge deponiert habe, er
sei über die Konstruktion nicht unterrichtet gewesen. Geht man nun von diesen
verbindlichen tatsächlichen Annahmen des Handelsgerichtes aus, so muss man mit
ihm verneinen, dass die Erfindung derart offenkundig gewesen sei, dass sie von
einem Fachmann hätte ausgeführt werden können. Es genügt nicht die bloss
theoretische Möglichkeit, dass jemand den Kühler eines der neuen Wagen
auseinandergenommen und sogar zerstört habe, wenn dies praktisch als höchst
unwahrscheinlich erscheint, sondern es muss in tatsächlicher Beziehung eine
gewisse Wahrscheinlichkeit verlangt werden. Diese Wahrscheinlichkeit ist hier
nicht gegeben, und es war daher nicht rechtsirrtümlich, wenn die Vorinstanz
angenommen hat, die Erfindung sei auch durch die Einfuhr und den Verkehr der
neuen Marmon-Wagen nicht offenkundig geworden.
Die Widerklage auf Nichtigkeit des Patentes der Klägerin ist also abzuweisen.
6.- Die Lamellen des vom Beklagten hergestellten Kühlers sind nicht eigentlich
gewellt, sondern kantig, d. h. sie verlaufen nicht in abgerundeten Wellen,
sondern sind in Flächen und Kanten ausgezogen und haben infolgedessen zusammen
mit dem Distanzierungsmittel ein Profil, das Bienenwaben gleichsieht, also aus
lauter Sechsecken besteht. Es ist jedoch mit der Vorinstanz und in
Übereinstimmung mit dem Gerichtsexperten Blumer zu erkennen, dass diesem
Unterschied in der Form keine Bedeutung zukommt, indem er ohne jeden Einfluss
auf den Nutzeffekt ist

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Der kritische Unterschied der beklagtischen Ausführung von der klägerischen,
auf den der Beklagte seine Bestreitung der Patentverletzung stützt, besteht in
dem Mittel der Distanzierung und Verbindung der Wasserkanäle. Während hiezu
nach dem klägerischen Patent ein selbständiger Blechstreifen (Distanzstreifen)
verwendet wird, benützt der Beklagte dafür einen Teil des Wasserkanals selbst,
indem er die Wasserkanäle durch ihre vorspringenden Teile distanziert und
verbindet: Die vorspringenden Teile werden aus einer der beiden, einen
Wasserkanal bildenden Lamellen selbst durch Abkröpfen oder Ausbuchten
herausgebildet, sodass sie mit den betreffenden Lamellen ein einheitliches
Ganzes, ein Stück bilden, wobei sie jeweils mit derjenigen Lamelle des
benachbarten Kanals verbunden sind, aus der keine vorspringenden Teile
herausgebildet sind.
Der Gerichtsexperte Blumer hat sich nun in seinem der Vorinstanz abgegebenen
Gutachten auf den Standpunkt gestellt, der Lösungsgedanke der Klägerin bestehe
darin, dass der Distanzstreifen gerade da angebracht sei, wo die Lamellen des
Wasserkanals zusammen gefügt sind, an der vordern und hintern Seite des
Kühlers. Diesen Lösungsgedanken habe sich auch der Beklagte zu eigen gemacht,
und das sei ausschlaggebend, wiewohl das verwendete Mittel verschieden sei.
Dieser Auffassung kann nicht zugestimmt werden. Patentiert ist nicht das
Problem und nicht der beabsichtigte Zweck, der darin besteht, dass eine gute
Kühlwirkung erzielt und eine Durchscheuerung vermieden werden will, sondern
geschützt ist, wie auch die Vorinstanz ausgeführt hat, nur das Mittel zur
Erreichung dieses Zweckes, und auch dieses nur, soweit es im Patentanspruch
zum Schutz angemeldet wurde. Die blosse Idee, die wellenförmigen Wasserkanäle
so anzuordnen, dass sie einerseits nicht durch Zusammenstossen der
Ausbuchtungen die Gefahr des Leckwerdens heraufbeschwören, und anderseits doch
Luftkanäle freilassen, ist noch kein Erfindungsgedanke, sondern nur die

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Aufgabe, die sich der Erfinder stellt; es frägt sich ja gerade, ob und wie man
dies erreichen könne. Der Lösungsgedanke kann auch nicht mit dem Experten
Blumer darin gefunden werden, dass die Kanäle an einer bestimmten Stelle,
nämlich an der Stirnseite des Kühlers ausserhalb der Wasserkanäle
zusammengefügt werden, denn auch dabei bleibt noch ungelöst, was gemacht
werden müsse, damit namentlich die Luftkanäle offen bleiben. Es kommt also auf
das konstruktive Mittel der Lösung des Problems an, und dieses Mittel ist bei
der Erfindung der Klägerin der besondere Distanzstreifen. Dasselbe Problem
löst der Beklagte, aber durch ein anderes Mittel, nämlich durch die besondere
Gestaltung der einen der beiden einen Wasserkanal bildenden Lamellen, die
trotz dieser besondern Gestaltung ein einziges Stück bildet. Da nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtes zu Art. 5 des Patentgesetzes der
Patentschutz sich aber nur auf das erstreckt, was nach der Fassung der
Patentansprüche als Inhalt der Erfindung ausgedrückt ist (BGE 47 II S. 494),
und da die Erfindung des Patentes Nr. 84842 nach dem Hauptanspruch dadurch
gekennzeichnet ist, dass ein die benachbarten Kanäle verbindender und
auseinanderhaltender Distanzstreifen angebracht ist, dieser Distanzstreifen
bei der Ausführung des Beklagten aber fehlt und durch ein anderes Mittel
ersetzt ist, kann nicht gesagt werden, der Beklagte verwende einfach die
Lösung der Klägerin. Vielmehr könnte eine Patentverletzung in der Ausführung
des Beklagten nur gefunden werden, wenn man in den Schutzbereich eines
Patentes auch aequivalente Mittel (vgl. darüber ISAY, Patentgesetz S. 54)
einbeziehen und im vorliegenden Fall eine solche Äequivalenz annehmen wollte.
Von Äquivalenz spricht man, wenn man die Mittel zur Lösung einer Aufgabe nach
ihrer Funktion betrachtet; es kommt darauf an, ob die beiden Mittel bei der
Hervorbringung des Endergebnisses die gleiche technische Einzelwirkung
ausüben. Allein es gibt Ersatzmittel, die besser oder schlechter wirken, und

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es ist in der deutschen Judikatur und Literatur anerkannt, dass Ersatzmittel,
welche sehr viel besser oder sehr viel schlechter wirken, die Äquivalenz
geradezu ausschliessen (PIETZCKER, Patentgesetz S. 258 Anm. 38). Davon kann im
vorliegenden Fall allerdings nicht die Rede sein, wiewohl in der Vereinfachung
durch Einsparung des besondern Distanzstreifens auch eine Verbesserung liegt
Dagegen ist im vorliegenden Fall der Schutz deshalb nicht einfach auf das vom
Beklagten verwendete Äquivalent auszudehnen, weil die Erfindung der Klägerin
eine kleine Erfindung ist und keinen Anspruch auf den Äquivalenzschutz erheben
kann. Es muss also stets auf das Verdienst Rücksicht genommen werden, das sich
der Erfinder um die Förderung der Technik erworben hat (vgl. PIETZCKER, a.a.O.
S. 268 Anm. 46 in fine und die S. 283 zit. deutsche Rechtsprechung); es wäre
verkehrt, wenn man den Patentschutz selbst bei bescheidenen Erfindungen
einfach dem Inhaber des ersten Lösungsgedanken reservieren würde, während der
Erfinder des Äquivalents unter Umständen noch einen wertvollen technischen
Fortschritt ermöglicht hat. Wer sich selber nur geringe Verdienste erworben
hat, soll andern den Ausbau nicht streitig machen. In diesem Sinne ist der
(bei PIETZCKER, a.a.O. S. 268 Anm. 46 und S. 283 zitierten) englischen und
amerikanischen Rechtsprechung beizupflichten, welche bei kleinen Erfindungen
keinen Schutz der Äquivalente gewähren.
Die Klage ist daher, soweit sie noch im Streit liegt, mangels einer
Patentverletzung ebenfalls abzuweisen, und das angefochtene Urteil ist zu
bestätigen.