B-3119/2013 - 2014-06-12 - protection des marques, du design et des variétés végétales - Verfügung vom 30. April 2013 betreffend Widerspruchs-verfahren Nr. 12149 CH 471'075 SWISSPRIMBEEF / CH 621'102 APPENZELLER PRIMBEEF (fig.)

Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal

Abteilung II

B-3119/2013

Urteil vom 12. Juni 2014

Richterin Vera Marantelli (Vorsitz),

Besetzung Richter Francesco Brentani, Richter Pascal Richard,

Gerichtsschreiber Lukas Abegg.

Mutterkuh Schweiz,

Laurstrasse 10, 5201 Brugg AG,

vertreten durch Rechtsanwalt Mathias Meyer,
Parteien
E. Blum & Co. AG, Patent- und Markenanwälte VSP,

Vorderberg 11, 8044 Zürich,

Beschwerdeführerin,

gegen

Sutter Delikatessen und Catering AG,

Signalstrasse 20, 9400 Rorschach,

vertreten durch Lardelli Bener Audétat,

Harbertstrasse 1, 7001 Chur,

Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,

Vorinstanz

Gegenstand Verfügung vom 30. April 2013 betreffend Widerspruchs-verfahren Nr. 12149 CH 471'075 SWISSPRIMBEEF /
CH 621'102 Appenzeller Prim(e) Beef (fig.).

Sachverhalt:

A.
Die Schweizer Marke Nr. 621 102 Appenzeller Prim(e) Beef (fig.) wurde am 5. Oktober 2011 in Swissreg als kombinierte Wort-/Bildmarke veröffentlicht. Sie hat folgendes Aussehen

und ist für folgende Waren eingetragen:

Klasse 29 Fleisch; Tiernahrung, alle vorgenannten Waren aus den beiden Halbkantonen Appenzell stammend; Fleischextrakte, konserviertes, tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, Gallerten (Gelees), Konfitüren, Kompotte, Speiseöle, Speisefette, alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft.

B.
Am 23. Dezember 2011 erhob die Beschwerdeführerin gegen die Eintragung dieser Marke Widerspruch und beantragte deren vollständigen Widerruf. Sie stützte sich dabei auf ihre Schweizer Wortmarke Nr. 471 075 SWISSPRIMBEEF, die für folgende Waren eingetragen ist:

Klasse 29 Fleisch und Fleischprodukte von Tieren der Rindviehgattung, soweit in Klasse 29 enthalten;

Klasse 31 Lebende Tiere der Rindviehgattung

Alle vorgenannten Produkte schweizerischer Herkunft.

C.
Die Vorinstanz wies mit Entscheid vom 30. April 2013 den Widerspruch vollumfänglich ab. Sie begründete ihren Entscheid damit, dass zwar die Waren mit der Ausnahme von Konfitüren und Speiseölen hochgradig gleichartig bis identisch seien und auch die strittigen Zeichen klanglich sowie bezüglich des Schriftbildes im Gesamteindruck Ähnlichkeit aufweisen würden. Auch ein unterschiedlicher Sinngehalt stünde dieser Ähnlichkeit nicht im Wege. Die Verwechslungsgefahr sei aber trotzdem nicht gegeben, da die Übereinstimmung der Zeichen in den Worten PRIMBEEF bzw. Prim(e) Beef Teile der Marken betreffen, welche von den relevanten Verkehrskreise als prime beef - zu Deutsch erstklassiges Rindfleisch - aufgefasst würden und daher aufgrund des beschreibenden Charakters gemeinfrei und somit nicht vom Schutzbereich der Widerspruchsmarke erfasst seien. Dem Argument der Beschwerdeführerin, wonach die Widerspruchsmarke durch intensiven Gebrauch erhöhte Verkehrsbekanntheit erlangt habe und daher nicht mehr zum Gemeingut zähle, entgegnete die Vorinstanz damit, dass der Bestandteil PRIMBEEF, welcher die Zeichenähnlichkeit verantwortet, nicht an einem allfälligen erweiterten Schutz der Widerspruchsmarke teilnehme. Auch bestehe aufgrund der Aktenlage kein Anhaltspunkt, wonach der Ausdruck PRIMBEEF als Serienmarke gebraucht würde, was unter Umständen zu einem erweiterten Schutz und damit zu einer Verwechslungsgefahr hätte führen können.

D.
Die Beschwerdeführerin erhebt mit Schriftsatz vom 3. Juni 2013 gegen diesen Entscheid Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht und beantragt den Entscheid der Vorinstanz unter Kostenfolge aufzuheben und den Widerspruch gegen die angefochtene Marke für alle beanspruchten Waren mit Ausnahme von Konfitüren und Speiseöle gutzuheissen. Die Beschwerdeführerin geht zwar mit der vorinstanzlichen Ansicht, dass Warengleichartigkeit bzw. -identität besteht, einig, bestreitet jedoch, dass die Widerspruchsmarke als prime beef im Sinne von erstklassigem Rindfleisch aufgefasst würde. Vielmehr werde die Marke in den Teilen SWISS PRIM BEEF wahrgenommen und sei daher nicht direkt beschreibend. Weiter macht die Beschwerdeführerin geltend, dass die Widerspruchsmarke intensiv gebraucht würde und daher über einen erhöhten Schutzumfang verfüge, weshalb auch nicht mehr argumentiert werden könne, dass der relevante Teil der Widerspruchsmarke im Allgemeingut stünde. Hierzu legt die Beschwerdeführerin zahlreiche Beweise ins Recht. Zudem verfüge die Beschwerdeführerin über weitere Marken mit dem Element SWISSPRIM, weshalb sie sich auch auf den Schutz der Widerspruchsmarke aufgrund der Seriennutzung berufen könne.

E.
Die Vorinstanz verzichtete mit Schreiben vom 14. August 2013 auf das Einreichen einer Vernehmlassung und beantragte unter Verweis auf die Begründung im angefochtenen Entscheid die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen.

F.
Die Beschwerdegegnerin äusserte sich mit Schriftsatz vom 21. August 2013 zur Beschwerde und beantragt die Beschwerde unter Kostenfolge abzuweisen. Die Beschwerdegegnerin argumentiert im Wesentlichen, dass die Übereinstimmung der strittigen Zeichen nur die im Gemeingut stehenden Elemente betreffe und daher eine Verwechslungsgefahr grundsätzlich ausgeschlossen sei. Sie bestreitet auch, dass die Widerspruchsmarke derart intensiv genutzt würde, dass ihr aufgrund dieser intensiven Nutzung einen erhöhten Schutzumfang zustehen würde. Zumindest aber würde das im Gemeingut stehende Element PRIMBEEF nicht an einem solchen erhöhten Schutzumfang teilnehmen.

G.
Eine Parteiverhandlung wurde nicht durchgeführt (Art. 40 Abs. 1 des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31 , 32 und 33 Bst. e VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 des Verwaltungsverfahrensgesetzes vom 20. Dezember 1968 (VwVG, SR 172.021) eingereicht und der Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 VwVG.)

Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Zeichen sind unter anderem dann vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]). Die Verwechslungsgefahr beurteilt sich nach der Kennzeichnungskraft der älteren Marke, der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, für welche die Marken hinterlegt sind (Gallus Joller, in: Michael G. Noth/ Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 45). Zwischen der Zeichenähnlichkeit und der Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen besteht dabei eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher die Produkte und Dienstleistungen sind und umgekehrt (Lucas David, in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz/Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl., Basel 1999, MSchG Art. 3 N. 8).

2.2 Für die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit wird auf den Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen, abgestellt (BGE 121 III 378 E. 2a Boss/Boks, BGE 119 II 473 E. 2d Radion). Bei kombinierten Wort /Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Gesamteindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während kennzeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, so können diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des Bundesverwaltungsgerichts B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 Efe [fig.]/Eve und B-7500/2006 vom 19. Dezember 2007 E. 6.4 Diva Cravatte [fig.]/ DD Divo Diva [fig.], je mit Hinweisen).

2.3 Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt auch vom Schutzumfang der Widerspruchsmarke ab (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7017/2008 vom 11. Februar 2012 E. 2.4 Plus/PlusPlus [fig.] mit Hinweisen). Der geschützte Ähnlichkeitsbereich für schwache Marken ist dabei kleiner als jener für starke Marken (BGE 122 III 382 E. 2a Kamillosan/Kamillon, Kamillan; Gallus Joller, in: Michael G. Noth/Gregor
Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 74, mit Hinweisen). Schwach sind insbesondere Marken, deren prägende Elemente beschreibenden Charakter haben (BVGE 2010/32 E. 7.3.1 Pernaton/Pernadol 400, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 7492/2006 vom 12. Juli 2007 E. 5 Aromata/Aromathera). Stark sind hingegen jene Marken, welche das Ergebnis einer schöpferischen Leistung oder langer Aufbauarbeit sind (BGE 122 III 382 E. 2a Kamillosan/Kamillon, Kamillan, mit Hinweisen; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 7 Converse All Stars [fig.]/Army Tex [fig.]; Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 979, mit Hinweisen).

2.4 Im Weiteren ist für die Verwechselbarkeit von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren und Dienstleistungen richten und unter welchen Umständen sie üblicherweise gehandelt bzw. angeboten werden. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten bzw. Spezialdienstleistungen, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (Urteil des Bundesgerichts 4C.258/2004 vom 6. Oktober 2004 E. 2.3 Yello/Yellow Access, BGE 126 III 315 E. 6b/bb Rivella/Apiella;BGE 122 III 382 E. 3a Kamillosan/Kamillon, Kamillan).

3.
Die Waren der Klasse 29 und 31, für welche die Widerspruchsmarke gebraucht wird, richten sich an den Durchschnittsverbraucher sowie an Fachleute, insbesondere jene der Gastronomie. Spricht eine Marke, wie im vorliegenden Fall, gleichzeitig mehrere Verkehrskreise an, so genügt es zur Gutheissung eines Widerspruchs in der Regel, wenn eine Verwechslungsgefahr mit Bezug auf einen dieser Verkehrskreise besteht (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-37/2011 vom 6. Oktober 2011 E. 4 Sansan/Santasana, mit Hinweisen auf Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 954). Es ist daher vom Durchschnittsverbraucher als Massstab für den Grad der Aufmerksamkeit auszugehen.

4.
Die Vorinstanz betrachtet die für die angefochtene Marke registrierten Waren Fleisch; Tiernahrung, alle vorgenannten Waren aus den beiden Halbkantonen Appenzell stammend; Fleischextrakte, konserviertes tiefgekühltes, getrocknetes und gekochtes Obst und Gemüse, Gallerten (Gelees), Kompotte, Speisefette, alle vorgenannten Waren schweizerischer Herkunft als gleichartig mit den für die Widerspruchsmarke registrierten Waren Fleisch und Fleischprodukte von Tieren der Rindviehgattung, soweit in Klasse 29 enthalten; Lebende Tiere der Rindviehgattung. Die Vorinstanz begründete diese Ansicht im Wesentlichen damit, dass die Waren entweder substituierbar seien oder sich gegenseitig ergänzen würden und die genannten Waren in den Erwartungen der Konsumenten von ein und demselben Hersteller kommen könnten. Nicht gleichartig mit den Waren der Widerspruchsmarke befand die Vorinstanz hingegen die Waren Konfitüren und Speiseöle.

Weder die Beschwerdeführerin noch die Beschwerdegegenerin hat diese Einschätzung gerügt; die Beschwerdeführerin nimmt von ihrem Antrag auf Gutheissung des Widerspruchs denn auch die Waren Konfitüren und Speiseöle aus (vgl. Sachverhalt D oben). Da die Beurteilung der Vorinstanz sachgerecht ist, kann ihr ohne weiteres gefolgt werden.

5.
Als nächstes ist die Ähnlichkeit der Zeichen zu beurteilen. Es stehen sich die Wortmarke SWISSPRIMBEEF und die kombinierte Wort-/Bildmarke Appenzeller Prim(e) Beef (fig.) gegenüber. Die Vorinstanz bejahte eine Zeichenähnlichkeit im Wesentlichen mit der folgenden Begründung. Das Bildelement der angefochtenen Marke mit dem Farbanspruch "hellgrün, rot" sowie den schräg- und hochgestellten Kleinbuchstaben e seien zwar im Gesamteindruck der Marke mitprägend, würden aber nicht derart vom Wortbestandteil ablenken, dass dieser in den Hintergrund gedrängt würde. Somit werde die Marke in erster Linie von den Wortelementen geprägt, deren nahezu vollständige Übereinstimmung im Element "PRIMBEEF" bzw. "Prim(e) Beef" zwangsläufig zu Ähnlichkeiten in Schrift- und Klangbild führe. Weiter würden, so die Vorinstanz, die Marken zwar über einen unterschiedlichen Sinngehalt verfügen, dieser sei aber nicht so gross, dass er die Ähnlichkeiten in Schrift- und Klangbild zu kompensieren vermöchte. Denn das Wort prim, auf Deutsch "formell, geziert, ordentlich", würde dem vorliegend relevanten Durchschnittskonsumenten nicht ohne Weiteres bekannt sein, sodass nicht davon ausgegangen werden könne, dass überhaupt ein unterschiedlicher Sinngehalt erkannt würde.

Diese Einschätzung der Ähnlichkeit der Zeichen wurde weder von der Beschwerdeführerin noch von der Beschwerdegegnerin beanstandet (zur umstrittenen Frage der Wahrnehmung der Zeichen und deren Auswirkung auf die Kennzeichnungskraft bzw. Verwechslungsgefahr vgl. E. 6 und E. 7 nachfolgend). Da die Beurteilung der Vorinstanz bezüglich der Zeichenähnlichkeit auch sachgerecht ist, kann ihr ebenfalls ohne weiteres gefolgt werden.

6.
Weiter ist der Schutzumfang der Widerspruchsmarke zu definieren. Diesbezüglich stellen sich in erster Linie zwei Fragen. Einerseits, ob die Widerspruchsmarke beschreibend und daher schwach ist (vgl. E. 2.3) und andererseits, ob durch lange Aufbauarbeit und einen gesteigerten Gebrauch der Schutzumfang erweitert wurde (vgl. BGE 122 III 382 E. 2a Kamillosan/Kamillon, Kamillan; Gallus Joller, in: Michael G. Noth / Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 98; Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 979) und eine allenfalls ursprünglich bloss schwache Kennzeichnungskraft der Marke damit nicht mehr beachtlich ist.

6.1 Die Widerspruchsmarke besteht aus den Bestandteilen SWISS, PRIM und BEEF wobei offensichtlich ist, dass die Bestandteile SWISS und BEEF für die beanspruchten Waren Fleisch und Fleischprodukte von Tieren der Rindviehgattung, soweit in Klasse 29 enthalten; Lebende Tiere der Rindviehgattung (Klasse 31); alle vorgenannten Produkte schweizerischer Herkunft beschreibend sind und daher über keine Kennzeichnungskraft verfügen. Der Wortbestandteil PRIM hat auf Deutsch die Bedeutung steif, formell, gekünstelt (Langenscheidt e-Handwörterbuch Englisch-Deutsch Version 5.0). Dieses Wort gehört allerdings mitnichten in den englischen Grundwortschatz, welcher vom hier relevanten Verkehrskreis, nämlich dem Durchschnittskonsumenten in der Schweiz, verstanden würde (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 22. Dezember 2003 4A.5/2003 E. 3.2; David Aschmann, in: Michael G. Noth/Gregor
Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 2 lit. a N. 111 f. mit weiterer Kasuistik). Viel eher wahrscheinlich ist, dass der Durchschnittskonsument den Bestandteil PRIM als das Wort "prime" interpretiert, welches zum englischen Grundwortschatz gehört und mitunter auch aufgrund seiner Verwandtschaft mit dem französischen primé und dem italienischen primo bzw. prima in der Bedeutung "erstklassig, gut" verstanden wird. Dieses Verständnis hat unter anderem zur Folge, dass der besagte Markenbestandteil als anpreisend angesehen werden muss. Wörter, welche reklamehaft den Zweck oder Nutzen der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, zählen zum Gemeingut und müssen daher allen Gewerbetreibenden zur Verfügung stehen. Entsprechend können derlei Elemente einer Marke keine Kennzeichnungskraft verleihen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 7504/2006 vom 8. März 2007 E. 4 Chic [fig.]/LIP CHIC; Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 2, N. 79 ff.).

Entsprechend sind alle Bestandteile der Widerspruchsmarke für die beanspruchten Waren beschreibend und/oder anpreisend. In einer Gesamtbetrachtung ergibt sich somit ein Bild von zusammengefügten schwachen Elementen, welche durch ihre Kombination der Marke insgesamt eine gewisse minimale ursprüngliche Kennzeichnungskraft verleiht.

6.2 Die Beschwerdeführerin macht nun geltend, der Schutzumfang sei durch den intensiven Gebrauch und die daraus resultierende Bekanntheit der Marke ausgeweitet worden. Die Beschwerdeführerin legt zur Untermauerung dieser Behauptung zahlreiche Belege ins Recht, welche den Gebrauch der Widerspruchsmarke SWISSPRIMBEEF nachweisen. Dass eine eigentlich schwache Marke durch intensiven Gebrauch ihren Schutzumfang erweitern kann, ist in Lehre und Rechtsprechung grundsätzlich unbestritten (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 3622/201 vom 1. Dezember 2010 E. 5.1.2 Wurzelbrot/Wurzelrusti; Gallus Joller, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 100).

6.2.1 Ein möglicher gesteigerter Schutzumfang der Marke hilft allerdings noch nicht über die Tatsache hinweg, dass sich die strittigen Marken lediglich in Teilen ähnlich sind, welche als gemeinfrei angesehen werden müssen. Namentlich sind dies die Elemente PRIM bzw. Prim(e) sowie BEEF und Beef, welche anpreisend und/oder beschreibend sind (vgl. E. 6.1 oben). Eine solche Übereinstimmung allein in gemeinfreien Elementen kann grundsätzlich nicht zu einer Verwechslungsgefahr führen (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-3508/2008 vom 9. Februar 2009 E. 9.3 KaSa97/Biocasa, Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7514/2006 vom 31. Juli 2007 E. 10 Quadrat [fig.]/Quadrat [fig.]; Gallus Joller, in: Michael G. Noth/Gregor Bühler/Florent Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], Bern 2009, Art. 3 N. 125, Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 273).

Eine Verwechslungsgefahr durch Übereinstimmung in gemeinfreien Teilen könnte allerdings in jenem Fall bestehen, in welchem der gesteigerte Schutzumfang durch intensiven Gebrauch der Markenicht nur die gesamte Marke umfasst, sondern auch die einzelnen grundsätzlich gemeinfreien Elemente der Marke für sich einen erhöhten Schutzumfang beanspruchen könnten. Dies wäre bspw. dann der Fall, wenn - unter anderem - die relevanten Verkehrskreise die Marke bereits aufgrund eines entsprechenden Elements als solche erkennen würden (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B 7491/2006 vom 16. März 2007 E. 8 Yeni Raki/Yeni Efe; vgl. auchEugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 989,Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 133 ff.). Die Beschwerdeführerin macht allerdings einen solchen gesteigerten Schutzumfang für einzelne Elemente der Widerspruchsmarke gar nicht erst geltend sondern bezieht sich lediglich auf die gesamte Marke SWISSPRIMBEEF. Entsprechend kann der Beschwerdeführerin für die Wortelemente PRIM und/oder BEEF der Widerspruchsmarke keinen gesteigerten Schutzumfang aufgrund intensiver Marktbearbeitung zuerkannt werden.

6.2.2 Ein gemeinfreier Teil einer Marke könnte weiter auch einen gesteigerten Schutzumfang beanspruchen und damit eine Verwechslungsgefahr begründen, wenn dieser als Element einer Serie registriert und genutzt wird. Dies macht die Beschwerdeführerin denn auch in ihrer Beschwerdeschrift geltend. So ist sie Inhaberin der Marken SWISSPRIMPORC (P-471073), SWISSPRIMLAMB (P-471074), SWISSPRIMGOURMET (P-483398). Freilich setzt die Erlangung eines gesteigerten Schutzumfanges durch Seriennutzung voraus, dass die weiteren Serienmarken nicht nur im Register aufgenommen sind, sondern dem Publikum aufgrund ihres Gebrauchs tatsächlich bekannt sind (vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-7475/2006 vom 20. Juni 2007 E. 8 - Converse All Star [Stern] [fig.]/Army tex [Stern] [fig.], mit Hinweis auf Entscheide der RKGE in sic! 2005 S. 805 E. 4 - Suprême des Ducs und sic! 1998 S. 198 E. 2b - Torres). Zudem muss die Serie dem Publikum als solche bekannt sein, bzw. muss im Verkehrsverständnis verankert sein, dass der Markeninhaber den gemeinsamen Markenbestandteil für eine Vielzahl von Marken benützt (Eugen Marbach, in: Roland von Büren/Lucas David [Hrsg.], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht, Bd. III/1, Markenrecht, 2. Aufl., Basel 2009, N. 966; Christoph Willi, in: Markenschutzgesetz, Kommentar zum schweizerischen Markenrecht unter Berücksichtigung des europäischen und internationalen Markenrechts, Zürich 2002, Art. 3, N. 116). Die Beschwerdeführerin hat lediglich Registerauszüge weiterer Marken ins Recht gelegt und nicht nachgewiesen, dass die von ihr genannten Marken auch tatsächlich in Gebrauch stehen. Daher kann die Beschwerdeführerin für den gemeinfreien Teil ihrer Marke auch aufgrund einer Serienmarke keinen gesteigerten Schutzumfang geltend machen.

7.
In einer wertenden Gesamtsicht muss nun die Verwechslungsgefahr beurteilt werden. Die eingetragenen Waren sind zwar mindestens gleichartig und auch die Zeichen weisen Ähnlichkeit auf, dennoch kann vorliegend nicht von einer Verwechslungsgefahr ausgegangen werden. Denn die strittigen Marken stimmen lediglich in zwei Elementen überein, welche beschreibend und daher dem Gemeingut zugehörig sind, nämlich PRIM und BEEF, wahrgenommen als PRIME BEEF, einerseits und Prim(e) Beef andererseits. Dass diese im Gemeingut stehenden Elemente durch intensive Nutzung eine grosse Bekanntheit und dadurch einen gesteigerten Schutzumfang errungen hätte, konnte die Beschwerdeführerin nicht nachweisen. Die Übereinstimmung in den lediglich gemeinfreien Bestandteilen kann jedoch nicht zu einer Verwechslungsgefahr führen. Diese wäre allenfalls gegeben, wenn die übrigen Elemente der Marken Anlass dazu geben würden (vgl. BGE 122 III 382 E. 5b Kamillosan/Kamillon, Kamillan). Da sich vorliegend die weiteren Elemente der Marken, nämlich "SWISS" bzw. "Appenzeller" mit figurativem Teil, deutlich unterscheiden, ist die Verwechslungsgefahr gebannt.

Eine Übereinstimmung in der Konstruktion der Marke, nämlich geografische Angabe & PRIM bzw. prime & BEEF kann für sich entgegen der Argumentation der Beschwerdeführerin keine Verwechslungsgefahr herbeiführen, da dem Markenrecht ein Konzeptschutz fremd ist (Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-5616/2012 vom 28. November 2013 E. 4.3 VZ VermögensZentrum/SVZ Schweizer VorsorgeZentrum mit weiteren Hinweisen).

Die Beschwerde ist damit abzuweisen.

8.
Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 . Abs. 1 und Art. 64 Abs. 1 VwVG).

8.1 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzusetzen (Art. 63 Abs. 4bis VwVG, Art. 2 Abs. 1 des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4 VGKE). Die Schätzung des Streitwertes hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- auszugehen ist (BGE133 III 492 E. 3.3 Turbinenfuss [3D] mit Hinweisen, Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 we make ideas work mit Hinweisen). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Aufgrund des vorliegend anzunehmenden Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'000.- festgelegt.

8.2 Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine angemessene Parteientschädigung zu entrichten (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE). Das Gericht setzt diese aufgrund der eingereichten Kostennote der Beschwerdegegnerin fest. Ist wie im vorliegenden Fall keine Kostennote eingereicht worden, setzt das Gericht die Entschädigung für die notwendigen Kosten auf Grund der Akten fest (Art. 14 Abs. 2 VGKE). Im vorliegenden Fall erscheint eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.- inkl. MWST für das Beschwerdeverfahren angemessen.

9.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es wird daher mit Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'000.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss von Fr. 4'000.- wird zur Bezahlung dieser Verfahrenskosten verwendet.

3.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin eine Parteientschädigung in der Höhe von Fr. 2'000.- (inkl. MWST) für das Beschwerdeverfahren zu entrichten.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)

- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilage zurück)

- die Vorinstanz (Ref. Widerspruchsverfahren Nr. 12149; Einschreiben; Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:

Vera Marantelli Lukas Abegg

Versand: 18. Juni 2014

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 40 Débats - 1 Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60
¹	Si l'affaire porte sur des prétentions à caractère civil ou sur une accusation en matière pénale au sens de l'art. 6, par. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales59, le juge instructeur ordonne des débats publics, pour autant qu'une partie le demande ou qu'un intérêt public important le justifie.60
²	Le président de la cour ou le juge unique peut ordonner des débats publics dans d'autres affaires.
³	Le huis-clos total ou partiel peut être ordonné si la sécurité, l'ordre public ou les bonnes moeurs sont menacés, ou si l'intérêt d'une personne en cause le justifie.

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
¹	Le recours est irrecevable contre:
^a	les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
^b	les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
^c	les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
^d	...
^e	les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
^e1	l'autorisation générale des installations nucléaires;
^e2	l'approbation du programme de gestion des déchets;
^e3	la fermeture de dépôts en profondeur;
^e4	la preuve de l'évacuation des déchets.
^f	les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
^g	les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
^h	les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
ⁱ	les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
^j	les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
²	Le recours est également irrecevable contre:
^a	les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
^b	les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.

SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF) LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
^a	du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
^b	du Conseil fédéral concernant:
^b1	la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
^b10	la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
^b2	la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
^b3	le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
^b4	l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
^b4bis	l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
^b5	la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
^b6	la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
^b7	la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
^b8	la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
^b9	la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
^c	du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
^cbis	du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
^cquater	du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
^cquinquies	de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
^cter	de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
^d	de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
^e	des établissements et des entreprises de la Confédération;
^f	des commissions fédérales;
^g	des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
^h	des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
ⁱ	d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
¹	Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
²	Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
¹	A qualité pour recourir quiconque:
^a	a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
^b	est spécialement atteint par la décision attaquée, et
^c	a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
²	A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.

SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
¹	Sont en outre exclus de la protection:
^a	les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
^b	les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
^c	les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
²	Par marques antérieures, on entend:
^a	les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
^b	les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
³	Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
¹	En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
²	Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
³	Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
⁴	L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
^4bis	L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
^a	entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
^b	entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
⁵	Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106

SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA) PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
¹	L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
²	Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
³	Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
⁴	La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
⁵	Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
¹	L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
²	Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
³	S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
¹	La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
²	Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
³	Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
⁴	Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
⁵	L'art. 6a s'applique par analogie.7

SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF) FITAF Art. 14 Calcul des dépens - 1 Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
¹	Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d'office doivent faire parvenir avant le prononcé un décompte de leurs prestations au tribunal.
²	Le tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office sur la base du décompte. A défaut de décompte, le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier.