Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II
B-4070/2007

{T 0/2}

Urteil vom 8. April 2008

Besetzung
Richter Francesco Brentani (Vorsitz),
Richter Hans Urech, Richter Claude Morvant,
Gerichtsschreiber Daniele Cattaneo.

Parteien
A. _______,
vertreten durch Herr Dr. Thomas Ritscher, Intellectual Property, Zollikerstrasse 19, 8702 Zollikon,
Beschwerdeführerin,

gegen

B. _______,
vertreten durch Braun Héritier Eschmann AG Patentanwälte, Holbeinstrasse 36 - 38, Postfach 160, 4003 Basel,
Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum, Stauffacherstrasse 65, 3003 Bern,
Vorinstanz.

Gegenstand
Widerspruchsverfahren Nr. 8552; CH 492'986 LEVANE / IR 884 516 LEVACT.

Sachverhalt:

A.
Die Eintragung der Internationalen Wortmarke LEVACT für "Produits pharmaceutiques pour l'homme" ("pharmaceutical products for human use") in Klasse 5 wurde am 13. Juli 2006 namens der Beschwerdeführerin, gestützt auf eine deutsche Basisregistrierung, in der Gazette OMPI des marques internationales veröffentlicht. Die Marke beansprucht unter anderem Schutz in der Schweiz.

B.
Am 1. November 2006 legte die Beschwerdegegnerin gegen diese Registrierung Widerspruch vor dem Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum ("Vorinstanz") ein. Sie stützte den Widerspruch auf ihre Schweizerische Wortmarke CH 492'986 LEVANE, die für "Pharmazeutische Erzeugnisse" in Klasse 5 eingetragen und am 22. Januar 2002 im Schweizerischen Handelsamtsblatt publiziert worden war. Zur Begründung berief sie sich auf das Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den ähnlich lautenden Marken.

C.
Mit Widerspruchsantwort vom 8. Februar 2007 bestellte die Beschwerdeführerin einen schweizerischen Vertreter, der das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr bestritt. Die erste Silbe "Lev-" sei in der Medizin eine Abkürzung der Autoimmunerkrankung "Lupus erythematodes visceralis" und andere Bedeutungen. Auch würden die beiden Marken unterschiedlich ausgesprochen. Der Widerspruch sei darum abzuweisen. Die Beschwerdeführerin wiederholte diese Argumente mit einer Eingabe vom 23. März 2007, mit der sie die Vollmacht ihres Vertreters nachreichte.

D.
Mit Verfügung vom 14. Mai 2007 hiess die Vorinstanz den Widerspruch gut und verweigerte der Marke CH 884'516 LEVACT vollumfänglich den Schutz in der Schweiz, da zwischen den Marken eine Verwechslungsgefahr bestehe.

E.
Gegen diese Verfügung führte die Beschwerdeführerin am 14. Juni 2007 Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht mit den Anträgen:
(i) Der Entscheid Nr. 8552 sei aufzuheben und die Vorinstanz sei anzuweisen, die internationale Marke Nr. 884'616, LEVACT, in das Schweizer Marken-register einzutragen;

(ii) Kosten- und Entschädigungsfolge zulasten der Vorinstanz.

(iii) Hilfsweise, d.h. für den Fall, dass das Bundesverwaltungsgericht dem Antrag 1 nicht ohne weiteres zu folgen vermag, wird beantragt, das Waren/ Dienstleistungsverzeichnis der nachgesuchten Eintragung wie folgt einzuschränken:
5 Pharmazeutische Produkte für den humanmedizinischen Gebrauch, nämlich verschreibungspflichtige Analgetika zur Behandlung starker, mit Opoiden behandelbarer Schmerzen (Produits pharmaceutiques à l'utilisation humano-médicale, c'est à dire analgésiques sur prescription médicale obligatoire pour le traitement des douleurs fortes soignables avec des substances opiacées).

(iv) Ebenfalls hilfsweise wird Anberaumung einer mündlichen Verhandlung beantragt.

Zur Begründung wiederholte sie die vor der Vorinstanz erwähnten Argumente. In einem Parallelverfahren habe das Europäische Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt ("HABM") unter europäischem Recht eine Verwechslungsgefahr zwischen den beiden Marken verneint.

F.
Mit Eingabe vom 29. August 2007 verzichtete die Vorinstanz auf eine Stellungnahme im Beschwerdeverfahren und beantragte unter Hinweis auf die angefochtene Verfügung, die Beschwerde abzuweisen.

G.
Mit Beschwerdeantwort vom 30. August 2007 beantragte die Beschwerdegegnerin die Abweisung der Beschwerde unter Kosten- und Entschädigungsfolge zu Lasten der Beschwerdeführerin. Auch sie beantragte hilfsweise die Durchführung einer mündlichen Verhandlung. Zur Begründung verwies sie auf ihre Ausführungen vor der Vorinstanz. Die eventuell beantragte Einschränkung der angefochtenen Marke ändere nichts am Bestehen einer Verwechslungsgefahr.

H.
Mit Verfügung vom 6. September 2007 erklärte das Bundesverwaltungsgericht, dass es von einer mündlichen Verhandlung keine weiteren Erkenntnisse in Bezug auf den rechtserheblichen Sachverhalt erwarte. Beide Parteien, die Beschwerdeführerin mit Schreiben vom 14. September 2007, die Beschwerdegegnerin stillschweigend, verzichteten darauf auf eine solche Verhandlung (Art. 40 Abs. 1

SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 40 Parteiverhandlung - 1 Soweit zivilrechtliche Ansprüche oder strafrechtliche Anklagen im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention vom 4. November 195060 zu beurteilen sind, ordnet der Instruktionsrichter beziehungsweise die Instruktionsrichterin eine öffentliche Parteiverhandlung an, wenn:

des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [VGG, SR 173.32]).

I.
Die Beschwerdeführerin reichte gleichzeitig mit ihrer Stellungnahme vom 14. September 2007 einen Beschluss des deutschen Patent- und Markenamts ("DPMA") vom 27. August 2007 zu den Akten, das einen Widerspruch zwischen gleichlautenden Marken in einem Parallelverfahren abgewiesen hatte. Mit Stellungnahme vom 5. Oktober 2007 bestritt die Beschwerdegegnerin die Rechtserheblichkeit dieses Beschlusses und des in der Beschwerde zitierten HABM-Urteils für das vorliegende Beschwerdeverfahren.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Verfügungen der Vorinstanz in Widerspruchsverfahren zuständig (Art. 31

SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 31 Grundsatz - Das Bundesverwaltungsgericht beurteilt Beschwerden gegen Verfügungen nach Artikel 5 des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 196819 über das Verwaltungsverfahren (VwVG).

, 32

SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 32 Ausnahmen - 1 Die Beschwerde ist unzulässig gegen:

und 33

SR 173.32 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesverwaltungsgericht (Verwaltungsgerichtsgesetz, VGG) - Verwaltungsgerichtsgesetz VGG Art. 33 Vorinstanzen - Die Beschwerde ist zulässig gegen Verfügungen:

Bst. d VGG). Die Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 50 - 1 Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
1	Die Beschwerde ist innerhalb von 30 Tagen nach Eröffnung der Verfügung einzureichen.
2	Gegen das unrechtmässige Verweigern oder Verzögern einer Verfügung kann jederzeit Beschwerde geführt werden.

des Bundesgesetzes über das Verwaltungsverfahren vom 20. Dezember 1968 (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG; SR 172.021) am 14. Juni 207 eingereicht, und der verlangte Kostenvorschuss wurde rechtzeitig geleistet. Die Beschwerdeführerin ist durch die angefochtene Verfügung besonders berührt und durch den Entscheid beschwert (Art. 48

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 48 - 1 Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
1	Zur Beschwerde ist berechtigt, wer:
a	vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat;
b	durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist; und
c	ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat.
2	Zur Beschwerde berechtigt sind ferner Personen, Organisationen und Behörden, denen ein anderes Bundesgesetz dieses Recht einräumt.

VwVG), zur Beschwerde also legitimiert.

2.
Materielle Begehren, die nicht Gegenstand der angefochtenen Verfügung waren, sind im Widerspruchsbeschwerdeverfahren unzulässig (ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2. Aufl. Zürich 1998, Rz. 612, ULRICH ZIMMERLI/WALTER KÄLIN/REGULA KIENER, Grundlagen des öffentlichen Verfahrensrechts, Bern 2004, S. 78). Die Beschwerdeführerin kann darum mit der Beschwerde nicht begehren, die Vorinstanz anzuweisen, die Internationale Marke Nr. 884'616 LEVACT in das Schweizer Markenregister einzutragen, da die angefochtene Verfügung sich mit einer Eintragung in das Schweizerische Markenregister nicht befasst. Internationale Marken mit Schutzausdehnung auf die Schweiz geniessen, ohne dafür im schweizerischen Markenregister eingetragen zu werden, von Gesetzes wegen den Schutz der schweizerischen Marken (Art. 4 Abs. 1 des Madrider Abkommens über die internationale Registrierung von Marken, revidiert in Stockholm am 14. Juli 1967 [MMA, SR 0.232.112.3], Art. 46 Abs. 1 des Bundesgesetzes über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz/MSchG, SR 232.11], Art. 52 Abs. 1 Bst. a

SR 232.111 Verordnung vom 23. Dezember 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchV) MSchV Art. 52 Schutzverweigerung und Ungültigerklärung - 1 Gegenüber international registrierten Marken tritt an die Stelle:
1	Gegenüber international registrierten Marken tritt an die Stelle:
a	der Zurückweisung des Eintragungsgesuchs nach Artikel 30 Absatz 2 Buchstaben a und c-e MSchG und des Widerrufs der Eintragung nach Artikel 33 MSchG: die Schutzverweigerung;
b	der Löschung der Eintragung nach Artikel 35 Buchstaben c-e MSchG: die Ungültigerklärung.
2	Das IGE veröffentlicht weder die Schutzverweigerungen noch die Ungültigerklärungen.

der Markenschutzverordnung [MSchV, SR 232.111]). Auf das Haupt- und das Eventualbegehren der Beschwerde ist darum nur einzutreten, soweit damit die Aufhebung des angefochtenen Entscheids verlangt wird.

3.
Eine Einschränkung des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses einer internationalen Marke, wie die Beschwerdeführerin sie hilfsweise nur für das Gebiet der Schweiz beantragt, ist als Teilverzicht zulässig (Art. 8bis MMA), sie muss jedoch in der richtigen Verfahrenssprache vor dem Internationalen Büro, vorliegend also auf französisch formuliert sein (Regel 6 Abs. 1 Bst. b der Gemeinsamen Ausführungsordnung zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken und zum Protokoll zu diesem Abkommen vom 18. Januar 1996, SR 0.232.112.21, Art. 47 Abs. 3

SR 232.111 Verordnung vom 23. Dezember 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (MSchV) MSchV Art. 47 Einreichung des Gesuchs - 1 Das Gesuch um internationale Registrierung einer Marke oder eines Eintragungsgesuchs ist beim IGE einzureichen, wenn die Schweiz Ursprungsland im Sinne von Artikel 1 Absatz 3 des Madrider Abkommens vom 14. Juli 196796 über die internationale Registrierung von Marken (Madrider Markenabkommen) oder im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 des Protokolls vom 27. Juni 198997 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (Madrider Protokoll) ist.98
1	Das Gesuch um internationale Registrierung einer Marke oder eines Eintragungsgesuchs ist beim IGE einzureichen, wenn die Schweiz Ursprungsland im Sinne von Artikel 1 Absatz 3 des Madrider Abkommens vom 14. Juli 196796 über die internationale Registrierung von Marken (Madrider Markenabkommen) oder im Sinne von Artikel 2 Absatz 1 des Protokolls vom 27. Juni 198997 zum Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken (Madrider Protokoll) ist.98
2	Für die Einreichung des Gesuchs muss das Formular des Internationalen Büros der Weltorganisation für Geistiges Eigentum (WIPO) oder ein vom IGE zugelassenes Formular verwendet werden.99
2bis	Enthält ein im Übrigen formgültiges Gesuch alle verlangten Angaben, so kann das IGE auf die Einreichung des Formulars verzichten.100
3	Das IGE legt die Sprache fest, in welcher die Waren und Dienstleistungen, für welche die Marke oder das Eintragungsgesuch beansprucht wird, anzugeben sind.101
4	Die nationale Gebühr (Art. 45 Abs. 2 MSchG) ist nach Aufforderung durch das IGE zu bezahlen.102

MSchV, IGE-Richtlinien in Markensachen vom 1. Januar 2007, Teil 3 Ziff. 1.2). Die Beschwerdeführerin hat als Eventualbegehren eine zweisprachige Einschränkung beantragt und dabei im deutschen Text das Wort "Opoiden" (recte: Opioiden, ein Oberbegriff für natürlich oder synthetisch hergestellte, opiumähnliche Substanzen) verwendet, während der französische Wortlaut seines Antrags von "substances opiacées" spricht, die Marke also noch weitergehend auf natürlich entstandene Opioide, nämlich Opiate, beschränken will (vgl. Garnier/Delamare, Dictionnaire illustré des termes de la médecine, 29. Aufl. Paris 2006). Die Vorinstanz hat in der Vernehmlassung keine der Formulierungen beanstandet. Da der Teilverzicht nur auf französisch zulässig ist, ist auf den Eventualantrag der Beschwerdeführerin nur mit Bezug auf seinen französischen Wortlaut einzutreten. Eine Auseinandersetzung mit den ungleichen sprachlichen Fassungen kann damit unterbleiben.

4.
Nach Art. 3 Abs. 1 Bst. c

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 3 Relative Ausschlussgründe - 1 Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:
1	Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:
a	mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese;
b	mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
c	einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
2	Als ältere Marken gelten:
a	hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen;
b	Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 18834 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind.
3	Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen.

MSchG sind Zeichen vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn sie einer älteren Marke ähnlich sind und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen registriert sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt. Ihre Beurteilung richtet sich nach der Ähnlichkeit der Zeichen im Erinnerungsbild des Letztabnehmers (BGE 121 III 378 E. 2a Boss, BGE 119 II 473 E. 2d Radion) und nach dem Mass an Gleichartigkeit zwischen den geschützten Waren und Dienstleistungen. Zwischen diesen beiden Elementen besteht eine Wechselwirkung: An die Verschiedenheit der Zeichen sind umso höhere Anforderungen zu stellen, je ähnlicher sich die Waren sind, und umgekehrt (Lucas David, Kommentar zum Markenschutzgesetz, in: Heinrich Honsell / Nedim Peter Vogt / Lucas David (Hrsg.) Markenschutzgesetz Muster- und Modellgesetz, 2. Aufl. Basel 1999, Art. 3 N. 8). Eine Verwechslungsgefahr im Sinne von Art. 3 Abs. 1 Bst. c

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 3 Relative Ausschlussgründe - 1 Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:
1	Vom Markenschutz ausgeschlossen sind weiter Zeichen, die:
a	mit einer älteren Marke identisch und für die gleichen Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind wie diese;
b	mit einer älteren Marke identisch und für gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt;
c	einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt.
2	Als ältere Marken gelten:
a	hinterlegte oder eingetragene Marken, die eine Priorität nach diesem Gesetz (Art. 6-8) geniessen;
b	Marken, die zum Zeitpunkt der Hinterlegung des unter Absatz 1 fallenden Zeichens im Sinne von Artikel 6bis der Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 18834 zum Schutz des gewerblichen Eigentums (Pariser Verbandsübereinkunft) in der Schweiz notorisch bekannt sind.
3	Auf die Ausschlussgründe nach diesem Artikel kann sich nur der Inhaber der älteren Marke berufen.

MSchG ist dann anzunehmen, wenn das jüngere Zeichen die ältere Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, sobald zu befürchten ist, dass die massgeblichen Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Marken irreführen lassen und Waren, die das eine oder andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen (BGE 122 III 382 E. 1 S. 384 Kamillosan; BGE 127 III 160 E. 2a S. 165 f. Securitas). Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist insbesondere die Kennzeichnungskraft der Marken in Betracht zu ziehen, da schwache Marken keinen grossen Schutzumfang verdienen (David, a.a.O., Art. 3 N. 13; BGE 122 III 382 E. 2a S. 385 f. Kamillosan).

5.
Die Frage der Verwechslungsgefahr zwischen mehrsilbigen Wortmarken, die beide für Pharmazeutika registriert sind, hat die Rechtsprechung schon wiederholt beschäftigt:

5.1 Das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr wurde gewöhnlich bejaht, wenn die Marken sich entweder nur in ihrer End- oder nur in ihrer Mittelsilbe von einander unterschieden (BGE 78 II 379 ff. Alucol/Aludrox, RKGE in sic! 2003, 345 ff. Mobilat/ Mobigel, RKGE in sic! 2005, 576 ff. Silkis/Sipqis, RKGE in sic! 2003, 500 ff. Rivotril/Rimostil, RKGE in sic! 2000, 704 ff. Nasobol/Nascobal, RKGE in sic! 1999, 650 ff. Monistat/Mobilat, RKGE in sic! 1999, 568 ff. Calciparine/Cal-Heparine, RKGE in sic! 1997, 294 ff. Nicopatch/Nicoflash). Dagegen kann ein Unterschied in der Anfangssilbe das Bestehen einer Verwechslungsgefahr verhindern (BGE 84 II 441 ff. Xylocain/Celecain, RKGE in sic! 2004, 100 Ixense/Axensee, RKGE in sic! 2000, 306 f. Nasobol/Lysobol, RKGE in Schweizerische Mitteilungen über Immaterialgüterrecht ["SMI"] 1996/2, 323 ff. Megakine/Depakine), war diese Abweichung in der Anfangssilbe aber geringfügig, wurde die Verwechslungsgefahr dennoch bejaht (BGE 101 II 290 ff. Stugeron/Ugaron, RKGE in sic! 2005 ff. Leponex/Felonex, RKGE in SMI 1996/3, 467 ff. Vit-a-cid/ Phyt'acid, RKGE in SMI 1996/2, 328 ff. Dromos/Stromos). Zählen die zu vergleichenden Marken unterschiedlich viele Silben oder hat ein Wortbestandteil einen beschreibenden und darum nur schwach kennzeichnungskräftigen Sinngehalt, hängt die Beurteilung vor allem davon ab, ob auch die prägenden, kennzeichnungsstarken Silben von der angegriffenen Marke übernommen wurden (BGer in SMI 1985, 46 ff. Jade/Naiade, RKGE in sic! 2006, 337 E. 3-5 BSN medical/bsmedical Biomedical Surgery (fig.), RKGE in sic! 2003, 346 E. 5 Mobilat/Mobigel, RKGE in sic! 2000, 608 ff. Tasmar/Tasocar, RKGE in sic! 1997, 295 ff. Exosurf/Exomuc, RKGE in sic! 997, 294 E. 3 Nicopatch/Nicoflash), doch kann eine besondere Bekanntheit der angreifenden Marke wiederum selbst dann zur Verwechslungsgefahr führen, wenn die Marken ausschliesslich in beschreibenden Bestandteilen übereinstimmen (BGE 122 III 382 ff. Kamillosan/Kamillon, Kamillan).

5.2 Als massgebende Verkehrskreise, aus deren Sicht die Marken zu vergleichen sind, wurden in dieser Rechtsprechung zum Teil das allgemeine Publikum (RKGE in sic! 2003, 501 E. 5 Rivotril/Rimostil, RKGE in sic! 2003, 347 E. 8 Mobilat/Mobigel, RKGE in sic! 2000, 608 E. 3 Tasmar/Tascobar, RKGE in sic! 1997, 295 E. 6 Nicopatch/Nicoflash) und zum Teil die pharmakologisch geschulten Fachkreise bezeichnet (BGE 101 II 290, 292 Stugern/Ugaron, RKGE in sic! 1997, 296 E. 4 Exosurf/Exomuc, RKGE in SMI 1996/2, 326 E. 12 Megakine/Depakine). In seinen meistens noch unter dem alten Markenschutzgesetz ergangenen Fällen stellte das Bundesgericht für diese Frage jeweils darauf ab, ob die unter den Marken verkauften Medikamente nur von Fachleuten oder auch vom Patienten (Konsumenten) selbst erworben werden (BGE 78 II 382 E. 1 Alucol/Aludrox, 84 II 441, 445 E. 2 Xylocain/Celecain, vgl. Gallus Joller, Verwechslungsgefahr im Kennzeichenrecht, Bern 2000, S. 190 f.). Nach dieser Praxis, mit der Begründung, dass eine pharmazeutische Marke sicherheitshalber nur ein einziges Heilmittel bezeichnen dürfe, beurteilte die RKGE die massgeblichen Verkehrskreise zeitweise selbst bei allgemein für "pharmazeutische Präparate" eingetragenen Marken nach den unter diesen Marken tatsächlich vertriebenen Produkten, ihrer medizinischen Indikation und der daraus allenfalls folgenden Rezeptpflicht (RKGE in sic! 2003, 347 E. 8 Mobilat/Mobigel, RKGE in sic! 2000, 705 E. 2 Nasobol/Nascobal, RKGE in sic! 1997, 651 E. 9 Monistat/Mobilat, RKGE in sic! 1997, 296 E. 4 Exosurf/Exomuc). Die RKGE änderte diese Praxis später. In späteren Entscheiden betonte sie, dass Heilmittelmarken, die allgemein für "Pharmazeutische Präparate" registriert sind, sich letztlich an das breite Publikum richten und darum aus dessen Sicht beurteilt werden müssen (RKGE in sic! 2006, 338 E. 8 BSN medical/bsmedical Biome-dical Surgery, RKGE in sic! 2005, 657 E. 6 Leponex/Felonex, RKGE in sic! 2005, 577 E. 6 Silkis/Sipqis, RKGE in sic! 2000, 608 E. 3 Tasmar/Tasocar). An dieser Rechtsprechung ist festzuhalten.

6.
Vorliegend werden beide zu vergleichenden Wortmarken für ein breites Sortiment von Heilmitteln in Klasse 5 beansprucht. Gegenüber der für "Pharmazeutische Erzeugnisse" eingetragenen Widerspruchsmarke LEVANE ist die Warenliste der angegriffenen Marke LEVACT auf "Pharmazeutische Produkte für Menschen" nur geringfügig eingeschränkt. Die sechsbuchstabigen Wörter stimmen in ihren ersten vier Buchstaben vollständig überein. Ihre Endungen wirken durch die hart und abgehackt prononcierten Konsonanten "c" und "t" in "Levact" in der Aussprache und auch im Schriftbild unterschiedlich.

Massgebliche Verkehrskreise für die Beurteilung sind Käuferinnen und Käufer von Heilmitteln, in erster Linie also die Patientinnen und Patienten selbst (RKGE in sic! 2006, 338 E. 8 BSN medical/bsmedical Biomedical Surgery, RKGE in sic! 501 E. 5 Rivotril/Rimostil, RKGE in sic! 2000, 608 E. 3 Tasmar/Tasocar). Ein Teil dieser Abnehmerkreise mag in der ersten Markensilbe einen Anlaut an das französische Verb "lever" ("heben") erkennen. Aus diesem Anlaut liesse sich ein beschreibender Bezug zur Hebung bestimmter Körperstoffe oder Blutwerte als medizinischer Wirkung solcher Heilmittel ableiten. Dass dieser Sinnbezug nur dem französisch- oder italienischkundigen Teil der massgeblichen Abnehmerkreise erkennbar wird, stünde der Annahme einer beschreibenden Aussage und entsprechend eingeschränkten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke für diese erste Silbe nach ständiger Rechtsprechung nicht entgegen (BGE 128 III 447, 451 E. 1.5 Première, 127 III 160, 167 E. 2b/aa Securitas). Eine solche Anspielung wirkt für diese Verkehrskreise allerdings zu unbestimmt, da nicht hinzugefügt wird, um welchen Stoff es sich handelt. Auch ein Verständnis von "lev-" als Abkürzung der Diagnose "lupus erythematodes visceralis" und die ebenfalls von der Beschwerdeführerin vorgebrachte Interpretation als Hinweis auf den "Levator" (medizinisch für Hebermuskel) lässt sich für die breite Käuferschaft von Heilmitteln nicht annehmen. Von einer eingeschränkten Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke, insbesondere in Bezug auf ihre erste Silbe, kann darum nicht ausgegangen werden.

7.
Gebührt der Widerspruchmarke ein umfassender Schutz und ist die Verwechslungsgefahr angesichts der bestehenden Warenidentität nach einem strengen Massstab zu beurteilen, überwiegt im Gesamteindruck die Übereinstimmung der zu vergleichenden Marken aufgrund ihres identischen Anlauts und vermag selbst die auffällige Endung der angefochtenen Marke eine Verwechslungsgefahr mit der Widerspruchsmarke nicht zu verhindern. Der von der Beschwerdeführerin vorgelegte, parallele Widerspruchsentscheid des Deutschen Patent- und Markenamts nimmt für Deutschland eine andere Aussprache der Widerspruchsmarke an als sie in der Schweiz üblich ist. Er ist darum vorliegend nicht einschlägig. Die Beschwerde ist somit im Hauptpunkt abzuweisen.

8.
Hilfsweise beantragt die Beschwerdeführerin, die angefochtene Marke auf "Produits pharmaceutiques à l'utilisation humano-médicale, c'est à dire analgésiques sur prescription médicale obligatoire pour le traitement des douleurs fortes soignables avec des substances opiacées" einzuschränken. Die Rezeptpflicht schwerer Schmerzmittel, die auf der Basis von Opium hergestellt sind, kann infolge der besonderen Strafdrohung gegen Ärzte, Zahnärzte, Tierärzte und Apotheker in Art. 20 Ziff. 1

SR 812.121 Bundesgesetz vom 3. Oktober 1951 über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe (Betäubungsmittelgesetz, BetmG) - Betäubungsmittelgesetz BetmG Art. 20 - 1 Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe wird bestraft, wer:

des Bundesgesetzes über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe vom 3. Oktober 1951 (Betäubungsmittelgesetz, BetmG; SR 812.121) nicht leichthin umgangen werden. Solche Medikamente werden darum stets von Fachpersonen bestellt und eingekauft, welche die Kennzeichen mit grösserer Aufmerksamkeit betrachten (BGE 84 II 441, 445 E. 2 Xylocain/Celecain). Solchen ist einerseits die erwähnte medizinische Bedeutung des lateinischen und französischen Wortstamms Lev- (heben, aufheben) bekannt, und andererseits vermögen sie den harten Auslaut "-act" der angefochtenen Marke von der weich gesprochenen Endung "-ane" der Widerspruchsmarke besser zu unterscheiden. Selbst bei ähnlichen Indikationen der mit den beiden Marken gekennzeichneten Präparaten ist darum, bei einem geschulten Fachpublikum und in Bezug auf ein entsprechend eingeschränktes Warenverzeichnis der angefochtenen Marke, nicht mehr vom Bestehen einer Verwechslungsgefahr zwischen den zu vergleichenden Eintragungen auszugehen.
Die Beschwerde ist darum, soweit darauf eingetreten werden kann, im Eventualstandpunkt gutzuheissen, Ziffer 1 der angefochtenen Verfügung aufzuheben und die Vorinstanz anzuweisen, der Internationalen Marke Nr. 884'516 den Schutz für das Gebiet der Schweiz teilweise, nämlich beschränkt auf "Produits pharmaceutiques à l'utilisation humano-médicale, c'est à dire analgésiques sur prescription médicale obligatoire pour le traitement des douleurs fortes soignables avec des substances opiacées", zu gewähren.

9.
Bei diesem Ausgang sind die im Verfahren vor der Vorinstanz entstandenen Kosten der Beschwerdeführerin aufzuerlegen, da sie ihren Eventualantrag erst im Beschwerdeverfahren vorgebracht hat und der Widerspruch ohne diesen Antrag vollumfänglich gutzuheissen gewesen wäre. Insofern sind Ziffer 2 und 3 des angefochtenen Dispositivs zu bestätigen. Aufgrund des gutzuheissenden Eventualantrages sind die oberinstanzlichen Kosten zu ¼ der Beschwerdegegnerin und, unter Anrechnung des geleisteten Kostenvorschusses, zu ¾ der Beschwerdeführerin zu belasten (Art. 63

SR 172.021 Bundesgesetz vom 20. Dezember 1968 über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) - Verwaltungsverfahrensgesetz VwVG Art. 63 - 1 Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
1	Die Beschwerdeinstanz auferlegt in der Entscheidungsformel die Verfahrenskosten, bestehend aus Spruchgebühr, Schreibgebühren und Barauslagen, in der Regel der unterliegenden Partei. Unterliegt diese nur teilweise, so werden die Verfahrenskosten ermässigt. Ausnahmsweise können sie ihr erlassen werden.
2	Keine Verfahrenskosten werden Vorinstanzen oder beschwerdeführenden und unterliegenden Bundesbehörden auferlegt; anderen als Bundesbehörden, die Beschwerde führen und unterliegen, werden Verfahrenskosten auferlegt, soweit sich der Streit um vermögensrechtliche Interessen von Körperschaften oder autonomen Anstalten dreht.
3	Einer obsiegenden Partei dürfen nur Verfahrenskosten auferlegt werden, die sie durch Verletzung von Verfahrenspflichten verursacht hat.
4	Die Beschwerdeinstanz, ihr Vorsitzender oder der Instruktionsrichter erhebt vom Beschwerdeführer einen Kostenvorschuss in der Höhe der mutmasslichen Verfahrenskosten. Zu dessen Leistung ist dem Beschwerdeführer eine angemessene Frist anzusetzen unter Androhung des Nichteintretens. Wenn besondere Gründe vorliegen, kann auf die Erhebung des Kostenvorschusses ganz oder teilweise verzichtet werden.102
4bis	Die Spruchgebühr richtet sich nach Umfang und Schwierigkeit der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien. Sie beträgt:
a	in Streitigkeiten ohne Vermögensinteresse 100-5000 Franken;
b	in den übrigen Streitigkeiten 100-50 000 Franken.103
5	Der Bundesrat regelt die Bemessung der Gebühren im Einzelnen.104 Vorbehalten bleiben Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe a des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005105 und Artikel 73 des Strafbehördenorganisationsgesetzes vom 19. März 2010106.107

VwVG).

10.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin für das Be-schwerdeverfahren eine ermässigte Parteientschädigung von total Fr. 1'000.-- zu bezahlen.

11.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht zur Verfügung (Art. 73

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 73 Ausnahme - Die Beschwerde ist unzulässig gegen Entscheide, die im Rahmen des Widerspruchsverfahrens gegen eine Marke getroffen worden sind.

des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 [BGG, SR 173.110]). Es ist deshalb rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, Ziff. 1 der Verfügung des Eidgenössischen Instituts für Geistiges Eigentum vom 14. Mai 2007 wird aufgehoben, der Widerspruch wird teilweise gutgeheissen, und die Vorinstanz wird angewiesen, der Internationalen Marke Nr. 884'516 den Schutz für das Gebiet der Schweiz teilweise, nämlich beschränkt auf "Produits pharmaceutiques à l'utilisation humano-médicale, c'est à dire analgésiques sur prescription médicale obligatoire pour le traitement des douleurs fortes soignables avec des substances opiacées", zu gewähren.

Soweit weitergehend und soweit darauf einzutreten ist, wird die Beschwerde abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 3'500 werden zu ¾, ausmachend Fr. 2'625.-, der Beschwerdeführerin und zu ¼, ausmachend Fr. 875.-, der Beschwerdegegnerin auferlegt.

Der Anteil der Beschwerdeführerin wird mit dem von ihr geleisteten Kostenvorschuss von Fr. 4'500.- verrechnet, womit ihr der verbleibende Überschuss von Fr. 1'875.- aus der Gerichtskasse zurückzuerstatten ist.

Der auf die Beschwerdegegnerin fallende Verfahrenskostenanteil von Fr. 875.- ist von ihr innert 30 Tagen seit Zustellung mit beiliegendem Einzahlungsschein zu Gunsten der Gerichtskasse einzuzahlen.

3.
Die Beschwerdeführerin hat der Beschwerdegegnerin für das Beschwerdeverfahren eine ermässigte Parteientschädigung von Fr. 1'000.- zu bezahlen.

4.
Dieses Urteil geht an:
die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beschwerdebeilagen zurück)
die Beschwerdegegnerin (Einschreiben; Beilagen: Einzahlungsschein und Beschwerdebeilagen zurück)
die Vorinstanz (Ref-Nr. Wspr. Nr. 8552; Einschreiben; Beilage: Vorakten zurück)

Der vorsitzende Richter: Der Gerichtsschreiber:

Francesco Brentani Daniele Cattaneo
Versand: 21. April 2008