Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal


Abteilung II

B-5164/2017

Urteil vom 7. August 2018

Richterin Maria Amgwerd (Vorsitz),

Besetzung Richter David Aschmann, Richter Daniel Willisegger,

Gerichtsschreiber Tobias Grasdorf.

Compañia vinicola del Norte de España S.A.,

Carretera Logroño-Laguardia Km. 4,8,

ES-01300 Laguardia (Alava),

Parteien vertreten durch Dr. ing. Christian Lang, Patentanwalt,

LANGPATENT Anwaltskanzlei IP Law Firm,

Täätschestrasse 38, Postfach 454, 3914 Blatten b. Naters,

Beschwerdeführerin,

gegen

Bodegas Verdúgez, S.A.T.,

Calle Los Hinojosos 1,

ES-45810 Villanueva de Alcardete (Toledo),

Beschwerdegegnerin,

Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum IGE, Stauffacherstrasse 65/59g, 3003 Bern,

Vorinstanz.

Widerspruchsverfahren Nr. 15292 -

Gegenstand IR Nr. 191'596 "IMPERIAL (fig.)" /

IR Nr. 1'314'007 "TIERRA IMPERIAL".

Sachverhalt:

A.
Am 13. Oktober 2016 wurde die internationale Registrierung Nr. 1 314 007 "TIERRA IMPERIAL" der Beschwerdegegnerin in der "Gazette OMPI des marques internationales" Nr. 2016/40 veröffentlicht. Sie ist für die Waren "boissons alcoolisées (à l'exception des bières)" in der Klasse 33 hinterlegt.

B.

Mit Schreiben vom 25. Januar 2017 erhob die Beschwerdeführerin Widerspruch gegen die Schutzausdehnung der internationalen Marke Nr. 1 314 007 auf die Schweiz. Dabei stützte sie sich auf ihre internationale Registrierung Nr. 191 596 "IMPERIAL (fig.)":

Diese ist in der Schweiz für "vins" in Klasse 33 geschützt.

C.
Am 19. Mai 2017 schloss das Eidgenössische Institut für Geistiges Eigentum IGE (Vorinstanz) die Verfahrensinstruktion ab, da die Widerspruchsgegnerin innert Frist weder ein Zustellungsdomizil noch einen Vertreter in der Schweiz benannt hatte.

D.
Mit Verfügung vom 14. August 2017 schloss die Vorinstanz die Beschwerdegegnerin vom Verfahren aus, wies den Widerspruch der Beschwerdeführerin ab und liess die internationale Registrierung Nr. 1 314 007 "TIERRA IMPERIAL" vollumfänglich zum Schutz in der Schweiz zu. Sie stellte fest, die Widerspruchsgebühr von Fr. 800.- verbleibe beim Institut und es werde keine Parteientschädigung zugesprochen.

Zur Begründung führte die Vorinstanz aus, soweit unter den angefochtenen Waren "Wein" beansprucht werde, liege Warenidentität vor; für die übrigen Waren sei von starker Gleichartigkeit auszugehen.

Das Element "Imperial" werde aufgrund der Grösse, der Anordnung im Gesamtzeichen der Widerspruchsmarke und der Typografie ohne Weiteres als eigenständiges Zeichenelement wahrgenommen. Die übrigen Elemente würden die Wahrnehmung des Elements "Imperial" als eigenständiges Element nicht verhindern. Für den Zeichenvergleich könne deshalb der angefochtenen Marke "Tierra Imperial" das Element "Imperial" der Widerspruchsmarke gegenüber gestellt werden. Die vollständige Übernahme des Elements "Imperial" im Zeichen "Tierra Imperial" führe zu Überschneidungen auf phonetischer und schriftbildlicher Ebene. Die angefochtene Marke werde im Sinne von "kaiserlicher Erde" verstanden. Das Element "Imperial" werde in der angefochtenen Marke als Teil der Wortkombination erkannt, womit sich eine Abweichung im Sinngehalt ergebe. Nichtsdestotrotz seien auch Überschneidungen auf semantischer Ebene festzustellen.

Gemäss ständiger Praxis komme "Imperial" ein positiver Gehalt zu, auch wenn der Begriff in Alleinstellung als grundsätzlich unbestimmt gelte. Im Bereich der Gastronomie handle es sich um einen üblichen Begriff im Sinne eines Hinweises auf ein Qualitätsprodukt. Im Zusammenhang mit den unter den Warenoberbegriff "vins" der Widerspruchsmarke fallenden Champagnern und Bordeaux-Weinen stelle das Element "Imperial" eine direkt beschreibende respektive gemeinfreie Angabe dar (bestimmte Flaschengrösse für Champagner und Bezeichnung für 6,0 Liter Bordeaux-Weine). Des Weiteren und insbesondere für die übrigen Waren sei "Imperial" aufgrund des positiven Gehalts und des Umstandes, dass es sich dabei um einen üblichen Begriff der Gastronomie handle, als äusserst schwach kennzeichnungskräftig zu beurteilen. Der Widersprechenden sei es nicht gelungen, eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke in der Schweiz glaubhaft zu machen.

Es sei von einer durchschnittlichen Aufmerksamkeit der relevanten Verkehrskreise auszugehen. Die Vergleichszeichen würden für identische beziehungsweise stark gleichartige Waren beansprucht, weshalb bei der Beurteilung der Zeichenverschiedenheit grundsätzlich ein besonders strenger Massstab anzulegen sei. In Anbetracht der Kennzeichnungsschwäche des in der Widerspruchsmarke enthaltenen Begriffs "Imperial" würden sich die Abnehmer insbesondere an den übrigen Elementen in der Widerspruchsmarke orientieren. Die Abnehmer der angefochtenen Marke würden zwar das Element "Imperial" erkennen, es sei aber davon auszugehen, dass sie sich aufgrund der Kennzeichnungsschwäche nicht am Element "Imperial" als solchem, sondern vielmehr am Gesamtzeichen "Tierra Imperial" orientierten, zumal der Begriff "Imperial" in der angefochtenen Marke lediglich das Hauptelement "Tierra" qualifiziere. Die Vergleichszeichen würden sich damit rechtsgenüglich voneinander unterscheiden, weshalb der Widerspruch abgewiesen werde.

E.
Am 13. September 2017 reichte die Beschwerdeführerin beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde ein und stellte die folgenden Anträge:

"1. Die Beschwerde gutzuheissen und die Verfügung der Vorinstanz Nr. 15292 vom 14. August 2017 hinsichtlich Ziffern 2, 3, 4 und 5 aufzuheben. Ferner den Widerspruch gutzuheissen und die Vorinstanz anzuweisen, der internationalen Registrierung Nr. 1 314 007 - "TIERRA IMPERIAL" den Schutz für das Gebiet der Schweiz vollumfänglich zu verweigern.

2. Die Verfahrenskosten der Beschwerdegegnerin, hilfsweise dem Institut, aufzuerlegen und einen etwaig geleisteten Kostenvorschuss der Beschwerdeführerin zurückzuerstatten.

3. Die Beschwerdegegnerin, hilfsweise das Institut, dazu zu verurteilen, der Beschwerdeführerin für das Beschwerde- und das vorinstanzliche Verfahren eine Parteientschädigung zu leisten, deren Höhe ins Ermessen des Gerichts gestellt wird.

4. Die Beschwerdegegnerin, hilfsweise das Institut, überdies zu verurteilen, die Beschwerdeführerin für das vorinstanzliche Verfahren mit einem Betrag von 800.- Schweizer Franken zu entschädigen."

Zur Begründung führte die Beschwerdeführerin aus, der Begriff "Imperial" werde im Zeichen der Widerspruchsmarke ohne Weiteres als eigenständiges Zeichenelement wahrgenommen. Das Element "Imperial" sei in der angefochtenen Marke bereits durch die schriftbildliche Gestaltung aufgrund der Trennung durch eine Leerstelle als eigenständig erkennbar. Es sei zudem davon auszugehen, dass das Schweizer Publikum das Wortelement "Tierra" in der Bedeutung von "Erde" erkenne. Demgemäss stünden die beiden Bestandteile "Tierra" und "Imperial" nicht in einer logischen Verknüpfung zueinander und seien auf jeden Fall nicht ineinander verschmolzen. Folglich nehme das Publikum die Wortbestandteile eindeutig als selbständige Elemente wahr. Es bestehe eine schriftbildliche und phonetische Ähnlichkeit und auch in ihrem Sinngehalt seien die beiden Marken ähnlich.

Es handle sich bei "Imperial" nicht um einen für die gegenständlichen Waren beschreibenden oder auch nur üblichen Begriff. Das angesprochene Publikum kenne weder die ungebräuchliche Spezialbezeichnung für eine Champagnerflasche, noch die Sonderbezeichnung einer 6,0-Liter-Flasche Bordeaux-Wein. Entsprechend handle es sich bei "Imperial" weder um einen in Bezug auf die gegenständlichen Waren üblichen noch um einen gemeinfreien Begriff. Folglich sei vom Grundsatz normaler Kennzeichnungskraft auszugehen. Es bestehe zudem eine gesteigerte Verkehrsbekanntheit, weshalb eine schwache Kennzeichnungskraft überwunden wäre. Selbst wenn davon ausgegangen würde, dass eine schwache Kennzeichnungskraft nicht durch Benutzung gesteigert worden sei, wäre die Übernahme des Bestandteils "Imperial" in das Zeichen der angefochtenen Marke nur ausnahmsweise dann zulässig, wenn ihm dort ein starker Bestandteil hinzugefügt würde. Der Verkehr erkenne in der Bezeichnung "Tierra" die Bedeutung von "Erde". Insbesondere in Bezug auf Weine und Champagner beschreibe der Begriff daher direkt eine Produktion auf der (Heimat-)Erde beziehungsweise im Heimatland oder eine Herstellung aus (den Früchten) der Erde. Daher sei "Tierra" vorliegend direkt sachbeschreibend und entsprechend kennzeichnungsschwach bis gar nicht kennzeichnungsfähig, weshalb es sich nicht um einen starken Bestandteil handle. Eine unmittelbare Verwechslungsgefahr sei deshalb zu bejahen. Darüber hinaus bestehe auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr, da mit der Übernahme des Bestandteils "Imperial" die Verkehrskreise falsche Zusammenhänge vermuten und insbesondere an verschiedene Produktelinien des gleichen Unternehmens oder wirtschaftlich miteinander verbundener Unternehmen denken würden. Schliesslich habe auch die Beschwerdekammer des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) mit Entscheidung vom 28. April 2016 eine Verwechslungsgefahr der beiden Marken bejaht.

F.
Mit Zwischenverfügung vom 1. November 2017 stellte das Bundesverwaltungsgericht der Beschwerdegegnerin und der Vorinstanz eine Kopie der Beschwerdeschrift zu. Es ersuchte die Vorinstanz, innert Frist eine Vernehmlassung unter Beilage der gesamten Akten einzureichen und gab der Beschwerdegegnerin die Möglichkeit, innert 30 Tagen ab Erhalt der Verfügung eine Beschwerdeantwort mitsamt den greifbaren Beweismitteln einzureichen. Zudem machte das Gericht die Beschwerdegegnerin darauf aufmerksam, dass ohne Beschwerdeantwort auf Grund der Akten entschieden werde, und forderte sie auf, innert 30 Tagen ab Erhalt der Verfügung ein Zustellungsdomizil in der Schweiz mitzuteilen.

G.
Mit Schreiben vom 17. November 2017 verzichtete die Vorinstanz auf die Einreichung einer Vernehmlassung und beantragte, die Beschwerde sei abzuweisen.

H.
Mit Zwischenverfügung vom 9. Januar 2018 stellte das Gericht der Beschwerdeführerin und der Beschwerdegegnerin je ein Doppel der Eingabe der Vorinstanz zu. Es stellte zudem fest, dass die Beschwerdegegnerin innert Frist keine Stellungnahme eingereicht habe und kein Zustellungs-domizil in der Schweiz bezeichnet habe. Ein weiterer Schriftenwechsel sei nicht vorgesehen und das Gericht werde wie angedroht aufgrund der Akten entscheiden.

I.
Die Parteien haben stillschweigend auf die Durchführung einer öffentlichen Parteiverhandlung verzichtet.

Das Bundesverwaltungsgericht zieht in Erwägung:

1.
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der Vorinstanz in Widerspruchssachen zuständig (Art. 31
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 31 Principe - Le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)20.
, 32
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 32 Exceptions - 1 Le recours est irrecevable contre:
1    Le recours est irrecevable contre:
a  les décisions concernant la sûreté intérieure ou extérieure du pays, la neutralité, la protection diplomatique et les autres affaires relevant des relations extérieures, à moins que le droit international ne confère un droit à ce que la cause soit jugée par un tribunal;
b  les décisions concernant le droit de vote des citoyens ainsi que les élections et les votations populaires;
c  les décisions relatives à la composante «prestation» du salaire du personnel de la Confédération, dans la mesure où elles ne concernent pas l'égalité des sexes;
d  ...
e  les décisions dans le domaine de l'énergie nucléaire concernant:
e1  l'autorisation générale des installations nucléaires;
e2  l'approbation du programme de gestion des déchets;
e3  la fermeture de dépôts en profondeur;
e4  la preuve de l'évacuation des déchets.
f  les décisions relatives à l'octroi ou l'extension de concessions d'infrastructures ferroviaires;
g  les décisions rendues par l'Autorité indépendante d'examen des plaintes en matière de radio-télévision;
h  les décisions relatives à l'octroi de concessions pour des maisons de jeu;
i  les décisions relatives à l'octroi, à la modification ou au renouvellement de la concession octroyée à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR);
j  les décisions relatives au droit aux contributions d'une haute école ou d'une autre institution du domaine des hautes écoles.
2    Le recours est également irrecevable contre:
a  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'une opposition ou d'un recours devant une autorité précédente au sens de l'art. 33, let. c à f;
b  les décisions qui, en vertu d'une autre loi fédérale, peuvent faire l'objet d'un recours devant une autorité cantonale.
und 33
SR 173.32 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF)
LTAF Art. 33 Autorités précédentes - Le recours est recevable contre les décisions:
a  du Conseil fédéral et des organes de l'Assemblée fédérale, en matière de rapports de travail du personnel de la Confédération, y compris le refus d'autoriser la poursuite pénale;
b  du Conseil fédéral concernant:
b1  la révocation d'un membre du conseil de banque ou de la direction générale ou d'un suppléant sur la base de la loi du 3 octobre 2003 sur la Banque nationale26,
b10  la révocation d'un membre du conseil d'administration du Service suisse d'attribution des sillons ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration, conformément à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer44;
b2  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers27,
b3  le blocage de valeurs patrimoniales en vertu de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d'origine illicite29,
b4  l'interdiction d'exercer des activités en vertu de la LRens31,
b4bis  l'interdiction d'organisations en vertu de la LRens,
b5  la révocation du mandat d'un membre du Conseil de l'Institut fédéral de métrologie au sens de la loi du 17 juin 2011 sur l'Institut fédéral de métrologie34,
b6  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision36,
b7  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse des produits thérapeutiques sur la base de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques38,
b8  la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'établissement au sens de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation40,
b9  la révocation d'un membre du conseil de l'Institut suisse de droit comparé selon la loi du 28 septembre 2018 sur l'Institut suisse de droit comparé42;
c  du Tribunal pénal fédéral en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cbis  du Tribunal fédéral des brevets en matière de rapports de travail de ses juges et de son personnel;
cquater  du procureur général de la Confédération, en matière de rapports de travail des procureurs qu'il a nommés et du personnel du Ministère public de la Confédération;
cquinquies  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail de son secrétariat;
cter  de l'Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération, en matière de rapports de travail des membres du Ministère public de la Confédération élus par l'Assemblée fédérale (Chambres réunies);
d  de la Chancellerie fédérale, des départements et des unités de l'administration fédérale qui leur sont subordonnées ou administrativement rattachées;
e  des établissements et des entreprises de la Confédération;
f  des commissions fédérales;
g  des tribunaux arbitraux fondées sur des contrats de droit public signés par la Confédération, ses établissements ou ses entreprises;
h  des autorités ou organisations extérieures à l'administration fédérale, pour autant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public que la Confédération leur a confiées;
i  d'autorités cantonales, dans la mesure où d'autres lois fédérales prévoient un recours au Tribunal administratif fédéral.
Bst. e VGG). Die vorliegende Beschwerde wurde in der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 50 - 1 Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
1    Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision.
2    Le recours pour déni de justice ou retard injustifié peut être formé en tout temps.
VwVG eingereicht und der verlangte Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressatin der angefochtenen Verfügung ist die Beschwerdeführerin besonders berührt und beschwert und somit zur Beschwerde legitimiert (Art. 48
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 48 - 1 A qualité pour recourir quiconque:
1    A qualité pour recourir quiconque:
a  a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité de le faire;
b  est spécialement atteint par la décision attaquée, et
c  a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.
2    A également qualité pour recourir toute personne, organisation ou autorité qu'une autre loi fédérale autorise à recourir.
VwVG). Auf die Beschwerde ist daher einzutreten.

2.

2.1 Vom Markenschutz ausgeschlossen sind Zeichen, die einer älteren Marke ähnlich und für gleiche oder gleichartige Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind, so dass sich daraus eine Verwechslungsgefahr ergibt (Art. 3 Abs. 1 Bst. c
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 3 Motifs relatifs d'exclusion - 1 Sont en outre exclus de la protection:
1    Sont en outre exclus de la protection:
a  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques;
b  les signes identiques à une marque antérieure et destinés à des produits ou services similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion;
c  les signes similaires à une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2    Par marques antérieures, on entend:
a  les marques déposées ou enregistrées qui donnent naissance à un droit de priorité au sens de la présente loi (art. 6 à 8);
b  les marques qui, au moment du dépôt du signe tombant sous le coup de l'al. 1, sont notoirement connues en Suisse au sens de l'art. 6bis de la Convention de Paris du 20 mars 18834 pour la protection de la propriété industrielle (Convention de Paris).
3    Seul le titulaire de la marque antérieure peut invoquer les motifs de refus en vertu du présent article.
des Markenschutzgesetzes vom 28. August 1992 [MSchG, SR 232.11]).

2.2 Ob sich zwei Marken hinreichend deutlich unterscheiden oder im Gegenteil verwechselbar sind, ist nicht aufgrund eines abstrakten Zeichenvergleichs, sondern stets vor dem Hintergrund aller relevanten Umstände zu beurteilen. Der Massstab, der an die Unterscheidbarkeit anzulegen ist, hängt einerseits vom Umfang des Ähnlichkeitsbereichs ab, dessen Schutz der Inhaber der älteren Marke beanspruchen kann, und andererseits von den Waren und Dienstleistungen, für welche die sich gegenüberstehenden Marken hinterlegt sind (BGE 122 III 382 E. 1 "Kamillosan/Kamillan").

2.3 Je näher sich die Waren und Dienstleistungen sind, für welche die Marken registriert sind, desto grösser wird das Risiko von Verwechslungen und desto stärker muss sich das jüngere Zeichen vom älteren abheben, um die Verwechslungsgefahr zu bannen. Ein besonders strenger Massstab ist anzulegen, wenn beide Marken für weitgehend identische Waren oder Dienstleistungen bestimmt sind. Im Weiteren ist für die Verwechselbarkeit von Bedeutung, an welche Abnehmerkreise sich die Waren richten und unter welchen Umständen sie üblicherweise gehandelt werden. Bei Massenartikeln des täglichen Bedarfs ist mit einer geringeren Aufmerksamkeit und einem geringeren Unterscheidungsvermögen der Konsumenten zu rechnen als bei Spezialprodukten, deren Absatzmarkt auf einen mehr oder weniger geschlossenen Kreis von Berufsleuten beschränkt bleibt (BGE 126 III 315 E. 6b/bb "Apiella" m.w.H.).

2.4 Gleichartigkeit der Waren liegt vor, wenn die angesprochenen Abnehmerkreise auf den Gedanken kommen könnten, die unter Verwendung identischer oder ähnlicher Marken angepriesenen Waren und Dienstleistungen würden angesichts ihrer üblichen Herstellungs- und Vertriebsstätten aus ein und demselben Unternehmen stammen oder doch wenigstens unter Kontrolle des gemeinsamen Markeninhabers von verbundenen Unternehmen hergestellt werden (Urteil des BVGer B-2269/2011 vom 9. März 2012 E. 6.1 "[fig.]/Bonewelding [fig.]").

2.5 Die Markenähnlichkeit beurteilt sich nach dem Gesamteindruck, den die Marken in der Erinnerung der angesprochenen Verkehrskreise hinterlassen. Diese werden die beiden Zeichen meist nicht gleichzeitig wahrnehmen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass dem direkt wahrgenommenen einen Zeichen bloss das mehr oder weniger verschwommene Erinnerungsbild des früher wahrgenommenen anderen Zeichens gegenübersteht (BGE 121 III 377 E. 2a "Boss / Boks").

2.6 Eine Verwechslungsgefahr besteht, wenn aufgrund der Ähnlichkeit der Zeichen und der Gleichartigkeit der Waren und Dienstleistungen die Marke in ihrer Unterscheidungsfunktion beeinträchtigt ist. Eine solche Beeinträchtigung ist gegeben, wenn zu befürchten ist, dass die massgebenden Verkehrskreise sich durch die Ähnlichkeit der Zeichen irreführen lassen und Waren, die das eine oder das andere Zeichen tragen, dem falschen Markeninhaber zurechnen. Die Rechtsprechung nimmt eine Verwechslungsgefahr auch dann an, wenn das Publikum die Marken zwar auseinanderzuhalten vermag, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermutet, zum Beispiel an Serienmarken denkt oder bei Marken mit dem gleichen Stammelement von verschiedenen Produktelinien des gleichen Unternehmens respektive von wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen ausgeht (BGE 128 III 441 E. 3.1 "Appenzeller Switzerland [fig.]/Appenzeller Natural [fig.]"; 102 II 122 E. 2 "Annabelle/Annette"; 96 II 243 E. 2 "Blauer Bock/Bockstein bzw. Springbock", m.w.H.; 87 II 35 E. 2c "Bic/Big Pen"; Urteil des BVGer vom 28. Mai 2015 B-6099/2013 E. 2.3 "carpe diem/carpe noctem").

2.7 Die Reichweite des markenrechtlichen Verwechslungsschutzes wird durch die Kennzeichnungskraft der Zeichen bestimmt. Für kennzeichnungsschwache Zeichen ist der geschützte Ähnlichkeitsbereich kleiner als für kennzeichnungsstarke Zeichen. Bei schwachen Marken genügen schon kleine Abweichungen, um eine hinreichende Unterscheidbarkeit zu schaffen. Als ursprünglich schwach gelten Marken, deren wesentliche Bestandteile gemeinfrei sind oder sich eng an gemeinfreie Bestandteile anlehnen. Im Vordergrund stehen dabei Bestandteile mit beschreibendem Gehalt. Dazu gehören auch Bestandteile mit anpreisendem Sinngehalt, insbesondere sind auch unbestimmte anpreisende Sinngehalte beschreibend (BGE 122 III 382 E. 2a "Kamillosan/Kamillan"; Urteil des BVGer B-7106/2014 vom 24. April 2017 E. 3.5 und 7.2.1 "F1/FiOne [fig.]" m.w.H.; vgl. David Aschmann, in: Noth/Bühler/ Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 2 lit. a
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 2 Motifs absolus d'exclusion - Sont exclus de la protection:
a  les signes appartenant au domaine public, sauf s'ils se sont imposés comme marques pour les produits ou les services concernés;
b  les formes qui constituent la nature même du produit et les formes du produit ou de l'emballage qui sont techniquement nécessaires;
c  les signes propres à induire en erreur;
d  les signes contraires à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit en vigueur.
N 182 f. und Gallus Joller, in: Noth/Bühler/ Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N 89 f.).

2.8 Bei kombinierten Wort-/Bildmarken sind die einzelnen Bestandteile nach ihrer Kennzeichnungskraft zu gewichten. Entscheidend für den Gesamteindruck sind die prägenden Wort- oder Bildelemente, während kennzeichnungsschwache Wort- und Bildelemente diesen weniger beeinflussen. Enthält eine Marke sowohl charakteristische Wort- wie auch Bildelemente, können diese den massgeblichen Erinnerungseindruck gleichermassen prägen (Urteile des BVGer B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 5.5 "7seven [fig.]/Sevenfriday" und B-4159/2009 vom 25. November 2009 E. 2.4 "Efe [fig.]/Eve" je m.w.H.). Entsprechend kann bereits angesichts einer hohen Zeichenähnlichkeit in Bezug auf das Wort- oder das Bildelement eine Verwechslungsgefahr resultieren. Sind die Bildelemente einer kombinierten Wort-/Bildmarke nur wenig kennzeichnungskräftig, treten sie beim Zeichenvergleich in den Hintergrund (Urteil des BVGer B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 5.5 "7seven [fig.]/Sevenfriday" m.w.H.).

2.9 Bei reinen Wortmarken ist der Wortklang, das Schriftbild und gegebenenfalls der Sinngehalt massgebend (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; BGE 121 III 377 E. 2b "Boss/Boks"). Dabei genügt es für die Annahme der Ähnlichkeit, wenn diese in Bezug auf eines dieser Kriterien bejaht wird (Urteil des BVGer B-2635/2008 vom 1. Dezember 2008 E. 6.1 "Monari/Anna Molinari"). Der Wortklang wird im Wesentlichen durch die Silbenzahl, die Aussprachekadenz und die Aufeinanderfolge der Vokale bestimmt, das Erscheinungsbild durch die Wortlänge und die optische Wirkung der Buchstaben. Schliesslich ist zu beachten, dass der Wortanfang respektive Wortstamm und die Endung in der Regel grössere Beachtung finden als dazwischen geschobene, unbetonte weitere Buchstaben oder Silben (BGE 127 III 160 E. 2b/cc "Securitas"; 122 III 382 E. 5a "Kamillosan/Kamillan").

3.

Die Abgabe alkoholischer Getränke an Jugendliche unter 16 Jahren ist verboten (Art. 14
SR 817.0 Loi fédérale du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires, LDAl) - Loi sur les denrées alimentaires
LDAl Art. 14 Restrictions s'appliquant à la remise de boissons alcooliques et à la publicité pour ces boissons - 1 La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite.
1    La remise de boissons alcooliques aux jeunes de moins de 16 ans est interdite.
2    Le Conseil fédéral peut restreindre la publicité pour les boissons alcooliques qui s'adressent particulièrement aux jeunes de moins de 18 ans.
3    Les restrictions imposées par les lois suivantes en matière de remise d'alcool et de publicité pour l'alcool sont réservées:
a  loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision4;
b  loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool5.
des Bundesgesetzes über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände, Lebensmittelgesetz, LMG, SR 817.0). Verboten ist auch der Kleinhandel mit gebrannten Wasser durch Abgabe an Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren (Art. 41 Abs. 1 Bst. i
SR 680 Loi fédérale du 21 juin 1932 sur l'alcool (LAlc)
LAlc Art. 41 - 1 Il est interdit d'exercer le commerce de détail de boissons distillées sous les formes suivantes:
1    Il est interdit d'exercer le commerce de détail de boissons distillées sous les formes suivantes:
a  vente ambulante;
b  vente sur les voies et places accessibles au public à moins que la patente cantonale ne prévoit une exception pour la consommation aux abords des établissements de l'hôtellerie et de la restauration;
c  colportage;
d  prise et exécution de commandes collectives;
e  visites aux consommateurs, sans qu'ils l'aient demandé, aux fins de prendre des commandes;
f  vente au moyen de distributeurs automatiques accessibles au public;
g  vente à des prix qui ne couvrent pas les frais, excepté lors de réalisations de biens ordonnées par l'autorité;
h  vente impliquant des cadeaux ou d'autres avantages tendant à séduire le consommateur;
i  remise à des enfants et à des adolescents de moins de 18 ans;
k  remise gratuite de boissons distillées, à des fins publicitaires, à un nombre indéterminé de personnes, notamment sous les formes de la distribution d'échantillons ou l'organisation de dégustations.
2    L'autorité compétente peut accorder des dérogations pour la délivrance de boissons distillées sous les formes suivantes:
a  vente sur les voies et places accessibles au public lors de manifestations;
b  vente à des prix qui ne couvrent pas les frais en cas d'abandon de l'activité commerciale ou pour d'autres raisons majeures;
c  remise gratuite, à des fins publicitaires, à un nombre indéterminé de personnes, lors de foires ou d'expositions auxquelles participe le commerce des denrées alimentaires.
des Bundesgesetzes über die gebrannten Wasser, Alkoholgesetz, AlkG, SR 680). Davon abgesehen besteht der Verkehrskreis der beanspruchten Waren aus einem Massenpublikum.Obwohl alkoholische Getränke von einer kleinen Anzahl Kennern auch mit erhöhter Aufmerksamkeit gekauft werden, ist für diese allgemeinen Waren des täglichen Bedarfs auf breite Verkehrskreise mit normaler Aufmerksamkeit abzustellen (Urteil des BVGer B-531/2013 vom 21. Oktober 2013 E. 3.2 f. "Gallo/Gallay [fig.]" m.w.H.).

4.

Die Vorinstanz geht in der angefochtenen Verfügung davon aus, dass die beanspruchten Waren der sich gegenüberstehenden Marken aus Sicht der Abnehmerkreise bezüglich "Wein" identisch und bezüglich der übrigen Waren stark gleichartig sind. Die Beschwerdeführerin stimmt dieser Beurteilung zu. Das Gericht sieht keinen Grund, von dieser unbestrittenen Einschätzung der Vorinstanz abzuweichen. Soweit unter den angefochtenen Waren "Wein" beansprucht wird, liegt Gleichheit vor, für die übrigen Waren ist aufgrund gleicher Zweckbestimmung und Überschneidungen hinsichtlich der Herstellung und der Vertriebswege von einer starken Gleichartigkeit auszugehen.

5.

5.1 Zu prüfen ist die Zeichenähnlichkeit der beiden Marken.

5.2 Die Widerspruchsmarke, eine kombinierte Wort-/Bildmarke ohne Farbanspruch, besteht aus dem Begriff "IMPERIAL" in fetten Grossbuchstaben. Direkt darunter befindet sich in kleinerer Schrift und nur schwer lesbar "RESERVA ESPECIAL" und eine nicht lesbare Jahreszahl. Darunter steht in einer Schnörkelschrift "Compañia Vinicola del Norte de España" und wiederum darunter befindet sich das Wort "BILBAO". Über dem Wort "IMPERIAL" befindet sich ein grafisches Element, das an ein Wappen erinnert. Die ganze Marke wird durch ein gleichwinkliges Achteck eingefasst; alle Elemente sind darin zentriert, ausser dem Wort "BILBAO", das sich rechts der Mitte befindet.

Die angefochtene Wortmarke besteht aus den Wörtern "Tierra Imperial" ohne Farbanspruch.

5.3 Die Übernahme des prägenden Hauptbestandteils der Widerspruchsmarke in die angefochtene Marke bringt grundsätzlich bereits eine starke Zeichenähnlichkeit mit sich. Gemäss ständiger Rechtsprechung ist die unveränderte Übernahme einer älteren Marke in eine jüngere Marke grundsätzlich unzulässig, wenn die ältere Marke nicht wesentlich verändert wird. Das gilt auch, wenn dem übernommenen Element weitere Kennzeichen hinzugefügt werden (Urteile des BVGer B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 8.2 "7seven [fig.]/Sevenfriday" m.w.H. und B-3050/2011 vom 4. September 2012 E. 8.6 "Seven [fig.]/Room Seven"). Die Übernahme des Hauptbestandteils einer Marke kann jedoch dann zulässig sein, wenn der übernommene Bestandteil derart mit der neuen Marke verschmolzen wird, dass er seine Individualität verliert und nur noch als untergeordneter Teil des jüngeren Zeichens erscheint (Urteile des BVGer B-5616/2012 vom 28. November 2013 E. 4.2 "VZ VermögensZentrum/SVZ Schweizer VorsorgeZentrum" und B-4772/2012 vom 12. August 2012 E. 5.2 "Mc [fig.]/MC2 [fig.]").

5.4 Das Wort "Imperial" der Widerspruchsmarke wird klarerweise als eigenständiges Element dieser Marke wahrgenommen. Die grafischen Elemente der Marke - das Wappen und die Einfassung - sind demgegenüber für das Erscheinungsbild der Marke nicht prägend. Das gleiche gilt für die in Schnörkelschrift gehaltenen Wörter, die aufgrund ihrer mageren Schriftstärke weniger dominant wirken und aufgrund ihrer Verschnörkelung fast als grafisches Element wahrgenommen werden. Insgesamt ist, wie die Vorinstanz zu Recht ausführt, das Element "Imperial" für die Wortmarke prägend, auch wenn die übrigen Elemente nicht als reines Beiwerk abgetan werden können.

Der prägende Hauptbestandteil "Imperial" der Widerspruchsmarke wird in der angefochtenen Marke als Ganzes verwendet und lediglich mit dem vorangestellten, vom Zeichenelement "Imperial" getrennten Zusatz, "Tierra" ergänzt. Dabei bleibt das Zeichenelement "Imperial" sowohl schriftbildlich als auch klangbildlich klar individualisierbar und als separater Bestandteil erkennbar. Der Begriff "Tierra" wird in der Schweiz aufgrund seiner Nähe zum italienischen "terra" und zum französischen "terre" ohne Weiteres in der Bedeutung von "Erde/Land/Boden" erfasst. Im Zusammenspiel mit dem Begriff "Imperial" ergibt sich damit zwar eine neue Bedeutung ("kaiserlicher Boden"), der Begriff "Imperial" bleibt jedoch klar erkennbar. Die Beifügung des Zeichenelements "Tierra" verändert das der Widerspruchsmarke entnommene Element "Imperial" damit nicht derart, dass dieses seine Individualität verlöre und mit dem neuen Bestandteil geradezu verschmelzen würde.

Zwischen den strittigen Marken besteht somit auf optischer, phonetischer und inhaltlicher Ebene eine Übereinstimmung. Die zusätzlichen Elemente der jüngeren Marke prägen diese nicht in einem solchen Ausmass, dass die ältere Marke darin nur noch eine untergeordnete Rolle spielen würde. Die Vorinstanz hat damit zu Recht eine Zeichenähnlichkeit zwischen der Wortmarke "Tierra Imperial" und der Marke "Imperial (fig.)" angenommen.

6.

6.1 Zu beurteilen ist die Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke.

6.1.1 Die Vorinstanz geht in der angefochtenen Verfügung davon aus, dass die Widerspruchsmarke nur schwach kennzeichnungskräftig sei und ihr keine erhöhte Kennzeichnungskraft aufgrund intensiven Gebrauchs zukomme. Die Beschwerdeführerin entgegnet, es sei von normaler Kennzeichnungskraft auszugehen, da es sich bei "Imperial" nicht um einen beschreibenden Begriff handle, und, eventualiter, eine allfällige schwache Kennzeichnungskraft durch Ausmass und Umfang der Benutzung des Zeichens überwunden worden sei. Es ist deshalb zu prüfen, ob das prägende Wortelement "Imperial" der Widerspruchsmarke für die registrierten Waren beschreibend ist und welche Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke entsprechend zukommt.

6.1.2 Das spanische Wort "imperial" bedeutet "kaiserlich" und "das Imperium betreffend" aber auch "super, sagenhaft" (Langenscheidt Handwörterbuch Spanisch 2006). Das französische Adjektiv "impérial" bedeutet ebenfalls "kaiserlich" und "majestätisch, hoheitsvoll" (Langenscheidt Handwörterbuch Französisch 2006) sowie "du qualité supérieure" (Le Petit Robert de la Langue Française 2016). Das italienisch Adjektiv "imperiale" bedeutet ebenfalls "kaiserlich" und "das Reich betreffend" (Paravia Langenscheidt Handwörterbuch Spanisch 1996; Lo Zingarelli, 12. Aufl. 2005). Imperial ist auch Teil des deutschen Wortschatzes mit der Bedeutung "das Imperium betreffend, kaiserlich" (Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 26. Aufl. 2013). Weitere Bedeutungen des Wortes "Imperial" als Substantiv, etwa im Sinne früherer Gold- oder Silbermünzen, eines früher üblichen Papierformates oder auch der offenbar vor allem im französischen Sprachgebrauch anzutreffenden 6-Liter-Bordeaux-Weinflasche (Le Petit Robert de la Langue Française 2016) treten gegenüber diesen Bedeutungen klar in den Hintergrund.

Imperiale respektive Imperiali ist zudem ein italienisches Adelsgeschlecht (vgl. https://it.wikipedia.org/wiki/Imperiale_(famiglia), besucht am 12. Juli 2018). Das italienische Online-Telefonbuch (www.paginebianche.it) verzeichnet (am 12. Juli 2018) für Italien insgesamt 550 Personen-Einträge mit den Nachnamen Imperial/Imperiale/Imperiali. Für die Schweiz gibt das Online-Telefonbuch search.ch insgesamt 71 Privat-Einträge für diese Namen an. Da es sich damit in der Schweiz (und auch in Italien) nicht um einen weit verbreiteten Namen handelt und auch das Adelsgeschlecht in der Schweiz kaum bekannt ist, ist nicht davon auszugehen, dass diese Bedeutung des Wortes "Imperial" bei den relevanten Verkehrskreisen im Vordergrund steht.

Es ist damit insgesamt davon auszugehen, dass das Wort "Imperial" von den relevanten Verkehrskreisen in der Schweiz als Adjektiv im Sinne von "kaiserlich, das Imperium betreffend" und "super, qualitativ hervorragend" verstanden wird.

6.1.3 Gemäss Rechtsprechung und Praxis werden Wortkombinationen mit "König" respektive "königlich" grundsätzlich als anpreisend wahrgenommen, da sie eine superiore, Königen würdige Qualität behaupten oder insinuieren, dass es sich um die hierarchisch aus anderen Gründen am höchsten einzustufenden Produkte einer Kategorie handelt (Urteil des BVGer B-7801/2015 vom 20. Dezember 2017 E. 6.5.3 "König [fig.]/H.koenig [fig.]"; vgl. auch Newsletter IGE 2015/6 MARKEN vom 30. Juni 2015). Die Kombination einer Sachbezeichnung mit dem Markenbestandteil "König" wirkt anpreisend, wenn die im Zeichen verwendete Sachbezeichnung mit den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen in Zusammenhang steht (Urteil des BVGer B-528/2016 vom 17. Mai 2017 E. 5.2 f. "Muffin King"). Das gleiche hat grundsätzlich für Wortkombinationen mit "Kaiser" respektive "kaiserlich" zu gelten, da diese das entsprechende Produkt in ähnlicher Weise wie "König" respektive "königlich" als dem höchsten weltlichen Herrscher würdig und damit von überragender Qualität anpreisen.

Der Hauptbestandteil "Imperial" steht in der Widerspruchsmarke direkt über den Worten "Compañia Vinicola" und damit in einem gewissen Zusammenhang mit den beanspruchten Waren. Da das Wort "Imperial" zudem auch unabhängig von diesem Zusammenhang als Adjektiv wahrgenommen wird, wird es von den Konsumenten in jedem Fall direkt auf die durch die Widerspruchsmarke bezeichneten Waren und Dienstleistungen bezogen. Schliesslich besteht keine andere Bedeutung des Wortes, welche die anpreisende Wirkung im Sinne von "kaiserlich, qualitativ hervorragend" in den Hintergrund drängen könnte, insbesondere ist nicht von einer allgemeinen Bekanntheit des Namens Imperial/Imperiale/Imperiali in der Schweiz auszugehen (vgl. im Gegensatz dazu Urteile des BVGer B-7801/2015 vom 20. Dezember 2017 E. 6.5.3 "KÖNIG [fig.]/H.koenig [fig.]" und B-4848/2013 vom 15. August 2014 E. 4.21 f. "couronné"). Der Begriff "Imperial" der Widerspruchsmarke ist entsprechend beschreibend, da er anpreisend wirkt. Daran ändern auch die übrigen Elemente der Widerspruchsmarke nichts, die anpreisende Wirkung wird durch das Wappen über dem Wort Imperial eher noch verstärkt.

6.1.4 Auch der Umstand, dass die Beschwerdekammer des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) im von der Beschwerdeführerin angeführten Urteil betreffend die Marken "Imperial" und "Tierra Imperial" eine Verwechslungsgefahr bejahte und der Widerspruchsmarke eine normale Kennzeichnungskraft bescheinigte, vermag die in der Schweiz entwickelte Praxis bezüglich der anpreisenden Wirkung von Zeichen nicht in Frage zu stellen. Im Übrigen haben ausländische Entscheidungen gemäss der Rechtsprechung des Bundesgerichts keine präjudizielle Wirkung auf die Rechtslage in der Schweiz, auch wenn sie im Rahmen einer rechtsvergleichenden Auslegung mitberücksichtigt werden können, sofern die Rechtslage vergleichbar ist und die ausländische Rechtsprechung sich auf dieselbe Marke bezieht (BGE 130 III 113 E. 3.2 "Montessori"; Urteil des BGer 4A_261/2010 vom 5. Oktober 2010 E. 4.1 "V [fig.]" m.w.H.; Urteil des BVGer B-7057/2016 vom 4. Mai 2018 E. 8.2 "7seven [fig.]/Sevenfriday"). Der Entscheid der Beschwerdekammer des EUIPO, auf den die Beschwerdeführerin verweist, stützt sich jedoch nicht auf die Widerspruchsmarke IR Nr. 191 596 "Imperial (fig.)", sondern auf die Marke IR Nr. 1 508 304 "Imperial", bei der es sich - im Gegensatz zur vorliegend relevanten Widerspruchsmarke - um eine reine Wortmarke handelt.

6.1.5 Eine ursprünglich schwache Marke kann dadurch gestärkt werden, dass sie auf dem Markt eine erhöhte Bekanntheit erlangt hat. Ist dies der Fall, kommt ihr ein erweiterter Schutzumfang zu.

Die Beschwerdeführerin hat bereits im erstinstanzlichen Verfahren geltend gemacht, die Widerspruchsmarke habe aufgrund der Dauer des Gebrauchs und der Intensität der Werbung eine erhöhte Verkehrsbekanntheit und entsprechend eine erhöhte Kennzeichnungskraft erlangt. Die Vor-instanz stellte in der angefochtenen Verfügung fest, der Beschwerdeführerin sei es nicht gelungen, eine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke glaubhaft zu machen. Keine der von der Beschwerdeführerin eingereichten Rechnungen sei an Abnehmer in der Schweiz ausgestellt worden und die eingereichten Artikel seien auf Spanisch oder Englisch verfasst und liessen keinen Bezug zur Schweiz erkennen. Die eingereichten Auszeichnungen liessen keine Rückschlüsse auf den Grad der Marktdurchdringung zu. Die Beschwerdeführerin entgegnet auf Beschwerdeebene, die vorgelegten Rechnungen würden sämtliche Hauptreiseländer der angesprochenen Schweizer Verkehrskreise abdecken, so dass Schweizerinnen und Schweizer der Marke auf ihren Reisen begegnen würden, was zu einer gesteigerten Kennzeichnungskraft führe. Die Verleihung von Preisen und Auszeichnungen lenke die Aufmerksamkeit der breiten Öffentlichkeit auf das entsprechende Unternehmen und beides werde auch für die Werbung verwendet. Die 290'000 Liter Wein, die sie mit dem Kennzeichen "Imperial" verkauft habe, würden sich zudem auch auf die Schweiz auswirken. Zum Beleg ihrer Ausführungen verweist die Beschwerdeführerin auf Beschwerdeebene auf eine Print-Werbung eines Schweizer Detailhändlers von 2012.

Die Beurteilung einer allfälligen Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke durch die Vorinstanz ist nicht zu beanstanden. Von den bei der Vor-instanz eingereichten Dokumenten weist kein einziges einen Bezug zur Schweiz auf. Dies ist lediglich bei der auf Beschwerdeebene eingereichten Print-Werbung der Fall, die allerdings bei Weitem nicht ausreicht, um eine erhöhte Bekanntheit der Widerspruchsmarke in der Schweiz glaubhaft zu machen. Dass und inwiefern die Preise und Auszeichnungen zur Bekanntheit der Widerspruchsmarke in der Schweiz beitragen, wird nicht belegt. Zwar kann die Präsenz einer Marke in zahlreichen anderen Ländern zur Bekanntheit einer Marke in der Schweiz beitragen (Gallus Joller, in: Noth/Bühler/ Thouvenin [Hrsg.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2. Aufl. 2017, Art. 3 N 107), allein damit eine erhöhte Bekanntheit zu belegen erscheint jedoch kaum möglich und ist vorliegend sicher nicht gelungen. Schliesslich enthält ein Grossteil der eingereichten Dokumente die Widerspruchsmarke gar nicht. Die Beschwerdeführerin hat damit keine erhöhte Verkehrsbekanntheit der Widerspruchsmarke glaubhaft gemacht.

6.1.6 Entsprechend ist davon auszugehen, dass die Widerspruchsmarke nur schwach kennzeichnungskräftig wirkt.

6.2 Es ist in einer wertenden Gesamtbeurteilung zu prüfen, ob zwischen den beiden Zeichen eine Verwechslungsgefahr besteht. Dabei ist von einer normalen Aufmerksamkeit der relevanten Verkehrskreise auszugehen. Aufgrund der Identität respektive der starken Gleichartigkeit der beanspruchten Waren ist grundsätzlich ein besonders strenger Massstab anzulegen. Hingegen weist die Widerspruchsmarke nur eine schwache Kennzeichnungskraft auf, weshalb ihr Schutzbereich eng zu fassen ist.

Die angefochtene Marke übernimmt zwar den prägenden Bestanteil "Imperial" der Widerspruchsmarke, dieser ist jedoch aufgrund seiner anpreisenden Wirkung lediglich schwach kennzeichnungskräftig. Der Begriff "Tierra", der in der angefochtenen Marke dem gemeinsamen Bestandteil "Imperial" vorangestellt ist, ist für Wein höchstens als leicht beschreibend anzusehen: Die gedankliche Verbindung zwischen Erde und Wein führt über mindestens zwei Zwischenstationen (Erde - Rebe - Traube - Wein), was höchstens noch einen mittelbaren Zusammenhang zwischen den beiden Begriffen entstehen lässt. Für die weiteren, für die angefochtene Marke beanspruchten alkoholhaltigen Getränke ohne Bier ist der Zusammenhang sogar noch weniger eng. Es ist damit davon auszugehen, dass der Bestandteil "Tierra" der angefochtenen Marke eine relativ prägende Wirkung auf die Erinnerung der relevanten Verkehrskreise hat. Diese verstehen die angefochtene Marke deshalb als "kaiserliche Erde". Das Element "Imperial" ist zwar in der angefochtenen Marke auch erkennbar (vgl. E. 5.4), trotzdem steht der Begriff der Erde im Vordergrund und wird durch das "kaiserlich" lediglich adjektivisch qualifiziert. Insbesondere aufgrund des engen Schutzbereichs der Widerspruchsmarke ist deshalb eine unmittelbare Verwechslungsgefahr zu verneinen.

Auch eine mittelbare Verwechslungsgefahr ist vorliegend nicht gegeben. Die Gefahr, dass die Konsumenten die beiden Zeichen zwar auseinanderzuhalten vermögen, aufgrund ihrer Ähnlichkeit aber falsche Zusammenhänge vermuten, das heisst, sie dem gleichen Hersteller oder zwei wirtschaftlich eng miteinander verbundenen Herstellern zuordnen oder sie gar als Serienzeichen missdeuten (BGE 122 III 382 E. 1 "Kamillosan/Kamillan" m.w.H.; 102 II 122 E. 2 S. 126 f. "Annabelle/Annette"; BVGE 2014/34 E. 7.3 "Land Rover/Land Glieder"), ist vorliegend nicht gegeben. Es ist insbesondere aufgrund der erweiterten Bedeutung von "Imperial" als Teil der Wortkombination in der angefochtenen Marke und des unterschiedlichen Gesamteindrucks der beiden Marken unwahrscheinlich, dass das Element "Imperial" als gemeinsames Stammelement der Marken und damit als Hinweis auf eine gemeinsame Herkunft aufgefasst wird.

Insgesamt ist deshalb festzustellen, dass zwischen der Widerspruchsmarke und der angefochtenen Marke keine Verwechslungsgefahr besteht.

7.
Aus diesen Erwägungen ergibt sich, dass die Beschwerde unbegründet und deshalb abzuweisen ist.

8.

8.1 Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 63 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
und Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG).

8.2 Die Gerichtsgebühr ist nach Umfang und Schwierigkeitsgrad der Streitsache, Art der Prozessführung und finanzieller Lage der Parteien festzulegen (Art. 63 Abs. 4bis
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 63 - 1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
1    En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté, les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif, à la charge de la partie qui succombe. Si celle-ci n'est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits. À titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement remis.
2    Aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l'autorité recourante qui succombe n'est pas une autorité fédérale, les frais de procédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des intérêts pécuniaires de collectivités ou d'établissements autonomes.
3    Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de procédure.
4    L'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l'avance de frais.101
4bis    L'émolument d'arrêté est calculé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la manière de procéder des parties et de leur situation financière. Son montant est fixé:
a  entre 100 et 5000 francs dans les contestations non pécuniaires;
b  entre 100 et 50 000 francs dans les autres contestations.102
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments.103 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral104 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales105 sont réservés.106
VwVG, Art. 2 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 2 Calcul de l'émolument judiciaire - 1 L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
1    L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière. Les modes de calcul des frais prévus par des lois spéciales sont réservés.
2    Le tribunal peut fixer un émolument judiciaire dépassant les montants maximaux visés aux art. 3 et 4, si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure téméraire ou nécessitant un travail exceptionnel.2
3    S'agissant de décisions relatives à des mesures provisionnelles, à la récusation, à la restitution d'un délai, à la révision ou à l'interprétation d'une décision, ainsi que de recours formés contre des décisions incidentes, les frais peuvent être revus à la baisse compte tenu du travail réduit qui en découle. Les montants minimaux mentionnés aux art. 3 et 4 doivent être respectés.
des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR 173.320.2]). Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht ist dafür ein Streitwert zu veranschlagen (Art. 4
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 4 Emolument judiciaire dans les contestations pécuniaires - Dans les contestations pécuniaires, l'émolument judiciaire se monte à:
VGKE). Dessen Schätzung hat sich nach Lehre und Rechtsprechung an Erfahrungswerten aus der Praxis zu orientieren, wobei bei eher unbedeutenden Zeichen grundsätzlich von einem Streitwert zwischen Fr. 50'000.- und Fr. 100'000.- auszugehen ist (BGE 133 III 492 E. 3.3 "Turbinenfuss [3D]" m.w.H.; Urteil des Bundesgerichts 4A_161/2007 vom 18. Juli 2007 E. 1 "we make ideas work" m.w.H.). Von diesem Erfahrungswert ist auch im vorliegenden Verfahren auszugehen. Es sprechen keine konkreten Anhaltspunkte für einen höheren oder niedrigeren Wert der strittigen Marke. Aufgrund des Streitwerts werden die Verfahrenskosten auf Fr. 4'500.- festgelegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss in gleicher Höhe ist zur Bezahlung der Verfahrenskosten zu verwenden.

8.3 Die Beschwerdegegnerin liess sich im Beschwerdeverfahren nicht vernehmen. Ihr sind folglich im Zusammenhang mit dem Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht keine notwendigen und verhältnismässig hohen Kosten erwachsen, die das Zusprechen einer Parteientschädigung rechtfertigen würden (Art. 64 Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 64 - 1 L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
1    L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés.
2    Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu'ils ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont supportés par la collectivité ou par l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué.
3    Lorsque la partie adverse déboutée avait pris des conclusions indépendantes, les dépens alloués peuvent être mis à sa charge, dans la mesure de ses moyens.
4    La collectivité ou l'établissement autonome au nom de qui l'autorité inférieure a statué répond des dépens mis à la charge de la partie adverse déboutée en tant qu'ils se révéleraient irrécouvrables.
5    Le Conseil fédéral établit un tarif des dépens.107 L'art. 16, al. 1, let. a, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral108 et l'art. 73 de la loi du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales109 sont réservés.110
VwVG in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1
SR 173.320.2 Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF)
FITAF Art. 7 Principe - 1 La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
1    La partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige.
2    Lorsqu'une partie n'obtient que partiellement gain de cause, les dépens auxquels elle peut prétendre sont réduits en proportion.
3    Les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ont pas droit aux dépens.
4    Si les frais sont relativement peu élevés, le tribunal peut renoncer à allouer des dépens.
5    L'art. 6a s'applique par analogie.7
VGKE; vgl. auch Urteil des Bundesverwaltungsgerichts B-1752/2009 vom 26. August 2009 "Swatch Group [fig.]/watch.ag[fig.]" E. 6.2).

9.
Die Beschwerdegegnerin, die im Register der World Intellectual Property Organization (WIPO) mit einer Adresse in Spanien eingetragen ist, hat für das vorliegende Verfahren kein Zustellungsdomizil in der Schweiz bezeichnet (vgl. Art. 11b Abs. 1
SR 172.021 Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)
PA Art. 11b - 1 Les parties qui déposent des conclusions dans une procédure sont tenues de communiquer à l'autorité l'adresse de leur domicile ou de leur siège. Si elles sont domiciliées à l'étranger, elles doivent élire un domicile de notification en Suisse, à moins que le droit international ou l'autorité étrangère compétente n'autorise la notification directe dans l'État considéré.33
1    Les parties qui déposent des conclusions dans une procédure sont tenues de communiquer à l'autorité l'adresse de leur domicile ou de leur siège. Si elles sont domiciliées à l'étranger, elles doivent élire un domicile de notification en Suisse, à moins que le droit international ou l'autorité étrangère compétente n'autorise la notification directe dans l'État considéré.33
2    Les parties peuvent en outre indiquer une adresse électronique et accepter que les notifications leur soient faites par voie électronique. Le Conseil fédéral peut prévoir que d'autres informations doivent être fournies pour permettre la notification par voie électronique.
VwVG und Art. 42
SR 232.11 Loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des marques et des indications de provenance (Loi sur la protection des marques, LPM) - Loi sur la protection des marques
LPM Art. 42 - 1 Quiconque participe à une procédure administrative prévue dans la présente loi sans avoir de domicile ou de siège en Suisse doit élire un domicile de notification en Suisse, à moins que le droit international ou l'autorité étrangère compétente n'autorise la notification directe dans l'État considéré.
1    Quiconque participe à une procédure administrative prévue dans la présente loi sans avoir de domicile ou de siège en Suisse doit élire un domicile de notification en Suisse, à moins que le droit international ou l'autorité étrangère compétente n'autorise la notification directe dans l'État considéré.
2    L'IPI est autorisé à remettre à l'autorité étrangère compétente une déclaration indiquant que, dans le domaine de la propriété intellectuelle, la Suisse autorise la notification directe sur son territoire si la réciprocité lui est accordée.
MSchG). Bezüglich Zustellung des vorliegenden Urteils kommt deshalb das Haager Übereinkommen vom 15. November 1965 über die Zustellung gerichtlicher und aussergerichtlicher Schriftstücke im Ausland in Zivil- oder Handelssachen (SR 0.274.131, HZUe65) zur Anwendung. Art. 10 Bst. a HZUe65 sieht vor, dass gerichtliche Schriftstücke im Ausland befindlichen Personen unmittelbar übersandt werden dürfen, wenn der Bestimmungsstaat keinen Widerspruch erklärt hat. Spanien hat keinen entsprechenden Widerspruch erklärt und hat anlässlich der Sitzung der Haager Spezialkommission im Oktober/November 2003 darauf verzichtet, sich bezüglich des von der Schweiz zu Art. 10 Bst. a HZUe265 erklärten Widerspruchs auf den Grundsatz der Gegenseitigkeit zu berufen ("Conclusions and Recommendations Adopted by the Special Commission on the Practical Operation of the Hague Apostille, Evidence and Service Conventions" von 2003, Rz. 79). Das vorliegende Urteil wird der Beschwerdeführerin deshalb unter Verwendung des "Muster für das Ersuchen und das Zustellungszeugnis" gemäss Anhang zum HZUe265 unmittelbar durch die Post zugestellt.

10.
Gegen dieses Urteil steht keine Beschwerde an das Bundesgericht offen (Art. 73
SR 173.110 Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF) - Organisation judiciaire
LTF Art. 73 Exception - Le recours n'est pas recevable contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une marque.
BGG). Das Urteil ist daher mit Eröffnung rechtskräftig.

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen.

2.
Die Verfahrenskosten von Fr. 4'500.- werden der Beschwerdeführerin auferlegt. Der einbezahlte Kostenvorschuss wird zur Bezahlung der Verfahrenskosten verwendet.

3.
Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen.

4.
Dieses Urteil geht an:

- die Beschwerdeführerin (Einschreiben; Beilagen zurück)

- die Beschwerdegegnerin (Einschreiben)

- die Vorinstanz (Ref-Nr. 15292; Einschreiben; Vorakten zurück)

Die vorsitzende Richterin: Der Gerichtsschreiber:

Maria Amgwerd Tobias Grasdorf

Versand: 17. August 2018