4A_299/2017 - 2017-10-02 - Immaterialgüter-, Wettbewerbs- und Kartellrecht

Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal

4A 299/2017

Urteil vom 2. Oktober 2017

I. zivilrechtliche Abteilung

Besetzung
Bundesrichterin Kiss, Präsidentin,
Bundesrichterinnen Klett, Hohl,
Gerichtsschreiber Brugger.

Verfahrensbeteiligte
A.________ d.d.,
vertreten durch Rechtsanwälte
Claudia Keller und Caspar Humm,
Beschwerdeführerin,

gegen

B.________ S.A.,
vertreten durch Rechtsanwälte
Bernard Volken und Nicolas Bischoff,
Beschwerdegegnerin.

Gegenstand
Nichtgebrauch einer Marke,

Beschwerde gegen den Entscheid des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 22. Februar 2017.

Sachverhalt:

A.
Die B.________ S.A. (Klägerin, Beschwerdegegnerin) ist eine als Aktiengesellschaft organisierte Bank nach spanischem Recht mit Sitz in U.________. Sie hat eine Vertretung in der Schweiz und besitzt eine Bewilligung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA). Sie ist Inhaberin der IR-Marke Nr. 1243627 "ABANCA (fig.) ", die am 2. Oktober 2014 für die Klassen 9, 16, 35, 36, 38, 40, 41, 42 und 45 hinterlegt und deren Schutz am 23. April 2015 auf die Schweiz ausgedehnt wurde.
Die A.________ d.d. (Beklagte, Beschwerdeführerin) ist eine Bank nach slowenischem Recht mit Sitz in V.________. Sie hat keine Zweigniederlassung oder Vertretung in der Schweiz und beschäftigt hier kein Personal. Sie verfügt nicht über eine Bewilligung der FINMA. Sie ist Inhaberin der beiden IR-Marken Nr. 860561 und Nr. 860632 "ABANKA (fig.) ", deren Schutz am 29. September bzw. 6. Oktober 2005 auf die Schweiz ausgedehnt wurde. Sie beanspruchen beide Schutz für Dienstleistungen der Klassen 35, 36 und 38; Nr. 860632 ist zusätzlich für die Klasse 42 eingetragen.
Mit Schreiben vom 23. November 2015 an die Beklagte machte die Klägerin den Nichtgebrauch der Schweizer Anteile der Marken Nr. 860561 und Nr. 860632 "ABANKA (fig.) " geltend und forderte die Beklagte auf, ihre Marken zu löschen oder deren rechtserhaltenden Gebrauch aufzuzeigen. Die Beklagte bestritt in ihrer Antwort vom 15. Dezember 2015 den Nichtgebrauch der beiden Marken in der Schweiz, ohne der Klägerin entsprechende Gebrauchsbelege zu übermitteln.

B.
Am 5. Januar 2016 beantragte die Klägerin dem Handelsgericht des Kantons Bern, (1.) es sei festzustellen, dass der Schweizer Anteil der Internationalen Registrierung Nr. 860561 "ABANKA (fig.) " nichtig ist, sowie (2.) es sei festzustellen, dass der Schweizer Anteil der Internationalen Registrierung Nr. 860632 "ABANKA (fig.) " nichtig ist.
Mit Entscheid vom 22. Februar 2017 hiess das Handelsgericht die Klage gut und stellte entsprechend den Klagebegehren die Nichtigkeit der Schweizer Anteile der beiden IR-Marken fest.

C.
Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt die Beklagte dem Bundesgericht, das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Bern vom 26. April 2017 ( sic) sei aufzuheben und die Klage abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Eventualiter sei das Verfahren zur Ergänzung des Sachverhalts und zum neuen Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen.
Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten sei. Die Vorinstanz verzichtete auf eine Vernehmlassung.
Mit Präsidialverfügung vom 14. Juli 2017 wurde der Beschwerde mangels Opposition die aufschiebende Wirkung erteilt.

Erwägungen:

1.
Es geht um eine Zivilrechtsstreitigkeit in Anwendung des Bundesgesetzes vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetzes; MSchG; SR 232.11). Dafür sieht das Bundesrecht (Art. 5 Abs. 1 lit. a ZPO) eine einzige kantonale Instanz vor (Art. 75 Abs. 2 lit. b BGG). Die Beschwerde in Zivilsachen, die sich gegen einen Endentscheid (Art. 90 BGG) richtet, ist demnach unabhängig vom Streitwert zulässig (Art. 74 Abs. 2 lit. b BGG). Die Beschwerdeführerin, deren Schweizer Anteile ihrer Marken Nr. 860561 und Nr. 860632 "ABANKA (fig.) " gemäss angefochtenem Urteil für nichtig befunden wurden, ist zur Anfechtung legitimiert (Art. 76 BGG). Unter Vorbehalt einer hinreichenden Begründung (Art. 42 Abs. 2 und Art. 106 Abs. 2 BGG) ist auf die Beschwerde einzutreten.

2.
Die Vorinstanz hiess das klägerische Feststellungsbegehren der Nichtigkeit der Schweizer Anteile der Marken Nr. 860561 und Nr. 860632 "ABANKA (fig.) " infolge Nichtgebrauchs gestützt auf Art. 12 Abs. 1 MSchG gut. Die Beschwerdeführerin erblickt darin eine Verletzung von Bundesrecht. Konkret rügt sie eine Verletzung von Art. 168 ZPO, Art. 55 ZPO, Art. 29 BV und Art. 53 ZPO sowie von Art. 12 Abs. 3 MSchG, indem die Vorinstanz den Nichtgebrauch durch die Beschwerdegegnerin für glaubhaft gemacht erachtete und sodann den Beweis des Gebrauchs durch die Beschwerdeführerin für nicht erbracht hielt.

3.

3.1. Wer ein rechtliches Interesse nachweist, kann nach Art. 52 MSchG vom Richter feststellen lassen, dass ein Recht oder ein Rechtsverhältnis nach diesem Gesetz besteht oder nicht besteht. Diese markenrechtliche Feststellungsklage erlaubt in der Form der Löschungs- oder Nichtigkeitsklage die Nichtigerklärung und Löschung einer Marke aus dem Markenregister.
Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen (Art. 12 Abs. 1 MSchG). Der Nichtgebrauch kann mit Löschungsklage geltend gemacht werden. Das Markenschutzgesetz erwähnt eine solche Klage zwar nicht ausdrücklich, setzt diese aber stillschweigend voraus (BGE 139 III 424 E. 2.2.1 S. 427; 130 III 267 E. 2.2).
Zur Geltendmachung des Nichtgebrauchs einer Marke im Sinne von Art. 12 MSchG ist grundsätzlich jedermann befugt; ein spezieller Interessennachweis ist nicht erforderlich, da das allgemeine Interesse, bei der freien Zeichenbildung nicht durch zufolge Nichtgebrauchs ungültige Marken behindert zu werden, in der Regel genügt. Ausnahmsweise kann ein Rechtsschutzinteresse an der Nichtigerklärung jedoch dann fehlen, wenn die Opponentin das fragliche Zeichen oder ein diesem ähnliches Zeichen schon aus anderen Gründen selbst gar nicht benutzen kann oder benutzen darf, so dass für sie die Markeneintragung von vornherein keine weitere Behinderung in der freien Zeichenbildung bewirken kann. In einem solchen Fall kann der Nichtgebrauch nur geltend gemacht werden, wenn die Opponentin aufgrund besonderer Umstände dennoch ein schutzwürdiges Interesse daran hat, ein Wiederaufleben des zufolge Nichtgebrauchs untergegangenen Markenrechts zu verhindern (BGE 136 III 102 E. 3.4 S. 104; 125 III 193 E. 2a S. 206).

3.2. Neben der Möglichkeit einer zivilprozessualen Löschungs- oder Nichtigkeitsklage steht seit kurzem ein administratives Löschungsverfahren zur Verfügung. Die entsprechenden gesetzlichen Grundlagen, die Artikel 35 -35c MSchG, traten am 1. Januar 2017 in Kraft (vgl. dazu etwa DAVID ASCHMANN, Das neue administrative Löschungsverfahren im Gefüge des Markenprozessrechts, sic! 2016, S. 196 ff.). Danach kann jede Person beim Institut für Geistiges Eigentum (IGE) einen Antrag auf Löschung der Marke wegen Nichtgebrauchs nach Art. 12 Abs. 1 MSchG stellen (Art. 35a Abs. 1 MSchG).

3.3. Die Marke ist - nach Ablauf der gesetzlichen Schonfrist von fünf Jahren (vgl. Art. 12 Abs. 1 MSchG) - nur soweit geschützt, als sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, auch tatsächlich gebraucht wird (vgl. Art. 11 Abs. 1 MSchG). Diese Gebrauchsobliegenheit entspricht der wettbewerbsbezogenen Funktion der Marke: Einzig bei denjenigen Zeichen, die auch effektiv benutzt werden und damit im Wettbewerb die ihr zugedachte Unterscheidungs- und Herkunftsfunktion erfüllen, rechtfertigt sich nach Ablauf der Schonfrist das markenschutzrechtliche Monopol. Mit dem Gebrauchserfordernis soll gleichzeitig verhindert werden, dass Marken gewissermassen auf Vorrat hinterlegt werden und damit der Registerbestand künstlich aufgebläht sowie die Schaffung neuer Marken behindert wird (BGE 139 III 424 E. 2.2.1 S. 426 mit Hinweisen).

3.4. Wer den Nichtgebrauch der Marke geltend macht, hat ihn glaubhaft zu machen; der Beweis des Gebrauchs obliegt sodann dem Markeninhaber (Art. 12 Abs. 3 MSchG). Der Gesetzgeber hat mit dieser Regelung dem Umstand Rechnung getragen, dass der Gebrauch einer Marke naturgemäss bedeutend leichter zu beweisen ist als der Nichtgebrauch (vgl. Botschaft zu einem Bundesgesetz über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben [Markenschutzgesetz, MschG] vom 21. November 1990, BBl 1991 I 1, S. 26; Urteil 4A 257/2014 vom 29. September 2014 E. 3.5).
Glaubhaft gemacht ist der Nichtgebrauch der Marke dann, wenn für diese Tatsache gewisse Elemente sprechen, selbst wenn das Gericht noch mit der Möglichkeit rechnet, dass sie sich nicht verwirklicht haben könnte (vgl. BGE 140 III 610 E. 4.1 S. 613; 132 III 715 E. 3.1 S. 720; Urteile 4A 253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 4.1; 4C.31/2003 vom 1. Mai 2003 E. 2.1). Gelingt diese Glaubhaftmachung, obliegt dem Markeninhaber der Beweis des rechtserhaltenen Markengebrauchs (Art. 12 Abs. 3 zweiter Teilsatz MschG). Dieser gilt als erbracht, wenn das Gericht nach objektiven Gesichtspunkten von der Richtigkeit der Sachbehauptung überzeugt ist (vgl. BGE 140 III 610 E. 4.1 S. 612; 132 III 715 E. 3.1 S. 719).

4.
Die Beschwerdeführerin wirft der Vorinstanz willkürliche und Art. 168 ZPO, Art. 55 ZPO, Art. 29 BV und Art. 53 ZPO verletzende Sachverhaltsermittlung vor, indem sie zum Schluss gelangte, die Beschwerdegegnerin habe den Nichtgebrauch der streitbetroffenen Marken durch die Beschwerdeführerin glaubhaft gemacht.

4.1. Die Verletzung von Art. 168 ZPO erblickt sie darin, dass die Vorinstanz in Widerspruch zur bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wonach Parteigutachten blosse Parteibehauptungen darstellten, eine private Gebrauchsrecherche zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs einer Marke für geeignet gehalten und massgebend darauf abgestellt habe.
Die Rüge geht fehl. Ein Privatgutachten stellt zwar kein Beweismittel im Sinne von Art. 168 Abs. 1 ZPO dar sondern eine blosse Parteibehauptung (BGE 141 III 433 E. 2.6 mit Hinweisen). Indessen werden Parteibehauptungen, denen ein Privatgutachten zugrunde liegt, meist besonders substanziiert sein (BGE 141 III 433 E. 2.6 S. 438). Auch können Parteigutachten unter Umständen zusammen mit - durch Beweismittel nachgewiesenen - Indizien den Beweis für eine Tatsache erbringen (BGE 141 III 433 E. 2.6 S. 438; Urteil 4A 301/2016 vom 15. Dezember 2016 E. 7.2.3 nicht publ. in BGE 143 III 79). Dies muss umso mehr gelten, wenn nicht der strikte Beweis zu erbringen ist, sondern eine Tatsache bloss glaubhaft zu machen ist (vgl. Erwägung 3.4). Da kann eine in Form eines Privatgutachtens sehr gut substanziierte Parteibehauptung zusammen mit anderen nachgewiesenen Indizien den Wahrscheinlichkeitsbeleg erbringen.
Als Mittel zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs werden in der markenrechtlichen Literatur insbesondere Nachforschungsberichte, welche die ergebnislos gebliebene Umfrage bei den massgebenden Lieferanten und Händlern dokumentieren, ferner den relevanten Zeitraum betreffende Werbematerialien, Internetauftritte und sonstige Produkt- und Geschäftsdokumentationen des Markeninhabers oder negative Rechercheergebnisse erwähnt (MARKUS WANG, IN: NOTH UND ANDERE [HRSG.], MARKENSCHUTZGESETZ, 2. AUFL. 2017, N. 63 zu Art. 12 MSchG m.w.H.; Bernard Volken, BASLER KOMMENTAR, MARKENSCHUTZGESETZ, WAPPENSCHUTZGESETZ, 3. AUFL., BASEL 2017, a.a.O., N. 59 zu Art. 12 MschG; EUGEN MARBACH, MARKENRECHT, IN: SCHWEIZERISCHES IMMATERIALGÜTER- UND WETTBEWERBSRECHT [SIWR], BD. III/1, 2. AUFL. 2009, Rz. 1361; KARIN BÜRGI LOCATELLI, Der rechtserhaltende Markengebrauch in der Schweiz, Bern 2008, S. 195). In Betracht kommt etwa auch die Befragung einer Fachperson aus der entsprechenden Branche (vgl. Urteil 4A 128/2012 vom 7. August 2012 E. 5).
Gemäss Vorinstanz reichte die Beschwerdegegnerin zur Glaubhaftmachung des Nichtgebrauchs der streitbetroffenen Marken in der Schweiz eine Gebrauchsrecherche vom 11. April 2014 von C.________, die Korrespondenz zwischen den Parteien zum (Nicht-) Gebrauch vom November/Dezember 2015 sowie eine von der Beschwerdegegnerin durchgeführte Kurzrecherche zum Gebrauch vom 30. Dezember 2015 ein. Die Vorinstanz liess offen, ob der Nichtgebrauch allein mit den Gebrauchsrecherchen glaubhaft gemacht werden kann, da diese durch andere bewiesene Indizien unterstützt würden. So sei unbestritten geblieben, dass die Beschwerdeführerin keine Zweigniederlassung, keine Vertretung und keine Mitarbeiter in der Schweiz habe. Weiter habe das Parteiverhör mit der Beschwerdeführerin ergeben, dass sie keine Werbung für ihre Produkte in der Schweiz mache. Sodann enthielten die von der Beschwerdeführerin selber durchgeführten Kurzrecherchen verschiedene Hinweise auf den Nichtgebrauch der strittigen Marken in der Schweiz, so beispielsweise die Ergebnisse der Online-Suche nach Werbe- oder anderen Aktivitäten in der Schweiz und der Online-Auftritt der Beschwerdeführerin. Der Schluss der von einem spezialisierten Drittunternehmen durchgeführten Gebrauchsrecherche,
dass kein rechtserhaltender Gebrauch der Marken in der Schweiz vorliege, werde somit durch weitere unbestrittene bzw. bewiesene Indizien bestätigt.
Diese Würdigung der Vorinstanz ist vor dem Hintergrund des oben Gesagten nicht zu beanstanden. Auch wenn der Gebrauchsrecherche nicht der Beweiswert eines gerichtliches Gutachtens zukommt, ist sie als besonders substanziierte Parteibehauptung durchaus nicht unbeachtlich. Die Vorinstanz durfte sich zu Recht darauf stützen, zumal die darin enthaltenen Ergebnisse durch weitere unbestrittene bzw. bewiesene Indizien untermauert wurden.

4.2. Die Beschwerdeführerin macht zwar bezüglich dieser weiteren Indizien eine Verletzung der Verhandlungsmaxime nach Art. 55 ZPO geltend und bringt vor, es handle sich dabei um von den Parteien nicht behauptete Tatsachen bzw. nicht angerufene Beweismittel, jedoch zu Unrecht.
Die Beschwerdegegnerin weist in ihrer Beschwerdeantwort mit Aktenhinweisen nach, dass sie die von der Vorinstanz als weitere Indizien für den Nichtgebrauch berücksichtigten Umstände in ihren erstinstanzlichen Rechtsschriften behauptet hat, so dass die Beschwerdeführerin keinen Sitz, keine Niederlassung, keine Zweigniederlassung, keine Vertretung und keine Mitarbeiter in der Schweiz habe, keine Werbemassnahmen in der Schweiz mache und in der Schweiz nicht tätig sei. Dies blieb von der Beschwerdeführerin unwidersprochen. Von einer Verletzung der Verhandlungsmaxime kann mithin keine Rede sein. Ebensowenig liegt eine Rechtsverletzung vor, wenn die Vorinstanz die beschwerdegegnerische Behauptung mangelnder Werbe- und sonstiger Aktivitäten der Beschwerdeführerin in der Schweiz u.a. durch das Parteiverhör mit der Beschwerdeführerin und der von ihr selber durchgeführten Kurzrecherchen bestätigt sah, wie namentlich die negativen Ergebnisse der Onlinerecherchen.

4.3. Der Schluss der Vorinstanz, die Beschwerdegegnerin habe den Nichtgebrauch der streitbetroffenen Marken der Beschwerdeführerin in der Schweiz glaubhaft gemacht, ist demnach nicht zu beanstanden. Damit oblag der strikte Beweis des Gebrauchs der Beschwerdeführerin. Die monierte Verletzung von Art. 8 ZGB wegen falscher Verteilung der Beweislast liegt nicht vor.

5.

5.1. Dem Vorhalt, dass ihr der Nachweis des rechtserhaltenden Gebrauchs der Schweizer Anteile der Marken Nr. 860561 und Nr. 860632 "ABANKA (fig.) " nicht gelungen sei, tritt die Beschwerdeführerin mit den gleichen Vorbringen entgegen, die sie schon der Vorinstanz unterbreitet hat. Diese hat die von der Beschwerdeführerin geltend gemachten Umstände und Unterlagen sorgfältig gewürdigt und ist zum Schluss gelangt, dass damit ein ernsthafter markenmässiger Gebrauch nicht nachgewiesen sei. Indem die Beschwerdeführerin weiterhin auf ihren Vorbringen beharrt und dem Bundesgericht bloss ihre eigene Beurteilung derselben vorträgt, weist sie die Beweiswürdigung der Vorinstanz nicht als willkürlich aus. Darauf ist nicht weiter einzugehen.

5.2. Soweit sie erneut eine Verletzung des Verhandlungsgrundsatzes nach Art. 55 ZPO moniert und die Berücksichtigung der Aussagen aus der Parteibefragung beanstandet, verkennt sie, dass das ihr obliegende Beweisthema der rechtserhaltende Gebrauch ihrer Marken in der Schweiz bildete, wozu sie selbst die Parteibefragung beantragt hatte. Wenn die in der Parteibefragung zu diesem Beweisthema gemachten Aussagen nicht ihren Erwartungen entsprachen, und die Vorinstanz die Aussagen nicht zu Gunsten der Beschwerdeführerin würdigen konnte, liegt darin weder eine Verletzung des Verhandlungsgrundsatzes noch des rechtlichen Gehörs sondern freie Beweiswürdigung. Dass diese willkürlich wäre, wird nicht aufgezeigt.

5.3. Auch trifft nicht zu, dass die Vorinstanz eine zu hohe Schwelle für den Nachweis des Markengebrauchs angewendet hätte.
Der rechtserhaltende Gebrauch muss nach Rechtsprechung und Lehre ernsthaft sein, das heisst von der Absicht getragen werden, jede Nachfrage zu befriedigen, ohne dass allerdings ein bestimmter Mindestumsatz erzielt werden muss. Um ernsthaft zu sein, muss der Gebrauch wirtschaftlich sinnvoll und nicht bloss zum Schein erfolgen (Urteil 4A 444/2013 vom 5. Februar 2014 E. 6.1). Der Gebrauch muss sodann im Inland nachgewiesen sein - und zwar muss das Kennzeichen im Wirtschaftsverkehr gebraucht werden. Schliesslich muss der Gebrauch funktionsgerecht als Mittel der Kennzeichnung für die beanspruchten Waren oder Dienstleistungen erfolgen, um rechtserhaltend zu sein; die Marke muss in einer Weise verwendet werden, die vom Verkehr als kennzeichnender Hinweis verstanden wird. Diese Funktion ist ohne weiteres erstellt, wenn die Marke auf der Ware oder deren Verpackung angebracht ist. Die Marke kann jedoch auch in anderer Weise im Zusammenhang mit den beanspruchten Produkten gebraucht werden, sofern der Verkehr die Verwendung konkret als Kennzeichnung versteht, z.B. in Angeboten, Rechnungen, Katalogen oder Ähnlichem (Urteile 4A 253/2008 vom 14. Oktober 2008 E. 2.1; 4C.159/2005 vom 19. August 2005 E. 2.2; MARBACH, a.a.O., Rz. 1335 ff.; WANG,
a.a.O., N. 68 ff. zu Art. 11 MSchG; BÜRGI LOCATELLI, a.a.O., S. 37 ff.). Die Beurteilung, ob ein ernsthafter Markengebrauch vorliegt, richtet sich nach der Wahrnehmung der Kunden, an die sich das Angebot der beanspruchten Waren und Dienstleistungen richtet. Die Umstände des Einzelfalles sind zu berücksichtigen, namentlich die Gepflogenheiten des betreffenden Wirtschaftszweiges (Urteil 4A 257/2014 vom 29. September 2014 E. 3.2 mit Hinweisen).
Die Vorinstanz stützte ihre Beurteilung zutreffend auf diese Grundsätze. Insbesondere ging sie bei der Frage, ob eine ernsthafte Marktbearbeitung in der Schweiz vorläge - wenn denn die Tätigkeit der Beschwerdeführerin in der Schweiz überhaupt als Marktbearbeitung eingestuft werden könnte - zutreffend von einem breiten Bevölkerungskreis als mögliche Kunden von Bankdienstleistungen aus und nicht allein vom "Nischenmarkt der Slowenen in der Schweiz". Die massgebenden Kundenkreise bestimmen sich nach den beanspruchten Waren und Dienstleistungen. Die Vorinstanz führte den sehr beschränkten Kundenkreis der Beschwerdeführerin auf den Umstand zurück, dass das Angebot der Beschwerdeführerin in der Schweiz nicht erkennbar sei, weshalb die Dienstleistungen nur von Kunden wahrgenommen würden, die einen Bezug zu Slowenien haben. Sie hat damit in nicht zu beanstandender Weise begründet, weshalb im vorliegenden Fall der sehr eingeschränkte Kundenkreis der Beschwerdeführerin gegen die Ernsthaftigkeit der Marktbearbeitung spricht.
Im Weiteren führte die Vorinstanz im Zusammenhang mit der Ernsthaftigkeit der allfälligen Marktbearbeitung an, dass es sich bei der Beschwerdeführerin "nicht um ein ganz kleines Unternehmen" handle und die beanspruchten Dienstleistungsklassen zumindest teilweise zum Kerngeschäft einer Bank gehörten. Die Beschwerdeführerin vermag diese Feststellung nicht zu widerlegen mit dem Vorbringen, dass die Beschwerdeführerin Ende 2015 1'248 Mitarbeiter zählte. Allein daraus ergibt sich die offensichtliche Unrichtigkeit der besagten Feststellung der Vorinstanz nicht. Schliesslich verfängt auch der Vorwurf der Beschwerdeführerin nicht, die Vorinstanz habe das "kompetitive Marktumfeld, sprich das hohe Angebot an Bankdienstleistungen in der Schweiz durch inländische wie auch ausländische Anbieter sowie die Tatsache, dass die Beschwerdeführerin über keine Zweigniederlassung oder Vertretung in der Schweiz verfüge", nicht berücksichtigt. Es ist nicht ersichtlich, inwiefern dies der Beschwerdeführerin helfen sollte oder die Anforderungen an die Ernsthaftigkeit der Markenbenutzung herabsetzen würde. Im Gegenteil: Soll die Marktbearbeitung so intensiv sein, dass sie geeignet erscheint, Marktanteile zu gewinnen bzw. zu erhalten (MARBACH, a.a.O. Rz.
1344), erfordert dies in einem kompetitiven Umfeld gerade erhöhte Präsenz. Die Vorinstanz durfte demnach die behauptete Markenbenutzung an den branchenüblichen Gepflogenheiten eines wirtschaftlich sinnvollen Handelns in der Bankenbranche messen. Wenn sie dabei keinen ernsthaften Gebrauch der streitbetroffenen Marken in der Schweiz erblicken konnte, hat sie Art. 12 Abs. 3 MSchG nicht verletzt.

5.4. Somit bleibt es beim Schluss der Vorinstanz, dass der Beschwerdeführerin der strikte Beweis des rechtserhaltenden Gebrauchs der Schweizer Anteile der Marken Nr. 860561 und Nr. 860632 "ABANKA (fig.) " nicht gelungen ist.

6.
Die Beschwerde ist abzuweisen, soweit darauf eingetreten werden kann. Demnach wird die Beschwerdeführerin kosten- und entschädigungspflichtig (Art. 66 Abs. 1 und Art. 68 Abs. 2 BGG). Die Parteientschädigung wird entsprechend der bundesgerichtlichen Praxis festgelegt, wonach bei einer Gerichtsgebühr von Fr. 5'000.-- die Entschädigung Fr. 6'000.-- beträgt. Die höhere Kostennote über Fr. 9'000.-- kann nicht zugesprochen werden.

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.
Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird.

2.
Die Gerichtskosten von Fr. 5'000.-- werden der Beschwerdeführerin auferlegt.

3.
Die Beschwerdeführerin hat die Beschwerdegegnerin für das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 6'000.-- zu entschädigen.

4.
Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Bern schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 2. Oktober 2017

Im Namen der I. zivilrechtlichen Abteilung
des Schweizerischen Bundesgerichts

Die Präsidentin: Kiss

Der Gerichtsschreiber: Brugger

SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz ZPO Art. 5 Einzige kantonale Instanz - 1 Das kantonale Recht bezeichnet das Gericht, welches als einzige kantonale Instanz zuständig ist für:
¹	Das kantonale Recht bezeichnet das Gericht, welches als einzige kantonale Instanz zuständig ist für:
^a	Streitigkeiten im Zusammenhang mit geistigem Eigentum einschliesslich der Streitigkeiten betreffend Nichtigkeit, Inhaberschaft, Lizenzierung, Übertragung und Verletzung solcher Rechte;
^b	kartellrechtliche Streitigkeiten;
^c	Streitigkeiten über den Gebrauch einer Firma;
^d	Streitigkeiten nach dem Bundesgesetz vom 19. Dezember 19864 gegen den unlauteren Wettbewerb, sofern der Streitwert mehr als 30 000 Franken beträgt oder sofern der Bund sein Klagerecht ausübt;
^e	Streitigkeiten nach dem Kernenergiehaftpflichtgesetz vom 13. Juni 20086;
^f	Klagen gegen den Bund, sofern der Streitwert mehr als 30 000 Franken beträgt;
^g	Streitigkeiten über die Einleitung und Durchführung einer Sonderuntersuchung nach den Artikeln 697c-697hbis des Obligationenrechts (OR)9;
^h	Streitigkeiten nach dem Kollektivanlagengesetz vom 23. Juni 200611, nach dem Finanzmarktinfrastrukturgesetz vom 19. Juni 201512 und nach dem Finanzinstitutsgesetz vom 15. Juni 201813;
ⁱ	Streitigkeiten nach dem Wappenschutzgesetz vom 21. Juni 201315, dem Bundesgesetz vom 25. März 195416 betreffend den Schutz des Zeichens und des Namens des Roten Kreuzes und dem Bundesgesetz vom 15. Dezember 196117 zum Schutz von Namen und Zeichen der Organisation der Vereinten Nationen und anderer zwischenstaatlicher Organisationen.
²	Diese Instanz ist auch für die Anordnung vorsorglicher Massnahmen vor Eintritt der Rechtshängigkeit einer Klage zuständig.

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 75 Vorinstanzen - 1 Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.37
¹	Die Beschwerde ist zulässig gegen Entscheide letzter kantonaler Instanzen, des Bundesverwaltungsgerichts und des Bundespatentgerichts.37
²	Die Kantone setzen als letzte kantonale Instanzen obere Gerichte ein. Diese entscheiden als Rechtsmittelinstanzen; ausgenommen sind die Fälle, in denen:
^a	ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
^b	ein Fachgericht für handelsrechtliche Streitigkeiten als einzige kantonale Instanz entscheidet;
^c	eine Klage mit einem Streitwert von mindestens 100 000 Franken mit Zustimmung aller Parteien direkt beim oberen Gericht eingereicht wurde.

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 74 Streitwertgrenze - 1 In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
¹	In vermögensrechtlichen Angelegenheiten ist die Beschwerde nur zulässig, wenn der Streitwert mindestens beträgt:
^a	15 000 Franken in arbeits- und mietrechtlichen Fällen;
^b	30 000 Franken in allen übrigen Fällen.
²	Erreicht der Streitwert den massgebenden Betrag nach Absatz 1 nicht, so ist die Beschwerde dennoch zulässig:
^a	wenn sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt;
^b	wenn ein Bundesgesetz eine einzige kantonale Instanz vorsieht;
^c	gegen Entscheide der kantonalen Aufsichtsbehörden in Schuldbetreibungs- und Konkurssachen;
^d	gegen Entscheide des Konkurs- und Nachlassrichters oder der Konkurs- und Nachlassrichterin;
^e	gegen Entscheide des Bundespatentgerichts.

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 76 Beschwerderecht - 1 Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
¹	Zur Beschwerde in Zivilsachen ist berechtigt, wer:
^a	vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen hat oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat; und
^b	durch den angefochtenen Entscheid besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat.
²	Gegen Entscheide nach Artikel 72 Absatz 2 steht das Beschwerderecht auch der Bundeskanzlei, den Departementen des Bundes oder, soweit das Bundesrecht es vorsieht, den ihnen unterstellten Dienststellen zu, wenn der angefochtene Entscheid die Bundesgesetzgebung in ihrem Aufgabenbereich verletzen kann.41

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 42 Rechtsschriften - 1 Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
¹	Rechtsschriften sind in einer Amtssprache abzufassen und haben die Begehren, deren Begründung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten.
^1bis	Wurde in einer Zivilsache das Verfahren vor der Vorinstanz in englischer Sprache geführt, so können Rechtsschriften in dieser Sprache abgefasst werden.14
²	In der Begründung ist in gedrängter Form darzulegen, inwiefern der angefochtene Akt Recht verletzt. Ist eine Beschwerde nur unter der Voraussetzung zulässig, dass sich eine Rechtsfrage von grundsätzlicher Bedeutung stellt oder aus anderen Gründen ein besonders bedeutender Fall vorliegt, so ist auszuführen, warum die jeweilige Voraussetzung erfüllt ist. 15 16
³	Die Urkunden, auf die sich die Partei als Beweismittel beruft, sind beizulegen, soweit die Partei sie in Händen hat; richtet sich die Rechtsschrift gegen einen Entscheid, so ist auch dieser beizulegen.
⁴	Bei elektronischer Einreichung muss die Rechtsschrift von der Partei oder ihrem Vertreter beziehungsweise ihrer Vertreterin mit einer qualifizierten elektronischen Signatur gemäss Bundesgesetz vom 18. März 201617 über die elektronische Signatur versehen werden. Das Bundesgericht bestimmt in einem Reglement:
^a	das Format der Rechtsschrift und ihrer Beilagen;
^b	die Art und Weise der Übermittlung;
^c	die Voraussetzungen, unter denen bei technischen Problemen die Nachreichung von Dokumenten auf Papier verlangt werden kann.18
⁵	Fehlen die Unterschrift der Partei oder ihrer Vertretung, deren Vollmacht oder die vorgeschriebenen Beilagen oder ist die Vertretung nicht zugelassen, so wird eine angemessene Frist zur Behebung des Mangels angesetzt mit der Androhung, dass die Rechtsschrift sonst unbeachtet bleibt.
⁶	Unleserliche, ungebührliche, unverständliche, übermässig weitschweifige oder nicht in einer Amtssprache verfasste Rechtsschriften können in gleicher Weise zur Änderung zurückgewiesen werden.
⁷	Rechtsschriften, die auf querulatorischer oder rechtsmissbräuchlicher Prozessführung beruhen, sind unzulässig.

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 106 Rechtsanwendung - 1 Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
¹	Das Bundesgericht wendet das Recht von Amtes wegen an.
²	Es prüft die Verletzung von Grundrechten und von kantonalem und interkantonalem Recht nur insofern, als eine solche Rüge in der Beschwerde vorgebracht und begründet worden ist.

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 12 Folgen des Nichtgebrauchs - 1 Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
¹	Hat der Inhaber die Marke im Zusammenhang mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie beansprucht wird, während eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist oder nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens nicht gebraucht, so kann er sein Markenrecht nicht mehr geltend machen, ausser wenn wichtige Gründe für den Nichtgebrauch vorliegen.
²	Wird der Gebrauch der Marke nach mehr als fünf Jahren erstmals oder erneut aufgenommen, so lebt das Markenrecht mit Wirkung der ursprünglichen Priorität wieder auf, sofern vor dem Zeitpunkt der erstmaligen oder erneuten Aufnahme des Gebrauchs niemand den Nichtgebrauch der Marke nach Absatz 1 geltend gemacht hat.
³	Wer den Nichtgebrauch der Marke geltend macht, hat ihn glaubhaft zu machen; der Beweis des Gebrauchs obliegt sodann dem Markeninhaber.

SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz ZPO Art. 168 - 1 Als Beweismittel sind zulässig:
¹	Als Beweismittel sind zulässig:
^a	Zeugnis;
^b	Urkunde;
^c	Augenschein;
^d	Gutachten;
^e	schriftliche Auskunft;
^f	Parteibefragung und Beweisaussage.
²	Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über Kinderbelange in familienrechtlichen Angelegenheiten.

SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz ZPO Art. 55 Verhandlungs- und Untersuchungsgrundsatz - 1 Die Parteien haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben.
¹	Die Parteien haben dem Gericht die Tatsachen, auf die sie ihre Begehren stützen, darzulegen und die Beweismittel anzugeben.
²	Vorbehalten bleiben gesetzliche Bestimmungen über die Feststellung des Sachverhaltes und die Beweiserhebung von Amtes wegen.

SR 101 Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 BV Art. 29 Allgemeine Verfahrensgarantien - 1 Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
¹	Jede Person hat in Verfahren vor Gerichts- und Verwaltungsinstanzen Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie auf Beurteilung innert angemessener Frist.
²	Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
³	Jede Person, die nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, hat Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege, wenn ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos erscheint. Soweit es zur Wahrung ihrer Rechte notwendig ist, hat sie ausserdem Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand.

SR 272 Schweizerische Zivilprozessordnung vom 19. Dezember 2008 (Zivilprozessordnung, ZPO) - Gerichtsstandsgesetz ZPO Art. 53 Rechtliches Gehör - 1 Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
¹	Die Parteien haben Anspruch auf rechtliches Gehör.
²	Insbesondere können sie die Akten einsehen und Kopien anfertigen lassen, soweit keine überwiegenden öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen.
³	Sie dürfen zu sämtlichen Eingaben der Gegenpartei Stellung nehmen. Das Gericht setzt ihnen dazu eine Frist von mindestens zehn Tagen an. Nach unbenutztem Ablauf der Frist wird Verzicht angenommen.45

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 35 - Das IGE löscht eine Markeneintragung ganz oder teilweise; wenn:
^a	der Inhaber die Löschung beantragt;
^b	die Eintragung nicht verlängert wird;
^c	die Eintragung durch ein rechtskräftiges richterliches Urteil nichtig erklärt wird;
^d	die geschützte Ursprungsbezeichnung oder die geschützte geografische Angabe, auf die sich eine geografische Marke stützt, gelöscht wird;
^e	ein Antrag auf Löschung gutgeheissen wird.

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 35^a Antrag - 1 Jede Person kann beim IGE einen Antrag auf Löschung der Marke wegen Nichtgebrauchs nach Artikel 12 Absatz 1 stellen.
¹	Jede Person kann beim IGE einen Antrag auf Löschung der Marke wegen Nichtgebrauchs nach Artikel 12 Absatz 1 stellen.
²	Der Antrag kann frühestens gestellt werden:
^a	fünf Jahre nach unbenütztem Ablauf der Widerspruchsfrist; oder
^b	im Falle eines Widerspruchsverfahrens: fünf Jahre nach Abschluss des Widerspruchsverfahrens.
³	Der Antrag gilt erst als gestellt, wenn die entsprechende Gebühr bezahlt ist.

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 11 Gebrauch der Marke - 1 Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird.
¹	Die Marke ist geschützt, soweit sie im Zusammenhang mit den Waren und Dienstleistungen gebraucht wird, für die sie beansprucht wird.
²	Als Gebrauch der Marke gelten auch der Gebrauch in einer von der Eintragung nicht wesentlich abweichenden Form und der Gebrauch für die Ausfuhr.
³	Der Gebrauch der Marke mit Zustimmung des Inhabers gilt als Gebrauch durch diesen selbst.

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 66 Erhebung und Verteilung der Gerichtskosten - 1 Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
¹	Die Gerichtskosten werden in der Regel der unterliegenden Partei auferlegt. Wenn die Umstände es rechtfertigen, kann das Bundesgericht die Kosten anders verteilen oder darauf verzichten, Kosten zu erheben.
²	Wird ein Fall durch Abstandserklärung oder Vergleich erledigt, so kann auf die Erhebung von Gerichtskosten ganz oder teilweise verzichtet werden.
³	Unnötige Kosten hat zu bezahlen, wer sie verursacht.
⁴	Dem Bund, den Kantonen und den Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen dürfen in der Regel keine Gerichtskosten auferlegt werden, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis, ohne dass es sich um ihr Vermögensinteresse handelt, das Bundesgericht in Anspruch nehmen oder wenn gegen ihre Entscheide in solchen Angelegenheiten Beschwerde geführt worden ist.
⁵	Mehrere Personen haben die ihnen gemeinsam auferlegten Gerichtskosten, wenn nichts anderes bestimmt ist, zu gleichen Teilen und unter solidarischer Haftung zu tragen.

SR 173.110 Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht (Bundesgerichtsgesetz, BGG) - Bundesgerichtsgesetz BGG Art. 68 Parteientschädigung - 1 Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
¹	Das Bundesgericht bestimmt im Urteil, ob und in welchem Mass die Kosten der obsiegenden Partei von der unterliegenden zu ersetzen sind.
²	Die unterliegende Partei wird in der Regel verpflichtet, der obsiegenden Partei nach Massgabe des Tarifs des Bundesgerichts alle durch den Rechtsstreit verursachten notwendigen Kosten zu ersetzen.
³	Bund, Kantonen und Gemeinden sowie mit öffentlich-rechtlichen Aufgaben betrauten Organisationen wird in der Regel keine Parteientschädigung zugesprochen, wenn sie in ihrem amtlichen Wirkungskreis obsiegen.
⁴	Artikel 66 Absätze 3 und 5 ist sinngemäss anwendbar.
⁵	Der Entscheid der Vorinstanz über die Parteientschädigung wird vom Bundesgericht je nach Ausgang des Verfahrens bestätigt, aufgehoben oder geändert. Dabei kann das Gericht die Entschädigung nach Massgabe des anwendbaren eidgenössischen oder kantonalen Tarifs selbst festsetzen oder die Festsetzung der Vorinstanz übertragen.