S. 423 / Nr. 80 Markenschutz (d)

BGE 63 II 423

80. Auszug aus dem Urteil dar I. Zivilabteilung vom 2. November 1937 i. S.
Frischauer & Cie und Frico A.-B. gegen Bubenhofer.

Regeste:
Markenschutz, Rev. Pariser Verbandsübereinkunft.
Schutzfähigkeit von Deskriptivzeichen; Voraussetzungen. Schutzunfähigkeit der
Bezeichnung «Hammerschlagfarben» für Rostschutzfarben. Erw. 2-4.
Unlauterer Wettbewerb. Die Verwendung des Wortes «Hammerschlag» ist nur
zulässig für Farben, die wirklich Hammerschlag enthalten. Erw. 5.

A. - Die Firma Frischauer & Cie in Asperg vor Stuttgart, Klägerin Nr. 1,
fabriziert und vertreibt Rostschutzfarben. Sie hat dafür in Deutschland am 24.
Mai 1921 die Marke «Hammerschlagfarbe» eintragen lassen.
Durch Vertrag vom Januar 1926 überliess die Klägerin Nr. 1 der Firma Frico
A.-G. in Brugg, Klägerin Nr. 2, die Rezepte zur Herstellung von
Rostschutzfarben und gestattete ihr die Benützung der Marke
«Hammerschlagfarbe». Diese wurde am 3. Dezember 1935 zu Gunsten der Klägerin
Nr. 1 auch ins schweizerische Markenregister eingetragen.

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Der Beklagte Bubenhofer betreibt in Gossau eine Lack- und Farbenfabrik und
bringt unter der Bezeichnung «Anticorrosit-Hammerschlag» eine Rostschutzfarbe
in den Handel. Er hat diese Marke am 26. Januar 1935 unter Nr. 85076 im
schweizerischen Markenregister eintragen lassen.
B. - Mit der beim Handelsgericht des Kantons St. Gallen gegen den Beklagten
angestrengten Klage verlangten die Firmen Frischauer & Cie und Frico A.-G.:
1. Ungültigerklärung und Löschung der Marke des Beklagten;
2. Konfiskation und Vernichtung sämtlichen Materials beim Beklagten, das die
Bezeichnung «Hammerschlagfarbe» trägt;
3. ein richterliches Verbot gegenüber dem Beklagten, diese Bezeichnung
irgendwie zu gebrauchen;
4. Schadenersatz, und zwar mindestens in der Höhe von Fr. 1000.-;
5. Publikation des Urteils in fünf schweizerischen Tageszeitungen und
Fachschriften.
Der Beklagte erklärte sich in Prozess einverstanden, seine Marke
«Anticorrosit-Hammerschlag» löschen zu lassen unter dem Vorbehalt, diese
Bezeichnung in Verbindung mit der schon eingetragenen Wort- und Bildmarke
«KABE» neu eintragen zu lassen. Im übrigen bestritt er die Klagebegehren und
erhob Widerklage. Diese geht, soweit sie noch im Streite ist, auf Löschung der
schweizerischen Marke der Klägerin Nr. 1 «Hammerschlagfarbe» und auf
Verbietung ihres Gebrauchs für Rostschutzfarben in der Fabrikation und im
Handel der Klägerinnen.
Das Handelsgericht des Kantons St. Gallen hat eine Expertise durchgeführt und
durch Urteil vom 16. Juni 1937 erkannt:
A. Auf die Markenschutzklage der Frico A.-G. wird nicht eingetreten.
B. In Bezug auf die Markenschutzklage der Firma

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Frischauer & Cie wird der Beklagte bei der Erklärung, dass er seine Marke Nr.
85076 «Anticorrosit-Hammerschlagfarbe» löschen lasse, behaftet.
C. Die Rechtsbegehren Ziff. 2, 4 & 5 der Klage wer den abgewiesen, Ziff. 3 in
dem Sinne gutgeheissen, dass dem Beklagten untersagt wird, für Farben, zu
deren Herstellung er keinen Hammerschlag verwendet, diesen Namen zu
gebrauchen.
D. Der Widerkläger wird beim Fallenlassen des Rechtsbegehrens lit. a unter den
in den Motiven erwähnten Vorbehalten behaftet. Das Widerklagebegehren lit. b
wird, soweit es die Löschung der schweizerischen Marke Nr. 87199 betrifft,
gutgeheissen, und soweit es die Bezeichnung «Hammerschlagfarben» für
Rostschutzfarben betrifft, in dem Sinne gutgeheissen, dass die beanstandete
Bezeichnung nicht gebraucht werden darf, soweit nicht Hammerschlag verwendet
wird.»
D. - Gegen dieses Urteil haben die Klägerinnen die Berufung an das
Bundesgericht erklärt mit dem Antrag, es seien die Rechtsbegehren Nr. 2-5 der
Klage gutzuheissen und die Widerklage sei abzuweisen. Eventuell wird die
Abnahme der anerbotenen Beweise beantragt.
Der Beklagte beantragt Abweisung der Berufung.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- (Aktivlegitimation der Klägerin Nr. 2).
2.- Zur Frage des Markenrechtes der Klägerin Nr. 1 ist davon auszugehen, dass
Deutschland und die Schweiz der Pariser Übereinkunft vom 20. März 1883,
revidiert am 14. Dezember 1900 und am 2. Juni 1911, angeschlossen sind Gemäss
Art. 6 Abs. 1 der revidierten Übereinkunft muss die im Ursprungslande
Deutschland eingetragene Marke der Klägerin Nr. 1 in der Schweiz grundsätzlich
zum Schutze zugelassen werden. Eine Ausnahme darf nur gemacht werden, wenn die
in Art. 6 Ziff. 1-3 angeführten Ausschliessungsgründe vorliegen. In Betracht
kommt

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vorliegendenfalls Ziff. 2. Darnach können als ungültig erklärt werden Marken,
welche der Unterscheidungskraft entbehren oder welche ausschliesslich aus
Zeichen oder Angaben bestehen, die im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der
Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung usw. dienen können, oder die in der
gewöhnlichen Sprache oder in den redlichen und ständigen
Verkehrsgepflogenheiten des Landes, wo der Schutz beansprucht wird,
gebräuchlich geworden sind. Der Beklagte behauptet die Schutzunfähigkeit der
klägerischen Marke «Hammerschlag», indem er ausführt, dass es sich dabei um
eine Sachbezeichnung handle, welche die Beschaffenheit der Farben und ihre
Bestimmung als Anstreichmittel gegen den Rost zum Ausdruck bringe.
3.- «Hammerschlag» ist der beim Schmieden glühenden Eisens sich abblätternde
Glühspan. Dieser wird seit langem technisch verwendet. So wird er seit vielen
Jahren bei der Glühstahlbereitung oxydierten Pulvern beigemengt, ferner findet
er Verwendung als Schleif- und Putzmittel für Metalle. Hammerschlag ist auch
ein Rostvorbeugungs- oder Rostschutzmittel. Wie die Vorinstanz für das
Bundesgericht verbindlich feststellt, wurde er in der Schweiz in dieser
Eigenschaft schon lange gebraucht zur Füllung von Kissen, die so geeignet
sind, die Spitzen nicht rostfreier Nadeln vor der Verrostung zu bewahren. Nach
der weitern Feststellung der Vorinstanz ist Hammerschlag im Publikum allgemein
als gutes Rostschutzmittel bekannt; weiter ergibt sich aus den Ausführungen
des angefochtenen Urteils, dass Hammerschlag hierzulande ein gebräuchliches
Wort ist, während Ausdrücke wie Glühspan, Walzhaut weniger verwendet werden.
Das Wort Hammerschlag ist also, zunächst für sich und ohne Beziehung auf ein
bestimmtes Erzeugnis betrachtet, zweifellos eine Sachbezeichnung. Es bestimmt
und beschreibt eine Sache, die nach Herstellung, Gestalt, Zusammensetzung,
namentlich aber auch nach ihrer

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Eigenschaft und Wirkungsweise, nämlich als Rostputz- und Rostschutzmittel,
allgemein bekannt ist. Diese bekannte hervortretende Eigenschaft gibt dem Wort
auch die Bedeutung eines Hinweises auf die Natur und Bestimmung anderer
Sachbezeichnungen, wenn es mit ihnen in Verbindung gebracht wird. und erhält
dadurch den Wert einer Eigenschaftsbezeichnung.
Nach der herrschenden Lehre und Rechtsprechung, die auch für das
internationale Rechtsgebiet Geltung haben darf, ist die Schutzfähigkeit
derartiger Deskriptivzeichen nicht ohne weiteres ausgeschlossen. Durch ihre
grundsätzliche Zulassung kommt man den Bedürfnissen des Verkehrs entgegen, wo
oft an vorhandene Begriffe anlehnende Wortmarken gewählt werden, die sich den
Abnehmerkreisen besser einprägen als willkürliche Neubildungen und die
manchmal schlagwortartige Bedeutung als Kennzeichen für die Ware erlangen und
dadurch geeignet sind, diese im Verkehr hervorzuheben. Die Klägerinnen
behaupten denn auch, dass sie vor langem das Wort Hammerschlagfarbe in
Deutschland, in der Schweiz und auch im übrigen Auslande für ihre
Rostschutzfarben im Sinne einer dem allgemeinen Wortschatz entnommenen
Phantasiebezeichnung als Erste eingeführt und zu einem eigentlichen
Kennzeichnen ihrer Erzeugnisse gemacht haben. Sie erklären, dass sie in ihren
Rostschutzfarben gar keinen Hammerschlag verwenden, sondern ein anderes
Rostschutzmittel, und dass mit dem Wort Hammerschlag lediglich der Anklang an
etwas Dauerhaftes geschaffen werden sollte. Durch ausgedehnte Propaganda und
die Qualität ihrer Produkte sei der Ruf der Marke der Klägerinnen ständig
gewachsen, und sie habe sich in der Fachwelt durchgesetzt in der Weise, dass
«Hammerschlag» zur Herkunftsbezeichnung für die Erzeugnisse der Klägerinnen
geworden sei.
In ständiger Rechtsprechung hat sich indessen das Bundesgericht auf den
Standpunkt gestellt, dass die erwähnten Wortzeichen nur dann des
Rechtsschutzes

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teilhaftig sein können, wenn sie nicht in einem engen Zusammenhang mit der
Ware stehen, der unmittelbar auf die Herstellung, die Eigenschaften oder die
Bestimmung der Ware schliessen lässt und infolgedessen der Marke die Kraft
eines Sonderzeichens nimmt. Ist diese Beziehung gegeben, so handelt es sich um
ein Freizeichen, das jedermann zugänglich sein muss und nicht monopolisiert
werden darf. Allerdings genügt zur Versagung des Schutzes nicht schon jede
Anspielung auf die Natur oder Bestimmung der Ware. Der Schutz des Zeichens ist
insbesondere dann angezeigt, wenn es sich nur um eine entfernte, erst unter
der Zuhilfenahme der Phantasie im Wege besonderer Ideenverbindung erkennbare
Beziehung zur Ware handelt (BGE 54 II S. 406 und die dortigen Hinweise; 56 II
S. 409 betr. die Wortmarke «Rachenputzer»; SCHUPPLI Die Wortmarke S. 10 und 34
ff; KOLB, Voraussetzungen der Schutzfähigkeit eines Markenzeichens S. 29 ff.).
Diese durch die Praxis gebildete Auffassung trifft mit den Erfordernissen von
Ziffer 2 des Art. 6 der Übereinkunft zusammen. Darnach sowohl wie nach den
erwähnten Grundsätzen der Rechtsprechung frägt es sich für den vorliegenden
Fall, ob das Wort «Hammerschlag» in Verbindung mit dem Wort «Farbe» in unserm
Land als Beschaffenheits- oder Bestimmungsbezeichnung dienen kann oder in
diesem Sinne bereits gebräuchlich geworden ist. Das bestimmt sich nicht nach
abstrakten Überlegungen und nach philologischer Prüfung der Wortbedeutung,
sondern nach der Anschauung in den mass gebenden Verkehrskreisen. Nach der
gekennzeichneten Bedeutung des Wortes «Hammerschlag» in der Schweiz besteht
nun zweifellos und bestand seit langem eine unmittelbare Beziehung zwischen
der bekannten, vor Rost schützenden Eigenschaft des Hammerschlages und der
Haupteigenschaft der Farben, die vor Rost schützen sollen. Diese Beziehung
muss nicht erst durch Betätigung der Phantasie auf dem Wege der
Ideenverbindung

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gewonnen werden, sondern drängt sich ohne weiteres auf. Das Wort
«Hammerschlag» kann demnach als Eigenschaftsbezeichnung oder Bestimmungsangabe
für die dem Rostschutz dienenden Farben gebraucht werden. Die Vorinstanz
stellt auch in verbindlicher Weise fest, dass im Kolonial- und Farbwarenhandel
bis dahin nicht bloss angenommen wurde, die Hammerschlagfarben dienen dem
Rostschutz, sondern dass die Meinung obwaltete, es handle sich dabei um
Farben, die wirklich Hammerschlag enthalten. Die Warenbezeichnung wurde also
in der Schweiz in so enge Beziehung zur Ware gebracht, dass die durch das
Warenzeichen bezeichnete Sache als deren Bestandteil galt. «Hammerschlag» kann
deshalb für die Schweiz in Beziehung zu Rostschutzfarben nicht als
Phantasiebezeichnung gelten, sondern muss als beschreibender und nach den
Verkehrsanschauungen ohne weiteres erkennbarer Hinweis auf die wesentliche
Eigenschaft des Erzeugnisses angesehen werden. Das bedeutet gemäss Art. 6
Ziff. 2 der Übereinkunft, dass das Zeichen in Verbindung mit dem Wort Farbe
geeignet ist, im Verkehr zur Bezeichnung der Beschaffenheit und gleichzeitig
der Bestimmung der Ware zu dienen; und in diesem Sinne ist sie tatsächlich
auch gebräuchlich.
Die Richtigkeit dieser Schlussfolgerung mag durch eine Gegenüberstellung
veranschaulicht werden: Für Rostschutzfarben wurde das Wortzeichen
«Schuppenpanzerfarbe» gewählt und geschützt (Blatt für Patent-, Muster- und
Zeichenwesen V, 41). Auch «Schuppenpanzer» weist auf die Beschaffenheit der
Farbe hin, obwohl zwar mehr auf ihre Dauerhaftigkeit als auf ihre Wirkung als
Rostschutzmittel, und auch «Schuppenpanzer» ist eine Sachbezeichnung. Diese
wurde aber einem fernliegenden Gebiet entnommen, und erst eine
phantasiemässige Begriffsübertragung lässt den Zusammenhang Erkennen und auf
etwas Dauerhaftes, einem Panzer Ähnliches, schliessen während der als
Rostschutz bekannte «Hammerschlag» direkt die Rostschutzeigenschaft der Farbe
bezeichnet.

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Auch wenn also die Klägerinnen Hammerschlag in ihren Erzeugnissen nicht
verwenden, so kann das Wort wegen seiner Verwendung als Bezeichnung für die
Haupteigenschaft der Ware markenrechtlich keinen Schutz geniessen. Und auch
wenn die Marke «Hammerschlagfarbe» in den beteiligten Verkehrskreisen die
Anerkennung als Sonderzeichen für die Produkte der Klägerinnen erlangt hätte,
so müsste ihm der Schutz in der Schweiz versagt werden. Denn als
Beschaffenheitsbezeichnung ist dieses Zeichen schlechthin markenunfähig und
damit im Sinne von Art. (; Ziff. 2 der Übereinkunft in der Schweiz nicht
zuzulassen.
4.- Es kommt weiter als entscheidendes Moment hinzu, dass Hammerschlag in der
Farbenindustrie zur Herstellung von Rostschutzfarben tatsächlich Verwendung
findet, also ein Bestandteil des Erzeugnisses ist.
Hält man damit zusammen, dass er den für die Wirkung und Bestimmung
entscheidenden Bestandteil dieser Farben darstellt, so ist er tatsächlich in
vollem Sinne eine Sachbezeichnung geworden. Selbst wenn die Klägerinnen die
Bezeichnung «Hammerschlag» mit einer ganz andern Absicht und nur im Sinne
einer Anspielung eingeführt haben, so hat nunmehr der Gang der technischen
Entwicklung die Sachlage überholt. Diese Entwicklung konnte auch von Anfang an
vorausgesehen werden; denn wenn der gleichartige Magnetit als Rostschutzmittel
für Farben Verwendung finden konnte, so war wohl abzusehen, dass auch der
echte und bessere Hammerschlag für den gleichen Zweck Verwendung finden würde.
Es kann bei dieser Sachlage niemandem verwehrt werden, Farben, die
Hammerschlag, ein offenbar wertvolles Rostschutzmittel, enthalten, auch mit
dieser ihrer besondern Qualität als Hammerschlag-Farben zu bezeichnen und
anzupreisen.
Damit erledigt sich auch die weitere Behauptung der Klägerinnen, eine
Täuschung des Publikums durch die Verwendung der Marke «Hammerschlag» für

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Rostschutzfarben, die keinen Hammerschlag enthalten, sei nicht möglich. Ebenso
erledigt sich der wiederholte Hinweis der Klägerinnen darauf, ihre Marke habe
sich im Verkehr durchgesetzt. Damit will offenbar gesagt werden, es seien den
Klägerinnen neben dem Marken - recht Individualrechte am Gebrauch des Wortes
«Hammerschlag» erwachsen. Auch ein solches Recht wäre, wenn es wirklich
entstanden sein sollte, durch Einreihung des Wortes Hammerschlag in den
Bereich der die Ware, d. h. die Rostschutzfarbe selbst angehenden
Sachbezeichnungen untergegangen. Und wie die Vorinstanz mit Recht ausführt,
kann bei dieser Sachlage dem Beklagten auch nicht zugemutet werden, statt
Hammerschlag ein Ersatzwort, wie Sinter oder Walzhaut zu wählen, da das Recht
auf die richtige Benennung der Sache und ihre Bestandteile ein absolutes ist,
ganz abgesehen davon, dass die letztern Bezeichnungen, wie die Vorinstanz
feststellt, in der Schweiz nicht üblich sind.
5.- Aus diesen Erwägungen folgt, dass die Marke Nr. 87179 der Klägerin Nr. 1
zu löschen ist und dass die gegenseitigen Begehren der Parteien, es sei jeder
andern der Gebrauch des Wortes Hammerschlag schlechthin zu verbieten,
abgewiesen werden müssen. Ferner ist unberechtigt das Begehren der Klägerinnen
auf Vernichtung des mit dem Kennwort Hammerschlag versehenen Materials des
Beklagten.
Die Vorinstanz hat indessen die Verwendung des Wortes Hammerschlag nicht
einfach freigegeben, sondern an dessen Gebrauch durch beide Parteien die
Bedingung geknüpft, dass es nur Farben bezeichnen darf, die wirklich
Hammerschlag enthalten. Soweit dies nicht der Fall ist, ist beiden Parteien in
gleicher Weise die Verwendung der Bezeichnung Hammerschlag untersagt. Dieser
Lösung ist zuzustimmen. Sie bildet die sich von selbst ergebende Konsequenz
der Tatsache, dass Hammerschlag mit Bezug auf Rostschutzfarben eine
Sachbezeichnung ist, sowie des Umstandes, dass die Ausbietung von Farben, die
diesen

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wertvollen Rostschutzbestandteil nicht enthalten, als «Hammerschlagfarben»
eine Täuschung der Käuferschaft und gleichzeitig einen Akt unlautern
Wettbewerbes darstellen würde.
6.- (Schadenersatz).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons
St. Gallen vom 10. März 1937 bestätigt.
Entscheidinformationen   •   DEFRITEN
Entscheid : 63 II 423
Datum : 31. Dezember 1937
Publiziert : 02. November 1937
Gericht : Bundesgericht
Status : 63 II 423
Sachgebiet : BGE - Zivilrecht
Regeste : Markenschutz, Rev. Pariser Verbandsübereinkunft.Schutzfähigkeit von Deskriptivzeichen...


Stichwortregister
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farbe • beklagter • sachbezeichnung • eigenschaft • vorinstanz • bundesgericht • rechtsbegehren • bestandteil • deutschland • wortmarke • handelsgericht • ware • vernichtung • phantasiebezeichnung • markenregister • unlauterer wettbewerb • schadenersatz • widerklage • richtigkeit • kennzeichen
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54-II-404 • 63-II-423