BGE-60-II-161 - 1934-01-01 - BGE - Zivilrecht - Markenschutz.1. Verlust des Markenschutzes infolge dreijährigen Nichtgebrauchs der Marke, Art. 9...

S. 161 / Nr. 27 Markenschutz (d)

BGE 60 II 161

27. Urteil der I. Zivilabteilung vom 1. Mai 1934 i. S. Société Anonyme des
Anciennes Usines Max Thum gegen Frigomatic A.-G. und Autofrigor A.-G.

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Regeste:
Markenschutz.
1. Verlust des Markenschutzes infolge dreijährigen Nichtgebrauchs der Marke,
Art. 9 MSchG: Als Gebrauch kommt der markenrechtliche nach Art. 1 Ziff. 2 in
Betracht.
2. Gebrauch der Marke nach Art. 1 Ziff. 2: Es genügt, die Marke auf einem
Gegenstande anzubringen, der mit der zu schützenden Sache auf eine Weise
verbunden ist, die zum Ausdruck bringt, dass diese Sache geschützt sein soll.
Gebrauch bei einer Sachgesamtheit.
3. Markenfähig sind grundsätzlich nicht nur bewegliche, sondern auch solche
Sachen, die durch Einbau zum Bestandteil von Immobilien werden.

A. - Auf den Namen der Klägerin, S. A. des Anciennes Usines Max Thum in Genf,
ist im eidgenössischen Markenregister seit 8. April 1922 für «machines
frigorifiques» die Marke Frigomax (No. 51612) und seit 25. Juni 1927 für
«machines frigorifiques, glacières et installations similaires» die Marke
Frimax (No. 64717) eingetragen.
Am 8. Juli 1931 hinterlegte die Kelvinator A.-G. für «automatisch arbeitende
Kühlanlagen» die Marke Frigomatic (No. 75423), die am 25. Februar 1933 im
Register auf die Erstbeklagte, die Frigomatic A.-G. in Zürich, übertragen
wurde und seither von dieser und der Zweitbeklagten, der Autofrigor A.-G. in
Zürich, verwendet wird.
B. - Am 18. Mai 1933 hat die S. A. des Anciennes Usines Max Thum beim
Handelsgericht des Kantons Zürich gegen die Frigomatic A.-G. und die
Autofrigor A.-G. Klage eingereicht mit den Begehren:

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1. es sei den Beklagten die Verwendung der Marke Frigomatic für Kühlmaschinen
und Kühlanlagen zu untersagen;
2. die zugunsten der Erstbeklagten, der Frigomatic A.-G., eingetragene Marke
Frigomatic (No. 75423) sei zu löschen;
3. die Firma der Erstbeklagten sei zu löschen, eventuell die Angabe
«Fabrikation und Verkauf von Kühlmaschinen, Kühlanlagen und deren Zubehör» als
Geschäftszweck zu streichen;
4. die Beklagten seien zur Bezahlung eines Betrages von 2000 Fr. mit 5% Zins
seit 5. April 1933 an die Klägerin zu verpflichten;
5. das Urteil sei, soweit die vorgenannten Begehren zugesprochen werden, auf
Kosten der Beklagten je zwei Mal im schweizerischen Handelsamtsblatt, im
Journal de Genève, in der Tribune de Genève und in der Neuen Zürcher Zeitung
zu publizieren.
Die Klage ist darauf gestützt, dass die von den Beklagten für ihre
Kühlmaschinen und Kühlanlagen verwendete Bezeichnung Frigomatic eine
unzulässige Nachahmung der Marke Frigomax sei und ihr Gebrauch ausserdem
unlauteren Wettbewerb darstelle.
Die Beklagten haben Abweisung der Klage beantragt und Widerklage erhoben,
indem sie verlangten, die für die Klägerin eingetragene Marke Frigomax (No.
51612) sei zu löschen. Zur Begründung der Widerklage machten sie geltend, dass
die Klägerin seit 1928 ausschliesslich die Marke Frimax, dagegen nie mehr die
Marke Frigomax verwendet habe und infolgedessen nach Art. 9 MSchG ihres
Schutzes verlustig zu erklären sei.
Das Handelsgericht des Kantons Zürich hat durch Urteil vom 9. November 1933
die Widerklage gutgeheissen und die Hauptklage abgewiesen.
C. - Gegen dieses Urteil hat die Klägerin rechtzeitig die Berufung an das
Bundesgericht erklärt mit dem Antrag auf Gutheissung der Hauptklage und
Abweisung

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der Widerklage. Die Beklagte beantragt Abweisung der Berufung und Bestätigung
des vorinstanzlichen Urteils.
D. - In der heutigen Verhandlung sind diese Anträge wiederholt worden.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Da die mit der Hauptklage gestellten Begehren den Bestand der klägerischen
Marke Frigomax zur Voraussetzung haben und die Gutheissung der auf Löschung
dieser Marke gerichteten Widerklage daher notwendig zur Abweisung der
Hauptklage führt, ist der Vorinstanz zu folgen, die in erster Linie die
Widerklage geprüft hat.
2.- Nach Art. 9 MSchG kann eine Partei, die ein Interesse daran hat, beim
Gericht die Löschung einer Marke verlangen, wenn der Inhaber während drei
aufeinanderfolgenden Jahren keinen Gebrauch von ihr gemacht hat und die
Unterlassung des Gebrauchs nicht hinreichend zu rechtfertigen vermag. Als
Gebrauch kommt der markenrechtliche in Betracht: die Marke muss im Sinne von
Art. 1 Ziff. 2 MSchG auf den Erzeugnissen bezw. Waren oder deren Verpackung
angebracht werden. Eine bloss reklamemässige Verwendung, z. B. auf Prospekten
und in Zeitungsinseraten, ist von der Vorinstanz mit Recht als ungenügend
bezeichnet worden. Das Erfordernis des markenmässigen Gebrauchs entspricht dem
System der schweizerischen Markengesetzgebung, die das Markenrecht auch auf
dem Wege dieses Gebrauchs entstehen lässt. Immerhin kann es nicht die Meinung
des Gesetzes sein, dass leichthin die Verwirkung des einmal eingetragenen
Markenrechtes ausgesprochen werden soll; auch ist zu berücksichtigen, dass
Art. 9 MSchG eine Besonderheit des schweizerischen Rechtes darstellt, weshalb
eine für den Markeninhaber strenge Auslegung umsoweniger gerechtfertigt
erscheint.
Die Widerbeklagte stellt transportable Kühlschränke sowie grosse, in Gebäude
eingebaute Kühlanlagen her. Dass die Marke Frigomax auf den transportablen

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Kühlschränken angebracht worden sei, hat sie nach der nicht als aktenwidrig
angefochtenen Feststellung der Vorinstanz gar nicht behauptet. Damit kann hier
von einem Gebrauch der Marke nicht gesprochen werden. Es bleiben die grossen
Kühlanlagen. Solche wurden von der Widerbeklagten in folgenden Betrieben (alle
in der Stadt Genf) eingerichtet: Im Jahre 1927 in den Metzgereien Constantin
und Dupuis, 1928 bei Férault, comestibles, und in der Metzgerei Heimberg, 1929
in der Metzgerei Revillard und in der Confiserie La Colombine, 1930 im
Restaurant La Résidence und in den Metzgereien Dunand, Kohn und Dompmartin,
1932 bei Tochon frères, comestibles, und im Café Mario Berti. Bei den meisten
dieser Anlagen wurde ein Metallschild mit der Marke Frigomax auf der
Aussenseite der Kühlkellertüre angebracht, in der Confiserie La Colombine am
Serviertisch; die Kältemaschinen tragen die Marke nirgends. Es fragt sich
daher, ob diese Verwendung eine markenmässige sei.
Dass die Widerbeklagte nicht nur die Maschinen geliefert, sondern auch die
Kühlkeller hergestellt hat, ist aus den bei den Akten liegenden Werkverträgen
ersichtlich. Die Vorinstanz verneint aber die markenmässige Verwendung mit der
Begründung, der Kühlkeller sei weder Verpackung noch Bestandteil der durch die
Marke geschützten Kühlmaschinen. Das ist insoweit richtig, als der Keller
nicht die Verpackung der Maschinen, d. h. die ihrem Schutze dienende Umhüllung
darstellt, dies schon deswegen nicht, weil die Maschinen regelmässig nicht im
Kühlkeller, sondern in andern Räumen untergebracht sind. Hingegen beurteilt
die Vorinstanz das Anbringen der Marke an der Sache selber nach einem zu
strengen Masstabe. Es muss genügen, dass die Marke auf einem Gegenstande
angebracht wird, der mit der zu schützenden Sache auf eine Weise verbunden
ist, die unmissverständlich zum Ausdruck bringt, was geschützt sein soll.
Einen andern Zweck, als diese Kennzeichnung der Markensache zu gewährleisten,
hat ja die Vorschrift gar nicht.

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Kühlkeller und Kältemaschinen stehen aber in einer derart engen technischen
und funktionellen Beziehung, dass als Gegenstand der auf der Kellertüre
angebrachten Marke ohne weiteres die Maschinen erscheinen. Ob das
Markenzeichen an dieser Stelle ausserdem noch Reklamebedeutung hat, weil es
von dem im Betriebe verkehrenden Publikum leicht gesehen werden kann, ist
unerheblich; die Verwendung bleibt nichtsdestoweniger in erster Linie eine
markenrechtliche.
Hiezu kommt jedoch, dass sich der Markenschutz nach dem Registereintrag in
Wirklichkeit nicht nur auf die Kältemaschinen, sondern auch auf die Kühlanlage
als Ganzes erstreckt. Eingetragen sind als Gegenstand der Marke «machines
frigorifiques», ein Pluralbegriff, unter den ohne Not die Gesamtanlage
subsumiert werden kann, zumal der französische Ausdruck «machine» umfassender
ist als der deutsche «Maschine». Der Kühlkeller bildet aber unverkennbar
einen, und zwar wesentlichen Bestandteil der ganzen Kühlanlage. Auch die
Vorinstanz anerkennt, dass dies technisch betrachtet zutreffen möge. In der
Tat geht der Einwand der Beklagten, dass der Kühlkeller ebensowenig
Bestandteil der Kühlanlage sei wie ein Zimmer, in dem sich ein
Zentralheizungsradiator befinde, Bestandteil der Heizanlage, am Wesen der
Sache vorbei. Das Zimmer hat nicht den Zweck, geheizt zu werden, sondern
Wohngelegenheit zu bieten, während der Kühlkeller gerade zur Konservierung der
durch die Maschinen erzeugten Kälte da ist und also die Funktion der ganzen
Anlage miterfüllen hilft. Bildet der Kühlkeller aber technisch einen
Bestandteil der Kühlanlage, so ist nicht einzusehen, warum er markenrechtlich
anders behandelt werden sollte. Die Vorinstanz glaubt, das tun zu müssen, weil
der Kühlkeller eine unbewegliche Sache sei und den Schutz des Markenrechtes
nur Gegenstände des Güteraustauschs, also bewegliche Sachen, geniessen können.
Sie stützt sich hiebei auf zwei Kommentare zum deutschen Warenzeichengesetz:
HAGENS (§ 1 Anm. 10)

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und ALLFELD (§ 1 S. 432, Anm. 3) gibt aber zu, dass die neuere Literatur, so
REIMER, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, Bd. I S. 218 Anm. 6, auch
unbewegliche Sachen als markenfähig gelten lässt. Allein wie es sich mit
diesen Auffassungen auch verhalten mag, so ist auf jeden Fall zu beachten,
dass sie sich auf das deutsche Recht beziehen, das die Marke nur als
Unterscheidungszeichen für Waren gewährt. Anders ist die Ordnung im
schweizerischen Recht. Dieses kennt sowohl Fabrik- als Handelsmarken und
bezeichnet dementsprechend in Art. l Ziff. 2 MSchG als markenfähige
Gegenstände ausser den Waren auch schlechthin gewerbliche (und
landwirtschaftliche) Erzeugnisse. Gewerbliche Erzeugnisse können aber sehr
wohl auch solche sein, die durch Einbau zum Bestandteil von Immobilien werden;
Voraussetzung für die Fortdauer ihrer Markenfähigkeit nach dem Einbau ist nur,
dass die Erzeugnisse im Bauwerk nicht unsichtbar werden oder ihre
ursprüngliche Form verlieren. Damit fällt die ganze Argumentation der
Vorinstanz dahin. Unstichhaltig ist insbesondere auch ihr Hinweis auf gewisse
Baumaterialien, z. B. Zement und Backsteine, die an sich Markenartikel sein
können, für die aber das Markenrecht obsolet werde, sobald sie mit dem Bauwerk
verbunden seien. Wenn für diese Materialien das Markenrecht seine Bedeutung
verliert, so liegt der Grund eben darin, dass sie völlig im Bauwerk aufgehen.
Bei Erzeugnissen dagegen, die trotz der Verbindung mit dem Bauwerk ihre
Individualität bewahren und sichtbar bleiben (z. B. bei eingebauten Öfen),
dauert das Interesse am markenrechtlichen Schutze weiter, und bei solchen, die
erst im Bauwerk als Ganzes zur Entstehung gelangen (z. B. Lift- und
Kühlkelleranlagen), wird es gerade in diesem Zeitpunkt begründet. Zwar sind
dann diese Erzeugnisse in der Regel für sich allein nicht oder nicht mehr
Verkehrsobjekte, doch besteht die Möglichkeit der Weiterveräusserung des
ganzen Bauwerkes bezw. Grundstückes, und für diesen Fall behält die Marke als
Herkunftsbezeichnung ihren vollen Wert.

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Mit dem Anbringen des Markenschildes auf den Kühlkellertüren liegt also unter
doppeltem Gesichtspunkte ein markenrechtlicher Gebrauch vor, der die
Anwendbarkeit von Art. 9 MSchG ausschliesst.
3.- Die Widerklage ist somit abzuweisen. Das hat zur Folge, dass die Sache an
die Vorinstanz zurückgewiesen werden muss, damit sie auf dieser Grundlage die
Hauptklage materiell prüfe, da das Bundesgericht nicht in der Lage ist, die
erforderlichen tatsächlichen Feststellungen selber vorzunehmen (vgl. Art. 82
OG).
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird in dem Sinne gutgeheissen, dass das Urteil des
Handelsgerichtes des Kantons Zürich vom 9. November 1933 aufgehoben und
a) die Widerklage abgewiesen,
b) die Sache zu neuer Entscheidung über die Hauptklage an die Vorinstanz
zurückgewiesen wird.

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 9 Prioritätserklärung
¹	Wer die Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft8 oder die Ausstellungspriorität beansprucht, hat beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) eine Prioritätserklärung abzugeben. Das IGE kann die Einreichung eines Prioritätsbelegs verlangen.9
²	Der Anspruch ist verwirkt, wenn die in der Verordnung festgelegten Fristen und Formerfordernisse nicht beachtet werden.
³	Die Eintragung einer Priorität begründet lediglich eine Vermutung zugunsten des Markeninhabers.

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 9 Prioritätserklärung
¹	Wer die Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft8 oder die Ausstellungspriorität beansprucht, hat beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) eine Prioritätserklärung abzugeben. Das IGE kann die Einreichung eines Prioritätsbelegs verlangen.9
²	Der Anspruch ist verwirkt, wenn die in der Verordnung festgelegten Fristen und Formerfordernisse nicht beachtet werden.
³	Die Eintragung einer Priorität begründet lediglich eine Vermutung zugunsten des Markeninhabers.

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 9 Prioritätserklärung
¹	Wer die Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft8 oder die Ausstellungspriorität beansprucht, hat beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) eine Prioritätserklärung abzugeben. Das IGE kann die Einreichung eines Prioritätsbelegs verlangen.9
²	Der Anspruch ist verwirkt, wenn die in der Verordnung festgelegten Fristen und Formerfordernisse nicht beachtet werden.
³	Die Eintragung einer Priorität begründet lediglich eine Vermutung zugunsten des Markeninhabers.

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 1 Begriff
¹	Die Marke ist ein Zeichen, das geeignet ist, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von solchen anderer Unternehmen zu unterscheiden.
²	Marken können insbesondere Wörter, Buchstaben, Zahlen, bildliche Darstellungen, dreidimensionale Formen oder Verbindungen solcher Elemente untereinander oder mit Farben sein.

SR 232.11 Bundesgesetz vom 28. August 1992 über den Schutz von Marken und Herkunftsangaben (Markenschutzgesetz, MSchG) - Markenschutzgesetz MSchG Art. 9 Prioritätserklärung
¹	Wer die Priorität nach der Pariser Verbandsübereinkunft8 oder die Ausstellungspriorität beansprucht, hat beim Eidgenössischen Institut für Geistiges Eigentum (IGE) eine Prioritätserklärung abzugeben. Das IGE kann die Einreichung eines Prioritätsbelegs verlangen.9
²	Der Anspruch ist verwirkt, wenn die in der Verordnung festgelegten Fristen und Formerfordernisse nicht beachtet werden.
³	Die Eintragung einer Priorität begründet lediglich eine Vermutung zugunsten des Markeninhabers.