BGE-55-II-59 - 1929-01-01 - ATF - Droit civil - I. Markenrecht:1. Bedeutung der internationalen Registrierung einer Marke gemäss dem Madrider...

S. 59 / Nr. 16 Markenschutz (d)

BGE 55 II 59

16. Urteil der 1. Zivilabteilung vom 16. Januar 1929 i. S. George La Monte &
Son gegen Art. Institut Orell Füssli A.-G.

Regeste:
I. Markenrecht:
1. Bedeutung der internationalen Registrierung einer Marke gemäss dem Madrider
Abkommen (Erw. 1).
2. Art. 6, Abs. 1 und 2 der rev. Pariser Verbandsübereinkunft. Bedeutung des
Schutzes einer Marke «telle quelle». Die Prüfung des Wesens der Marke
untersteht dem inländischen Recht (Erw. 2).
3. Wellenlinien, die bei Sicherheitspapieren beidseitig auf der ganzen
Papierfläche als Untergrundzeichnung angebracht werden, sind nicht markenfähig
(Erw. 3).
II. Unlauterer Wettbewerb. Verhältnis zum Markenschutz (Erw. 4).

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A. - Die klägerische Firma George La Monte & Son, New-York, hat am 14.
September 1909 unter Nr. 75186 beim Patentamte der Vereinigten Staaten von
Nordamerika und am 10. Dezember 1920 unter Nr. 48404 im schweizerischen
Markenregister eine Marke für von ihr hergestelltes Sicherheitspapier für
Wechsel, Checks etc. eintragen lassen, die aus horizontal und parallel
verlaufenden, eng aneinander gereihten Wellenlinien im Papier als
Untergrundzeichnung besteht. Sie verwendet diese Marke in der Weise, dass sie
das Papier beidseitig auf der ganzen Fläche gleichmässig mit diesen
wellenförmigen Linien durchzieht, wodurch dasselbe zum Sicherheitspapier in
dem Sinne wird, dass an dem darauf angebrachten Text keinerlei Rasuren ohne
offensichtliche Schädigung der Untergrundzeichnung vorgenommen werden können.
Die Beklagte, Art. Institut Orell Füssli A.-G., Zürich, stellt ebenfalls
solches Sicherheitspapier her mit einem ähnlichen, die ganze Papierfläche
gleichmässig überdeckenden Wellenbild als Untergrundzeichnung.
B. - Im Juli 1926 reichte die Klägerin beim Handelsgericht des Kantons Zürich
die vorliegende Klage ein mit dem Begehren:
«Es sei das von der Beklagten hergestellte und als Sicherheitspapier für
Checks, Tratten und ähnliche Zwecke in den Handel gebrachte, beidseitig
vollständig mit durchgehenden, unter sich in engen Zwischenräumen parallel
verlaufenden Wellenlinien versehene Papier, weil im wesentlichen gleich
gezeichnet wie das Sicherheitspapier der Klägerin, als unzulässig zu erklären,
und die Beklagte daher zu verpflichten, die weitere Herstellung, sowie jeden
weitern Verkauf und Vertrieb ihres genannten, mit dieser Zeichnung versehenen
Papiers zur Verwendung als Checks, Tratten und für ähnliche Zwecke zu
unterlassen.»
Zur Begründung machte sie geltend: Das von der Beklagten benutzte Wellenbild
sei eine bewusste Nachahmung ihrer tatsächlich schon seit 1884 gebrauchten
Marke. Nachdem diese in den Vereinigten Staaten von

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Nordamerika auf Grund einer materiellen Prüfung auf ihre Gesetzmässigkeit hin
zum Eintrage zugelassen worden sei, müsse sie gemäss Art. 6 Abs. 1 der rev.
Pariser Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883/2. Juli 1911 auch in der
Schweiz geschützt werden, umsomehr, als sie den Erfordernissen des
schweizerischen MSchG genüge. Eventuell sei der Tatbestand des unlauteren
Wettbewerbes gemäss Art. 48 OR gegeben.
Die Beklagte beantragte die Abweisung der Klage, indem sie den Standpunkt
vertrat, dass das Zeichen der Klägerin nach dem hiefür massgebenden
schweizerischen Markenrecht keine schutzfähige Marke darstelle, weil es eine
technische Funktion erfülle und mit der Ware identisch sei. Eventuell sei eine
genügende Unterscheidbarkeit für die in Frage kommenden Grossabnehmer,
speziell Banken, vorhanden. Auf jeden Fall aber komme die Priorität des
Gebrauches der Beklagten zu.
Mit Urteil vom 9. Dezember 1927 hat das Handelsgericht des Kantons Zürich die
Klage abgewiesen.
D. - Gegen dieses Urteil hat die Klägerin die Berufung an das Bundesgericht
erklärt, mit den Begehren um Gutheissung der Klage, eventuell Rückweisung der
Sache an die Vorinstanz zur Beweiserhebung über die Frage der
Verwechslungsmöglichkeit der beiderseitigen Waren im Verkehr.
Das Bundesgericht zieht in Erwägung:
1.- Die grundsätzliche Anwendbarkeit der Bestimmungen der Pariser
Verbandsübereinkunft vom 20. März 1883 zum Schutze des gewerblichen Eigentums,
revidiert in Brüssel am 14. Dezember 1900, in Washington am 2. Juni 1911 und
im Haag am 6. November 1925, kann vorliegend nicht zweifelhaft sein, weil
sowohl die Vereinigten Staaten von Nordamerika, als auch die Schweiz, in
welchen beiden Staaten die Marke der Klägerin eingetragen worden ist, der
internationalen Union angehören. Unerheblich ist der Mangel der
internationalen Registrierung des Zeichens gemäss dem Madrider Abkommen

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vom 14. April 1891, durch welches innerhalb der Pariser Union ein engerer
Verband zu dem Zwecke gebildet worden ist, den Angehörigen der Unionsländer
die Erlangung des Markenschutzes ausserhalb ihres Heimatstaates in der Weise
zu erleichtern, dass ihnen der Schutz des Zeichens durch dessen Hinterlegung
beim internationalen Bureau für gewerbliches Eigentum in Bern für die Dauer
von 20 Jahren in allen Vertragsstaaten gesichert wird (vgl. Art. 4 und 6).
Diesem Abkommen sind die Vereinigten Staaten von Nordamerika nicht
beigetreten, so dass die Klägerin, um des Schutzes der Pariser Konvention in
der Schweiz teilhaftig zu werden, ihre Marke, wie es geschehen ist, im
schweizerischen Markenregister eintragen lassen musste.
2.- Gemäss Art. 6 Abs. 1 der rev. Pariser Verbandsübereinkunft, auf den sich
die Klägerin hauptsächlich stützt, soll jede im Ursprungslande
vorschriftsmässig eingetragene Marke «telle quelle» in den andern
Verbandsländern zur Hinterlegung zugelassen und geschützt werden. Diese schon
in der ursprünglichen Konvention vom 20. März 1883 enthaltene Bestimmung (Art.
6 Abs. 1) hat das Bundesgericht, in Anlehnung an Ziff. 4 des damaligen
Schlussprotokolls, in ständiger Praxis dahin ausgelegt, dass sie sich nur auf
die äussere Form der Marke, «auf die Zeichen, aus denen sie besteht», beziehe,
während für die Frage, ob das Zeichen nach seinem Wesen und seiner Funktion
materiell schutzfähig sei, also insbesondere in Hinsicht darauf, ob es
Freizeichencharakter habe oder Angaben über die Art der Herstellung, die
Beschaffenheit oder Bestimmung der damit versehenen Ware enthalte, oder die
Gefahr einer Täuschung begründe, die Gesetzgebung des Verbandsstaates, in
welchem der Markenschutz beansprucht wird, massgebend sei (vgl. BGE 22 S. 466,
1105; 35 II 459; 36 II 448). Angesichts der praktischen Schwierigkeiten
hinsichtlich der Abgrenzung zwischen der Form und der sachlichen
Beschaffenheit einer Marke ist dann dieser Art. 6 anlässlich der Washingtoner
Konferenz im Jahre 1911 im Interesse der grösseren

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Klarheit dahin abgeändert worden, dass, unter Beibehaltung des Grundsatzes des
Schutzes der Marke «telle quelle» in Abs. 1, in Abs. 2 die Ausnahmefälle
abschliessend aufgezählt wurden, in denen einer im Ursprungslande
vorschriftsgemäss eingetragenen Marke in den andern Verbandsländern der Schutz
versagt werden kann. Dadurch hat aber der frühere Rechtszustand materiell
keine wesentliche Änderung erfahren, jedenfalls nicht im Sinne einer
Erweiterung des Schutzprinzips «telle quelle». Für das schweizerische Recht
speziell ist festzustellen, dass sich die in Art. 6 Abs. 2 aufgeführten Gründe
für die Zurückweisung und Ungültigerklärung einer Auslandsmarke mit denjenigen
decken, aus denen einem Zeichen schon während der Geltung des Art. 6 in seiner
ursprünglichen Fassung nach dem schweizerischen MSchG der Schutz verweigert
werden konnte. In seiner Botschaft an die Bundesversammlung über diese
Washingtoner Revision hat denn auch der Bundesrat ausdrücklich erklärt, «dass
vom Standpunkte des schweizerischen Markengesetzes aus gegen diese Aufzählung
nichts einzuwenden sei» (BBl 1913 I 73). Dieser sachlich unverändert
gebliebenen Rechtslage entsprechend, hat das Bundesgericht in zwei neueren
Entscheidungen (BGE 62 II 305 f. und 53 II 360) seine frühere Praxis
bestätigt.
Inwieweit die neue Fassung des Art. 6 Abs. 1 und 2, bei welcher es die Haager
Konferenz vom Jahre 1925 bewenden liess, auf die Gesetzgebung anderer
Verbandsstaaten materiell eingewirkt hat, ist hier nicht weiter zu
untersuchen. Immerhin mag darauf hingewiesen werden, dass beispielsweise für
Deutschland in der Literatur vorherrschend die Auffassung vertreten wird, dass
die Ungültigkeitsgründe des Abs. 2 im wesentlichen denjenigen des deutschen
Warenzeichenrechts entsprechen (vgl. HAGENS, Warenzeichenrecht, S. 343 f.; A.
SELIGSOHN, Komm. zum Gesetz betr. Schutz der Warenbezeichnungen, 3. Aufl. S.
342 f.). Ebenso äussert sich J. Seligsohn in einer Abhandlung über Art. 6 der
revidierten Pariser Verbandsübereinkunft (Gewerblicher

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Rechtsschutz und Urheberrecht, Bd. 28 S. 68 ff.) dahin, dass die deutsche
Zeichenpraxis, ohne Änderung der Gesetzgebung, im Wege der Analogie, auf die
Höhe des Unionsrechts gebracht werden könne, speziell mit Bezug auf die
Anerkennung von Zahlen- und Buchstabenmarken. Auch in der französischen
Doktrin wird der Standpunkt vertreten, dass die Washingtoner Fassung des Art.
6 lediglich eine genauere Festlegung der Ausnahmen von dem beibehaltenen
Grundsatz der Eintragung der Marke «telle quelle» bedeute (vgl. PLAISANT und
FERNAND-JACQ, Noms et appellations d'origine, S. 295 f.). Die abweichende
Ansicht ALLART'S (Marques de fabrique et de commerce, S. 495), dass die
Auslandsmarke nach der neuen Fassung des Art. 6 inskünftig, vorbehältlich der
Ausnahmefälle in Abs. 2, in jeder Beziehung «telle quelle» zum Schutze
zuzulassen sei: «quant au signe qui la constitue, quant à sa validité, quant à
sa propriété», scheitert schon am Wortlaute des Abs. 2, aus dem sich klar
ergibt, dass das Schutzprinzip «telle quelle» nicht erweitert werden wollte.
3.- Im vorliegenden Falle nun dreht sich der Streit nicht um eine bloss die
Form der Marke beschlagende Frage, die allerdings nach dem hiefür massgebenden
Rechte des Ursprungslandes endgültig zugunsten der Klägerin entschieden wäre.
Die Beklagte bestreitet mit Recht nicht, dass ein aus bestimmt geformten, eng
aneinander gereihten und parallel verlaufenden Wellenlinien bestehendes
Zeichen, als abgeschlossenes Bild auf der Ware verwendet, an sich schutzfähig
wäre; vielmehr behauptet sie, dass das Zeichen der Klägerin in Hinsicht auf
die besondere Art seines Gebrauches den allgemeinen Erfordernissen einer Marke
nicht genüge, und diese Frage ist im Rahmen der in Art. 6 Abs. 2 rev. Pariser
Verbandsübereinkunft aufgezählten Gründe, von denen hier speziell diejenigen
in Ziff. 2 in Betracht kommen, ausschliesslich nach dem schweizerischen
Markenrecht zu beurteilen (vgl. FINGER, Komm. z. Gesetz betr. Schutz der
Warenbezeichnungen, 3. Aufl. S. 591, N. 6), auf welches denn auch die
Vorinstanz abgestellt hat.

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Nach schweizerischer und übrigens allgemein herrschender Rechtsauffassung
besteht der Zweck einer Fabrik- oder Handelsmarke darin, die Ware als aus
einem bestimmten Geschäftsbetriebe stammend, sei es dem des Erzeugers oder des
Händlers, zu kennzeichnen und dadurch von der Ware anderer zu unterscheiden,
zu welchem Behufe ein solches, willkürlich gewähltes Merkzeichen auf der Ware
selbst oder ihrer Verpackung anzubringen ist. Eine derartige markenmässige
Zeichenbenützung liegt aber hier nicht vor. Die Klägerin verwendet ihre
Wellenlinien nicht in bildmässiger Begrenzung, sondern bringt sie beidseitig
auf der ganzen Papierfläche gleichmässig an, um der Ware eine besondere
Eigenschaft zu verleihen. Die Wellenlinien werden dadurch zum Bestandteil der
Ware selbst und erfüllen eine in Hinsicht auf deren Zweckbestimmung notwendige
technische Funktion, indem das Papier zufolge dieser Untergrundzeichnung einen
erhöhten Schutz gegen Veränderungen an dem darauf angebrachten Text bietet. Es
handelt sich also dabei im Wesen um etwas ganz anderes als die Hervorhebung
der Unterscheidbarkeit oder Herkunft der Ware. Ist nun gemäss feststehender
Praxis des Bundesgerichts (vgl. BGE 54 II 406 und dort zit. Entsch.) einem
Zeichen der Markenschutz schon zu versagen, wenn es die Ware nach ihrer
Beschaffenheit charakterisiert, - welchen Ungültigkeitsgrund auch Art. 6 Abs.
2, Ziff. 2 rev. Pariser Verbandsübereinkunft ausdrücklich vorsieht, - so muss
dies umsomehr gelten, wenn es sich, wie hier, mit der Ware selber
identifiziert (vgl. KOHLER, Warenzeichenrecht, S. 86 ff.). Der Schutz dieses,
dem Wesen und Zweck einer Marke widersprechenden Zeichens würde der
Anerkennung eines zeitlich unbegrenzten Monopols der Klägerin für die
Herstellung derartiger Sicherheitspapiere gleichkommen. Dieses
ausschliessliche Recht auf Ausbeutung des durch die besondere Verwendung der
Wellenlinien bewirkten technischen Effekts aber hätte sich die Klägerin
allenfalls nur durch ein Erfindungspatent sichern können, dessen
Gültigkeitsdauer zudem nach Art. 10 des

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schweizerischen PatG. auf 15 Jahre beschränkt wäre. Die Erreichung dieses
Zieles auf dem Umwege über das ausschliesslich dem Schutze des
Individualzeichens dienende Markenrecht muss ihr schlechterdings versagt
bleiben. Dass sie im Grunde diese Monopolstellung anstrebt, zeigt die
Formulierung ihres Klagebegehrens, womit sie der Beklagten nicht die
Verwendung eines Bildzeichens, sondern die Herstellung der bestimmten Ware
selbst verbieten lassen will. Es könnte sich sogar fragen, ob ihrem Zeichen,
mit Rücksicht auf die ihm zukommende, dem schweizerischen MSchG fremde
Zweckfunktion und die damit angestrebte Monopolisierung des Erzeugnisses, der
Schutz nicht auch gestützt auf Art. 6 Abs. 2 , Ziff. 3 der rev. Pariser
Verbandsübereinkunft zu verweigern wäre.
4.- Ebensowenig kann die Klage aus dem Gesichtspunkte des Art. 48 OR geschützt
werden. Wie das Bundesgericht, in Bestätigung seiner feststehenden Praxis, in
BGE 54 II 63 neuerdings ausgesprochen hat, schliessen die Spezialgesetze über
den gewerblichen Rechtsschutz die Anwendung der gemeinrechtlichen Bestimmungen
über die Haftung aus unerlaubter Handlung, und insbesondere über den
unlauteren Wettbewerb, nur insoweit aus, als sie die Materie erschöpfend
regeln und namentlich gegenüber dem gemeinen Recht einen erhöhten Rechtsschutz
gewähren. Es können daher Handlungen, die nicht durch die Spezialgesetze
verboten, den untersagten Tatbeständen aber ähnlich sind und die
Voraussetzungen unerlaubter Handlungen erfüllen, auf Grund dieser Bestimmungen
verfolgt werden. Dafür nun aber, dass sich hier die Beklagte, speziell in
Hinsicht auf die Art und Weise, wie sie den Wettbewerb mit ihren
Sicherheitspapieren betreibt, Handlungen zuschulden kommen lasse, welche zur
Täuschung über den Ursprung der Waren führen können, liegt nichts vor. Unter
den gegebenen Umständen drängt sich die Annahme auf, dass sie das der
Untergrundzeichnung der Klägerin ähnliche Wellenbild nicht deshalb gewählt
hat, um dieser zu schaden, sondern wohl deshalb, weil die einfachen, eng
aneinander

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gereihten Linien, die in der Ausführung der Klägerin kein irgendwie
originelles, die Ware individualisierendes Gepräge aufweisen, naturgemäss zur
Schaffung eines Sicherheitspapiers besonders geeignet und in horizontaler
Anordnung für den Gebrauch des Papiers am bequemsten sind. Übrigens stellt die
Vorinstanz in tatsächlicher Beziehung für das Bundesgericht verbindlich fest,
dass wesentliche Verwechslungen der beiderseitigen Waren nicht vorkommen, da
einerseits der im Papierhandel nicht bewanderte Abnehmer auf diese, nicht in
der Art eines Kenn- und Merkzeichens verwendeten, dem Sicherheitspapier
eigentümlichen Linien kaum achte, wenn er sich über die Herkunft der Ware
vergewissern wolle, und anderseits der im Papierhandel erfahrene Abnehmer
durch Befühlen des Papiers deutlich den Unterschied zwischen der Ware der
Klägerin und derjenigen der Beklagten erkenne. Zudem besteht eine
Verwechslungsgefahr umsoweniger, als beide Parteien auf ihren Erzeugnissen ein
von ihnen allein geführtes Wasserzeichen anbringen, nämlich die Klägerin die
Worte «National Safety Paper» und die Beklagte die Worte: «Papier Artof
Sûreté». Die Klägerin wendet freilich ein, dass sie ihr Wasserzeichen
meistenteils, namentlich auf Wunsch schweizerischer Banken, weglasse und durch
den Namen der betreffenden Bank ersetze; allein solchenfalls ist ja der
Abnehmer notwendig über die Provenienz des Papiers orientiert und eine
Verwechslung daher ausgeschlossen.
Demnach erkennt das Bundesgericht:
Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil des Handelsgerichtes des Kantons
Zürich vom 9. Dezember 1927 bestätigt.