120 Oberste Zivilgerichtsimtanz. [. Materiellrechlliche Entscheidungen.

die Com Products Cy, noch die Witschi LI,-G.; noch deren
Rechtsnachfolgerin Vici A.-G. haben die Maizena-Marke für eigene-, den
Fabrikanten der Klågerin ähnliche Produkte marktmässig verwendet: die Corn
Products Cy hat sich daran beschränkt, die ihr von der Klägerin gelieferte
Ware unter der Marke Mais zena zum Verkauf zu Bringen; Witschi-Maizena
wurde nie ernstlich fabriziert noch vertrieben, geschweige denn mit dem
Einverständnis der Klägerin. Ein Verzicht der Klägerin aus ihr Marfem-echt
kann schon ausdiesem Grunde nicht angenommen werden (vgl. VGE 28 H 561
f., 31 II 519 ff., Praxis 1 125 f.). Hieraus folgt, dass das Begehren
des Beklagten und Widerklägers um Streichung der klägerischen Marke als
in jeder Hinsicht unbegründet abzuweisen ist.

7. Die Abweisung der Widerklageführt ohne weiteres zur Gutheissnng der
Himptklage Steht der Klägetin ander Wortmarke Maizena ein Individuali-echt
zu, so hat sie Anspruch aus Feststellung der Nichtberechtigung des
Beklagten zur Führung des Wortes Maizena in seiner kombiniekten Bildund
Wortmarke, Nr. 8017 des internationalen Markenregisters, die infolgedessen
für das Gebiet der Schweiz ohne Rechtsgültigkeit isf. Zur Untersuchung der
übrigen Bestandteile dieser Marke besteht kein Anlass, da die Klägerin
nur die Wiedergabe des Wortes Maizena ansicht und der Gesamteindch der
Marke infolge jener Nebenbesiandteile nicht ein ganz anderer wird. Dass
gemäss Rechtsbegehren 2 der Klage die Verwendung des Wortes Maizena auch
aus der Packung der Mehlprodnkte des Beklagten im Gebiet der Schweiz
künstighin unterbleiben muss, ergibt sich aus dem Zusprnch des Begehren-s
um Ungültigerklärnng der Marke des Beklagten von selbst; --

erkannt:

Die Berufung wird abgewiesen und das Urteil der II. Zwilkammer des
Appellationshofes des Kantons Vern vom 14. Juni 1912 in allen Teilen
bestätigt·6. Fabrikund Bandelsmarken. N° 22. 121

22. Arrét de la I"3 section civile du 31 janvier 1913 dans la came,
F. E. Roskopf & Cie, déf. et rec., contre Comptoir général de venta de
la montre Boskopf S. A. veuve Oh. Léon Schmid & G, dem. et int.

Marques de fabrique. Imitation. Principes directeurs notamment en matière
horlogssère. Nullité ? Marque tombée dans le domaine public? Marque
déceptive.

A. La Société demanderesse & fait enregistrer le 28 juillet 1905 au bureau
de la propriété intellectuelle les deux marques n°5 19 186 et 19 187.

La marque qui actuellement porte le n° 19 186 avait été primitivement
déposee le 10 sont 1868 par G. F. Roskopf, l'inventeur de la montre
eonnue sous le nom de montre Roskopf. Par contrat du 15 décembre 1873 il
l'a cédée à Charles et Eugène Wille età Charles-Léon Schmid. Par suite
du décès de quelques-uns de leurs membres, les maisons Wille frères
et Ch.-Léon Schmid sontdevenues respectivement les maisons Wille &
C et. veuve Ch.-Léon Schmid & (11°; elles ont enfin fusionué sous 1a
reisen sociale actuelle: Compton général de vente de la montre Roskopf
S. A. veuve Ch.Léon Schmid & CW. La marque cédée par Gr. F. Roskopf & été
successivement euregistrée au nom des diverses maisons indiquées ci-dessus
et l'a été enfin, sous n° 19 186, an nom. de la Société demanderesse.

Quant. à la marque 19 187 elle a été enregistrée le 14 juin 1894 per
Wille frères et a passe par transmissions successives à Wille & Ghz et. à;
la société demenderessesi.

Lu mar-que 19 186 est composée de deux cercles concentriques entre
lesquels figure, dans le partie supérieure, le nom de Roskopf , précédé
et suivi d'une petite étoile; au centre, une étoile plus grande à 5
pointes avec un trou au milieu. Primitivement le mot Roskopf était suivi
du mot Patent qui, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi sur les
marques du 29 juin 1894, a été supprimé.

La marque 19 187 est identique "à la marque 19 186 avec

122 Oberste Zivilgerichlsinstanz. _ [. Materiellrechtliche Entscheidungen.

ia seule difference qu'eiie contient dans la partie inférieure et interne
des cercles concentriqnes le mot Legitimo .

B. .La Société F. E. Roskopf & Cie a, de son coté, fait enregistrer
les marques n°s 11 475 et 15 784. La marque n° 11 475 est constituée
par le nom F. E. Boskopf entre deux cereies concentriques et dans la
partie supérieure ; au centre une plante de chardon à six branches. Cette
marque avait été enregistrée le 28 février 1897 par F. E. Roskopf -fils
de Georg Friedrich Roskopf qui l'a transférée le 4 octobre 1899 à la
Société défenderesse.

La marque 15 784 est constitnée uniquement par le mot Légitime .

C. Le 2 juin 1908, la Société demanderesse a ouvert action e',
F. E. Rosk0pf & Cie. Elle a conclu:

e) a la radiation des marques 11475 et 15 784, qui constituent, d'après
elle, une imitation de ses marques 19 186 et 19 187,

b'; à la destruction de toutes montres, emballages etc... portant ces
marques,

c) a la publication du jngement,

d) a 20 000 fr. de dommages-intérèts,

e) à ce qu'il fùt fait défense a F. E. Roskopf & 0 de faire état de
récompenses industrielles obtenues à l'exposition de Berne en 1857 et
à l'exposition _de Paris en 1900.

Les défendeurs ont conclu a liberation et, reconventionnellement, a la
radiation de la marque 19 187, a la publication du jugement et a 3000
fr. de dommages-intéréts.

Par arrèt du 6 juillet 1912, la Cour de Justice civile, du canton de
Genève a :

e) prononcé que les marques 11 475 et 15 784 constituent des imitations
illicites des marques 19 186 et 19 187,

b) ordonné 1a radiation de ces marques,

c') fait défense aux défendeurs d'en faire usage,

d) ordonné la destruction de ces marques et, en tant que de besoin, si
cela est indispensable pour la disparition des marques, la destruction
de toutes montres, parties de montres, embailages ou enveioppes où ces
marques figurent,

...- _.._., . _6. Fabrikund Handelsmarken. N° 22. ' 123

e) ordonné à Roskopf & Cié de retirer du commerce les marchandîses et
emballages portant ces marques;

f) fait défense à Roskopf et C'e de faire état de la recompense obtenue
à Berne en 1857 par la maison Roskopf & Gindraux,

g) ordonné la publication du dispositif, aux frais des défendeurs, dans
trois journaux étrangers et deux journaux suisses, les frais de cette
publication ne devant pas dépasser 500 fr.

h) condamné les défendeurs a 2000 fr. de dommages intéréts.

Elle a débouté les parties de toutes autres conclusions.

La Société défenderesse a forme en temps utile auprès du Tribunal fédéral
un recours en reforme contre cet arrét, en reprenant en leur entier ses
conciusions libératoires et reconventionnelles.

Stamani sur ces fails et conside'mssnt en droit :

1. En ce qui concerne tout d'abord la demande de radiation de la marqne
11 475, devant l'instance cantonale les défendeurs ont opposé une série
de fins de non-recevoir anx concinsions de la Société demanderesse. A
l'audience de ce jour, ils n'ont pas repris les moyens tires par enx
de la prescription, de la prétendue reconnaissance de leurs droits par
la demanderesse, de la longue tolerance de la part de cette dernière,
du fait que, dans certains pays, elle continue à faire figurer dans
sa. marque le mot Patent et qu'enfin elle a enregistré récemment une
nouvelle marque presque semblable à, la marque 19 186. Il n'y a pas lieu
de s'arréter. à. l'examen de ces moyens qui sont manifestement mal fondés
et que l'instance cantonale e écartés avec raison.

Par contre les défendenrs persistent à sontenir que la demanderesse
n'a pas droit à la marque 19 186, car la convention du 15 décembre 1873
stipulait que cette marque ne pourrait etre transmise à des tiers sans
le consentement de tous les contractants. On pourrait tout d'abord
se demander si la Société F. E. Roskopf & Cia qui n'a pas été partie
à la dite convention est en droit de l'invoquer. Mais il n'est pas
nécessaire de résoudre cette question, car, d'une part, il est constant
que Georg-Friedrich Roskopf 3 en connaissance de

124 Oberste Zivilgerichtsinstanz.l. Materiellrechtliche Entscheidungen.

certains tout au moins des changements intervenne dans le composition des
maisons Wille & Schmid et qu'il a été d'accord avec la transmission de
la marque aux nouveaux membres composant ces maisons, et, d'autre part,
on ne saurait oousidérer comme un tiers, au sens du contrat, la. Société
demanderesse qui est le produit de la fusion des maisons primitives. En
outre, quoique le texte de la convention de 1873 soit fort obscur,
il semble bien résulter de l'art. 3 que, dans l'intention des parties,
c'était seulement pour une durée de neuf ans qu'il était apporté des
restrictions à la cession de la marqne qui, à l'expiration de ce délai,
devait appartenir sans uncunes réserves aux cessionnsires.

La Société demanderesse étant ainsi légitime titulaire de la marqne 19
186, il y n lieu de rechercher si, comme l'a sdmis l'instance cantonale,
la manque n° 11 475 des defendeurs en constitue une imitnfion.

A ce point de vue, les recourants font Observer que les deux cercles
concentriques sont, en matière horlogère, une figure .dépourvue de toute
originalité, que le mot Roskopf est devenu une désignation générique,
que, ces éléments n'aynnt rien de caractéristique, leur emploi dans
les deux marques litigieuses ne saurait donner àcelles-ci un caractère
commun et que par contre elles se diflérencient suffisamment par leur
motif central qui est une étoile dans la. marque de la demanderesse et
un char-don dans la. mai-que des défendenrs.

Dans un arrét recent anquel il suffit de se referer (Ross

kept" & C c. Comptoir général de vente de la montre Roskopf, 26 avril
1912: Praxis des Bundesgerz'chts I p. 296 et suiv.*), le Tribunal
fédéral a juge qu'en efi'et les éléments dont se oompose la marque'de la
demanderesse sont dépouruns d'originalité, mais que, malgré la banalità
de ces éléments, leur combinaison produit une image originale propre
à individualiser suffisamment les produits sur lesquels la marque
est apposée. Dans ces conditions et tout en reconnaissant que pris en
eux-mèmes les éléments de la marque 19186 ne peuveut bénéficier de la
protection légale, la

* BO 38 II p. 308 et suiv.

u. Fabrikund Handelsmarken. N° 22. 12-5

question qui se pose est celle de savoir si, soit en les combi-

nant d'une faqon differente, soit en y ajoutant ou en y subs-

tituant d'autres éléments, les défeudeurs ont créé une image propre à
laisser dans la mémoire du public une impression

. d'ensemble differente de celle que produit la marque de la

demanderesse. En fait, la composition des deux marques est identique
(motif figuratif central entouré de deux cercles concentriques entre
lesquels est inscrit un mot) et la seule difference appréciable réside
dans la substitution d'un chardon à l'étoile de la demanderesse. Cette
difference serait certainement suffisante si l'on se boruait à computer
entre elles les deux marques telles qu'elles sont reproduites sur la.
Feuille officielle suisse du commerce, ou sur les emballages des montres,
ou meme sur certaines boites de montres où le mar-que est gravée en
de grandes dimensions et d'une facon particulièrement nette. Mais on
ne doit pas oublier que dans la généralité des cas les marques sont
reproduites sur les montres d'une facon beaucoup moins nette et à une
échelle beaucoup plus réduite. Sans dente on peut, spécialement dans le
domaine de l'horlogerie (cf. RO 31 II, p. 739), exiger de l'acheteur
une certaine attention, un certain effort de mémoire pour distinguer
une marque d'une autre. Mais il serait cependant excessif d'attendre de
lui qu'il se livre à un examen minutieux et qu'il retienne le souvenir
des partieularités difficilement visibles d'une marque qui ne lui est
généralement connue que sous la forme très réduite et assez confuse
qu'elle aflecte sur ls plupart des montres et notamment sur les montres
il ben marché qui sont ls spécialité des deux parties au preces; en entro
il est naturel que les acheteurs auxquels ces montres sont destinées
n'apportent pas à l'examen de la. mar-que le meme degré d'attention que
l'acheteur de montres plus coùteuses.

Meme en tenant compte des observations qui précèdent, la difference entre
les marques en présence est assez sensible pour qu'on puisse conserver
des doutes sur la question de savoir si la marque 11 475 constitue une
imitatiou illicite

126 Oberste Zivilgerichtsinstanz. ]. Materiellrecbtliehe Entscheidungen.

de la marque 19 186. Mais ces doutes disparaissent lorsque l'on
constate qu'en réalité les défeudeurs ont voulu, imiter la mai-que de
la demanderesse; cet élément snbjectif doit evidemment étre pris en
considératîon mème pour la solution de le question de la ressemblance
objective, car, si un industriel veut imiter la marque de son concurreut,
il est à présumer que les moyens qu'il emploie sont prepres à réaliser
cette intention (ef. arrèt cité du 26 avril 1912). En l'espèce, il est
incontestahle que la ressemblance qui existe entre les marques 11 475
et 19 186 a été cherchée et voulue par les défeudeurs. A ce point de
vue c'est avec reisen que l'instance cantonale a rappelé le précédent de
l'affaire de Rosîères, dans laquelle il a été rec'onnu que F. E. Roskopf
avait cédé à la Société d'Horlogerie de Rosières des marques combinées
expressément en vue de créer des confusions avec celle de la. Société
demanderesse au present procès. De meine ce qui sera dit ci-dessous
au sujet des marques Legitimo et Légitime est de nature à prouver
qu'on se trouve en présence, non de ressemblences fortuites, mais bien
d'imitations conscientes. On est des lors conduit à admettre que la
marque 11475, destinée, dans l'esprit des défendeurs, à provoquer des
confusions avec la marque 19 186 est en effet propre à, en provoquer et
qu'elle constitue par conséquent nue imitation illicite de la marque de
la demenderesse.

2. A la. demande de radiation de la marque 15 784, pretendne imitation
de la marque 19 187, les défendeurs ont opposé une demande de radiation
de cette dernière marque qu'ils estiment illegale et caduque.

On doit écarter d'emblée le grief d'illégalité en tant qu'il

est tiré du fait que la. marque 19187 contient le met Ros-.

kopf. Peu importe que Georg-Friedrich Roskopf n'ait pas cédé à la Société
demanderesse i'usage de sen nom, mais seulement 1a marque (actuellement
19 186) qui le renferme. En tout état de cause la demanderesse a le
dreit de faire figurer ce nom dans ses marques puisqu'il est tombe dans
le domaine public {RO 22 p. 1171 et suiv.).

Par contre on peut se demander si l'adjonetion du mot Legitime au nom
Roskopf dans la marque 18187 n'estö. Fahrikund Hundelsmarken. N° 22. 127

pas de nature à éveiller dans l'esprit des acheteurs l'idee que le Société
titulaire de la dite marque est la seule à pouvoir faire usage du nom de
Roskopf ou qu'elle a un droit spécial sur ce nom on encore qu'elle seule
peut fabriquer des montres Roskopf. Cette idée sei-sit évidemment erronée,
pnisque seit l'invention de Georg-Friedrich Roskopf, seit le nom de
Roskopf sont tombés dans le domaine public; 1a marque de la demanderesse
comme aussi, d'ailleurs, celle des défendeurs, -provoqnerait ainsi une
erreur dans l'esprit des acheteurs et, contenant une mention mensongère
ou du moins déceptive, elle devrait à ce titre etre déclarée illegale.

iin fait il semble bien que le désir de se faire passer pour les
vrais, les seuls ayants droit de Georg-Friedrich Ros-kept n'ait pas été
étrangerà l'emploi du mot e Legitimo par la, demanderesse comme aussi
à l'emploi si du mot Légitime par les défeudeurs. ll serait cependant
excessif d'admettre que cette mention seit propre & induire en erreur
le public acheteur. Gelui-ci, qui n'est généralement pas an courant
desss'compétitions qui s'agitent autour du nom Roskopf, n'attribue
probabiement pas une siguification précise au met Legitimo ou Légitime
et doit plutòt l'envisnger comme une simple désignation de fantaisie. Tout
au plus l'acheteur pourra-t-il l'interpréter en ce sens que le titulaire
de la marque a le droit de fabriquer des montres du systeme Roskopf;
or ce droit est incontestahle et seule l'indication d'un préteudu droit
Spécial ou exclusif serait mensongère et par suite illicite.

En présence des constatations de fait de l'iustance cantonale, on ne
saurait pas davantage admettre que la. marqne de la demanderesse seit
frappée de oaducité. La Cour de Justice civile à laquelle il appartenait
d'apprécier souverainement la valeur probante des dépositions intervennes
a en effet considéré comme établi que la marque Legitimo a été
constamment en usage jusqu'en 1905 et dès 1906.

Les conclusions des défendeurs tendent ä, la radiation de ia marque 19
187 ne sont donc pas fondées. Par contre l'imitation de cette marque par
F. E. Roskopf & Cie ne peut faire l'objet d'auoun doute, 1a difference
qui existe entre les

128 Oberste Zwilgerichtsinslanz. I. Meteriellrechtliche Entscheidungen.

mots Legitimo qui coustitue l'élémeut essentiel de la marque 19 187
etle mot Légitime qui eompese è. lui seul la marque 15 784 étant
insignifiante.

3. L'arrét cautonal doit ètre confirmé également sur les autres
points. Sans deute la. Cour aurait pu se dispenser d'ordonuer, méme
à titre éventuel, la destruction des montres où les marques radiées
figurent, car il sera toujours possible de faire disparaitre la. mar-que
sans avoir à détruire la montre elle-meme; mais; du moment que l'arrèt
porte expressément que cette destruction aura lieu seulement si cela
estindispensable pour la disparition des marques , la mesure ordonnée
n'a qu'une portée théorique; il ne se justifie donc pas de réformer
l'arrét à raison d'une mention qui est superflue, mais qui demeurera
sans efi'ets pratiques.

Quant à l'interdiction de faire état de le médaille de bronze décernée
lors de I'exposition de Berne en 1857, il est coustafit que cette
récompense a été accordéeà une Société Roskopf, Gindraux & Cle qui a
été dissoute sans que personne eu ajt repris l'actif et le passif. Les
défendeurs n'étaut pas les successeurs de cette maison, ils n'ont pas,
d'après la loi (art. 21), le droit de se prévaloir des récompenses
qu'elle & pu obtenir. .

Enfin les faits de la cause justifient la publication du dispositif de
l'arrét et l'allocatiou d'une iudemuité dont le chiffre, comme c'est
généralement le cas en pareille matière, ne peut ètre fixé que ex aequo
et bono étant donné l'impossibilite de faire la preuve mathématique du
dommage causé par les actes d'imitation illicite;' le Tribunal fédéral
n'a pas de motifs suffisants pour modifier sur ce point l'évaluatien
de l'instance cantonale qui & fixé à 2000 fr. l'indemnité due par les
défendeurs.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est écarté et l'arrèt attaqué est coufirmé eu sou
entier.6. Fabrik und Handelsmarken. N° 23. si 129

23. guidi der I. Divicabtetluug vom 21. Februar 1913 in Sachen Hicdebtand,
KL, Widerbekl. u. Ber.-Kl., gegen Beter gt.-g., Bekl Widerkl. u. Ber.-Kl.

Schutzfähégkeit des Wortes Corso als Has-ke für Moto:-wegen,
Fahrräder und Pneumatiks. Das Wort ist weder in Deutschland noch an
der Schweiz F reizeichen. Dass die deutschen Patentbehòrdeo es ais
Eigenschaftsbezeschnung erklärt heizen, is! für den schmel;erischen,
Richter mzvcrbindlich. Bei der Beurteéiung, ob es in der Schweiz
Eigenschaftsbezeiclmzmg sei, ist der Sprachgebrauch sowohl der deutschen
als der italienischen Schweiz zu berücksichtigen. Prüfung dieser Frage
unter Beriéeksichtigzmg der verschiedenen Bedeutungen des Wortesifeine
Eigensc/mftsbezeichmmg, weil die Beziehung zwischen Wort und Ware nicht
eigentlich bescka'eibender, sondern sgmboliseher Natur ist. Vefneimmg
der Priorität des Gebrauchs

durch den nicht eingetragenen Markenbezmtzer, unseler zum Art. 5 ?
MSchG. Vermietung der Schadenersaîzpflicht des unbefugten Mar/embenutzm's,
weil die Rechtsverleézmtg aus einem subjekiéube-greifliclien und
gerechtfertigten Bestreben zur Verteidigung semes Interessensm-ndpunktes
."ntspmngen ist und sich objektiv m angemessenen Schranke}; hält.

A. Durch Urteil vom 19. September 1912 hat das Bezirksgericht Zurich
IV. Abteilung in vorliegender Streitsache erkannt:

1. Klage und Widerklage werden abgewiesen

L. 5. (Koftenpunkt und Weiterziehung.) -

B. Gegen dieses Urteil haben beide Parteien gültig die Berufung an das
Bundesgericht ergriffen:

der Kläger mit dem Antrage: Es sei das angefochtene Urteil im Sinne der
Gutheissung der Klage abzuändern,

"die Beklagte mit dem Antrage: Es sei das angefochtene Urteil im Sinne
der Widerklage abzuändern.

C. In der heutigen Verhandlung haben die Vertreter der Parteien die
gestellten Berufungsanträge wiederholt und auf Abweisung der gegnerischen
Anträge geschlossen

Das Bundesgericht zieht in Erwägung:

1. Der Kläger Hildebrand hat am 8. August 1907 für die von ihm in den
Handel gebrachten Motorwagen, Motorräder, Fahrräder, Nähmaschiuen und
Pneumatiks beim eidg. Amt für

,ss 39 n uns 9