144 III 337
39. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. AB gegen B. AG (Beschwerde in Zivilsachen) 4A_541/2017 vom 8. Mai 2018
Regeste (de):
- Art. 1 Abs. 2
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement.
1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. 2 Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 3 Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets
LBI Art. 7 - 1 Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique.
1 Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique. 2 L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. 3 En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant: a que les conditions de l'art. 138 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande internationale; b que les conditions de l'art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 200017 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande européenne résultant d'une demande internationale; c que les taxes visées à l'art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu'il s'agit d'une demande européenne.18 IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen
CBE-2000 Art. 54 Nouveauté - (1) Une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique.
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen
CBE-2000 Art. 56 Activité inventive - Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d'une manière évidente de l'état de la technique. Si l'état de la technique comprend également des documents visés à l'art. 54, par. 3, ils ne sont pas pris en considération pour l'appréciation de l'activité inventive.
- Grundsätze der Beurteilung der Ausführbarkeit bzw. der hinreichenden Offenbarung einer technischen Lehre im Rahmen der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit (E. 2.2).
Regeste (fr):
- Art. 1 al. 2 et art. 7 al. 2 LBI; art. 54 al. 2 et art. 56 CBE 2000; activité inventive, état de la technique.
- Principes en matière d'appréciation du caractère exécutable, respectivement de l'exposé suffisant d'un enseignement technique lors de l'examen de l'activité inventive (consid. 2.2).
Regesto (it):
- Art. 1 cpv. 2 e art. 7 cpv. 2 LBI nonché art. 54 cpv. 2 e art. 56 CBE 2000; attività inventiva, stato della tecnica.
- Principi della valutazione dell'eseguibilità risp. dell'esposto sufficiente di un insegnamento tecnico nell'ambito dell'esame dell'attività inventiva (consid. 2.2).
Sachverhalt ab Seite 338
BGE 144 III 337 S. 338
A.
A.a Die A. AB (Patentinhaberin, Beklagte, Beschwerdeführerin) ist Inhaberin des Europäischen Patents EP a (Fulvestrant formulation). Dieses beansprucht die Prioritäten der britischen Patentanmeldungen GB b vom 10. Januar 2000 und GB c vom 12. April 2000 und bildet eine Teilanmeldung von EP d, die wiederum eine Teilanmeldung von EP e ist. Das Patent EP a wurde am 28. September 2010 angemeldet und am 17. Juni 2015 unter anderem mit Wirkung für die Schweiz erteilt.
A.b Die B. AG (Klägerin, Beschwerdegegnerin) bezweckt die Entwicklung, Herstellung und den Handel mit pharmazeutischen Produkten. Sie gehört dem C.-Konzern an, der auf Generika spezialisiert ist.
A.c Die Patentinhaberin vertreibt in der Schweiz (...) ein Medikament gegen Brustkrebs. Dieses enthält den aktiven Wirkstoff Fulvestrant und wird in einer Rizinusöl-basierten Formulierung injiziert. Die Klägerin beabsichtigt, ein Medikament gegen Brustkrebs auf den Markt zu bringen, und wird durch das Patent beeinträchtigt.
A.d Die Patentansprüche von EP a lauten wie folgt:
"1. A pharmaceutical formulation for use in the treatment of breast cancer by intra-muscular injection, wherein the pharmaceutical formulation comprises fulvestrant, a pharmaceutically-acceptable alcohol being a mixture of 10 % weight of ethanol per volume of formulation and 10 % weight of benzyl alcohol per volume of formulation, and the formulation contains 15 % weight of benzyl benzoate per volume of formulation and a sufficient amount of a ricinoleate vehicle so as to prepare a formulation of at least 45 mgml-1 of fulvestrant, wherein the ricinoleate vehicle is castor oil, and wherein the total volume of the formulation is 6 ml or less. 2. The pharmaceutical formulation as claimed in claim 1 wherein the total amount of fulvestrant in the formulation is 250 mg, or more, and the total volume of the formulation is 6 ml, or less. 3. A pharmaceutical formulation as claimed in claim 2 wherein a total amount of fulvesterant in the formulation is 250 mg and the total volume of the formulation is 5 to 5,25 ml."
BGE 144 III 337 S. 339
"1. Pharmazeutische Formulierung zur Verwendung bei der Behandlung von Brustkrebs mittels intramuskulärer Injektion, wobei die pharmazeutische Formulierung Fulvestrant und einen pharmazeutisch annehmbaren Alkohol umfasst, der ein Gemisch aus 10 Gew.-% Ethanol, bezogen auf das Volumen der Formulierung, und 10 Gew.-% Benzylalkohol, bezogen auf das Volumen der Formulierung, darstellt, und wobei die Formulierung 15 Gew.-% Benzylbenzoat, bezogen auf das Volumen der Formulierung, und eine zur Herstellung einer Formulierung mit mindestens 45 mgml-1 Fulvestrant ausreichende Menge einer Ricinoleat-Trägersubstanz enthält, wobei die Ricinoleat-Trägersubstanz Rizinusöl ist, und wobei das Gesamtvolumen der Formulierung 6 ml oder weniger ist. 2. Die pharmazeutische Formulierung wie in Anspruch 1 beansprucht, wobei die Gesamtmenge an Fulvestrant in der Formulierung 250 mg oder mehr und das Gesamtvolumen der Formulierung 6 ml oder weniger ist. 3. Die pharmazeutische Formulierung wie in Anspruch 2 beansprucht, wobei die Gesamtmenge an Fulvestrant in der Formulierung 250 mg und das Gesamtvolumen der Formulierung 5 bis 5.25 ml ist." "1. Formulation pharmaceutique pour utilisation dans le traitement du cancer du sein par injection intramusculaire, la formulation pharmaceutique comprenant du fulvestrant, un alcool pharmaceutiquement acceptable étant un mélange de 10 % en poids d'éthanol par volume de formulation et 10 % en poids d'alcool benzylique par volume de formulation, et la formulation contient 15 % en poids de benzoate de benzyle par volume de formulation et une quantité suffisante d'un véhicule de ricinoléate de manière à préparer une formulation d'au moins 45 mg.ml-1 de fulvestrant, le volume total de la formulation étant de 6 ml ou moins. 2. Formulation pharmaceutique selon la revendication 1 dans laquelle la quantité totale de fulvestrant dans la formulation est de 250 mg, ou plus, et le volume total de la formulation est de 6 ml, ou moins. 3. Formulation pharmaceutique selon la revendication 2 dans laquelle la quantité totale de fulvestrant dans la formulation est de 250 mg, et le volume total de la formulation et de 5 à 5,25 ml."
B.
B.a Mit Eingabe vom 18. August 2015 stellte die Klägerin dem Bundespatentgericht das Begehren, der schweizerische Teil des EP-Patents a sei nichtig zu erklären.
B.b Mit Urteil vom 29. August 2017 stellte das Bundespatentgericht in Gutheissung der Klage fest, dass der schweizerische Teil des Europäischen Patents EP a nichtig ist. Das Gericht stützte sein Urteil im Wesentlichen auf das Fachrichtervotum von Dr. sc. nat., Dipl.
BGE 144 III 337 S. 340
Chem. Spillmann. Das Gericht kam zunächst zum Schluss, dass der Fachmann - ein Team aus einem Pharmazeuten mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Arzneimittelformulierungen sowie einem Mediziner mit langjähriger Erfahrung mit in Gewebe injizierbaren Formulierungen - aus den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen und den Stammanmeldungen die Ansprüche 1-3 unmittelbar und eindeutig erkannte und dass die Ansprüche neu seien. Das Gericht verneinte dagegen die erfinderische Tätigkeit bzw. gelangte zum Schluss, die beanspruchte Erfindung habe sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben.
C.
C.a Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt die Beklagte, das Urteil des Bundespatentgerichts vom 29. August 2017 sei aufzuheben und die Klage sei abzuweisen. Sie rügt, die Vorinstanz habe die beanspruchte Erfindung zu Unrecht als naheliegend erachtet, denn der Fachmann gelange ausgehend vom wissenschaftlichen Aufsatz Howell (der eine klinische Studie zur Behandlung von Brustkrebs mit einer nicht näher beschriebenen Fulvestrant-Formulierung berichte) auch unter Berücksichtigung des Artikels von McLeskey über eine Studie zu Tamoxifen-Resistenz an Mäusen nicht ohne erfinderische Tätigkeit zum Gegenstand des (unabhängigen) Patentanspruchs 1. Die Beschwerdegegnerin stellt die Rechtsbegehren, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten, eventualiter sei sie abzuweisen. (...) Mit der Vorinstanz definiert sie die Aufgabe ausgehend von Howell, eine "alternative" Depotformulierung zu finden und hält die Kombination von Howell und McLeskey für naheliegend. (...) Das Bundesgericht heisst die Beschwerde teilweise gut, es hebt den angefochtenen Entscheid des Bundespatentgerichts vom 29. August 2017 auf und weist die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurück. (Auszug)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. (...)
2.2 Zum Stand der Technik gehört alles, was vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 7 - 1 Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
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1 | Est réputée nouvelle l'invention qui n'est pas comprise dans l'état de la technique. |
2 | L'état de la technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de dépôt ou de priorité par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen. |
3 | En ce qui concerne la nouveauté, l'état de la technique comprend également le contenu d'une demande antérieure ou basée sur une priorité plus ancienne, valable pour la Suisse, dans sa version initialement déposée, dont la date de dépôt ou de priorité est antérieure à la date indiquée à l'al. 2 et qui n'a été rendue accessible au public qu'à cette date ou qu'après cette date, pour autant: |
a | que les conditions de l'art. 138 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande internationale; |
b | que les conditions de l'art. 153, al. 5, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 200017 soient remplies lorsqu'il s'agit d'une demande européenne résultant d'une demande internationale; |
c | que les taxes visées à l'art. 79, al. 2, de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen dans sa version révisée du 29 novembre 2000 pour la désignation valable de la Suisse aient été payées lorsqu'il s'agit d'une demande européenne.18 |
BGE 144 III 337 S. 341
1973, revidiert in München am 29. November 2000 [EPÜ 2000; SR 0.232.142.2]; BGE 133 III 229 E. 4 S. 232). Der Stand der Technik bildet nicht nur Grundlage der Neuheitsprüfung, sondern auch der erfinderischen Tätigkeit (vgl. CHRISTOPH BERTSCHINGER, Patentfähige Erfindung, in: Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Bertschinger und andere [Hrsg.], 2002, Rz. 4.113; PETER HEINRICH, PatG/EPÜ, Kommentar [...], 2. Aufl. 2010, N. 76 zu Art. 1
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
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1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
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1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
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1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
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1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
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1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
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1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
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1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
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1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
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1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
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1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
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1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |
2.2.1 Die Vorinstanz hat im angefochtenen Urteil erklärt, sie gehe nach dem "Aufgabe-Lösungs-Ansatz" vor. Dieser umschreibt ein strukturiertes Vorgehen zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. Er wird von den technischen Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts angewendet (vgl. BGE 138 III 111 E. 2.2) und beruht auf der Grundlage, dass jede Erfindung aus einer technischen Aufgabe und deren Lösung besteht (KINKELDEY/KARAMANLI, a.a.O., N. 23 zu Art. 56
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
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1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |
BGE 144 III 337 S. 342
des (einzigen) Dokumentes im Stand der Technik beurteilt, das dieser beanspruchten Erfindung am nächsten kommt. Dieser nächstliegende Stand der Technik wird sodann mit der beanspruchten Erfindung verglichen und es werden die strukturellen oder funktionellen Unterschiede im Einzelnen aufgelistet, um gestützt darauf die objektive technische Aufgabe zu formulieren, welche die beanspruchte Erfindung löst (vgl. zum Vorgehen insbesondere KROHER, a.a.O., N. 55 ff. zu Art. 56
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
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1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
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1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
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1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
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1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
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1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |
2.2.2 Ausführbarkeit bedeutet, dass dem Fachmann eine so deutliche und vollständige Anleitung vermittelt wird, dass er aufgrund der Informationen und seines Fachwissens in der Lage ist, die von der Lehre vermittelte technische Lösung zuverlässig und wiederholbar
BGE 144 III 337 S. 343
praktisch auszuführen (vgl. ALFONS SCHÄFERS, in: Europäisches Patentübereinkommen, 2. Aufl., München 2012, N. 88 zu Art. 83
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
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1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
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1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 26 - 1 Sur demande, le juge constate la nullité du brevet: |
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1 | Sur demande, le juge constate la nullité du brevet: |
a | lorsque l'objet du brevet n'est pas brevetable au sens des art. 1, 1a, 1b et 2; |
b | lorsque l'invention n'est pas exposée, dans le fascicule du brevet, de façon telle qu'un homme de métier puisse l'exécuter; |
c | lorsque l'objet du brevet va au-delà du contenu de la demande de brevet dans la version qui a déterminé sa date de dépôt; |
d | lorsque le titulaire du brevet n'est ni l'inventeur, ni son ayant cause et qu'il n'avait pas droit non plus, à un autre titre, à la délivrance du brevet.67 |
2 | Lorsqu'un brevet a été délivré avec reconnaissance d'une priorité et que la demande de brevet dont la priorité est revendiquée n'a pas abouti à un brevet, le juge pourra exiger du titulaire du brevet qu'il en indique les raisons avec preuves à l'appui; si le titulaire s'y refuse, le juge appréciera librement cette attitude.68 |
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 83 Exposé de l'invention - L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
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1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
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1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
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1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |
2.2.3 Die Vorinstanz hat den Begriff der Ausführbarkeit oder der hinreichenden Offenbarung verkannt mit dem Schluss, dass "die Lehre der D15 grundsätzlich nacharbeitbar war". Denn eine technische Lehre besteht nicht nur aus dem Problem, sondern auch aus der
BGE 144 III 337 S. 344
Lösung (BGE 114 II 82 E. 2b S. 86 mit Verweisen; vgl. MELULLIS, a.a.O., N. 79 f. zu Art. 52
IR 0.232.142.2 Dispositions générales et institutionnelles Chapitre I Dispositions générales - Convention sur le brevet européen CBE-2000 Art. 83 Exposé de l'invention - L'invention doit être exposée dans la demande de brevet européen de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter. |
SR 232.14 Loi fédérale du 25 juin 1954 sur les brevets d'invention (Loi sur les brevets, LBI) - Loi sur les brevets LBI Art. 1 - 1 Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
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1 | Les brevets d'invention sont délivrés pour les inventions nouvelles utilisables industriellement. |
2 | Ce qui découle d'une manière évidente de l'état de la technique (art. 7, al. 2) ne constitue pas une invention brevetable.7 |
3 | Les brevets sont délivrés sans garantie de l'État.8 |
BGE 144 III 337 S. 345
Verhältnis bzw. in welcher Menge und in welcher Form) eine Injektion von 5 ml aufweist, damit Fulvestrant bis zu 250 mg wirksam und verträglich für einen Monat verabreicht werden kann.
2.2.4 Die Beschwerdeführerin rügt im Ergebnis zu Recht, dass die Vorinstanz von einem unzutreffenden Rechtsbegriff der Ausführbarkeit ausgegangen ist mit der Annahme, es bedürfe keiner konkreten technischen Formulierung, um die Offenbarung der technischen Lehre - d.h. hier der in D15 beschriebenen Depot-Formulierung - bejahen zu können. Aufgrund der tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz offenbart Howell keine Lehre für eine 5 ml-Depot-Formulierung für bis zu 250 mg Fulvestrant zur intramuskulären Abgabe. Zwar ist in diesem Dokument beschrieben, dass es eine solche Depot-Formulierung gibt, weil sie verwendet wurde. Aber die konkrete Ausgestaltung der im Versuch verwendeten oder einer entsprechenden Formulierung ist weder dem Dokument ausdrücklich zu entnehmen noch wird sie im angefochtenen Entscheid als Ergebnis der vom Fachteam aufgrund dessen Allgemeinwissens herstellbaren Formulierungen festgestellt. Die Vorinstanz hat die Offenbarung einer technischen Lehre durch D15 zu Unrecht bejaht.
2.2.5 Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin kann auch nicht davon ausgegangen werden, die Ausführbarkeit werde vermutet. Denn beim Dokument Howell handelt es sich nicht um eine Patentschrift, sondern um die Beschreibung von Versuchen. In diesem Zusammenhang besteht keine Vorschrift, welche die Ausführbarkeit oder die hinreichende Offenbarung vorschreiben würde, wie dies als Voraussetzung der Gültigkeit einer Erfindung in einer Patentschrift der Fall ist. Vielmehr sind hier die technischen Informationen, die dieses Dokument vermittelt, aus Sicht des massgebenden pharmazeutischen und medizinischen Fachteams festzustellen. Insofern wird in diesem Dokument eine technische Lehre - Aufgabe und Lösung - eben nur offenbart, wenn auch mindestens eine Lösung der Aufgabe sicher und wiederholbar vom Fachmann ohne zumutbaren Aufwand und ohne erfinderische Leistung ausgeführt werden kann. Dies wird im angefochtenen Entscheid mangels (mindestens) einer konkreten (typischen) Formulierung nicht aufgezeigt.