144 III 337
39. Auszug aus dem Urteil der I. zivilrechtlichen Abteilung i.S. A. AB gegen B. AG (Beschwerde in Zivilsachen) 4A_541/2017 vom 8. Mai 2018
Regeste (de):
- Art. 1 Abs. 2
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz
PatG Art. 1 - 1 Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt.
1 Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. 2 Was sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7 Abs. 2) ergibt, ist keine patentierbare Erfindung.7 3 Die Patente werden ohne Gewährleistung des Staates erteilt.8 SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz
PatG Art. 7 - 1 Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört.
1 Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. 2 Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist. 3 In Bezug auf die Neuheit umfasst der Stand der Technik auch den Inhalt einer früheren oder prioritätsälteren Anmeldung für die Schweiz in der ursprünglich eingereichten Fassung, deren Anmelde- oder Prioritätsdatum vor dem in Absatz 2 genannten Datum liegt und die erst an oder nach diesem Datum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, sofern: a im Falle einer internationalen Anmeldung die Voraussetzungen nach Artikel 138 erfüllt sind; b im Falle einer europäischen Anmeldung, die aus einer internationalen Anmeldung hervorgegangen ist, die Voraussetzungen nach Artikel 153 Absatz 5 des Europäischen Patentübereinkommens vom 5. Oktober 1973 in seiner revidierten Fassung vom 29. November 200017 erfüllt sind; c im Falle einer europäischen Anmeldung die Gebühren nach Artikel 79 Absatz 2 des Europäischen Patentübereinkommens vom 5. Oktober 1973 in seiner revidierten Fassung vom 29. November 2000 für die wirksame Benennung der Schweiz entrichtet wurden.18 IR 0.232.142.2 Allgemeine und institutionelle Vorschriften Kapitel I Allgemeine Vorschriften - Europäisches Patentübereinkommen
EPÜ-2000 Art. 54 Neuheit - (1) Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört.
IR 0.232.142.2 Allgemeine und institutionelle Vorschriften Kapitel I Allgemeine Vorschriften - Europäisches Patentübereinkommen
EPÜ-2000 Art. 56 Erfinderische Tätigkeit - Eine Erfindung gilt als auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhend, wenn sie sich für den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Gehören zum Stand der Technik auch Unterlagen im Sinn des Artikels 54 Absatz 3, so werden diese bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht gezogen.
- Grundsätze der Beurteilung der Ausführbarkeit bzw. der hinreichenden Offenbarung einer technischen Lehre im Rahmen der Prüfung der erfinderischen Tätigkeit (E. 2.2).
Regeste (fr):
- Art. 1 al. 2 et art. 7 al. 2 LBI; art. 54 al. 2 et art. 56 CBE 2000; activité inventive, état de la technique.
- Principes en matière d'appréciation du caractère exécutable, respectivement de l'exposé suffisant d'un enseignement technique lors de l'examen de l'activité inventive (consid. 2.2).
Regesto (it):
- Art. 1 cpv. 2 e art. 7 cpv. 2 LBI nonché art. 54 cpv. 2 e art. 56 CBE 2000; attività inventiva, stato della tecnica.
- Principi della valutazione dell'eseguibilità risp. dell'esposto sufficiente di un insegnamento tecnico nell'ambito dell'esame dell'attività inventiva (consid. 2.2).
Sachverhalt ab Seite 338
BGE 144 III 337 S. 338
A.
A.a Die A. AB (Patentinhaberin, Beklagte, Beschwerdeführerin) ist Inhaberin des Europäischen Patents EP a (Fulvestrant formulation). Dieses beansprucht die Prioritäten der britischen Patentanmeldungen GB b vom 10. Januar 2000 und GB c vom 12. April 2000 und bildet eine Teilanmeldung von EP d, die wiederum eine Teilanmeldung von EP e ist. Das Patent EP a wurde am 28. September 2010 angemeldet und am 17. Juni 2015 unter anderem mit Wirkung für die Schweiz erteilt.
A.b Die B. AG (Klägerin, Beschwerdegegnerin) bezweckt die Entwicklung, Herstellung und den Handel mit pharmazeutischen Produkten. Sie gehört dem C.-Konzern an, der auf Generika spezialisiert ist.
A.c Die Patentinhaberin vertreibt in der Schweiz (...) ein Medikament gegen Brustkrebs. Dieses enthält den aktiven Wirkstoff Fulvestrant und wird in einer Rizinusöl-basierten Formulierung injiziert. Die Klägerin beabsichtigt, ein Medikament gegen Brustkrebs auf den Markt zu bringen, und wird durch das Patent beeinträchtigt.
A.d Die Patentansprüche von EP a lauten wie folgt:
"1. A pharmaceutical formulation for use in the treatment of breast cancer by intra-muscular injection, wherein the pharmaceutical formulation comprises fulvestrant, a pharmaceutically-acceptable alcohol being a mixture of 10 % weight of ethanol per volume of formulation and 10 % weight of benzyl alcohol per volume of formulation, and the formulation contains 15 % weight of benzyl benzoate per volume of formulation and a sufficient amount of a ricinoleate vehicle so as to prepare a formulation of at least 45 mgml-1 of fulvestrant, wherein the ricinoleate vehicle is castor oil, and wherein the total volume of the formulation is 6 ml or less. 2. The pharmaceutical formulation as claimed in claim 1 wherein the total amount of fulvestrant in the formulation is 250 mg, or more, and the total volume of the formulation is 6 ml, or less. 3. A pharmaceutical formulation as claimed in claim 2 wherein a total amount of fulvesterant in the formulation is 250 mg and the total volume of the formulation is 5 to 5,25 ml."
BGE 144 III 337 S. 339
"1. Pharmazeutische Formulierung zur Verwendung bei der Behandlung von Brustkrebs mittels intramuskulärer Injektion, wobei die pharmazeutische Formulierung Fulvestrant und einen pharmazeutisch annehmbaren Alkohol umfasst, der ein Gemisch aus 10 Gew.-% Ethanol, bezogen auf das Volumen der Formulierung, und 10 Gew.-% Benzylalkohol, bezogen auf das Volumen der Formulierung, darstellt, und wobei die Formulierung 15 Gew.-% Benzylbenzoat, bezogen auf das Volumen der Formulierung, und eine zur Herstellung einer Formulierung mit mindestens 45 mgml-1 Fulvestrant ausreichende Menge einer Ricinoleat-Trägersubstanz enthält, wobei die Ricinoleat-Trägersubstanz Rizinusöl ist, und wobei das Gesamtvolumen der Formulierung 6 ml oder weniger ist. 2. Die pharmazeutische Formulierung wie in Anspruch 1 beansprucht, wobei die Gesamtmenge an Fulvestrant in der Formulierung 250 mg oder mehr und das Gesamtvolumen der Formulierung 6 ml oder weniger ist. 3. Die pharmazeutische Formulierung wie in Anspruch 2 beansprucht, wobei die Gesamtmenge an Fulvestrant in der Formulierung 250 mg und das Gesamtvolumen der Formulierung 5 bis 5.25 ml ist." "1. Formulation pharmaceutique pour utilisation dans le traitement du cancer du sein par injection intramusculaire, la formulation pharmaceutique comprenant du fulvestrant, un alcool pharmaceutiquement acceptable étant un mélange de 10 % en poids d'éthanol par volume de formulation et 10 % en poids d'alcool benzylique par volume de formulation, et la formulation contient 15 % en poids de benzoate de benzyle par volume de formulation et une quantité suffisante d'un véhicule de ricinoléate de manière à préparer une formulation d'au moins 45 mg.ml-1 de fulvestrant, le volume total de la formulation étant de 6 ml ou moins. 2. Formulation pharmaceutique selon la revendication 1 dans laquelle la quantité totale de fulvestrant dans la formulation est de 250 mg, ou plus, et le volume total de la formulation est de 6 ml, ou moins. 3. Formulation pharmaceutique selon la revendication 2 dans laquelle la quantité totale de fulvestrant dans la formulation est de 250 mg, et le volume total de la formulation et de 5 à 5,25 ml."
B.
B.a Mit Eingabe vom 18. August 2015 stellte die Klägerin dem Bundespatentgericht das Begehren, der schweizerische Teil des EP-Patents a sei nichtig zu erklären.
B.b Mit Urteil vom 29. August 2017 stellte das Bundespatentgericht in Gutheissung der Klage fest, dass der schweizerische Teil des Europäischen Patents EP a nichtig ist. Das Gericht stützte sein Urteil im Wesentlichen auf das Fachrichtervotum von Dr. sc. nat., Dipl.
BGE 144 III 337 S. 340
Chem. Spillmann. Das Gericht kam zunächst zum Schluss, dass der Fachmann - ein Team aus einem Pharmazeuten mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung von Arzneimittelformulierungen sowie einem Mediziner mit langjähriger Erfahrung mit in Gewebe injizierbaren Formulierungen - aus den ursprünglich eingereichten Anmeldeunterlagen und den Stammanmeldungen die Ansprüche 1-3 unmittelbar und eindeutig erkannte und dass die Ansprüche neu seien. Das Gericht verneinte dagegen die erfinderische Tätigkeit bzw. gelangte zum Schluss, die beanspruchte Erfindung habe sich für den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergeben.
C.
C.a Mit Beschwerde in Zivilsachen beantragt die Beklagte, das Urteil des Bundespatentgerichts vom 29. August 2017 sei aufzuheben und die Klage sei abzuweisen. Sie rügt, die Vorinstanz habe die beanspruchte Erfindung zu Unrecht als naheliegend erachtet, denn der Fachmann gelange ausgehend vom wissenschaftlichen Aufsatz Howell (der eine klinische Studie zur Behandlung von Brustkrebs mit einer nicht näher beschriebenen Fulvestrant-Formulierung berichte) auch unter Berücksichtigung des Artikels von McLeskey über eine Studie zu Tamoxifen-Resistenz an Mäusen nicht ohne erfinderische Tätigkeit zum Gegenstand des (unabhängigen) Patentanspruchs 1. Die Beschwerdegegnerin stellt die Rechtsbegehren, auf die Beschwerde sei nicht einzutreten, eventualiter sei sie abzuweisen. (...) Mit der Vorinstanz definiert sie die Aufgabe ausgehend von Howell, eine "alternative" Depotformulierung zu finden und hält die Kombination von Howell und McLeskey für naheliegend. (...) Das Bundesgericht heisst die Beschwerde teilweise gut, es hebt den angefochtenen Entscheid des Bundespatentgerichts vom 29. August 2017 auf und weist die Sache zu neuer Entscheidung an die Vorinstanz zurück. (Auszug)
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
2. (...)
2.2 Zum Stand der Technik gehört alles, was vor dem Anmelde- oder Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist (Art. 7 Abs. 2
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 7 - 1 Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. |
|
1 | Eine Erfindung gilt als neu, wenn sie nicht zum Stand der Technik gehört. |
2 | Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem Anmelde- oder dem Prioritätsdatum der Öffentlichkeit durch schriftliche oder mündliche Beschreibung, durch Benützung oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht worden ist. |
3 | In Bezug auf die Neuheit umfasst der Stand der Technik auch den Inhalt einer früheren oder prioritätsälteren Anmeldung für die Schweiz in der ursprünglich eingereichten Fassung, deren Anmelde- oder Prioritätsdatum vor dem in Absatz 2 genannten Datum liegt und die erst an oder nach diesem Datum der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde, sofern: |
a | im Falle einer internationalen Anmeldung die Voraussetzungen nach Artikel 138 erfüllt sind; |
b | im Falle einer europäischen Anmeldung, die aus einer internationalen Anmeldung hervorgegangen ist, die Voraussetzungen nach Artikel 153 Absatz 5 des Europäischen Patentübereinkommens vom 5. Oktober 1973 in seiner revidierten Fassung vom 29. November 200017 erfüllt sind; |
c | im Falle einer europäischen Anmeldung die Gebühren nach Artikel 79 Absatz 2 des Europäischen Patentübereinkommens vom 5. Oktober 1973 in seiner revidierten Fassung vom 29. November 2000 für die wirksame Benennung der Schweiz entrichtet wurden.18 |
BGE 144 III 337 S. 341
1973, revidiert in München am 29. November 2000 [EPÜ 2000; SR 0.232.142.2]; BGE 133 III 229 E. 4 S. 232). Der Stand der Technik bildet nicht nur Grundlage der Neuheitsprüfung, sondern auch der erfinderischen Tätigkeit (vgl. CHRISTOPH BERTSCHINGER, Patentfähige Erfindung, in: Schweizerisches und europäisches Patentrecht, Bertschinger und andere [Hrsg.], 2002, Rz. 4.113; PETER HEINRICH, PatG/EPÜ, Kommentar [...], 2. Aufl. 2010, N. 76 zu Art. 1
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 1 - 1 Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
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1 | Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
2 | Was sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7 Abs. 2) ergibt, ist keine patentierbare Erfindung.7 |
3 | Die Patente werden ohne Gewährleistung des Staates erteilt.8 |
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 1 - 1 Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
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1 | Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
2 | Was sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7 Abs. 2) ergibt, ist keine patentierbare Erfindung.7 |
3 | Die Patente werden ohne Gewährleistung des Staates erteilt.8 |
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 1 - 1 Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
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1 | Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
2 | Was sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7 Abs. 2) ergibt, ist keine patentierbare Erfindung.7 |
3 | Die Patente werden ohne Gewährleistung des Staates erteilt.8 |
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 1 - 1 Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
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1 | Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
2 | Was sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7 Abs. 2) ergibt, ist keine patentierbare Erfindung.7 |
3 | Die Patente werden ohne Gewährleistung des Staates erteilt.8 |
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 1 - 1 Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
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1 | Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
2 | Was sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7 Abs. 2) ergibt, ist keine patentierbare Erfindung.7 |
3 | Die Patente werden ohne Gewährleistung des Staates erteilt.8 |
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 1 - 1 Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
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1 | Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
2 | Was sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7 Abs. 2) ergibt, ist keine patentierbare Erfindung.7 |
3 | Die Patente werden ohne Gewährleistung des Staates erteilt.8 |
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 1 - 1 Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
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1 | Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
2 | Was sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7 Abs. 2) ergibt, ist keine patentierbare Erfindung.7 |
3 | Die Patente werden ohne Gewährleistung des Staates erteilt.8 |
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 1 - 1 Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
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1 | Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
2 | Was sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7 Abs. 2) ergibt, ist keine patentierbare Erfindung.7 |
3 | Die Patente werden ohne Gewährleistung des Staates erteilt.8 |
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 1 - 1 Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
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1 | Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
2 | Was sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7 Abs. 2) ergibt, ist keine patentierbare Erfindung.7 |
3 | Die Patente werden ohne Gewährleistung des Staates erteilt.8 |
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 1 - 1 Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
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1 | Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
2 | Was sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7 Abs. 2) ergibt, ist keine patentierbare Erfindung.7 |
3 | Die Patente werden ohne Gewährleistung des Staates erteilt.8 |
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 1 - 1 Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
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1 | Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
2 | Was sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7 Abs. 2) ergibt, ist keine patentierbare Erfindung.7 |
3 | Die Patente werden ohne Gewährleistung des Staates erteilt.8 |
2.2.1 Die Vorinstanz hat im angefochtenen Urteil erklärt, sie gehe nach dem "Aufgabe-Lösungs-Ansatz" vor. Dieser umschreibt ein strukturiertes Vorgehen zur Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit. Er wird von den technischen Beschwerdekammern des Europäischen Patentamts angewendet (vgl. BGE 138 III 111 E. 2.2) und beruht auf der Grundlage, dass jede Erfindung aus einer technischen Aufgabe und deren Lösung besteht (KINKELDEY/KARAMANLI, a.a.O., N. 23 zu Art. 56
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 1 - 1 Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
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1 | Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
2 | Was sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7 Abs. 2) ergibt, ist keine patentierbare Erfindung.7 |
3 | Die Patente werden ohne Gewährleistung des Staates erteilt.8 |
BGE 144 III 337 S. 342
des (einzigen) Dokumentes im Stand der Technik beurteilt, das dieser beanspruchten Erfindung am nächsten kommt. Dieser nächstliegende Stand der Technik wird sodann mit der beanspruchten Erfindung verglichen und es werden die strukturellen oder funktionellen Unterschiede im Einzelnen aufgelistet, um gestützt darauf die objektive technische Aufgabe zu formulieren, welche die beanspruchte Erfindung löst (vgl. zum Vorgehen insbesondere KROHER, a.a.O., N. 55 ff. zu Art. 56
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 1 - 1 Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
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1 | Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
2 | Was sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7 Abs. 2) ergibt, ist keine patentierbare Erfindung.7 |
3 | Die Patente werden ohne Gewährleistung des Staates erteilt.8 |
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 1 - 1 Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
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1 | Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
2 | Was sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7 Abs. 2) ergibt, ist keine patentierbare Erfindung.7 |
3 | Die Patente werden ohne Gewährleistung des Staates erteilt.8 |
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 1 - 1 Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
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1 | Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
2 | Was sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7 Abs. 2) ergibt, ist keine patentierbare Erfindung.7 |
3 | Die Patente werden ohne Gewährleistung des Staates erteilt.8 |
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 1 - 1 Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
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1 | Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
2 | Was sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7 Abs. 2) ergibt, ist keine patentierbare Erfindung.7 |
3 | Die Patente werden ohne Gewährleistung des Staates erteilt.8 |
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 1 - 1 Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
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1 | Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
2 | Was sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7 Abs. 2) ergibt, ist keine patentierbare Erfindung.7 |
3 | Die Patente werden ohne Gewährleistung des Staates erteilt.8 |
2.2.2 Ausführbarkeit bedeutet, dass dem Fachmann eine so deutliche und vollständige Anleitung vermittelt wird, dass er aufgrund der Informationen und seines Fachwissens in der Lage ist, die von der Lehre vermittelte technische Lösung zuverlässig und wiederholbar
BGE 144 III 337 S. 343
praktisch auszuführen (vgl. ALFONS SCHÄFERS, in: Europäisches Patentübereinkommen, 2. Aufl., München 2012, N. 88 zu Art. 83
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 1 - 1 Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
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1 | Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
2 | Was sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7 Abs. 2) ergibt, ist keine patentierbare Erfindung.7 |
3 | Die Patente werden ohne Gewährleistung des Staates erteilt.8 |
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 1 - 1 Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
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1 | Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
2 | Was sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7 Abs. 2) ergibt, ist keine patentierbare Erfindung.7 |
3 | Die Patente werden ohne Gewährleistung des Staates erteilt.8 |
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 26 - 1 Der Richter stellt auf Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, wenn: |
|
1 | Der Richter stellt auf Klage hin die Nichtigkeit des Patents fest, wenn: |
a | der Gegenstand des Patents nach den Artikeln 1, 1a, 1b und 2 nicht patentierbar ist; |
b | die Erfindung in der Patentschrift nicht so dargelegt ist, dass der Fachmann sie ausführen kann; |
c | der Gegenstand des Patents über den Inhalt des Patentgesuchs in der für das Anmeldedatum massgebenden Fassung hinausgeht; |
d | der Patentinhaber weder der Erfinder noch dessen Rechtsnachfolger ist noch aus einem andern Rechtsgrund ein Recht auf das Patent hatte.69 |
2 | Ist ein Patent unter Anerkennung einer Priorität erteilt worden und hat die Anmeldung, deren Priorität beansprucht ist, nicht zum Patent geführt, so kann der Richter vom Patentinhaber verlangen, die Gründe anzugeben und Beweismittel vorzulegen; wird die Auskunft verweigert, so würdigt dies der Richter nach freiem Ermessen.70 |
IR 0.232.142.2 Allgemeine und institutionelle Vorschriften Kapitel I Allgemeine Vorschriften - Europäisches Patentübereinkommen EPÜ-2000 Art. 83 Offenbarung der Erfindung - Die Erfindung ist in der europäischen Patentanmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann. |
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 1 - 1 Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
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1 | Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
2 | Was sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7 Abs. 2) ergibt, ist keine patentierbare Erfindung.7 |
3 | Die Patente werden ohne Gewährleistung des Staates erteilt.8 |
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 1 - 1 Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
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1 | Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
2 | Was sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7 Abs. 2) ergibt, ist keine patentierbare Erfindung.7 |
3 | Die Patente werden ohne Gewährleistung des Staates erteilt.8 |
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 1 - 1 Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
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1 | Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
2 | Was sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7 Abs. 2) ergibt, ist keine patentierbare Erfindung.7 |
3 | Die Patente werden ohne Gewährleistung des Staates erteilt.8 |
2.2.3 Die Vorinstanz hat den Begriff der Ausführbarkeit oder der hinreichenden Offenbarung verkannt mit dem Schluss, dass "die Lehre der D15 grundsätzlich nacharbeitbar war". Denn eine technische Lehre besteht nicht nur aus dem Problem, sondern auch aus der
BGE 144 III 337 S. 344
Lösung (BGE 114 II 82 E. 2b S. 86 mit Verweisen; vgl. MELULLIS, a.a.O., N. 79 f. zu Art. 52
IR 0.232.142.2 Allgemeine und institutionelle Vorschriften Kapitel I Allgemeine Vorschriften - Europäisches Patentübereinkommen EPÜ-2000 Art. 83 Offenbarung der Erfindung - Die Erfindung ist in der europäischen Patentanmeldung so deutlich und vollständig zu offenbaren, dass ein Fachmann sie ausführen kann. |
SR 232.14 Bundesgesetz vom 25. Juni 1954 über die Erfindungspatente (Patentgesetz, PatG) - Patentgesetz PatG Art. 1 - 1 Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
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1 | Für neue gewerblich anwendbare Erfindungen werden Erfindungspatente erteilt. |
2 | Was sich in nahe liegender Weise aus dem Stand der Technik (Art. 7 Abs. 2) ergibt, ist keine patentierbare Erfindung.7 |
3 | Die Patente werden ohne Gewährleistung des Staates erteilt.8 |
BGE 144 III 337 S. 345
Verhältnis bzw. in welcher Menge und in welcher Form) eine Injektion von 5 ml aufweist, damit Fulvestrant bis zu 250 mg wirksam und verträglich für einen Monat verabreicht werden kann.
2.2.4 Die Beschwerdeführerin rügt im Ergebnis zu Recht, dass die Vorinstanz von einem unzutreffenden Rechtsbegriff der Ausführbarkeit ausgegangen ist mit der Annahme, es bedürfe keiner konkreten technischen Formulierung, um die Offenbarung der technischen Lehre - d.h. hier der in D15 beschriebenen Depot-Formulierung - bejahen zu können. Aufgrund der tatsächlichen Feststellungen der Vorinstanz offenbart Howell keine Lehre für eine 5 ml-Depot-Formulierung für bis zu 250 mg Fulvestrant zur intramuskulären Abgabe. Zwar ist in diesem Dokument beschrieben, dass es eine solche Depot-Formulierung gibt, weil sie verwendet wurde. Aber die konkrete Ausgestaltung der im Versuch verwendeten oder einer entsprechenden Formulierung ist weder dem Dokument ausdrücklich zu entnehmen noch wird sie im angefochtenen Entscheid als Ergebnis der vom Fachteam aufgrund dessen Allgemeinwissens herstellbaren Formulierungen festgestellt. Die Vorinstanz hat die Offenbarung einer technischen Lehre durch D15 zu Unrecht bejaht.
2.2.5 Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin kann auch nicht davon ausgegangen werden, die Ausführbarkeit werde vermutet. Denn beim Dokument Howell handelt es sich nicht um eine Patentschrift, sondern um die Beschreibung von Versuchen. In diesem Zusammenhang besteht keine Vorschrift, welche die Ausführbarkeit oder die hinreichende Offenbarung vorschreiben würde, wie dies als Voraussetzung der Gültigkeit einer Erfindung in einer Patentschrift der Fall ist. Vielmehr sind hier die technischen Informationen, die dieses Dokument vermittelt, aus Sicht des massgebenden pharmazeutischen und medizinischen Fachteams festzustellen. Insofern wird in diesem Dokument eine technische Lehre - Aufgabe und Lösung - eben nur offenbart, wenn auch mindestens eine Lösung der Aufgabe sicher und wiederholbar vom Fachmann ohne zumutbaren Aufwand und ohne erfinderische Leistung ausgeführt werden kann. Dies wird im angefochtenen Entscheid mangels (mindestens) einer konkreten (typischen) Formulierung nicht aufgezeigt.