129 III 545
86. Auszug aus dem Urteil der I. Zivilabteilung i.S. X. AG gegen Y. AG (Berufung) 4C.121/2003 vom 14. Juli 2003
Regeste (de):
- Art. 52 Abs. 1
SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design
LDes Art. 52 Disposizioni transitorie - 1 I disegni e i modelli registrati sottostanno al nuovo diritto dall'entrata in vigore della presente legge. Con la richiesta di proroga per un quarto periodo di protezione occorre presentare all'IPI una raffigurazione del design adatta per la riproduzione.
1 I disegni e i modelli registrati sottostanno al nuovo diritto dall'entrata in vigore della presente legge. Con la richiesta di proroga per un quarto periodo di protezione occorre presentare all'IPI una raffigurazione del design adatta per la riproduzione. 2 I disegni e i modelli già depositati al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ma non ancora registrati, sottostanno al diritto previgente fino al momento della registrazione. 3 I disegni e i modelli registrati in piego sigillato al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimangono sigillati fino al termine del primo periodo di protezione. 4 L'articolo 35 capoverso 4 è applicabile soltanto ai contratti di licenza conclusi o confermati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design
LDes Art. 33 Azione d'accertamento - Chiunque dimostri un interesse giuridico può far accertare dal giudice l'esistenza o l'inesistenza di un diritto o di un rapporto giuridico ai sensi della presente legge.
SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design
LDes Art. 9 Effetti del diritto di design - 1 Il diritto di design conferisce al titolare del diritto la facoltà di vietare ad altri di usare il design a scopi commerciali. Per uso si intende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito nonché il possesso per detti scopi.
1 Il diritto di design conferisce al titolare del diritto la facoltà di vietare ad altri di usare il design a scopi commerciali. Per uso si intende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito nonché il possesso per detti scopi. 1bis Il titolare del diritto può vietare l'importazione, l'esportazione e il transito di merci fabbricate a titolo commerciale anche quando avvengono per scopi privati.5 2 Il titolare del diritto può inoltre vietare a terzi di partecipare a un uso illecito, di favorirlo o di agevolarlo. SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design
LDes Art. 35 Azione d'esecuzione di una prestazione - 1 Il titolare del diritto, che è leso o rischia di essere leso nel suo diritto, può chiedere al giudice di:
1 Il titolare del diritto, che è leso o rischia di essere leso nel suo diritto, può chiedere al giudice di: a proibire una lesione imminente; b far cessare una lesione attuale; c obbligare la parte convenuta a indicare la provenienza e l'entità degli oggetti in suo possesso prodotti illecitamente nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali. 2 Sono fatte salve le azioni secondo il Codice delle obbligazioni22 volte al risarcimento del danno, alla riparazione del torto morale, nonché alla consegna dell'utile secondo le disposizioni della gestione d'affari senza mandato. 3 L'azione d'esecuzione di una prestazione può essere promossa soltanto dopo l'iscrizione del design nel registro. Un danno può essere fatto valere con effetto retroattivo al momento in cui la parte convenuta ha avuto conoscenza del contenuto della domanda di registrazione. 4 Chi dispone di una licenza esclusiva23 è legittimato in proprio all'azione indipendentemente dal fatto che la licenza sia iscritta nel registro, sempre che il contratto di licenza non lo escluda espressamente. Tutti i titolari di una licenza possono intervenire in un'azione per contraffazione per far valere il danno da essi subìto. - Intertemporaler Anwendungsbereich des Designgesetzes. Feststellungs- und Unterlassungsklage (E. 1).
- Art. 8
SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design
LDes Art. 8 Estensione della protezione - La protezione del diritto di design si estende ai design che presentano gli stessi caratteri essenziali e suscitano pertanto il medesimo effetto generale del design registrato.
- Methodik und Massstab der Beurteilung, ob eine angebliche "Verletzungsform" den gleichen Gesamteindruck wie ein bereits eingetragenes Design erweckt (E. 2).
Regeste (fr):
- Art. 52 al. 1, art. 33, art. 9 et art. 35 al. 1 let. a LDes.
- Champ d'application transitoire de la loi sur les designs. Action en constatation et action en interdiction (consid. 1).
- Art. 8 LDes. Etendue de la protection.
- Méthode et critères pour déterminer si une prétendue contrefaçon dégage la même impression générale qu'un design déjà enregistré (consid. 2).
Regesto (it):
- Art. 52 cpv. 1, art. 33, art. 9 e art. 35 cpv. 1 lett. a LDes.
- Campo di applicazione intertemporale della legge sul design. Azione d'accertamento (del diritto) e azione volta alla proibizione della lesione (consid. 1).
- Art. 8 LDes. Estensione della protezione.
- Metodi e criteri per stabilire se una forma che si pretende lesiva suscita il medesimo effetto generale di un design già registrato (consid. 2).
Sachverhalt ab Seite 545
BGE 129 III 545 S. 545
A.- Die Y. AG (Klägerin) bezweckt den Handel unter anderem mit Haushaltartikeln. Sie beabsichtigte, die Knoblauchpresse "Pelikan", die seit September 2001 in Deutschland verkauft wird, auch in der Schweiz auf den Markt zu bringen. Noch vor Auslieferung der Ware in der Schweiz wurde sie von der X. AG (Beklagte) verwarnt. Diese gehört zur schweizerisch-dänischen Z.-Gruppe und hat unter anderem Design und Entwicklung von Haushaltgegenständen
BGE 129 III 545 S. 546
und von sonstigen Produkten aller Art zum Zweck. Sie ist seit 25. März 1998 Inhaberin des Modells Nr. 1 für eine Knoblauchpresse, dessen Form wie folgt hinterlegt ist:
B.
B.a Am 12. November 2001 gelangte die Klägerin an das Obergericht des Kantons Luzern und beantragte, es sei festzustellen, dass sie die Rechte der Beklagten aus der schweizerischen Modellhinterlegung 1 durch Herstellung und Vertrieb einer Knoblauchpresse der folgenden Form nicht verletze:
Die Beklagte schloss auf Abweisung der Klage und erhob Widerklage mit dem Begehren, es sei der Klägerin mit sofortiger Wirkung zu verbieten, in der Schweiz die Knoblauchpresse "Pelikan", wie sie im Rechtsbegehren der Klägerin beschrieben ist, herzustellen, zu benutzen, anzupreisen, feilzuhalten, zu verkaufen oder sonst wie in Verkehr zu bringen und bei entsprechenden Handlungen Dritter in irgendeiner Weise mitzuwirken. B.b Das Obergericht hiess das Rechtsbegehren der Klägerin mit Urteil vom 5. Februar 2003 gut und stellte fest, dass diese durch die Herstellung und den Vertrieb einer Knoblauchpresse in der folgenden Form
BGE 129 III 545 S. 547
die Rechte der Beklagten aus deren Hinterlegung des Designs 1 nicht verletze. Die Widerklage wies das Gericht ab. Es hielt unter anderem dafür, der Vergleich der angeblich das Designrecht der Beklagten verletzenden Produktegestaltung der Klägerin mit dem hinterlegten Design der Beklagten sei in Auslegung von Art. 8

SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 8 Estensione della protezione - La protezione del diritto di design si estende ai design che presentano gli stessi caratteri essenziali e suscitano pertanto il medesimo effetto generale del design registrato. |
C.- Die Beklagte stellt mit Berufung vom 25. April 2001 den Antrag, das Urteil des Obergerichts sei aufzuheben, die Klage vollumfänglich abzuweisen und in Gutheissung der Widerklage sei der Klägerin mit sofortiger Wirkung und unter Androhung der Bestrafung ihrer verantwortlichen Organe gemäss Art. 292

SR 311.0 Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 CP Art. 292 - Chiunque non ottempera ad una decisione a lui intimata da una autorità competente o da un funzionario competente sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo, è punito con la multa. |

SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 8 Estensione della protezione - La protezione del diritto di design si estende ai design che presentano gli stessi caratteri essenziali e suscitano pertanto il medesimo effetto generale del design registrato. |
Erwägungen
Aus den Erwägungen:
1. Am 1. Juli 2002 ist das Bundesgesetz vom 5. Oktober 2001 über den Schutz von Design (Designgesetz, DesG; SR 232.12) in Kraft getreten. Nach Art. 52 Abs. 1

SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 52 Disposizioni transitorie - 1 I disegni e i modelli registrati sottostanno al nuovo diritto dall'entrata in vigore della presente legge. Con la richiesta di proroga per un quarto periodo di protezione occorre presentare all'IPI una raffigurazione del design adatta per la riproduzione. |
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1 | I disegni e i modelli registrati sottostanno al nuovo diritto dall'entrata in vigore della presente legge. Con la richiesta di proroga per un quarto periodo di protezione occorre presentare all'IPI una raffigurazione del design adatta per la riproduzione. |
2 | I disegni e i modelli già depositati al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ma non ancora registrati, sottostanno al diritto previgente fino al momento della registrazione. |
3 | I disegni e i modelli registrati in piego sigillato al momento dell'entrata in vigore della presente legge rimangono sigillati fino al termine del primo periodo di protezione. |
4 | L'articolo 35 capoverso 4 è applicabile soltanto ai contratti di licenza conclusi o confermati dopo la data di entrata in vigore della presente legge. |
Gemäss Art. 33

SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 33 Azione d'accertamento - Chiunque dimostri un interesse giuridico può far accertare dal giudice l'esistenza o l'inesistenza di un diritto o di un rapporto giuridico ai sensi della presente legge. |
BGE 129 III 545 S. 548
beantragt die Feststellung, dass ihre Knoblauchpresse "Pelikan" das Designrecht der Beklagten nicht verletzt. Nachdem sie von der Beklagten verwarnt worden ist, hat die Vorinstanz ihr Interesse an dieser Feststellung zutreffend bejaht (vgl. BGE 123 III 49 E. 1a S. 51; BGE 120 II 20 E. 3a S. 22, je mit Hinweisen). Das Designrecht verleiht der Rechtsinhaberin das Recht, andern zu verbieten, das Design zu gewerblichen Zwecken zu gebrauchen (Art. 9

SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 9 Effetti del diritto di design - 1 Il diritto di design conferisce al titolare del diritto la facoltà di vietare ad altri di usare il design a scopi commerciali. Per uso si intende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito nonché il possesso per detti scopi. |
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1 | Il diritto di design conferisce al titolare del diritto la facoltà di vietare ad altri di usare il design a scopi commerciali. Per uso si intende in particolare la produzione, l'immagazzinamento, l'offerta, la messa in commercio, l'importazione, l'esportazione e il transito nonché il possesso per detti scopi. |
1bis | Il titolare del diritto può vietare l'importazione, l'esportazione e il transito di merci fabbricate a titolo commerciale anche quando avvengono per scopi privati.5 |
2 | Il titolare del diritto può inoltre vietare a terzi di partecipare a un uso illecito, di favorirlo o di agevolarlo. |

SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 35 Azione d'esecuzione di una prestazione - 1 Il titolare del diritto, che è leso o rischia di essere leso nel suo diritto, può chiedere al giudice di: |
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1 | Il titolare del diritto, che è leso o rischia di essere leso nel suo diritto, può chiedere al giudice di: |
a | proibire una lesione imminente; |
b | far cessare una lesione attuale; |
c | obbligare la parte convenuta a indicare la provenienza e l'entità degli oggetti in suo possesso prodotti illecitamente nonché i destinatari e l'entità delle loro ulteriori forniture ad acquirenti commerciali. |
2 | Sono fatte salve le azioni secondo il Codice delle obbligazioni22 volte al risarcimento del danno, alla riparazione del torto morale, nonché alla consegna dell'utile secondo le disposizioni della gestione d'affari senza mandato. |
3 | L'azione d'esecuzione di una prestazione può essere promossa soltanto dopo l'iscrizione del design nel registro. Un danno può essere fatto valere con effetto retroattivo al momento in cui la parte convenuta ha avuto conoscenza del contenuto della domanda di registrazione. |
4 | Chi dispone di una licenza esclusiva23 è legittimato in proprio all'azione indipendentemente dal fatto che la licenza sia iscritta nel registro, sempre che il contratto di licenza non lo escluda espressamente. Tutti i titolari di una licenza possono intervenire in un'azione per contraffazione per far valere il danno da essi subìto. |
2. Nach Art. 8

SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 8 Estensione della protezione - La protezione del diritto di design si estende ai design che presentano gli stessi caratteri essenziali e suscitano pertanto il medesimo effetto generale del design registrato. |

SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 8 Estensione della protezione - La protezione del diritto di design si estende ai design che presentano gli stessi caratteri essenziali e suscitano pertanto il medesimo effetto generale del design registrato. |

SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 8 Estensione della protezione - La protezione del diritto di design si estende ai design che presentano gli stessi caratteri essenziali e suscitano pertanto il medesimo effetto generale del design registrato. |

SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 8 Estensione della protezione - La protezione del diritto di design si estende ai design che presentano gli stessi caratteri essenziali e suscitano pertanto il medesimo effetto generale del design registrato. |
BGE 129 III 545 S. 549
damit den gesetzgeberischen Willen missachtet. Denn mit der Verabschiedung von Art. 8

SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 8 Estensione della protezione - La protezione del diritto di design si estende ai design che presentano gli stessi caratteri essenziali e suscitano pertanto il medesimo effetto generale del design registrato. |
2.1 Die geltende Formulierung von Art. 8

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2.2 In der Lehre wird aus der Neuformulierung von Art. 8

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BGE 129 III 545 S. 550
[Hrsg.], Neueste Entwicklungen im europäischen und internationalen Immaterialgüterrecht, Basel 2000, S. 145 ff., 162; PETER V. KUNZ, Grundsätze zum Immaterialgüterrecht - Illustration am Beispiel des neuen Designgesetzes, recht 20/2002 S. 85 ff., 90; ROBERT M. STUTZ, Individualität, Originalität oder Eigenart? Schutzvoraussetzungen des Design, Diss. Bern 2002, S. 239 f.). Zur Begründung wird insbesondere angeführt, nur durch dieses Vorgehen sei die vom Gesetzgeber angestrebte Erweiterung des Schutzumfangs zu erreichen. Ein anderer Teil der Lehre hält dagegen ausdrücklich daran fest, dass das Erinnerungsbild keine Rolle spielen und nur im direkten Vergleich ermittelt werden könne, ob der nach Art. 8

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SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 8 Estensione della protezione - La protezione del diritto di design si estende ai design che presentano gli stessi caratteri essenziali e suscitano pertanto il medesimo effetto generale del design registrato. |

SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 8 Estensione della protezione - La protezione del diritto di design si estende ai design che presentano gli stessi caratteri essenziali e suscitano pertanto il medesimo effetto generale del design registrato. |

SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 8 Estensione della protezione - La protezione del diritto di design si estende ai design che presentano gli stessi caratteri essenziali e suscitano pertanto il medesimo effetto generale del design registrato. |
BGE 129 III 545 S. 551
2.3 Nach Art. 8

SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 8 Estensione della protezione - La protezione del diritto di design si estende ai design che presentano gli stessi caratteri essenziali e suscitano pertanto il medesimo effetto generale del design registrato. |

SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 8 Estensione della protezione - La protezione del diritto di design si estende ai design che presentano gli stessi caratteri essenziali e suscitano pertanto il medesimo effetto generale del design registrato. |
2.4 Zu vergleichen sind im vorliegenden Fall die im Register eingetragene Gestalt der Knoblauchpresse der Beklagten und die im Klagebegehren dargestellte Form der Knoblauchpresse der Klägerin. Massgebend sind für das geschützte Design der Beklagten dabei allein die Abbildungen, die Gegenstand der Eintragung bilden (vgl. STAUB, a.a.O., N. 29 zu Art. 8

SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 8 Estensione della protezione - La protezione del diritto di design si estende ai design che presentano gli stessi caratteri essenziali e suscitano pertanto il medesimo effetto generale del design registrato. |

SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 8 Estensione della protezione - La protezione del diritto di design si estende ai design che presentano gli stessi caratteri essenziali e suscitano pertanto il medesimo effetto generale del design registrato. |
BGE 129 III 545 S. 552
am vorderen Ende der Arme mit dem Haltearm verbunden ist und dessen Gestaltung im Bereich des Pressgehäuses von der Seite her nicht erkennbar ist, weil er darin verschwindet. Die im Klagebegehren dargestellte "Pelikan"-Presse der Klägerin stimmt in der Form des unteren Haltearms und insbesondere in der Gestaltung des Pressgehäuses von der Seite her betrachtet im Wesentlichen mit dem Design der Beklagten überein: Dass die Winkel des Pressgehäuses in der klägerischen Form etwas spitzer ausgestaltet sind und sich der Haltearm im Unterschied zur waagrechten Ausführung im hinterlegten Design etwas nach unten biegt, vermag den übereinstimmenden Gesamteindruck des Haltearmes der klägerischen Presse im Vergleich zu demjenigen im Design der Beklagten nicht zu beeinflussen. Wesentlich verschieden ausgestaltet sind die Knoblauchpressen indessen in der Form der oberen Hebelarme. Insbesondere wird der obere Hebelarm der klägerischen Presse im Bereich des Pressgehäuses durch einen auffallend gestalteten, erhöhten Plastikaufsatz betont. Dadurch erscheinen sowohl seine Form wie auch das Gesamtvolumen der Presse deutlich anders als im Design der Beklagten.
2.5 Die Vorinstanz hat zutreffend erkannt, dass die Knoblauchpresse der Klägerin insgesamt nicht denselben Eindruck erweckt wie das Design der Beklagten. Sie hat dabei der von der Seite her gesehen dreieckigen Form des Pressgehäuses im Design der Beklagten kein entscheidendes Gewicht verliehen, obwohl darin ein den Gesamteindruck durchaus prägendes Element gesehen werden kann. Dies ist durch den Umstand gerechtfertigt, dass sich auch die Presse der Beklagten nach den verbindlichen tatsächlichen Feststellungen im angefochtenen Urteil (Art. 63 Abs. 2

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SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 4 Motivi di esclusione - La protezione del design è esclusa, se: |
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a | non è depositato un design ai sensi dell'articolo 1; |
b | al momento del deposito il design non adempie le condizioni secondo l'articolo 2; |
c | le caratteristiche del design risultano esclusivamente dalla funzione tecnica del prodotto; |
d | il design viola il diritto federale o trattati internazionali4; |
e | il design è contrario all'ordine pubblico o ai buoni costumi. |
BGE 129 III 545 S. 553
Design der Beklagten im Gehäuse verschwindet. Am hinteren Ende schwingt er sodann bei der Klägerin markant nach oben aus, während er bei der Beklagten, eine Symmetrie zum Haltearm bildend, nach unten gebogen ist.
2.6 Die Vorinstanz hat die Übereinstimmungen und Unterschiede in den prägenden Hauptelementen zur Ermittlung des massgebenden Gesamteindrucks im Sinne von Art. 8

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SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 8 Estensione della protezione - La protezione del diritto di design si estende ai design che presentano gli stessi caratteri essenziali e suscitano pertanto il medesimo effetto generale del design registrato. |

SR 232.12 Legge federale del 5 ottobre 2001 sulla protezione del design (Legge sul design, LDes) - Legge sul design LDes Art. 8 Estensione della protezione - La protezione del diritto di design si estende ai design che presentano gli stessi caratteri essenziali e suscitano pertanto il medesimo effetto generale del design registrato. |